智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　　民國99年8月5日辯論終結

原告

圓剛科技股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

簡秀如 律師

訴訟代理人

陳初梅 律師

被告

經濟部

代表人

乙○○（部長）住同

訴訟代理人

丁○○

參加人

捷揚光電股份有限公司

代表人

丙○○

訴訟代理人

蔡清福 律師

　　　　　　洪順玉 律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年2 月7 日經訴字第09606061980 號訴願決定，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院中華民國97年4 月24日96年度訴字第1184號判決，被告及參加人不服，提起上訴，經最高行政法院於99年2月4 日以99年度判字第89號判決將原判決廢棄，發交本院更為審理，本院判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：參加人之代表人在本件起訴後，於民國98年4 月30日由溫木榮變更為丙○○，業據參加人於99年6 月2 日具狀聲明承受訴訟，核無不符，應予准許。

貳、實體方面：

一、事實概要：原告前於90年2 月6 日以「可標定投影位置之實物投影裝置」向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利（下稱系爭專利），經編為第90102555號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第149208號專利證書。嗣參加人以其有違系爭專利核准時專利法第20條第1項第1 款及第2 項之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，經原告於95年2 月10日提出申請專利範圍更正本（更正前原申請專利範圍共12項，經刪除原申請專利範圍第5 項，將原申請專利範圍第6 項技術併入第4 項予以限縮，更正後其申請專利範圍共10項），認屬申請專利範圍之限縮，而准予修正。並於95年5 月16日以（95）智專三㈢05018 字第09520388260 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告96年2 月7 日經訴字第09606061980 號訴願決定撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分。原告不服，遂向臺北高等行政法院提起行政訴訟，並經其依職權裁定命參加人參加本件被告之訴訟。原告於96年4 月12日再提出申請專利範圍更正本（刪除95年2 月10日更正後之申請專利範圍第1 至3 項及第7 至10項，其95年2 月10日更正本之申請專利範圍第4 、5 、6 項即更正後之第1、2 、3 項），原處分機關認屬申請專利範圍之限縮，而准予修正。嗣經臺北高等行政法院以96年度訴字第1184號判決撤銷訴願決定，被告不服，提起上訴，經最高行政法院以99年度判字第89號判決將原判決廢棄，發交本院更為審理。

二、原告聲明求為判決訴願決定撤銷，並主張：

㈠被告之訴願決定僅以單一引證案為據，混雜論斷系爭專利不具新穎性及進步性，其主張顯不符專利法基本原則：訴願決定係以舉發證據一之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」案，認定「證據一足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性或進步性」（見臺北高等行政法院96年度訴字第1184號卷〔下稱「前審卷」〕原證1 ：第6 頁第16至17行) ，因而撤銷原「舉發不成立」之處分，並要求原處分機關另為適法之處分。惟按「發明專利申請案是否於申請前已見於刊物或已公開使用，即新穎性之判斷，係適用將系爭案申請專利範圍與引證資料之技術內容作一對一單獨比對原則，以瞭解其技術內容是否同一…而進步性之審查則得將不同引證資料組合其技術內容，以與系爭案申請專利範圍之技術內容作比較，以判斷系爭案之發明是否具有突出之技術特徵或顯然的進步。因此，新穎性與進步性之判斷適用不同之比對與判斷原則」，不能混雜論斷，臺北高等行政法院92年度訴字第554 號（見前審卷原證2 ）、92年度訴字第628 號（見前審卷原證3 ）判決，均明載斯旨。準此，新穎性與進步性之判斷係適用不同之比對與判斷原則；迺被告卻僅以單一引證案為據，混雜論斷系爭案不具新穎性或進步性，其認定顯不符專利法基本原則，故所為之訴願決定確已違法而應予撤銷。

㈡被告拒絕原告言詞辯論之申請，其所踐行之審議過程有重大瑕疵：按89年7 月1 日施行之訴願法第65條規定：「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」，其立法理由為：「本條由現行條文第19條後段規定修正移列。現行法為簡易迅速處理訴願案件而採書面審理原則，但書面審理經常不易發現真實，且有關訴願爭點不易理清，故為保障當事人權益，並促進發現真實，爰仿效日本行政不服審查法第25條規定，修正規定在訴願人、參加人有請求言詞辯論的情形，應予言詞辯論之機會。」，足認該條規定係立法者有意將原「得」依訴願人、參加人之申請為言詞辯論，修改為「應」依訴願人、參加人之申請為言詞辯論，亦即只要訴願人、參加人請求言詞辯論，受理訴願機關即應准許，並無衡酌是否實施言詞辯論之餘地，否則其訴願程序即有瑕疵，臺北高等行政法院89年度訴字第4047號（見前審卷原證4 ）判決，明載斯旨。另臺北高等行政法院91年訴字第245 號判決（見前審卷原證5 ）更一步揭示「…惟若配合同法第63條之規定，從論理及體系解釋方法著眼，除受理訴願機關認有必要時，得依職權行言詞辯論外，訴願人或參如人申請言詞辯論者，受理訴願機關僅得基於正當理由，例如訴願不合法、顯無理由或依現有資料，事實及法律關係已臻明確等原因，加以拒絕，尤其訴願決定之結果，係符合請求為言詞辯論者之願望時，自亦毋須非經言詞辯論而不可。此類情形下，未經言詞辯論作成訴願決定自無當然違法可言。若無正當理由拒絕訴願人或參加人之申請，不行言詞辯論，此項程序瑕疵應認已構成撤銷訴願決定之原因（見吳庚著「行政爭訟法論」88年5 月修訂版第333 頁及第334 頁）」之意旨，而臺北高等行政法院對上述見解更陸續多次肯認之，例如：91年訴字第1812號判決（見前審卷原證6 ）、91年訴字第5131號判決（見前審卷原證7 ）。易言之，關於訴願法第65條言詞辯論程序之踐行，立法者有意以訴願人或參加人申請為前提，強制行言詞辯論。實則從論理及體系論解釋方法著眼，受理訴願機關對申請言詞辯論並非均應准許，下列情形即無行言詞辯論之必要：⒈訴願不合法並無補正者，⒉訴願顯無理由，從任何觀點考量均無辯論之實益者，⒊依現有資料法律關係已臻明確，並足為申請人勝訴或有利之決定者（見吳庚著「行政法之理論與實用」90年8 月增訂7 版第583 頁及第584 頁，見前審卷原證8 ）。原告於訴願參加意見書（見前審卷原證9 ）第10 至11 頁依法申請言詞辯論，旨在向被告進一步說明系爭專利案之現有事證，俾釐清相關案情，以免被告有所誤解。詎料被告對原告之申請完全未予理會，逕自作成不利於原告之撤銷原處分決定，並僅於訴願決定書第7 頁理由倒數第3 至5行 以「至參加人請求到會言詞辯論乙節，查系爭專利不具新穎性及進步性業如前述，且案情已臻明確，核無必要」簡短一語帶過，被告此一作法完全違背訴願法第65條規定與臺北高等行政法院向來之見解，顯有重大瑕疵。申言之，被告對於原告之申請，原則上應依訴願法第65條規定准許之，除非其有正當理由始可拒絕。今被告拒絕原告申請之理由為「案情已臻明確」，但其是否確屬正當，依臺北高等行政法院一再之見解，特別強調「尤其訴願決定之結果，係符合請求為言詞辯論者之願望時，自亦毋須非經言詞辯論而不可」，而學者吳庚更明白指出所謂正當理由須兼具「依現有資料法律關係已臻明確，並足為申請人勝訴或有利之決定者」二前提要件，始足當之。準此，被告在拒絕原告之言詞辯論申請後所作成之訴願決定係不利原告，其情顯屬「係無正當理由拒絕訴願人或參加人之申請，不行言詞辯論」，訴願程序明顯瑕疵，應認已構成撤銷訴願決定之原因。再者，被告審理相關資料後所得之結論竟是「不具新穎性或進步性」，顯然被告在審酌事證後究應作成欠缺何種專利要件之事證認定都無法確切掌握而混雜論斷，則如何能將此情形認為是「查系爭專利不具新穎性及進步性業如前述，且案情已臻明確」？原告為免無從於行政爭訟中針對爭點據以答辯或主張，遂事先依法申請言詞辯論，卻反遭被告未具正當理由而斷然拒絕，繼而遭受被告所為之不利訴願決定。綜觀被告作成訴願決定之審議過程瑕疵充斥，其所為之訴願決定自屬違法不當，依法應予撤銷。

㈢訴願決定具理由不備與說理不清等重大瑕疵，違反行政機關之說明理由義務及明確性原則，另就系爭專利申請專利範圍第1 項該訴願決定理由亦混雜論斷新穎性及進步性，而於專利審查基準之規定有違：

⒈按行政程序法第43條規定：「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理法則及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人」，同法第96條第1 項第2 款及訴願法第89條第1 項第3 款復分別規定「行政處分以書面為之者」及「訴願決定書」皆應載明理由，明揭行政機關為行政行為之說明理由義務。而行政程序法第5 條：「行政行為之內容應明確。」之規定，則進一步要求行政機關所說明理由之內容應符合明確性原則。違反上揭明確說理義務之法律效果，學者通說認為：「理由不備致涵攝瑕疵、裁量瑕疵或影響相對人防衛其權益者，構成原處分違法撤銷之原因。」（見前審卷原證10號：吳庚著「行政法之理論與實用」第8 版，第571 頁），且實務亦採相同見解：「按理由不備（違反程序或方式規定）之行政處分，依行政程序法第114 條第1 項第2 款，固得於事後記明理由而補正之，但依同法條第2 項規定，此補正僅得於訴願程序終結前為之。本件原處分既有理由不備之瑕疵，被告卻於訴願答辯時僅引述原處分理由，仍未具體指出據以核駁之引證技術之出處及充分說明其技術內容，並與系爭案之四個請求項逐一比對，致原告到訴願程序終結前仍無從獲得充足資訊以便提出申復、修正或答辯，換言之，被告此一未提供具體引證資料之行為，使得原告無法於審查階段及訴願階段適時提出任何實質及有效之防禦方法，致遭核駁及訴願駁回之不利結果，違反了行政程序法第102 條至108 條所規範之當事人參與原則。」，臺北高等行政法院91年度訴字第3368號判決（見前審卷原證11）闡述甚明。

⒉本件參加人（即舉發人）所提舉發證據計有：舉發證據1之日本專利特開平0-000000號「資料提示裝置」；舉發證據2之美國專利第5,027,219 號案；舉發證據3-1 之日本專利特開平00-00000號案；及舉發證據4 之美國專利第Des.374020號案。而訴願決定主要係以舉發證據1 、舉發證據4 以及所謂習知元件為據，認定系爭專利各申請專利範圍不具新穎性或進步性（其詳細內容如下附表），而為撤銷原「舉發不成立」之處分。核該訴願決定針對系爭專利申請專利範圍第1、4 及5 項之理由內容，實有混雜論斷新穎性及進步性（見原告起訴狀第2 頁至第3 頁第貳之1 點說明），而違反專利審查基準之規定，至其理由不備與說理內容不明確等重大瑕疵，更違反前揭行政程序法第5 條、第43條、第96條第1 項第2 款以及訴願法第89條第1 項第3 款等關於明確說理之義務。茲表列訴願決定理由內容及其瑕疵如下（摘自被告訴願決定書第6 頁至第7 頁）：┌───┬────┬────────────┬─────┐│95年2 │引用證據│訴願決定理由內容 │瑕疵 ││月10日│ │ │ ││更正後│ │ │ ││申請專│ │ │ ││利範圍│ │ │ │├───┼────┼────────────┼─────┤│第1項 │證據1 │「故證據1足以證明系爭專 │混雜論斷新││ │ │ 利申請專利範圍第1項不具│穎性與進步││ │ │ 新穎性或進步性」 │性；且理由││ │ │ │亦不明確 │├───┼────┼────────────┼─────┤│第2項 │證據1 │ 不具新穎性 │ │├───┼────┼────────────┼─────┤│第3項 │證據1與 │ 不具進步性 │ ││ │習知元件│ │ ││ │之結合 │ │ │├───┼────┼────────────┼─────┤│第4項 │證據1 │ （未具體指明係何專利要 │理由不備 ││ │ │ 件） │ │├───┼────┼────────────┼─────┤│第5項 │（不明確│ （未具體指明係何專利要 │理由不備 ││ │ ） │ 件） │ │├───┼────┼────────────┼─────┤│第6項 │證據1與 │ 不具進步性 │ ││ │證據4（ │ │ ││ │或習知元│ │ ││ │件）之結│ │ ││ │合 │ │ │├───┼────┼────────────┼─────┤│第7項 │證據1 │ 不具新穎性 │ ││至第10│ │ │ ││項 │ │ │ │└───┴────┴────────────┴─────┘⒊系爭專利係關於一種可標定投影位置之實物投影裝置，其主要以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出其影像訊號。而為達成能「標定實物影像擷取範圍」之技術目的，系爭案之技術手段包含：該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍（見系爭專利申請專利範圍第1 項）。其具體實施方式包括，例如，其中上述之投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡，用以發射燈光並標定該實物影像擷取範圍（見系爭專利申請專利範圍第4 項）。至於舉發證據1 之日本專利特開平0-000000號案（見原證12號相關段落之中文翻譯）則係為一種「資料提示裝置」，其係為達成能讓使用者「能輕易辨識出攝影機之攝影中心位置（第〔0042〕段第1 行）」或「可輕易判別攝影範圍中之上下方向（第〔0016〕段第5 行）」之技術目的，而透過將「箭頭符號形狀或朝上三角形狀（第〔0016〕段第6 行）」之可視光，「朝向電視攝影機之影像範圍內之預定位置照射（第〔0009〕段第3 至4 行）」。而其所謂攝影機之影像範圍依第〔0016〕段第1 行所揭示，係指「攝影機在兩根腳架所圍起來的範圍內」（見證據1 圖式1 ，該圖係與原告前次庭呈展示操作之實物構造相一致），而與系爭專利有所區別。是相較於舉發證據1 ，系爭專利無論在技術目的、技術手段或所達成之技術功效方面皆不相同。至於第〔0016〕段最末行之日文原文，被告及參加人係將之譯為：「為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」此一譯法乃將日文之「ように」誤譯為目的用語之「為了」。實則依「ように」上文動詞等用語觀之，其正確之意義應譯為「像是」（見前審卷原證12第〔0016〕段最末行），故就此被告之實質說理亦屬有誤。

㈣並於本院補充：

⒈訴願決定為訴外裁判，違反處分權主義：

⑴依據專利審查基準第五篇「舉發及依職權審查」第5-1- 8頁規定：「是否提起舉發？舉發之範圍如何？均取決於舉發人之主觀意願，此一原則仿自訴訟法上之處分權主義。」。因此，舉發審定及訴願決定不應逾越舉發人（訴願人）的主觀意願，否則即為訴外裁判。

⑵本件參加人於訴願階段所提訴願書（第3 頁）係以「證據1 結合證據3 」是否足以認定系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，予以論斷，訴願決定第6 頁卻逕以「第3項乃證據1 與習知元件之結合」，論斷申請專利範圍第3項不具進步性。訴願決定顯然逾越訴願人不服與舉證之範圍，而有「訴外裁判」之違法。

⑶又參加人係以證據1 作為系爭專利申請專利範圍第5 項不具新穎性之理由，然而訴願決定第7 頁卻綜合論斷申請專利範圍第4 項與第5 項，對於申請專利範圍第5 項之附加特徵，僅概稱：「申請專利範圍第5 項僅係進一步界定支撐臂為機械手臂，亦屬『習知技術』，且功用與第6 項相同。」，亦即訴願決定以「舉發證據1 與習知技術之組合」論斷申請專利範圍第5 項不具可專利性，顯然逾越訴願人不服與舉證之範圍，而有「訴外裁判」之違法。

⒉訴願決定違反逐項審查原則與方式、理由不備、結論不明確：

⑴按一篇專利之各項申請專利範圍為專利權人主張權利之依據，是以專利法與專利審查基準均嚴格要求審查新穎性與進步性時，必須採「逐項審查」（發明專利審查基準第二篇第2-3- 5與2-3-20頁），否則，審查理由即未盡完備。又訴願法第89條第1 項第3 款及行政程序法第5 條，要求訴願決定須負明確說明理由之義務，否則有理由不備之違法。

⑵被告於訴願決定第7 頁混雜地以舉發證據1 之內容同時對照申請專利範圍第4 項與申請專利範圍第5 項之特徵，顯已違反「逐項審查」規定。

⑶訴願決定對於申請專利範圍第5 項之附加特徵，僅概稱：「申請專利範圍第5 項僅係進一步界定支撐臂為機械手臂，亦屬『習知技術』，且功用與第6 項相同。」。然而，支撐臂為機械手臂為何屬於「習知技術」，訴願決定未具理由說明之；且縱然支撐臂為機械手臂之功能與申請專利範圍第6 項之特徵之功能相同，然而，能達成同一功能之不同結構，只要符合發明或新型專利要件之規定，仍可獲准專利；訴願決定不明確論述為何先前技術已揭露申請專利範圍第5 項之附加特徵，卻以系爭專利申請專利範圍第5 項與第6 項功能互相比較，而謂申請專利範圍第5 項不具可專利性，除違反逐項審查之規定外，其說理顯然違反專利新穎性與進步性審查之方式，有理由不備之違法。

⑷又訴願決定第6 頁最末行到第7 頁對於系爭專利申請專利範圍第4 項、第5 項究竟是不具新穎性或進步性，並未作出明確結論，遑論載明申請專利範圍第4 項、第5 項不具可專利性之確切理由，因此導致「涵攝瑕疵、裁量瑕疵或影響相對人防衛其權益者，構成原處分違法撤銷之原因。」（見前審卷原證10：吳庚著「行政法之理論與實用」），臺北高等行政法院91年訴字第3368號判決對此亦認為構成原處分撤銷之原因（見前審卷原證11）。故訴願決定實有理由不備之違法，違反行政行為之明確性。

⒊違反審查基準第2-3-5 頁對先前技術揭露內容之認定標準：

⑴依據發明專利審查基準第2-3-20及2-3-5 頁之規定：「引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。」、「實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。」。亦即，引證文件本身揭露之程度須達令人「直接無歧異」得知其揭露者為何之程度。發明專利審查基準第2-3-5 頁規定：「引證文件中包括圖式者，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件的一部分，而由圖式推測的內容，則不屬於引證文件的一部分」，自不得作為專利無效之證據。

⑵本件訴願決定第7 頁認定：「（舉發）證據4 揭露影像顯微裝置，使用一個『可撓式』且具有『表面皺折』的支撐臂連接影像擷取鏡筒，…不具進步性。」。然而，舉發證據4 為一新式樣專利，僅敘述其為一攝影顯微鏡的裝飾性設計（見其CLAIM ），毫無關於所謂的「支撐臂表面包含皺折『可據以彈性調整該支撐臂外型』」之敘述。根據舉發證據4 之圖式，其可被解讀成只是一段硬質固定的形狀，不能彈性調整外型，其上的橫紋也可能只是花紋，而非皺折。亦即，舉發證據4 包含數種可能的形狀，訴願決定謂舉發證據4 揭露「可撓式」且具有「表面皺折」之支撐臂，僅屬對圖面揭露的形狀的猜測，依法不能認定為引證文件的一部分而用以否定系爭專利之新穎性或進步性。

⒋訴願程序未依法行言詞辯論程序：原告為恐本案事證複雜不易釐清，於訴願參加意見書（見前審卷原證9 ）第10至11頁依法申請言詞辯論，孰料，被告逕行作成不利原告之決定，且僅於訴願決定書第7 頁理由倒數第3 至5 行以「至參加人請求到會言詞辯論乙節，查系爭專利不具新穎性及進步性業如前述，且案情已臻明確，核無必要」簡短一語帶過，拒絕原告言詞辯論之申請。最高行政法院雖於發回本案之理由中謂：「受理訴願機關對於訴願人之請求，…本有斟酌之權，…訴願決定已就現有資料依職權審酌，認無必要行言詞辯論…」。惟依89年7 月1 日施行之訴願法第65條之立法理由為：「現行法為簡易迅速處理訴願案件而採書面審理原則，但書面審理經常不易發現真實，且有關訴願爭點不易理清，故為保障當事人權益，並促進發現真實，爰仿效日本行政不服審查法第25條規定，修正規定在訴願人、參加人有請求言詞辯論的情形，應予言詞辯論之機會。」。因此，在訴願爭點不易理清時，為保障當事人權益，並促進發現真實，「應」依訴願人、參加人之申請為言詞辯論，否則其訴願程序即有瑕疵，臺北高等行政法院89年度訴字第4047號（見前審卷原證4 ）判決，亦同斯旨。今被告拒絕原告言詞辯論之申請，卻於訴願決定中混雜論斷不具可專利性之理由，尤其又提出與原處分與參加人訴願爭點不相符合之理由，足見本件確有「訴願爭點不易理清」之情形，並非最高行政法院所指「訴願決定已就現有資料依職權審酌，無必要行言詞辯論」之情形。因此，訴願決定實已違背訴願法第65條規定及其立法意旨，依法應予撤銷。

⒌系爭專利確具新穎性與進步性：

⑴證據1 未揭露申請專利範圍第4 項之特徵，故申請專利範圍第4項具新穎性與進步性：

①系爭專利於96年4 月更正獲准之申請專利範圍第1 項（即訴願決定書審定之系爭專利申請專利範圍第4 項）之特徵為：「一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍。」

②舉發證據1 僅係為一種能讓使用者「辨識出攝影機之攝影中心位置（第〔0042〕段第1 行）」或「可輕易判別攝影範圍中之上下方向（第〔0016〕段第5 行）」之「資料提示裝置」，其可視光光源之設計僅能使該裝置「辨識出攝影機之攝影中心位置」，而不具有系爭專利「標定實物影像擷取範圍」之效果。二者之手段及目的、功效完全不同。原告曾於前審程序中出具舉發證據1與系爭專利之實物樣品，展示二者具體實施方式確有不同（請參97年2 月19日準備程序筆錄）。

③舉發證據1 之發明目的與技術手段為：「朝著影像讀取方向的範圍內照射可見光」（見舉發證據1 〔0008〕段關於解決問題的手段與效果之說明），與系爭專利「標定影像擷取範圍」並無直接關係。

④又舉發證據1 於〔0031〕段與圖7 對其技術手段有進一步描述：「利用攝影機部24之構成要件的收納空間『內藏』可視光照射部40。…透過攝影機部24前面之開口24G ，將可視光照射至外部。在開口24G 裝有聚光用的透鏡40B 。…如圖⑺示，從高亮度LED 40A 發光之可視光會由聚光鏡頭40B 聚光，並以和攝影機部24之光軸大致相同之光軸，朝攝影機部24所攝影之方向照射。…本實施例中，…係採用將內藏於攝影機部24之透鏡系統和可視光照射部40分開之結構。因此嚴格來說，兩者之光軸會產生差異…。」因為舉發證據1 的「可視光照射部40為內藏（於攝影機部24內）」，且須透過透鏡40B 使光線集中以穿出至外部，因此有可視光照射部40與攝影機24光軸不同軸的角度偏差問題，並非如系爭專利位於「實物影像擷取鏡筒外部周圍」，而無光軸偏差問題；故二者實質不同。換言之，系爭專利因採用「安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光」，解決了光軸不同軸的角度偏差問題。

⑤根據專利審查基準第2-3-23頁的規定：「若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的功效，而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，該無法預期的功效得佐證該發明並非能輕易完成。」，系爭專利申請專利範圍第4 項相較於舉發證據1 ，不但實質技術特徵不同，故具新穎性，且有不可預期的功效增進，解決了光軸不同軸的角度偏差問題，故亦具進步性。

⑥關於最高行政法院99年判字89號判決將本案發回更審所述理由之ㄧ，係前審僅以訴願決定對兩造爭執之舉發證據1 〔0016〕段之譯文漏未審酌，並未對該段內容所實際揭露之技術詳加審酌後，據以為判斷專利有效性之依據。最高行政法院之判決並未實質認定系爭專利之有效性。細查舉發證據1 〔0016〕段揭露之內容，主要是利用「箭頭」形狀或「三角形」的記號，以利判別影像的「上」「下」位置。〔0016〕段最後一句話僅提到投射「光的記號(mark)」在四隅，但其意義不明。舉發證據1 的揭露程度不足以使人了解此一「光的記號」如何產生。到底是用一個藏於內部的光源透過集光透鏡去產生一個很大的「光的記號」？還是用一個藏於內部的光源透過集光透鏡去產生「數個」光的記號？還是其他的做法？證據1 沒有揭露。證據1 揭露的程度不符合發明專利審查基準第2-3-20及2-3-5 頁對揭露明確程度的要求：「引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。」、「實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識（如為審查進步性時是參酌申請時之通常知識），能直接且無歧異得知的內容。」，因為證據1 〔0016〕段的揭露不明確，本領域中具有通常知識者無法透過〔0016〕段的揭露而輕易完成系爭專利申請專利範圍第4 項的技術。因此，系爭專利申請專利範圍第4 項具進步性。

⑵證據1 與證據5 之組合未揭露申請專利範圍第4 項之特徵，故申請專利範圍第4 項具新穎性與進步性：

①訴訟程序問題：證據5 （US5,650,817 ）為參加人更審中提出之新證據。惟本件行政訴訟之被告為經濟部（訴願機關），並非智慧財產局，對於行政訴訟中提出的新證據，被告無法踐行智慧財產案件審理法第33條第2 項「智慧財產專責機關就新證據應提出答辯書狀表明他造關於該證據之主張有無理由。」規定之必要程序。故參加人得否於本件行政訴訟提出新證據，實有疑問。

②就實質而論，發明專利實體審查基準第三章第3.3 節（第2-3-20頁）規定：「就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。」。但證據5 為「video camera（攝影機）」國際分類為H04N，與系爭專利國際分類號G03B不同。根據Wikipedia 之「video camera（攝影機）」之定義為「用於電子式動態圖片擷取之相機」，並非「實物投影機」之技術領域。既然，證據5 相對於證據1 及系爭專利並非屬於同一技術領域，證據5 與證據1 之組合本身已屬非顯而易知。

③證據5 主要目的是提供一取代攝影機或照相機的觀景窗（viewfinder）的方案，「在攝影機中設置一電路，雷射光束在攝影機內被發出，以界定一欲拍攝物件的區域，使用者無須透過觀景窗觀看該物件。」（證據5 第1欄第27至34行）因為攝影機是攝取「動態物體」，使用者不容易透過觀景窗對準欲攝物並同時調整攝像範圍大小(zooming) （證據5 第1 欄第44至48行）。是以，證據5 是一類似瞄準鏡的技術概念，用以追蹤攝影「動態」的物體，隨遠近距離而放大縮小拍攝區域；與系爭專利為一「靜態」的「實物投影裝置」不同。系爭專利是在鏡頭外周圍直接投射出四個燈光而形成一靜態區域，再將欲取像之物件放置入該區域。二者既為完全不同領域，且技術觀念亦完全不同。因此，證據5 與舉發證據1 之組合並非能使系爭專利申請專利範圍第4 項顯而易知。

④在結構上，證據5 圖1 顯示攝像區○○○○路（imagearea indicating circuit ）30是設在鏡筒「內部」而非「外部周圍」，且圖1 顯示光束由鏡筒之「同一位置」透過「反射鏡」向abcd四點發出，而非由「鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡」發出，與證據1 同樣有光軸差之問題。

⑤同時，證據5 第2 欄第47至66行顯示：證據5 需要以複雜的電子電路設計，及額外的反射鏡組（reflector200， 包含四個反射鏡210 、220 、230 、240 ）及由反射鏡驅動器420 等元件所形成之反射鏡角度控制器，方能因應動態縮放而進行角度調整。

⑥根據專利審查基準第2-3-23頁的規定：「若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的功效，而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，該無法預期的功效得佐證該發明並非能輕易完成。」，因證據5 相對於證據1 及系爭專利並非屬於同一技術領域，已如上述，故證據5 與證據1 之組合本身已屬非顯而易知。且證據5與證據1 均未揭露系爭專利申請專利範圍第4 項之「安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光」特徵，證據1 與證據5 均因光源設於機體「內部」，故有透過折射或反射將光送至外部時將與鏡頭產生光軸差之問題；而本領域中具有通常知識者不論參酌證據1 或者證據5 ，均不能得到與系爭專利相同之特徵及因此一特徵所產生的功效，依據前述審查基準之規定，應認定系爭專利具有由引證案無法預期的功效，而被認定有進步性。

⑦根據專利審查基準第2-3-26頁的規定：「若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。」，既然證據1 沒有揭露如何在四隅形成「光的記號」的具體做法，證據5 又需要複雜的電路設計搭配控制裝置及複雜的機構，才能達到其類似於瞄準鏡的技術目的，縱然將系爭專利設想成與採用了證據1 、5 揭露的元件與構造，而系爭專利係採用較少之零件，以純機械式之方式，即達成「標定實物影像擷取範圍」之目的，依據專利審查基準，已足以認定系爭專利申請專利範圍第4 項具進步性，更何況事實上，系爭專利並沒有採用證據1、證據5 的構造與主要元件，系爭專利相較於證據1 、5之組合當然具有進步性。

⑶證據1 未揭露系爭專利申請專利範圍第5 項特徵，故申請專利範圍第5 項具新穎性：

①系爭專利申請專利範圍第5 項（現行更正後有效之申請專利範圍第2 項）為：「一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，且該支撐臂係為一『機械手臂』可據以『彈性調整』該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍。」。

②由於申請專利範圍第5 項中的「『機械手臂』可據以『彈性調整』該支撐臂外型」屬於一較為抽象之敘述，根據專利法之規定，必須參酌專利說明書對其構造與功能的具體界定。系爭專利說明書第6 頁對「機械手臂」及其功能之界定為：「如第一A 圖所示，…可據以『上下左右調整』支撐臂30之位置…。」。惟證據1 未揭示能「彈性（上下左右）調整支撐臂外型」、據以上下左右調整被投影物件與影像擷取鏡筒之間距離的支撐臂。因此，證據1 未揭露系爭專利申請專利範圍第5 項相同之特徵與功效，不足以否定申請專利範圍第5 項之新穎性。

⑷證據1 與證據4 之組合未揭露申請專利範圍第6 項特徵，故申請專利範圍第6 項具進步性：

①系爭專利申請專利範圍第6 項（現行更正後有效之申請專利範圍第3 項）為：「一種可標定投影位置之實物投影裝豐，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，且該支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍。」。

②證據4 未揭示「支撐臂之表面更包含皺折，可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍」，依據發明專利審查基準第2-3-20及2-3-5 頁之規定：「引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。」、「實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。」，引證文件本身揭露之程度須達令人「直接無歧異」得知其揭露者為何之程度。發明專利審查基準第2-3-5 頁規定：「引證文件中包括圖式者，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件的一部分，而由圖式推測的內容，則不屬於引證文件的一部分」，自不得作為專利無效之證據。

③舉發證據4 為一新式樣專利，僅敘述其為一攝影顯微鏡的裝飾性設計（參見其CLAIM ），毫無關於所謂的「支撐臂表面包含皺折『可據以彈性調整該支撐臂外型』」之敘述。根據舉發證據4 之圖式，其可被解讀成只是一段硬質固定的形狀，不能彈性調整外型，其上的橫紋也可能只是花紋，而非皺折。亦即，舉發證據4 包含數種可能的形狀，訴願決定與參加人謂舉發證據4 揭露「可撓式」且具有「表面皺折」之支撐臂，僅屬對圖面揭露的形狀的一種猜測，事實上不能由證據4 的揭露而「直接無歧異」得知其為「可撓式」且具有「表面皺折」之支撐臂，依法不能認定此為引證文件的一部分而用以否定系爭專利之新穎性或進步性。因此，申請專利範圍第6 項顯具進步性。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並辯稱：

㈠本件原告固訴稱：新穎性之判斷係將系爭專利申請專利範圍與引證資料之技術內容作一對一單獨比對，而進步性之審查，則得將不同引證資料組合其技術內容，以與系爭專利申請專利範圍之技術內容作比較；惟訴願決定卻以證據1 之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」專利案認定系爭專利不具新穎性或進步性，顯不符專利法基本原則。又訴願法第65條規定「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論」，故只要訴願人、參加人請求言詞辯論，受理訴願機關即應准許，並無衡酌是否實施言詞辯論之餘地。查原告於訴願參加意見書依法申請言詞辯論，詎被告未予理會，僅於訴願決定書中以「案情已臻明確，核無必要」一語帶過，顯有重大瑕疵云云。

㈡惟審查專利之新穎性時，固應就申請專利範圍之每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對；然審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷是否能輕易完成（參照93年6 月28日經授智字第09320030740 號令修正發布之專利審查基準第2-3-20頁）；而訴願決定書中已指明「證據一第〔0009〕段所述：本發明之資料提示裝置，係藉圖像信號輸出機構來輸出由電視攝像機所讀取之圖像信號；又該可見光照射機構，係朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光。第〔0016〕段所述：所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向。又為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角。第〔0031〕段所述：其攝像機部24中內部裝有可見光照射部40，其係將高輝度LED 燈泡40A 作為光源。綜合以上各點所述，已經揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中所述：該實物影像擷取鏡筒（亦即對應證據1 之攝像機部）具有一投影定位裝置（亦即對應證據一之攝像機部24內部裝有可見光照射部40）等特徵。且證據一中的可見光照射部40具有『可朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光』以及『為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角』等特徵亦與系爭專利申請專利範圍第1 項所述：『實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍』之特徵相同」等語，因被告係撤銷原處分，故應由原處分機關重新審酌證據1 係證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性或進步性。因此被告並非混雜論斷，原告所訴顯不足採。

㈢又原告固謂依訴願法第65條之立法理由，受理訴願機關應給予言詞辯論之機會云云。然該條文之立法目的並非解釋法律之唯一準則，而應就整體制度觀察。按訴願法第三章第二節訴願審議中，於第63條第1 項開宗明義規定，訴願之審理係採取書面審查之原則。而同法條第2 、3 項對於訴願人、參加人申請到場陳述意見，受理訴願機關仍有權審酌有無正當理由而為准駁；再就第65條條文內容「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，『得』依職權…」，該第65條非不可解釋為雖經訴願人等之申請，受理訴願機關仍應衡酌雙方當事人所訴理由、原處分機關答辯及個案上之證據資料等因素，加以綜合考量，而得依職權決定是否有其必要進行言詞辯論程序，並非毫無斟酌之權限。且各機關受理訴願案件繁多，倘若解釋為言詞辯論一經當事人申請，即使非屬必要或無正當理由者，均應准許，勢將延宕訴願程序。

㈣另本件作成訴願決定前，曾通知原告參加訴願程序，而原告於參加意見書中，針對訴願理由已一一具體指駁，其書面資料已敘述非常詳盡，故經被告認為尚無言詞辯論之必要。又原告行政訴訟起訴狀中，針對被告撤銷之實體技術內容並無具體反駁理由，顯見被告所為原處分撤銷之決定應無違誤。

㈤並於本院補充答辯：

⒈訴願法第63條第1 項規定，訴願之審理係採取書面審查之原則。而同法條第2 、3 項對於訴願人、參加人申請到場陳述意見，受理訴願機關仍有權審酌有無正當理由而為准駁；再就同法第65條規定「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，『得』依職權…」，可知該條非不可解釋為雖經訴願人等之申請，受理訴願機關仍應衡酌雙方當事人所訴理由、原處分機關答辯及個案上之證據資料等因素，加以綜合考量，而得依職權決定是否有其必要進行言詞辯論程序，並非毫無斟酌之權限。且各機關受理訴願案件繁多，倘若解釋為言詞辯論一經當事人申請，即使非屬必要或無正當理由者，均應准許，勢將延宕訴願程序。況本件作成訴願決定前，曾通知原告參加訴願程序，而原告於參加意見書中，針對訴願理由已一一具體指駁，其書面資料已敘述非常詳盡，並經本部審議認為尚無舉行言詞辯論之必要。且另案臺北高等行政法院96年度訴字第03841 號判決亦肯認「受理訴願機關倘認為依現有資料，相關事實及法律關係已臻明確，自得本於合目的性之考量拒絕行言詞辯論之請求，此類情形下，未經言詞辯論作成訴願決定自無當然違法之可言」。

⒉被告就系爭專利與引證證據間之相關事項函請財團法人工業技術研究院審查，提供參考意見，僅為一種調查證據之方法，係被告依訴願法第67條第1 項規定，依職權所為之調查證據；而訴願法第67條第3 項規定「受理訴願機關依職權或依申請調查證據之結果，非經賦予訴願人及參加人表示意見之機會，不得採為對之不利之訴願決定之基礎」。又依訴願法第28條第1 項規定「與訴願人利害關係相同之人，經受理訴願機關允許，得為訴願人之利益參加訴願。受理訴願機關認有必要時，亦得通知其參加訴願」。而本件原告係與訴願人利害關係相反之人，於被告依法通知其參加訴願前，應非屬訴願法第67條第3 項所稱之「參加人」，被告自無需依訴願法第67條第3 項規定給予原告表示意見之機會。況本件被告針對調查證據審議之結果，認為其結果足以影響原告之權益，業於作成訴願決定前，依訴願法第28條第2 項之規定給予原告表示意見之機會，使原告有申辯之機會，並未剝奪原告之程序權利。

⒊再者，依證據1 〔0009〕段：「本發明之資料提示裝置，係藉圖像信號輸出機構來輸出由電視攝像機所讀取之圖像信號；又該可見光照射機構，係朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」；第〔0016〕段：「所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向。又為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」；第〔0031〕段：「其攝像機部24中內部裝有可見光照射部40，其係將高輝度LED 燈泡40A 作為光源」所述，已經揭露系爭專利申請專利範圍第1 項：該實物影像擷取鏡筒( 亦即對應證據一之攝像機部) 具有一投影定位裝置( 亦即對應證據一之攝像機部24內部裝有可見光照射部40) 等特徵。且證據1 中的可見光照射部40具有「可朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」以及「為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」等特徵，亦與系爭專利申請專利範圍第1 項所述：「實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」之特徵相同。另原告所爭執之中譯，僅有日文「ように」，認為應翻譯為「像是」。惟該日文無論是翻譯成「『為了』圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，或是「『像是』圍繞攝像領域一般，可將光線標誌投射到四隅角」，其所強調之技術特徵在於「可將光線的標誌投射到四隅角」，均已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，對判斷系爭專利是否具備專利要件之實體技術內容並無影響。

⒋原告於96年4 月12日提出系爭專利申請專利範圍更正本，業經原處分機關准予更正並公告，其與95年2 月10日之更正本比較，並未改變原有元件之結合關係及原核准公告之性質或功能，故對本件實體技術內容並無影響。

四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

㈠原告系爭專利之申請日為90年2 月6 日，原處分機關於90年12月19日審定准予專利，系爭專利原申請專利範圍共12項，其中第1 項為獨立項，第2 至12項為附屬項。參加人於94年6 月6 日提出舉發申請之後，原告於95年2 月10提出系爭專利的申請專利範圍更正本，該更正本與系爭專利公告本比較，在於刪除原申請專利範圍第5 項，並將原申請專利範圍第6 項之「實物影像擷取鏡筒外部四個角落之四個燈泡」之技術併入第4 項中，而使得原申請專利範圍第4 項中的投影定位裝置由安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之至少一個燈泡縮限為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部四個角落之四個燈泡。系爭專利更正後的申請專利範圍第1 項為一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：上物實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍。（系爭專利申請專利範圍第2 至10項之內容係如該系爭專利更正後之申請專利範圍所述）。參加人所提呈的舉發證據1為1997年7 月11日公開之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」專利案；證據2 為1991年6 月25日公開之美國第5,027,219 號「Apparatus converting pictures or images intovideo signals 」專利案；證據3-1 為1999年4 月9 日公開之日本特開平00-00000號（即特願平0-000000）專利案（原證據3 係2002年4 月16日公開之美國第6,373,599 號專利案，因其公開日晚於系爭專利，參加人於該局面詢時陳明改以與證據3 具優先權關係之證據3-1 作為舉發之證據，以下稱證據3-1 為證據3 ）；證據4 為1996年9 月24日公開之美國Des.374020號「Video Microscope」專利案。參加人於舉發理由主要述稱：系爭專利申請專利範圍第1 項已為證據1或證據1 結合證據2 所揭露，不具新穎性或進步性；申請專利範圍第2 項已為證據1 所揭露，不具新穎性；申請專利範圍第3 項已為證據1 結合證據3 所揭露，不具進步性；申請專利範圍第4 項已為證據1 所隱含揭露，不具進步性；申請專利範圍第5 項已為證據1 所揭露，不具新穎性；申請專利範圍第6 項已為證據1 結合證據4 所揭露，不具進步性；申請專利範圍第7 至10項已為證據1 所揭露，不具新穎性或進步性；參加人根據前述證據主張系爭專利違反當時專利法（90年10月24修正供部之專利法）第20條第1 項第1 款及第2項之規定。

㈡原處分機關於系爭專利的舉發審查中，認定舉發證據1 中並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中所述之「該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置」等特徵，復又認定證據1亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中「用以標定實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置」等構成特徵及作用。因此認為舉發證據1 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性或進步性。參加人認為原處分機關之認定，洵有違誤，玆將其理由詳述如次：

⒈系爭專利申請專利範圍第1 項係請求一種可標定投影位置之實物投影裝置，其包括：一實物影像擷取鏡筒10，其內包括一感測元件，感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號；一支撐臂30，其一端連接該實物影像擷取鏡筒10，該支撐臂內含一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號；以及一底座40，連接於該支撐臂之另一端，用以承載上述元件，其中，該實物投影裝置之特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒10具有一投影定位裝置20，用以標定該實物投影裝置之影像擷取範圍。由上述可知，系爭專利申請專利範圍第1 項中所述之技術特徵係為具有實物影像擷取鏡筒10、支撐臂30、及底座40等構件，其中該實物影像擷取鏡筒10上更具有的投影定位裝置20，以用以標定該實物投影裝置之影像擷取範圍。

⒉上述構件之特徵結構已完全被舉發證據1 所揭露或教示。如原審定書理由第㈣點所述，該局審查委員亦已認為舉發證據1 之資料提示裝置20已揭露下列結構特徵：一支撐臂22，一攝影機部24（安裝於支撐臂22之一端），以及用來支撐該支撐臂22之兩組腳構件26、28（對應系爭專利請求項中的底座40）等構件，且其中，該攝影機部24中內部亦裝有可見光照射部40。該可見光照射部40亦即系爭專利申請專利範圍第1項所述的「用以標定影像擷取範圍」的投影定位裝置。準此，舉發證據1 具有與系爭專利申請專利範圍第1 項所具有相對應的構件結構特徵甚明。另外，如原審定書理由第㈣點第3 行引述舉發證據1 第3 頁第〔0009〕段所述：本發明之資料提示裝置，係藉圖像信號輸出機構來輸出由電視攝像機（亦即攝影機部）所讀取之圖像信號；又，該可見光照射機構，係朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光。另外，該局審定理由第四點第9 至11行亦引述舉發證據1 第3 頁〔0016〕段最後5 行所述：所照射之可見光在資料上（亦即資料提示平台上）呈箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向，為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角。又原審定理由第四點第21至12行亦引述舉發證據1 第5 頁〔0031〕段第1 至4 行所述：其攝像機部24中內部裝有可見光照射部40，其係將高輝度LED 燈泡40A 作為光源。綜上所述，舉發證據1 中所揭露的攝像機部24內部裝有可見光照射部40，該可見光照射部係至少具有下列特徵：「可朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」、「為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，以及「以高輝度LED 燈泡作為光源」。準此，參加人認為舉發證據1 之中已經揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中所述：該實物影像擷取鏡筒（亦即對應舉發證據1 之攝像機部）具有一投影定位裝置（亦即對應舉發證據1 之攝像機部24內部裝有可見光照射部40）等特徵。而且舉發證據1 中的可見光照射部40具有「可朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」以及「為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」等特徵亦與系爭專利申請專利範圍第1 項所述：「該投影定位裝置係用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」之特徵完全相同。因此，參加人相信，原處分機關認定舉發證據1 中並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中所述之「該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置」，以及「用以標定實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置」等特徵及作用，因而認為舉發證據1 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性或進步性之審定，洵有違誤。因原處分機關一方面清楚且正確的指出，舉發證據1 具有如前述所稱的可見光照射部，用來標定「圖像讀取範圍之給定位置」和定義「圍繞攝像領域」，一方面卻又認定舉發證據1 中並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中所述之「該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置」，顯然其結論與論理之理由自相矛盾，而被告糾正原處分機關之違誤，充分發揮行政自我審查功能，洵為確論。

⒊另外，參加人再次強調，儘管原告於95年1 月10日及95 年4月3 日出席面詢時係以舉發證據1 所對應之產品ELMO公司之DT70／100 系列產品來強調舉發證據1 所提出的資料提示裝置，僅具有單一LED 燈泡，因而無法達成系爭專利之說明書中所提及之投影定位裝置（其係由安裝於該實物影像擷取鏡筒外部的四個燈泡所組成）所能達到的「標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」的功用。然參加人認為原處分機關因受原告所提及之前述理由所誤導，從而認定舉發證據1 之資料提示裝置無法達成系爭專利申請專利範圍第1 項中所述之「該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置」，以及「用以標定實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置」等特徵及作用，從而駁回參加人的舉發理由，實屬無理且違法認定，理由如下：

⑴系爭專利在90年3 月15日所公告之修正本中，其申請專利範圍第4 項之特徵為：「其中該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周為之至少一個燈泡，用以發射燈光並標定該實物影像擷取範圍。」，因此，參加人認為原告在原先的請求項中早已承認即使只有一個燈泡亦可能達到「標定該實物影像擷取範圍」之功用。而舉發證據1之說明書第〔0009〕及〔0016〕段的內容中早已提示「該可見光照射部40具有可朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」，以及「為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」等特徵，而該特徵明顯與系爭專利原申請專利範圍第4 項所揭露之技術特徵完全相同。

⑵儘管原告於95年2 月10日所為之修正時，將原申請專利範圍第4 項的特徵由至少一個燈泡限縮為四個燈泡，然而，系爭專利獨立項即申請專利範圍第1 項並無作出任何修正，參加人認為在原有附屬請求項申請專利範圍第4 項已然試圖進一步縮限為至少一個燈泡，而其請求的技術特徵依然已能被舉發證據1 所揭露的情況下，其獨立請求項豈可能還具有新穎性與進步性之道理。而依據專利實務之常識，參加人95年2 月10日所為之修正竟在無修正獨立請求項的情況下，刪除及修正附屬請求項，此一行為實有違「獨立項具備可專利性其附屬項當然具備可專利性」之專利實務常識。

⑶另外，參加人對系爭專利之舉發係藉由舉發證據1 之內容為之，而非舉發證據1 所對應之產品（ELMO公司之DT70／100 系列產品），因此判斷舉發是否成立的標準實應以舉發證據1 之內容是否已達到揭露系爭專利之技術特徵，而非論究其對應產品與系爭專利所能達到之效果是否完全相同。舉發證據1 清楚的揭露可見光照射部可用來標定圖像讀取範圍之給定位置，並也指出「可將光線的標誌投射到四隅角」，對於所屬技術領域中具有通常知識者，可以輕易以一個或數個燈泡或照明裝置來標定圖像讀取範圍之給定位置。原處分機關忽略舉發證據1 所提出的事實而未考慮舉發證據1 的揭露或教示，卻以與本舉發案無關之外部事項作為其審定依據之一，顯然與證據法則不符，該審定顯然是錯誤的和違法的。另外，儘管原告企圖以產品上的差異性而混淆原處分機關對於系爭專利是否具備新穎性之判斷。然參加人於前述理由中所列舉的舉發證據1 之內容，實已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵。

㈢系爭專利申請專利範圍第1 項亦被舉發證據1 結合舉發證據2 所揭露，因此不具進步性。原處分機關於系爭專利的舉發審查中，認定舉發證據2 中並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中所述之「該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置」等特徵，且又認定證據2 亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中「用以標定實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置」等構成特徵及作用，因此認為舉發證據2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。依原處分機關見解，證據2 雖藉由在選擇的投射表面上，分別由兩條光束路徑可以在投射表面上形成一最佳化的重疊區域，但該重疊區域並非可作為標定實物投影裝置之實物影像擷取範圍之用，因此與系爭專利申請專利範圍第1 項之實物影像擷取鏡筒（攝影機部）具有一投影定位裝置等特徵不同。同時，原處分機關認定證據1 不足以證明申請專利範圍第1 項不具新穎性與進步性，證據2 亦不足以證明申請專利範圍第1 項不具進步性，且證據1 、2 均未揭露申請專利範圍第1 項用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成特徵及作用，故將證據1 及證據2 結合，亦不足以證明申請專利範圍第1 項不具進步性。參加人認為，該局如此之認定，實屬相當荒謬，理由如次：

⒈舉發證據2 係揭露：「一種用以紀錄呈現在投射表面10之影像的裝置，包含：一光源16；一影像照相機14，用以紀錄置放於投射表面上之物體所形成之影像。其中，透過光源16所發射的光線透過反射鏡系統21、22投射到該表面上。」（如舉發證據2 之圖1 及其說明書第8 欄第29至41行所述）。又舉發證據2 之說明書第4 欄第6 至11行也已教示：「藉由分別選擇投射表面上、由光源16之光軸及影像照相機14之光軸所形成的交叉區域，兩條光束路徑可以在投射表面上形成一最佳化的重疊區域，以使光源16的照明區域與照相機之擷取區域的面積完全吻合。」，亦即舉發證據2 的技術特徵在於使光源16之光線在投射表面上與照相機之影像擷取光軸重疊，以在該投射表面上標示出該影像照相機14於投射表面上可擷取的區域範圍。

⒉原處分機關以「該重疊區域並非可作為標定實物投影裝置之實物影像擷取範圍之用」，因此認定舉發證據2 與系爭專利申請專利範圍第1 項之實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置等特徵不同；且認定證據2 亦未揭露申請專利範圍第1項用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成及作用。惟對於熟悉本領域之人士均可輕易了解，如系爭專利中所提及之實物投影裝置或者是如舉發證據1中之資料提示裝置，或如舉發證據2 之將照片或畫像轉換成影像訊號的裝置，都是藉由類似照相機功能之影像感測元件來接收所輸入的光訊號，因此在技術上該等設備係屬於一種光輸入裝置，而舉發證據2 則是透過一光源（light source）與其搭配之光學鏡組，在該照相機的影像擷取表面上投射出一光軸，使該光源射出之光軸能夠與輸入該照相機的光線光軸形成在該影像擷取表面上形成一重疊區域。因此，該重疊區域當然絕對可以確實的標示該照相機的影像擷取範圍。反觀系爭專利申請專利範圍第1 項中僅以其影像擷取鏡筒（即照相機）具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍。因此，該請求項內容不僅未涉及該投影定位裝置係如何標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，且其通篇說明書內容中最多也僅以「安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個燈泡，用以發射燈光並標定該實物影像擷取範圍」。因此，系爭專利申請專利範圍第1 項中僅只以上位化的功能性描述來定義「用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置」。而如前項所述，舉發證據1 已經提及對應系爭專利申請專利範圍之所有對應構件，其照相機部亦具有LED 燈泡，用以發射燈光投射到該照相機部的影像擷取表面上，而結合舉發證據2 透過光源鏡組使LED 光源所發射的燈光光軸與照相機部在影像擷取表面上的光輸入光軸完全重疊時，不僅可以達到系爭專利申請專利範圍第1 項「用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」之目的，也可以達到系爭專利說明書內容中「透過安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡，用以發射燈光並標定該實物影像擷取範圍」之目的。準此，參加人認為熟悉本領域之人士必定可以輕易結合舉發證據2 與舉發證據1 之技術特徵，而達到系爭專利申請專利範圍第1 項中所述及之「上位化之功能性描述」的技術技術。甚至即使論究系爭專利說明書中所述「以安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡來達到用以發射燈光並標定該實物影像擷取範圍之目的」，該四個燈泡所發射出之燈光係如何標示出每一個影像擷取表面上的影像擷取範圍亦完全沒有在系爭專利中揭露。因此，對於熟悉本領域之人士僅能約略判斷，以如此技術手段所標定的實物影像擷取範圍僅只是藉由光線投射位置會隨著影像擷取表面與影像擷取鏡筒之距離的變化而調整，因而達到約略標示該影像擷取範圍之目的；然其所能達成標示影像擷取範圍之精確度，絕對無法比舉發證據2 透過兩個光軸交叉形成的重疊區域以作為標示影像擷取範圍之目的來得精確。

⒊綜上所述，對於熟悉本領域之人士必定可以輕易結合證據1與證據2 之技術特徵而推得系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵，而且系爭專利中所提出的技術方案，也明顯不如習知技術來的精確。因此，系爭專利申請專利範圍第1 項相較於舉發證據1 結合舉發證據2 的技術特徵，顯不具進步性。

㈣原處分機關於其審定書之理由第㈥項謂：「請求項第3 項係依附於第1 項，所載述之裝置中影像感測元件更包含互補式氧化金屬半導體。而證據3 揭示影像感測器可以是包含CCD或其他類似的裝置的各式感測元件，雖請求項第3 項之影像感測元件所包含的互補式氧化金屬半導體，屬習知元件之運用，然證據3 並未揭露請求項第1 項用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成及作用，故就請求項第3 項整體構成而言，證據3 不足以證明請求項第3項係運用申請前就有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成，不具進步性。且證據1 、3 均未揭露請求項第1 項用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成特徵及作用，而請求項第3 項係限縮在獨立項第1 項之範圍，故將證據1 及證據3 結合，亦不足以證明請求項第3 項不具進步性。」，其主要係建立在舉發證據1、3均未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項用以標定實物投影定位裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成特徵及作用。然參加人已透過前述之描述，對舉發證據1 如何揭露申請專利範圍第1 項之「用以標定實物投影定位裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成特徵及作用」提出說明。故舉發證據1 已能明確揭露申請專利範圍第1 項之「投影定位裝置」之主要特徵後，熟悉本領域之使用者當然可以輕易了解，申請專利範圍第3 項中所強調之該感測元件更包含互補式氧化物金屬半導體之特徵，已經為舉發證據3 中「該影像感測器可以是包含CCD 或其他類似的裝置的各式感測元件」等描述所揭露。因此，舉發證據1 結合舉發證據3 已揭露系爭專利申請專利範圍第3 項之所有技術特徵。況且，原告亦曾於95年4 月3 日第二次面詢中承認，影像感測器可為CCD 或CMOS（互補式氧化物金屬半導體）之技術，已為本領域所熟知之技術。因此，舉發證據1 已能明確揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「投影定位裝置」之主要特徵之後，系爭專利申請專利範圍第3 項之技術特徵的確可為舉發證據1 結合舉發證據3 所揭露，不具進步性。

㈤原處分機關於其審定書之理由第㈥項謂：「請求項第6 項系依附於第1 項，所載述之裝置中支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍。雖然證據4 之影像顯微裝置，使用一個可撓式且具有表面皺折的支撐臂連接影像擷取鏡筒；然請求項第1 項用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成特徵及作用並未見於證據4，而請求項第6 項係限縮在獨立項第1 項之範圍，故就請求項第6 項整體構成而言，證據4 不足以證明請求項第6 項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成，不具進步性。且證據1 、4 均未揭露請求項第1 項用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成特徵及作用，故將證據1 及證據4 結合，亦不足以證明請求項第6 項不具進步性。」，其理由同樣係建立在舉發證據1 、4 均未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項用以標定實物投影定位裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成特徵及作用。然舉發證據1 已能明確揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「投影定位裝置」之主要特徵後，熟悉本領域之使用者當然可以輕易了解，申請專利範圍第6 項中所強調之「該支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍」之特徵，已經為舉發證據4 中「影像顯微裝置，使用一個可撓式且具有表面皺折的支撐臂連接影像擷取鏡筒」所揭露。因此，舉發證據1 結合舉發證據4 已揭露系爭專利申請專利範圍第6 項之所有技術特徵。因此，在舉發證據1已能明確揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之「投影定位裝置」之主要特徵之後，申請專利範圍第6 項之技術特徵的確可為舉發證據1 結合舉發證據4 所揭露，而不具進步性。

㈥原處分機關於原審定書理由第㈧項謂：「證據1 或組合證據1 、2 分別不足以證明請求項第1 項不具新穎性與進步性；組合證據1 、3 不足以證明請求項第3 項不具進步性；組合證據1 、4 不組以證明請求項第6 項不具進步性；另請求項第2 、4 、5 、7 、10項係為第1 項之附屬項，包含所依附之請求項之全部技術特徵，故請求項2 、4 、5 、7 、10項等亦具新穎性與進步性。」，惟其係建立在上述各附屬請求項所依附之獨立項能夠具備新穎性與進步性的前提之下，然參加人透過前述各該理由應該已明確證明係爭專利之獨立請求項即申請專利範圍第1 項，不僅相較於舉發證據1 不具新穎性與進步性，且該請求項的特徵亦可被熟悉本領域之人士透過結合舉發證據1 及舉發證據2 之特徵而組合得知。因此，在前述各附屬請求項即申請專利範圍第2 、4 、5 、7 、10項所依附的獨立請求項不具新穎性與進步性的前提下，且各附屬項所進一步縮限的技術特徵亦被舉發證據1 所揭露的情況下，各附屬請求項即申請專利範圍第2 、4 、5 、7 、10 項 當然亦不具新穎性或進步性。

㈦綜合上述，系爭專利申請專利範圍第1 至10項已被舉發證據1 及／或結合舉發證據2 至4 所揭露或教示，且原處分機關對於舉發證據1 至4 所揭露之習知技術內容，明顯有違所屬技術領域中具有通常知識者之判斷，是原處分所為本件舉發不成立，顯有違誤，被告依法撤銷前開行政處分，而命原處分機關另為適法之處分，乃為確論。

㈧並於本院補充答辯：

⒈參加人於此更審程序中再提出證據5 為1997年7 月22日公開之美國第5,650,817 號「IMAGE AREA INDICATING CIRCUITOF A CAMERA 」專利案，更能清楚揭露系爭專利之創作特徵。是以，系爭專利不具進步性，應撤銷其專利權。

⒉按最高行政法院99年度判字第89號判決之主要判決理由乃係指摘原判決逕以原告既聲請言詞辯論，被告未予陳述意見，即認係行政程序之欠缺，而認其判決違背法令。尤其關於參加人所提之證據1 之日文譯文與原告所主張之譯文有些許差異，原判決逕認被告機關未予審酌，乃為程序瑕疵而撤銷訴願決定，亦有判決適用法規不當之違法。

五、得心證之理由：

㈠按「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」，訴願法第65條定有明文。是以，受理訴願機關對於訴願人之請求，是否有正當理由，本有斟酌之權，非謂一經訴願人申請，訴願機關即應為言詞辯論，訴願機關未行言詞辯論程序，尚難遽指為違法，此為最高行政法院一貫之見解（見最高行政法院96年度判字第973 號、97年度判字第947號、97年度判字第946 號、98年度判字第118 號判決；98年度裁字第2370號裁定）。本件訴願機關即被告斟酌結果，未通知原告到場說明，於訴願決定理由末已載明，足見訴願決定已就現有資料依職權審酌，認無必要行言詞辯論，揆諸前開說明，訴願決定係因有正當理由拒絕訴願人即本件原告之申請，不行言詞辯論，所踐行之審議程序尚與法無違。從而，原告依訴願法第65條規定以：訴願人、參加人請求言詞辯論，受理訴願機關即應准許，並無斟酌是否實施言詞辯論之餘地，否則其訴願審議程序即有瑕疵等語為由，而起訴請求撤銷本件訴願決定，即非有理由。

㈡次按，訴願決定係為行政自我審查功能，而為提起行政訴訟之前置程序，並非行政訴訟之前審，是以受理訴願機關依訴願法第69條所送請鑑定者，並非行政訴訟審判程序中之鑑定，訴願決定係以該鑑定引為證據而為認定事實之依據者，應係行政法院審查訴願決定所調查事實採認證據事項違法與否之範圍，惟經本院於99年7 月19日準備程序，就被告函請財團法人工業技術研究院（下稱工研院）審查，工研院所出具之審查意見書，徵詢原告及參加人之意見，原告及參加人均表示同意不援用被告委請工研院之審查意見書，以訴願決定書為準等語（見本院卷第122 頁），可知原告及參加人就被告於訴願階段就工研院之審查意見書所應踐行之程序為何，不復爭執。是以，本件所應審酌者，為訴願決定之理由是否適法。

㈢又按，「（第1 項）關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第2 項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」，智慧財產案件審理法第33條固有明文。查本件參加人於本院言詞辯論終結前提出證據5 之US5,650,817 專利案，雖為撤銷專利權之行政訴訟中，就同一撤銷理由所提出之新證據，惟本件行政訴訟被告為訴願機關經濟部，本院所應審酌者，為訴願決定之理由是否適法，已如上述，若就參加人所提出之上開新證據加以審酌，實已逾越本件審理範圍，且被告及智慧財產專責機關即經濟部智慧財產局亦均無法依上揭條文第2 項之程序踐行，從而，本院就本件參加人提出之上揭新證據，即無從審酌，特予敘明。

㈣系爭專利技術特徵及申請專利範圍分析：

⒈系爭專利技術特徵：系爭專利為一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中包含：實物影像擷取鏡筒10、投影定位裝置20、支撐臂30與底座40 等 構件。實物影像擷取鏡筒10內含有影像感測元件用以感應實物影像並輸出該實物之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒10之特徵係為具有投影定位裝置20，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍50。支撐臂30，該支撐臂30之一端用以連結該實物影像擷取鏡筒10，支撐臂30內含有訊號傳輸元件與影像感測元件耦合，用以傳輸實物影像訊號。而底座40則連結支撐臂30之另一端，並用以承載上述元件。系爭專利實施例之示意圖如附圖1、2所示。

⒉系爭專利申請專利範圍分析：系爭專利原申請專利範圍於91年1 月11日公告共計12項，嗣原告曾分別於95年2 月10日（刪除原申請專利範圍第5 項，並將第6 項併入第4 項，更正後之申請專利範圍共10項）、96年4 月12日（刪除95年2 月10日更正後申請專利範圍第1至3 及7 至10項，其95年2 月10日更正後申請專利範圍第4、5 、6 項即96年4 月12日更正後申請專利範圍第1 、2 、3 項）提出申請專利範圍更正本，經原處分機關智慧局審查，認皆屬申請專利範圍之限縮，而准予更正。本件原處分及訴願決定雖係就95年2 月10日更正後申請專利範圍第1 至10項為審酌，惟兩造及參加人於本件更審程序均同意由本院僅就96年4 月12日更正後申請專利範圍第1 、2 、3 項（即95年2 月10日更正後申請專利範圍第4 、5 、6 項；原申請專利範圍第4 、7 、8 項）為審究（見本院卷第120 頁）。系爭專利申請專利範圍於第2 次更正（96年4 月12日之更正）後共計3 項，其中第1 至3 項皆為獨立項，分別如下：第1 項：一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍。第2 項：一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，且該支撐臂係為一機械手臂可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍。第3 項：一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，且該支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍。茲就其申請專利範圍分析如下：第1 項（一種可標定投影位置之實物投影裝置）＝一實物影像擷取鏡筒＋一影像感測元件＋一支撐臂＋一訊號傳輸元件＋一底座＋一投影定位裝置＋投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡。第2 項（一種可標定投影位置之實物投影裝置）＝一實物影像擷取鏡筒＋一影像感測元件＋一支撐臂＋一訊號傳輸元件＋一底座＋一投影定位裝置＋支撐臂係為一機械手臂。第3 項（一種可標定投影位置之實物投影裝置）＝一實物影像擷取鏡筒＋一影像感測元件＋一支撐臂＋一訊號傳輸元件＋一底座＋一投影定位裝置＋支撐臂之表面更包含皺折。

㈤舉發證據技術分析：

⒈舉發證據1 （下稱證據1 ），證據1 為西元1997年7 月1 日公開之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」專利案，其公開日早於系爭專利申請日（90年2 月6 日），得為系爭專利之先前技術。其為一種資料提示裝置20，係由支撐臂22、攝影機部24（安裝於支撐臂22之一端部，以用來攝像資料），以及用來支持支撐臂22之兩組腳構件26、28所構成；攝影機部24，備有圖像放大調整部和白色平衡調整部等，並藉後述之電路來控制此等各部，將其攝像結果轉成NTSC格式之圖像訊號，而從輸出端子輸出；此等影像訊號之輸入、輸出端子係設在支撐臂22一方之側面；其攝影機部24中內部裝有可見光照射部40，其係將高輝度LED 燈泡40A 作為光源，其代表圖示如附圖3 所示。

⒉舉發證據4 （下稱證據4 ），證據4 為西元1996年9 月24日公開之美國第Des.374,020 號「VIDEO MICROSCOPE」號專利案，其公開日早於系爭專利申請日（90年2 月6 日），得為系爭專利之先前技術。證據4 為一種影像顯微鏡裝置，該影像顯微鏡裝置具有一支撐臂連接影像擷取鏡頭與底座，該支撐臂可調整影像擷取鏡頭之位置，且該支撐臂之表面具有皺折，其代表圖示如附圖4 所示。

⒊證據5 為西元1997年7 月22日公告之美國第5,650,817 號「IMAGE AREA INDICATING CIRCUIT OF A CAMERA 」專利案，係參加人於本件所提之新證據，其公開日雖早於系爭專利申請日（90年2 月06日），得為系爭專利之先前技術，惟於本件行政訴訟中不予審究，已如上述。

㈥證據1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性？

⒈系爭專利申請專利範圍第1 項係一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒10內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒10之一端連結一支撐臂30，該支撐臂30內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂30之另一端連結一底座40，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒10具有一投影定位裝置20，該投影定位裝置20係為安裝於該實物影像擷取鏡筒10外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍50。可知，證據1 揭露一種資料提示裝置20，係由支撐臂22、攝影機部24（安裝於支撐臂22之一端部，以用來攝像資料），以及用來支持支撐臂22之兩組腳構件26、28所構成；攝影機部24，備有圖像放大調整部和白色平衡調整部等，並藉後述之電路來控制此等各部，將其攝像結果轉成NTSC格式之圖像訊號，而從輸出端子輸出；此等影像訊號之輸入、輸出端子係設在支撐臂22一方之側面；其攝影機部24中內部裝有可見光照射部40，其係將高輝度LED 燈泡40A 作為光源，系爭專利申請專利範圍第1 項與證據1 比對如附表1 所示。

⒉由附表1 比對可知，系爭專利申請專利範圍第1 項之實物影像擷取鏡筒10等同於證據1之攝影機部24，影像感測元件等同於證據1 之感光耦合元件（CCD ）攝影機23，支撐臂30等同於證據1 之支撐臂22，訊號傳輸元件等同於證據1 之影像訊號輸出部72，底座40等同於證據1之腳構件26、28，投影定位裝置20等同於證據1之可見光照射部40。而就系爭專利申請專利範圍第1 項構成元件之技術特徵而言：⑴證據1圖7揭露感光耦合元件（CCD ）攝影機23設置於攝影機部24 內，而感光耦合元件（CCD ）攝影機23可擷取外部資料的影像並輸出該外部資料的影像訊號，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「一實物影像擷取鏡筒10內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號」技術特徵為證據1所揭露；⑵證據1 圖1 揭露攝影機部24之一端與支撐臂22連結，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「該實物影像擷取鏡筒10之一端連結一支撐臂30」技術特徵為證據1 所揭露；⑶證據1 圖5 揭露影像訊號輸出部72與感光耦合元件（CCD ）攝影機23耦合，而影像訊號輸出部72可傳輸影像訊號至輸出端子（OUT ），且證據1 圖2 揭露影像輸出端子32、33係位於支撐臂22外側，可知影像訊號輸出部72設置於支撐臂22內，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「該支撐臂30內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號」技術特徵為證據1 所揭露；⑷證據1 圖1 揭露支撐臂22之另一端連結腳構件26、28，而腳構件26、28係用以承載攝影機部24、支撐臂22等元件，故系爭專利申請專利範圍第1項之「該支撐臂30之另一端連結一底座40，用以承載上述元件」技術特徵為證據1 所揭露；⑸證據1 圖7 揭露攝影機部24具有可見光照射部40，而證據1 說明書第3 頁第〔0009〕段第5 至7 行記載「又該可見光照射機構，係朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」，另證據1說明書第〔0016〕段第10至14行記載「所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向。又為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，可知證據1 之可見光照射部40，除了揭露照射可見光於給定位置上而用以判斷資料上下方向外，亦揭露照射可見光到四隅角而用以圍繞攝像領域，而雖證據1 之可見光照射部40具有圍繞攝像領域的功能，然證據1 之可見光照射部40係設置於攝影機部24外部周圍的一個角落，並非設置於四個角落的四個燈泡，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「上述實物影像擷取鏡筒10具有一投影定位裝置20，該投影定位裝置20係為安裝於該實物影像擷取鏡筒10外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍50」技術特徵並未為證據1 所揭露。綜上，系爭專利申請專利範圍第1 項之「投影定位裝置20」技術特徵並未為證據1 所揭露，是以，證據1 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。

㈦證據1是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？

⒈系爭專利申請專利範圍第1 項各構成元件與證據1 之比對已如前述，雖證據1 的可見光照射部40係設置於攝影機部24周圍的一個角落，而證據1 並未揭露可見光照射部40的高亮度發光二極體（LED ）燈泡40A 的數量，縱該高亮度發光二極體（LED ）燈泡40A 僅有一個，然系爭專利申請專利範圍第1 項界定投影定位裝置之技術特徵僅為燈泡數量與位置的改變；且就系爭專利申請專利範圍第1 項之功效而言，系爭專利申請專利範圍第1 項之實物投影裝置，其具有利用投影定位裝置發射燈光至四個角落，用以標定實物影像擷取範圍後，藉由影像感測元件擷取實物影像並透過訊號傳輸元件輸出影像訊號；而證據1 之資料提示裝置利用攝影機部的感光耦合元件（CCD ）攝影機擷取資料影像，並經由影像訊號輸出部及影像輸出端子輸出影像訊號，且證據1 之資料提示裝置具有將可見光照射部照射可見光至四隅角而圍繞攝像領域的功效，故系爭專利申請專利範圍第1 項之功效相同於證據1，並無新功效產生。綜上，系爭專利申請專利範圍第1 項與證據1 二者之差異僅為燈泡數量與位置的改變，且系爭專利申請專利範圍第1 項的功效係相同於證據1 。是以，就整體言之，系爭專利申請專利範圍第1 項並未產生不可預期之功效，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，故證據1 可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

⒉原告雖主張證據1 僅係為一種能讓使用者「辨識出攝影機之攝影中心位置（說明書第〔0042〕段第1 行）」或「可輕易判別攝影範圍中之上下方向（第〔0016〕段第5 行）」之「資料提示裝置」，其可視光光源之設計僅能使該裝置「辨識出攝影機之攝影中心位置」，而不具有系爭專利「標定實物影像擷取範圍」之效果。二者之手段及目的、功效完全不同云云。惟查，證據1 專利說明書第7 頁第〔0042〕段、第3頁第〔0016〕段揭露之資料提示裝置，其可見光照射部於資料上照射可見光，係用以辨識攝影機部中心位置以及資料的上下方向，然證據1 專利說明書第〔0016〕段第10至14行另記載「所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向。又為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」。可知證據1 之可見光照射部，除了具有照射可見光於給定位置上而用以判斷資料上下方向外，其亦揭露可見光照射部40也可以照射可見光到四隅角而用以圍繞攝像領域，具有標定影像擷取範圍的功效。是以，原告此部分之主張，並非可採。

⒊另按舉發審定時即現行專利法施行細則第3 條第2 項（修正前專利法施行細則第2 條第3 項相同文字移列）規定：「申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。」，蓋作為舉發案專利要件新穎性、進步性比對證據之引證文件，其內容包括申請專利範圍、說明與圖式，均可作為先前技術進行比對，其圖式已明確揭露技術特徵者，自得作為引證文件之一部分。再者，系爭專利申請專利範圍係以吉卜森式寫法，其申請專利範圍第1 項所載「其中特徵係為」以下部分為本件系爭案之專利特徵，即：「該投影定位裝置係用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」之特徵，是以本件比對重點在於系爭專利是否對應證據1 之所述之技術特徵。經查，關於參加人所提證據1 之日文譯文為「〝為了〞圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，原告為「〝像是〞圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，不管上開說明譯文正確為何，顯然證據1 均有揭露「圍繞攝像領域」、「可將光線的標誌投射到四隅角」之技術特徵，且證據1 是否揭露該技術特徵，只要參酌系爭案其他說明內容上下文字及相關圖示，熟習該項技術者即得輕易理解，並據以判斷是否足以證明系爭專利不具專利要件。由此可知，證據1揭露之資料提示裝置，其可見光照射部除了具有照射可見光於給定位置上，用以判斷資料的上下方向之外，證據1 亦揭露可見光照射部40也可以照射可見光到四隅角而用以圍繞攝像領域，具有標定影像擷取範圍的功效。是以，雖原告與參加人所爭執之證據1 說明書譯文有所不同，然二者所爭執之譯文不同處並不影響證據1 揭露之技術特徵。

⒋再查，原告固主張「證據1 揭示程度未達『直接且無歧異得知』之程度」、「證據1 未揭示使用4 個燈泡在鏡筒外部周圍四角落」云云。但查，證據1 說明書第〔0016〕段第10至14行記載「所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向。又為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，可知證據1 之可見光照射部40，除了揭露照射可見光於給定位置上而用以判斷資料上下方向外，亦揭露也可將光線的標誌投射到四隅角，具有判斷資料上下方向以及圍繞攝像領域的功效。又參加人係以證據1 主張系爭專利第1 項不具進步性，被告於本件準備程序雖謂「發明專利審查基準第2-3-6 頁：『若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知』。」云云，惟其所述為新穎性之判斷基準，並非用以做為進步性之判斷基準；雖證據1 的可見光照射部40係設置於攝影機部24周圍的一個角落，而證據1 之可見光照射部40的高亮度發光二極體（LED ）燈泡40A 係位於攝影機部24內，然系爭專利申請專利範圍第1 項界定「投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡」之技術特徵僅為燈泡數量與位置的改變，且證據1 之可見光照射部40具有圍繞攝像領域的功效，其與系爭專利第1 項之投影定位裝置有相同功效，因此系爭專利申請專利範圍第1 項並未有新功效產生。另原告於本件準備程序所述：「證據1 〔0031〕：有『可視光照射部40』與『攝影機24』光軸不同軸的角度偏差問題」以及「系爭專利無光軸不同軸問題」云云。惟查，系爭專利與證據1 皆將光線投射到影像擷取範圍的四個角落，因此該投射到四個角落的光線光軸與影像擷取裝置的光軸係為不同軸，原告謂系爭專利「無光軸不同軸問題」，並不正確。是以，原告此部分之主張，亦非可採。

⒌另查，被告於訴願決定理由所述「系爭專利申請專利範圍第4 項（即96年4 月12日更正後第1 項）僅進一步界定申請專利範圍第1 項所述之投影定位裝置係用燈泡作為光源，並標定該實物影像擷取範圍；而證據1 第〔0031〕段已揭示其係將高輝度LED 燈泡40A 作為光源」云云。惟查，被告就論述系爭專利申請專利範圍第1 項有不具進步性的理由中，僅論述「投影定位裝置係用燈泡作為光源」之技術特徵已為證據1 所揭露，並未論述燈泡安裝位置之技術特徵，故被告於訴願決定就進步性之論述不完整。是以，被告所述系爭專利第1 項有不具進步性之結論雖與本院並無二致，但其理由與本院並不相同，附此敘明。

㈧證據1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具新穎性？

⒈系爭專利申請專利範圍第2 項係一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒10內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒10之一端連結一支撐臂30，該支撐臂30內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂30之另一端連結一底座40，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒10具有一投影定位裝置20，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍50，且該支撐臂30係為一機械手臂可據以彈性調整該支撐臂30外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒10位置及該實物影像擷取範圍50，系爭專利申請專利範圍第2 項與證據1 比對如附表2所示。

⒉由附表2 之比對可知，系爭專利申請專利範圍第2 項之實物影像擷取鏡筒10等同於證據1之攝影機部24，影像感測元件等同於證據1 之感光耦合元件（CCD ）攝影機23，支撐臂30等同於證據1 之支撐臂22，訊號傳輸元件等同於證據1 之影像訊號輸出部72，底座40等同於證據1之腳構件26、28，投影定位裝置20等同於證據1之可見光照射部40。而就系爭專利第2項構成元件之技術特徵而言：⑴證據1圖7揭露感光耦合元件（CCD）攝影機23設置於攝影機部24內，而感光耦合元件（CCD）攝影機23可擷取外部資料的影像並輸出該外部資料的影像訊號，故系爭專利申請專利範圍第2項之「一實物影像擷取鏡筒10內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號」技術特徵為證據1 所揭露；⑵證據1 圖1 揭露攝影機部24之一端與支撐臂22連結，故系爭專利申請專利範圍第2項之「該實物影像擷取鏡筒10之一端連結一支撐臂30」技術特徵為證據1 所揭露；⑶證據1 圖5揭露影像訊號輸出部72與感光耦合元件（CCD）攝影機23耦合，而影像訊號輸出部72可傳輸影像訊號至輸出端子（OUT），且證據1 圖2 揭露影像輸出端子32、33係位於支撐臂22外側，可知影像訊號輸出部72設置於支撐臂22內，故系爭專利申請專利範圍第2項之「該支撐臂30內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號」技術特徵為證據1 所揭露；⑷證據1 圖1 揭露支撐臂22之另一端連結腳構件26、28，而腳構件26、28係用以承載攝影機部24、支撐臂22等元件，故系爭專利申請專利範圍第2項之「該支撐臂30之另一端連結一底座40，用以承載上述元件」技術特徵為證據1所揭露；⑸證據1圖7揭露攝影機部24具有可見光照射部40，而證據1 專利說明書第3 頁第〔0009〕段第5 至7 行記載「又該可見光照射機構，係朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」，另證據1 說明書第〔0016〕段第10至14行記載「所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向。又為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，可知證據1 之可見光照射部40，除了揭露照射可見光於給定位置上而用以判斷資料上下方向外，亦揭露照射可見光到四隅角而用以圍繞攝像領域，故系爭專利申請專利範圍第2 項之「上述實物影像擷取鏡筒10具有一投影定位裝置20，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」技術特徵為證據1 所揭露；⑹證據1 圖1 至圖3 及說明書第〔0021〕段之內容，證據1 之資料提示裝置20的攝影機部24之一端係藉由旋轉軸21可旋轉地安裝於支撐臂22之上端，可知攝影機部24的位置調整乃是藉由旋轉軸21而旋轉地調整攝影位置，並非藉由調整支撐臂22的外型而調整攝影位置，且證據1 之支撐臂22 與腳構件26、28間的轉軸，其係用以使腳構件26、28往支撐臂22側折疊，而成為收納狀態，而非用以調整支撐臂22外型以及攝影機部24之位置，故系爭專利申請專利範圍第2 項之「且該支撐臂30係為一機械手臂可據以彈性調整該支撐臂30外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒10位置及該實物影像擷取範圍50」技術特徵並未為證據1 所揭露。綜上，系爭專利申請專利範圍第2 項之「支撐臂20」技術特徵並未為證據1 所揭露，是以，證據1 不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具新穎性。

⒊被告於訴願決定理由述及「系爭專利申請專利範圍第5 項（即96年4 月12日更正後第2 項）僅係進一步界定支撐臂為機械手臂，亦屬習知技術，且功用與第6 項（即96年4 月12日更正後第3 項）相同」云云。但查，被告係以進步性審查原則來判斷證據1 是否可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具新穎性，其將新穎性與進步性混雜論斷，並非妥適。

㈨證據1 與4 是否可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性？

⒈系爭專利申請專利範圍第3 項係一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒10內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒10之一端連結一支撐臂30，該支撐臂30內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂30之另一端連結一底座40，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒10具有一投影定位裝置20，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍50，且該支撐臂20之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂20外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒10位置及該實物影像擷取範圍50，系爭專利申請專利範圍第3 項與證據1 之比對如附表3所示。

⒉由附表3 之比對可知，系爭專利申請專利範圍第3 項之實物影像擷取鏡筒10等同於證據1之攝影機部24，影像感測元件等同於證據1 之感光耦合元件（CCD ）攝影機23，支撐臂30等同於證據1 之支撐臂22，訊號傳輸元件等同於證據1 之影像訊號輸出部72，底座40等同於證據1之腳構件26、28，投影定位裝置20等同於證據1 之可見光照射部40。而就系爭專利申請專利範圍第3 項構成元件之技術特徵而言：⑴證據1圖7 揭露感光耦合元件（CCD ）攝影機23設置於攝影機部24內，而感光耦合元件（CCD ）攝影機23可擷取外部資料的影像並輸出該外部資料的影像訊號，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「一實物影像擷取鏡筒10內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號」技術特徵為證據1 所揭露；⑵證據1 圖1 揭露攝影機部24之一端與支撐臂22連結，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「該實物影像擷取鏡筒10之一端連結一支撐臂30」技術特徵為證據1 所揭露；

⑶證據1 圖5 揭露影像訊號輸出部72與感光耦合元件（CCD）攝影機23耦合，而影像訊號輸出部72可傳輸影像訊號至輸出端子（OUT ），且證據1 圖2 揭露影像輸出端子32、33係位於支撐臂22外側，可知影像訊號輸出部72設置於支撐臂22內，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「該支撐臂30內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號」技術特徵為證據1 所揭露；⑷證據1 圖1 揭露支撐臂22之另一端連結腳構件26、28，而腳構件26、28係用以承載攝影機部24、支撐臂22等元件，故系爭專利申請專利範圍第3項之「該支撐臂30之另一端連結一底座40，用以承載上述元件」技術特徵為證據1 所揭露；⑸證據1 圖7 揭露攝影機部24具有可見光照射部40，而證據1 說明書第3 頁第〔0009〕段第5 至7 行記載「又該可見光照射機構，係朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」，另證據1說明書第〔0016〕段第10至14行記載「所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向。又為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，可知證據1 之可見光照射部40，除了揭露照射可見光於給定位置上而用以判斷資料上下方向外，亦揭露照射可見光到四隅角而用以圍繞攝像領域，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「上述實物影像擷取鏡筒10具有一投影定位裝置20，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」技術特徵為證據1 所揭露；⑹證據1 圖1 至圖3 及說明書第〔0021〕段之內容，證據1 之支撐臂22表面為平面狀，而資料提示裝置20的攝影機部24之一端係藉由旋轉軸21可旋轉地安裝於支撐臂22之上端，可知攝影機部24的位置調整乃是藉由旋轉軸21而旋轉地調整攝影位置，並非藉由調整支撐臂22的外型而調整攝影位置，且證據1 之支撐臂22與腳構件26、28間的轉軸，其係用以使腳構件26、28往支撐臂22側折疊，而成為收納狀態，而非用以調整支撐臂22外型以及攝影機部24之位置，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「且該支撐臂30之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂30外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒10位置及該實物影像擷取範圍50」技術特徵並未為證據1 所揭露。

⒊另查，證據4 係一種影像顯微鏡（VIDEO MICROSCOPE），證據4 圖1 與圖2 揭露影像顯微鏡的鏡頭與底座間係以支撐臂連結，且該支撐臂的表面具有皺折並可彈性調整該支撐臂外型，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「且該支撐臂30之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂30外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒10位置及該實物影像擷取範圍50」技術特徵為證據4 所揭露。

⒋就系爭專利申請專利範圍第3 項的功效而言，系爭專利申請專利範圍第3 項之實物投影裝置，其具有利用投影定位裝置標定實物影像擷取範圍後，藉由影像感測元件擷取實物影像並透過訊號傳輸元件輸出影像訊號，並利用表面為皺折的支撐臂而彈性調整支撐臂外型的功效；而證據1 之資料提示裝置利用攝影機部的感光耦合元件（CCD ）攝影機擷取資料影像，並經由影像訊號輸出部及影像輸出端子輸出影像訊號，且證據1 之資料提示裝置具有將可見光照射部照射可見光至四隅角而圍繞攝像領域的功效，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「利用投影定位裝置標定實物影像擷取範圍後，藉由影像感測元件擷取實物影像並透過訊號傳輸元件輸出影像訊號」功效相同於證據1 ；又證據4 之影像顯微鏡具有利用表面為皺折的支撐臂而彈性調整支撐臂外型的功效，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「彈性調整支撐臂外型」功效相同於證據4 ；因此，系爭專利申請專利範圍第3 項的功效係為證據1 與4 之相加，並無新功效產生。

⒌綜上，系爭專利申請專利範圍第3 項各構成元件之技術特徵分別為證據1 與4 所揭露已如前述，且系爭專利申請專利範圍第3 項的功效係為證據1 與4 之相加，證據1 與4 皆同屬於影像擷取裝置之技術領域，兩者皆包含影像擷取元件、支撐臂、底座及影像訊號傳輸元件（證據4 圖1 揭露底座具有影像訊號傳輸元件）等構成元件，證據1 與4 具有組合的可能。是以，就整體言之，系爭專利申請專利範圍第3 項並未產生不可預期之功效，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，故證據1 與4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。

⒍原告於本件準備程序中雖主張「證據4 僅敘述其為一攝影顯微鏡的裝飾性設計，毫無關於所謂的『支撐臂表面包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型』之敘述』」、「可能只是一段硬質固定的形狀，不能彈性調整外型，其上的橫紋也可能只是花紋，而非皺折。參加人謂證據4 已揭露一功能與皺折形狀，僅屬其猜測」云云。然查，證據4 係為一種影像顯微鏡（VIDEO MICROSCOPE），該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據4 圖1 及圖2 所揭露的支撐臂內容可知，證據4 的支撐臂係可用以彈性調整該支撐臂外型，並且進一步調整影像擷取鏡頭的位置，原告主張證據4 的支撐臂外型可能只是一段硬質固定的形狀，不能彈性調整外型云云，顯為不合理的推測。又原告於本件準備程序另主張「發明專利實體審查基準第三章第2.2.2 節（2-3-5 頁）規定：…而由圖式推測的內容，則不屬於引證文件的一部分」云云。但查，審查基準所指由圖式推測的內容係指從圖式直接量測之尺寸，或是厚度的量測，常因影印的縮放造成誤差，不宜直接引用，並非指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件可得知的內容，原告就上揭審查基準內容似有誤解。又藉由表面為皺折的支撐臂一端連接一底座，另一端連接影像擷取元件的裝置（如影像顯微鏡），或另一端連接光源照射元件的裝置（如檯燈），其表面為皺折的支撐臂係屬習知元件，皆是用以彈性調整支撐臂外型並調整影像擷取元件或光源照射元件的功能，故系爭專利申請專利範圍第3 項之「支撐臂之表面更包含皺折」技術特徵，係屬習知元件之運用。是以，原告此部分之主張，並不可採。

六、從而，本件經逐項審查系爭專利申請專利範圍，可知證據1可證明系爭專利96年4 月12日更正後申請專利範圍第1 項不具進步性、不足以證明系爭專利96年4 月12日正後申請專利範圍第1 項、第2 項不具新穎性；證據1 與證據4 之組合可證明系爭專利96年4 月12日更正後申請專利範圍第3 項不具進步性，是系爭專利96年4 月12日更正後申請專利範圍第1、3 項有違核准時專利法第20條第2 項規定，就該部分已有舉發成立之事由存在，且訴願決定認系爭專利96年4 月12日更正後申請專利範圍第2 項不具新穎性部分雖有未洽，但依本院就系爭專利96年4 月12日更正後申請專利範圍第1 、3項法律見解，原處分機關就系爭專利96年4 月12日更正後申請專利範圍第2 項部分是否具有進步性應一併另為適法之處分（關於系爭專利96年4 月12日更正後申請專利範圍第2 項部分，即原申請專利範圍第7 項，亦經參加人於專利舉發理由書第9 至10頁中載明不具進步性，見舉發卷第122 、121頁），然原處分機關竟為舉發不成立之處分，於法即有未合，訴願決定予以糾正，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，其理由與本院並非完全相同，惟結論並無二致，仍應予維持。是以，原告請求撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回，惟就訴願決定機關即被告上揭理由未洽部分，應由原處分機關依本判決之法律見解另為適法之處分，並不受訴願決定該部分見解之拘束，應予敘明。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭