臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第五五四號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第五五四號

原告

美商．雅企化學品公司

代表人

莎拉．艾．歐康

訴訟代理人

蔣大中律師

訴訟代理人

陳長文律師（兼送達代收人）

右　一　人

複 代理 人　簡秀如律師

被　　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　蔡練生（局長）

訴訟代理人　甲○○

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十二月三日經訴

字第○九一○六一二八五○○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國八十八年七月二十一日以「複合式殺生物粒子」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並於九十年十二月十四日修正申請專利範圍，經被告認該修正本未變更實質，依該修正本審查，以九十一年六月四日（九一）智專三（四）○一○一九字第○九一八七○○○八六○號專利再審查核駁審定書為應不予專利之處分。原告仍不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告對系爭案應為准予專利之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違核駁審定時專利法第二十條第一項第一款及第二項之規定而不符發明專利要件？

㈠原告主張之理由：

⒈誠如系爭案申請專利範圍第一項所述，系爭案所請主要係關於一種包含複合式顆粒，且具抗硬污染及抗軟污染活性的殺生物組合物。惟被告不僅未予詳查，誤以複合物顆粒與混合物顆粒相同，並基此錯誤事實認定作出違法處分。事實上，凡熟悉化學技藝者均瞭解複合物與混合物二者間的差異，蓋複合物係指二種或多種物質之組合，不同物質間的分子由於物理性或化學性作用，例如化學鍵結或錯合反應而產生結合，當該等物質發生複合作用後，便無法再進一步分離；而混合物係指物質單純之混合，其成份可能均勻或不均勻地分散，不同物質間的分子不會產生任何作用，通常能用機械方式將不同物質進行分離。基於上述理由，被告以系爭案混合物係以氧化亞銅與巰氧吡啶鈉混合與其生成之銅鹽與氧化亞銅並無所謂的核與殼之分別，僅是一起存在而已為由拒予系爭案專利之處分，顯然違反事實及一般化學知識，依法應予撤銷。

⒉系爭案所請發明係關於一種複合式顆粒型式之殺生物組合物，其主要以複合式顆粒之型式存在，包括金屬或含金屬化合物之核部分，及含有巰氧吡啶加成物之殼部分。該複合式顆粒所具有之二種成份，可分別有效地對抗硬污染及軟污染之有機生物體。如系爭案之說明書所附呈之圖二所示，由該方法所製得之組合物，確具有由一氧化亞銅核及一巰氧吡啶銅殼所構成之複合式顆粒型式。而被告持以核駁系爭案之引證案有三，其中，美國專利第0000000號專利案（下稱引證一）揭示多價巰氧吡啶鹽之合成方法；美國專利第0000000號（下稱引證二）僅揭示巰氧吡啶酮可作為海上用品漆及塗料的殺藻劑及防軟污劑之用途；而美國專利第0000000號（下稱引證三）係敘述巰氧吡啶鋅或巰氧吡啶酮及銅化合物（如氧化亞銅）可作為海上用品塗料組合物。然而，此三件引證案均未教示或建議如系爭案之發明特徵，即將巰氧吡啶與銅鹽之組合以顆粒之型式組合物作為抗污染劑使用，亦未如系爭案之複合式顆粒組合物可以同時提供抗軟污染及抗硬污染活性。其次，引證案所揭示之含有氧化亞銅及巰氧吡啶鋅之混合物，其於在貯存時，易於形成不合乎需求及使用的凝膠，此將限制該等混合物的使用壽命；而系爭案所提供之顆粒型式，則可避免氧化亞銅及巰氧吡啶鋅之凝膠化反應，此絕非熟知相關技藝人士基於引證案之教示所能推知者。

⒊按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」前揭專利法第四十條第二項定有明文；同法第四十四條第一項亦明揭「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人到局面詢」或為「必要之實驗」等程序。究其立法意旨，無非係欲藉由對專利主管機關課予心證公開及協同人民發現值得信賴之真實等行為義務，保障專利申請人之聽證權、陳述意見權、程序參與權等程序上權利，避免申請人因不瞭解主管機關之審查意見而未及申復說明，即遭突襲性處分而導致申請人之實體上權利陷於無法回復之境地。而關於主管機關就一專利申請案新穎性及進步性之審查，應公開其心證及判斷理由至何種程度，參照專利審查基準之「在新穎性判斷之領域中，係指兩發明之技術內容相同而言。因此就兩發明之技術內容相互比對結果，．．．如判定兩發明之技術內容完全相同，則此兩發明為相同之發明」，以及「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷」；換言之，專利主管機關即被告欲以系爭案不具新穎性及進步性為由核駁其專利申請，理應將其所引證資料如何與系爭案完全相同，並綜合系爭案之目的、功效等技術內容，具體說明何以引據資料之技術或知識足以導出系爭案之技術內容，依上開專利法第四十條第二項之規定於審定前先行通知申請人或依同法第四十四條第一項規定進行面詢，使其有充分之答辯機會。而本院九十一年度訴字第五七九號判決更指出，如再審查核駁理由先行通知書僅係概括抽象記載其認為不予專利之理由，亦不能認係對再審查核駁審定書之理由，已踐行專利法第四十條第二項先行通知程序。查被告於其九十年十月十七日再審查核駁理由先行通知書中僅以「多價巰氧吡啶鹽之合成方法已揭示於美國專利案第0000000號」、「巰氧吡啶酮作為海上用品及塗料的殺藻劑及防軟污劑亦已揭示於美國專利案第0000000號」、「巰氧吡啶鋅或巰氧吡啶酮及銅化合物可作為海上用品塗料組合物亦已揭示於美國專利案第0000000號」等概略而空泛之寥寥數語，即得出系爭案不具新穎性及進步性之結論；姑不論其所引證一、二、三原即為系爭案中引證之關聯性最深的先前技術之一；即就該等引證案如何與系爭案完全相同、如何依據引證案所載之技術並綜合觀察系爭申請案之發明目的及功效而得出系爭申請案不具進步性之理由等節，均略而不提，迴避其依法應盡之心證公開及闡明義務之情，至為明顯。尤有甚者，被告於上開再審查核駁理由先行通知書說明欄下本已明白指出系爭案揭示一種複合式顆粒之殺生物組合物；詎料於原告進一步說明系爭申請案之複合式顆粒係由核部分與殼部分所構成後，被告竟在其再審查審定書中，以「本案『混合物』係以‧‧‧，其生成之銅鹽與氧化亞銅並無所謂的核與殼之分別，僅是一起存在而已」等語，突然否定其於先行通知書之見解，認定系爭案僅係混合物而非複合式顆粒；除此之外，被告更於其審定書中首次就系爭案所強調之核與殼之構成特色，陳述其不予採信之見解。縱被告就上開事實確有疑惑，亦應將其疑問曉諭原告，給予原告再次申復之機會；或與原告舉行面詢以當面釐清爭議。惟被告卻直接依據該等理由核駁原告之專利申請，無異剝奪原告依法享有之程序保障，更對原告之實體權利造成突襲。

⒋按「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理法則及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人」「行政處分以書面為之者，應記載主旨、事實、理由及其法令依據」行政程序法第四十三條及第九十六條第一項第二款揭示甚明。惟查，被告於其再審查審定書之理由欄中，先指出系爭案混合物係以氧化亞銅與巰氧吡啶鈉混合，其中巰氧吡啶鈉轉成為銅鹽，肯認系爭案之標的物確實為經過化學反應之複合物，而非僅單純性混合所得之混合物而已。但被告隨後卻指出系爭案之組成成分僅是一起存在，於其訴願時，更進一步反駁原告關於系爭案所涉為複合物之主張，而謂系爭申請案之顆粒是呈混合狀態存在，並未以複合狀態存在，故稱系爭案非混合物，並非事實等語。顯然，被告作成原處分之理由前後矛盾，其認定事實之過程明顯悖離論理法則，違反上開行政程序法第四十三條規定至明。再者，關於系爭案之複合物具有核與殼部分乙節，原告於說明書、再審查理由書及再審查申復理由書中，均一再向被告陳明此等事實；且系爭申請案所附圖式中亦提供此等核與殼結構之顯微照片以資證明。被告於初審及再審查階段，亦從未對此項事實提出質疑。詎被告竟於其再審查審定書中突襲性地認定系爭案混合物並無所謂的核與殼之分別，僅是一起存在而已，此舉違反專利法所課予之先行通知義務，已如前述；尤有進者，被告亦未具體說明其為何不採原告所提證據之理由或提出任何技術上之依據，顯係憑其主觀臆測，即率爾作成反於相關事證之事實認定，違反行政程序法第四十三條之採證法則及說明理由義務，更構成同法第九十六條第一項第二款之違反，灼然自明。

⒌系爭案係關於一種複合式顆粒型式之殺生物組合物，如其申請專利範圍第一項所示，該組合物係以複合式顆粒之形式存在，包括（A） 金屬或含金屬化合物之核部分，此部分可有效對抗硬污染，以及（B）含有巰氧吡啶加成物之殼部分，此部分則可對抗軟污染。（A）及（B）部分係以複合方式結合為單一複合物，無法進一步分離（（AxB））；此與單純混合二物質構成混合物之情況完全不同。而系爭申請案之一實施態樣，係將巰氧吡啶鈉（（C））與「氧化亞銅」（即（A））反應後，經螯合轉化反應形成「巰氧吡啶銅」（即（B）），覆蓋在構成核之（A）上，組成一同時具有抗硬污染及抗軟污染活性之複合式顆粒。引證一之發明名稱為「1-羥基-2-吡啶硫酮之重金屬衍生物及其製備方法」；其中所謂之「1-羥基-2-吡啶硫酮」即為系爭案中所稱之「巰氧吡啶」，而「1-羥基-2-吡啶硫酮之重金屬衍生物」即對應於系爭申請案中之（B）成分（事實上其金屬之範圍亦非與（B）成分相當）依據引證一說明書之教示，其化合物之功效在於抑制真菌等微生物，即系爭案之軟污染。顯然，引證一之發明標的僅與（B）成分有關，其所涉技術內容僅為系爭申請案中之一部分；任何技藝人士由前者之教示，無法輕易推知系爭申請案之（A）與（B）複合物及其雙重殺生物功效。被告以之否定系爭申請案之新穎性及進步性，顯屬無據。引證二之發明名稱為「製備巰氧吡啶銅之方法」，其申請專利範圍所指涉標的則為「一種不含凝膠之『巰氧吡啶銅』溶液或分散液之製造方法」（引證二申請專利範圍第一項至第三項）及「一種不含凝膠之『巰氧吡啶銅』分散液或溶液」（引證二申請專利範圍第四項至第六項）。顯然，引證二之發明標的亦僅與系爭專利（B）成分有關，且其所涉技術內容之重點為（B）成分之「分散液或溶液」；任何技藝人士由前者之教示，無法輕易推知系爭申請案之（A ）與（B）複合物「顆粒」及其雙重殺生物功效。

⒍引證三之發明名稱為：「含有高含量巰氧吡啶鹽及銅鹽之塗料」，其說明書中唯一實例所例示之巰氧吡啶鹽（對應於系爭申請案中之（B）成分）為巰氧吡啶鋅，而銅鹽（對應於系爭申請案中之（A）成分）則為氧化亞銅或硫氰酸亞銅。雖然引證三之塗料組合物中確有（A）及（B）二成分之存在，但僅需稍加詳究，即可明顯得見其與系爭申請案之不同：引證三使用上述二成分的方式，乃是分別將（A）及（B）二成分直接添加（「added」）至塗料組合物中，故所得之塗料事實上僅為一單純之混合物（（A+B））。反觀系爭申請案，係將銅化合物（（A）成分）與「巰氧吡啶化合物」（即（C）成分，例如巰氧吡啶鈉）反應，使後者螯合轉化為巰氧吡啶銅（（B）成分）；而此經化學反應生成之（B）成分，即與（A）成分形成「殼與核」之複合物（（AxB））。此項經由反應生成複合物之事實，由系爭案說明書第十五至十六頁之實例說明可資證明：由於（A）與（C）進行螯合轉化反應，使得pH值由最初之5變成10.5 ；而經由加入氯化鐵檢測（C）之含量，可知其螯合轉化反應係進行至（C）完全反應成為（B）而不再存在於反應中為止。換言之，在反應進行開始前，並無（B）之存在，而反應結束後則無（C）之存在。顯然，不論從引證三對於（A）及（B）二成分係直接添加使用或添加二成分所形成者為單純混合物（（A+B））以觀，均無法與系爭案係經由於（A）與（C）反應形成（A）及（B）之核與殼形式複合物（（AxB））相提並論；任何技藝人士更無法由引證三之教示推得系爭申請案之技術內容。其次，由引證三之最終組合物中（A）及（B ）之含量比例與系爭申請案之（A）及（B）比例不同，亦可窺知其間之巨大差異。詳言之，引證三申請專利範圍第一項中揭示：「巰氧吡啶鹽」（（B））之含量大約係在百分之五至五十之間，而銅鹽之含量亦在百分之五至五十之間，（A）及（B）之總含量則介於百分之十至七十五之間。反觀系爭案，由其申請專利第四項可知，（A）之含量為百分之九十九至六十間。顯然，系爭案之技術內容並未為引證三所揭示，亦不可能輕易由引證三之教示所推知。

⒎被告於於其審定書中首次就系爭案所強調之核與殼之構成特色，表明其不予採信之見解，致原告無從及時說明或補充，違反先行通知義務，對原告之程序及實體權利均造成突襲。被告於其再審查審定書中先肯認系爭申請案之標的物確實為經過化學反應之複合物，隨後卻又指出系爭專利申請案之組成成分僅是一起存在之混合物，被告作成原處分之理由顯然前後矛盾。被告就其所援引之先前技術文獻，即引證一、二、三，如何影響系爭申請案之新穎性或進步性，未曾提出任何具體明確之理由予以論駁，僅以空泛概括之簡略文字一語帶過；被告所為之原處分顯非具體明確，構成理由不備。被告對於其究竟以上述各引證案之何者或何種組合，質疑系爭申請案之新穎性抑或進步性，亦語焉不詳；甚至對於新穎性此一專利要件之解釋及適用，亦有誤解，顯有適用法律錯誤之情事。雖系爭申請案之申請專利範圍獨立項共有九項之多，而被告卻未逐一加以比對說明，又僅以系爭申請案眾多態樣之一之氧化亞銅與巰氧吡啶銅之組合（並非「複合」）已為引證案所揭示（原告仍否認之），率爾將申請專利範圍第一項由金屬或含金屬化合物與巰氧吡啶加成物複合而成之複合式顆粒之全部認為均不具新穎或進步性；不惟如此，被告甚而尚有其他符合專利要件之獨立項之全部系爭申請案，予以核駁處分。縱令其關於系爭申請案申請專利範圍第一項中有某微小部分不符專利要件之見解正確，基於專利申請案核准或核駁之整體性，專利專責機關之裁量餘地已萎縮至零，而均應依職權闡明其對該微小部分如何不符專利要件之具體見解，並通知專利申請人為適當縮減或補正，方屬適理；惟被告卻僅以空泛理由質疑系爭申請案之微小部分不符專利要件，令原告無從說明或修正，即將整個專利申請案予以核駁，其行政行為顯違比例原則。

⒏準此，被告所為之行政處分不僅有適用法律錯誤之情，其行政行為更違反行政程序法第五條之明確性原則、第七條之比例原則，以及第四十三條、第九十六條第二款等規定所明揭之說明理由義務；以及專利法第四十條第二項之先行通知義務，以及被告自己制訂之專利審查基準就「判斷進步性之基本原則」所揭示之「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」，審查上應注意事項中之「判定發明不具進步性時，原則上審查委員應引證具體的既有之技術、知識資料」，及「該既有之技術、知識為習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者」，雖「不在此限」，惟「審定書內仍需充分說明」等規定之意旨。本院九十一年訴字第五七九號判決、九十一年度訴字第三三六八號判決、九十年度訴字第二六一五號判決對於行政機關為行政處分應盡之先行通知義務、說明理由義務、明確性原則之踐行以及比例原則之適用，均有詳盡闡述。又原處分構成理由不備及理由矛盾等情，既已臻明確，即已難謂為適法之處分。雖本院諭示被告，應將其認為各引證案中何部分之敘述涉及系爭案之發明技術內容予以指明，且須譯為中文，並就該等先前技術與系爭申請案各獨立請求項之範圍詳加分析比對後，具狀到院供參。惟查，「按理由不備（違反程序或方式規定）之行政處分，依行政程序法第一百十四條第一項第二款，固得於事後記明理由而補正之，但依同法條第二項規定，此補正僅得於訴願程序終結前為之。本件原處分既有理由不備之瑕疵，被告卻於訴願答辯時僅引述原處分理由，仍未具體指出據以核駁之引證技術之出處及充分說明其技術內容，並與系爭案之四個請求項逐一比對，致原告到訴願程序終結前仍無從獲得充足資訊以便提出申復、修正或答辯，換言之，被告此一未提供具體引證資料之行為，使得原告無法於審查階段及訴願階段適時提出任何實質及有效之防禦方法，致遭核駁及訴願駁回之不利結果，違反了行政程序法第一百零二條至一百零八條所規範之當事人參與原則」，前引九十一年度訴字第三三六八號判決，纂述甚明。是被告縱就其何以認為系爭申請案不具專利要件之具體理由，於行政訴訟階段具狀加以補充陳述，揆諸行政程序法第一百十四條第一項第二款及第二項規定暨前揭判決之意旨，似無加以審酌之必要，併此敘明。

⒐關於系爭案所涉之複合式顆粒確實含有核與殼結構乙節，原告所呈之二幀電子顯微鏡照片，已可清楚證明此一事實。至原告於八十八年向被告提出系爭申請時所提出之圖式（即說明書中所說明之圖一及圖二）中，其影像雖不若原證清晰，但由圖二左下方及中間部位所呈現之較大塊核部分與覆蓋於其上細足狀殼部分之複合式顆粒結構，與圖一中僅有光滑塊狀之個別顆粒（氧化亞銅顆粒）之情況相較，亦可證實系爭案所主張之複合式顆粒，確實藉由系爭案所提出之技術手段而生成，絕非如被告依其後見之明所稱並無所謂的核與殼之分別，僅是一起存在而已。而此項核與殼之複合物結構之技術特徵，正為系爭案與被告所援之引證案技術內容間之最重要差異所在。

⒑系爭案之複合式顆粒，於單一顆粒中即同時含有抗軟污染及抗硬污染之雙重殺生物功效；當其中任一顆粒到達其目標物時，可確保抗軟污染及抗硬污染之功效能同時發揮於目標物上。反觀一五三專利之單純混合物，其具有抗軟污染功效之顆粒與具有抗硬污染功效之顆粒仍為分別存在；於使用時，無法確保該二顆粒能同時送達並接觸於目標物上，並同時發揮功效。其次，因系爭案之複合式顆粒尺寸遠大於一五三專利之單純混合物的個別顆粒，因此當將此複合式顆粒做為個人護理組合物（如肥皂或洗髮精）使用時，較不易為皮膚吸收，因而避免殺生物藥劑進入人體內；反觀一五三專利之單純混合物中的小顆粒，則容易為人體皮膚所吸收。事實上，一三五專利所關注者僅為塗料用途，蓋其所具備之顆粒毒性根本不能適用於人體；此一事實更足證系爭申請案之技術內容相較於一三五專利，確非顯而易見。再者，透過系爭案所提供之方法形成之複合式顆粒，不會產生游離之巰氧吡啶鹽類；事實上，正是此種游離鹽類造成一五三專利之塗料組合物發生凝膠化現象，導致其使用壽命遭到限縮。由於系爭案採用複合式顆粒，成功克服凝膠化問題，而獲致更長之使用壽命。系爭案之複合式顆粒能在長時間儲存或使用期間內，仍保持組成之安定及確保殺生物之功效。此一事實，由說明書實例五所描述之實驗，亦即將複合式顆粒所調配而成之油漆塗在玻璃纖維板上並浸泡於海中達八個月的時間，而該油漆在浸泡五個月時仍能完全控制玻璃纖維板遭受海中生物污染之測試結果，應可獲得證實。此外，系爭申請案之發明人奎格‧沃倫，亦曾就含有巰氧吡啶銅及氧化亞銅之複合式顆粒與單純混合物進行比較實驗；該實驗係將分別將上述二者所配製成之海上塗料塗覆在玻璃纖維棒上，並將之浸泡海水中五十四天，以進行流失率分析實驗，結果發現塗有複合式顆粒海上塗料之玻璃纖維棒，於實驗前後之重量減少率為百分之三．二及百分之一．五（其重量減少乃因所含之殺生物劑（巰氧吡啶銅及氧化亞銅）流失而造成），而單純混合物海上塗料玻璃纖維棒之重量卻減少達百分之四．五；換言之，採用複合式顆粒作為海上塗料，能有效降低殺生物劑重量減少率高達百分之六十六及二八．八。發明人另循標準方法測定該等塗料之流失率，亦獲得相同之結論。由於複合式顆粒具有此種低流失率之安定性質，不僅確保其殺生物功效在長期使用期間內均維持不變，更降低殺生物藥劑流失至自然環境之可能性，避免對環境造成污染。綜上所述，系爭申請案之複合式顆粒，確有遠較單純混合物更為優越之功效；準此，系爭申請案既在功效上具有顯然之進步，其進步性應無庸置疑。

㈡被告主張之理由：

⒈依系爭案申請專利範圍（九十年十二月十四日修正本）第一項，本案之複合式顆粒含有殼和核，其核為金屬或金屬化合物，而殼為巰氧吡啶加成物，該所謂加成物為巰氧吡啶與來自核之金屬或金屬化合物部分之反應生成物。因此殼是殼，其中之金屬或金屬化合物已反應成為「殼」之所謂的加成物，而其所謂核之金屬或金屬化合物是指未反應之物。故核與殼二者已複合者已稱之為殼，即巰氧吡啶加成物；而未複合者即為核之部分，因此核與殼是共同存在而非複合體。而本案強調殼係抗軟污染，核係抗硬污染，由於其複合而有同時抗軟污染與硬污染之作用。事實上抗軟污染與抗硬污染之組分分別為巰氧吡啶加成物（所謂殼部分）與金屬或金屬化合物（所謂核部分），二者係同時存在（混合）而非複合存在。由於巰氧吡啶銅以商品出售用作海上用品漆及塗料的殺藻劑和防軟污染劑已揭示於US-5,540,860號專利案中，再者，金屬及金屬化合物用作殺生物劑已為熟習該項技藝者所能輕易完成，尤其在為農業藥劑之使用為眾所習知，故本案不具新穎性與進步性，應不予專利，應無不合。

⒉系爭案係有關複合式殺生物粒子，其特徵在於該複合粒子係包含殼與核，該核之特徵為含有金屬或含有金屬化合物（其中該金屬部分係選自鋅、銅、鉍、鋯）；該殼之特徵係含有巰氧吡啶（pyrithione）加成物，該巰氧吡啶加成物包括巰氧吡啶與該核金屬或核金屬化合物部分的反應產物（惟依申請專利範圍第三項之界定，其中所述之巰氧吡啶實乃巰氧吡啶化合物，如巰氧吡啶鹽）；以及製造由「巰氧吡啶銅」和「含銅化合物」組合的複合式顆粒之方法（申請專利範圍第五及十項）；含有「巰氧吡啶銅」和「含銅化合物」之複合顆粒之塗料組合物（第七項）；製造防污組合物之方法及含有複合顆粒之殺生物組合物或其他製劑（申請專利範圍第十一及十二項）。是以，本案特徵乃在於由巰氧吡啶化合物與金屬或含其之化合物所結合成具有核與殼之粒子，其中之金屬或金屬化合物已反應成為殼之所謂加成物，而其所謂核之金屬或金屬化合物是指未反應之物。故所謂粒子實係巰氧吡啶金屬鹽與金屬鹽一起存在之混合狀態，其中殼之巰氧吡啶金屬鹽係抗軟污染，而核之金屬鹽係抗硬污染。經查引證一中已揭示一種包含由巰氧吡啶鹽（pyrithione salt） 和銅鹽所組成之殺生物劑之油漆或油漆基質組成物，其之申請專利範圍第一項（引證一說明書第五欄第三十至四十一行）敘述：「一種油漆或油漆基質組成物，其實質上不含錫、鉛及釩，其特徵在於具有增加之殺生物效力，其中該油漆或油漆基質組成物包含巰氧吡啶鹽和銅鹽，該巰氧吡啶鹽存在於油漆中之量為約百分之五和約百分之五十之間，銅鹽存在之量為約百分之五及約百分之五十之間」；申請專利範圍第五及十項（第六欄第十三至十五行及四十至四十二行）則進一步指出其中銅鹽係選自氧化亞銅及硫氰酸銅（按申請專利範圍第六項係有關提供殺生物效力至油漆或油漆基質之改良方法，技術特徵與第一項同），故本案中有關組合巰氧吡啶鹽和銅鹽作為同時抗硬污染及軟污染之殺生物劑之技術部分已被引證一所揭示，至於製造由巰氧吡啶銅和含銅化合物所組合之顆粒之方法亦已見於引證二，其之說明書第一欄第三十八至四十一行已先行指出「水可溶之銅鹽與巰氧吡啶鈉之水溶液接觸產生巰氧吡啶銅之凝膠沉澱」之習知技術的缺點，故該專利案之重點如摘要所述，係「利用至少一種表面活性劑製造巰氧吡啶銅之無凝膠分散液或溶液之方法。亦申請包括該分散液或溶液本身，及一種具有選自桿狀、球狀、針狀、小板狀及其組合之特定形狀之巰氧吡啶銅顆粒，及選擇性包含至少一種微量之表面活性劑在至少一部分該顆粒之外表面」；並於其說明書第二欄第四十七行詳述：「適合之巰氧吡啶鹽為可溶於有機或水性載劑者，諸如巰氧吡啶、巰氧吡啶酸之鹼金屬或鹼土金屬（如鈉、鈣、鉀及鎂）鹽或非金屬鹽，如巰氧吡啶之乙醇胺鹽、殼糖鹽及二硫化物鹽。．．．巰氧吡啶鹽較佳被使用之量為介於一和四十，較佳五和二十五，最佳十一和二十五重量百分比之間」。引證二之申請專利範圍第一項提出該粒子之製造方法：「包含在介於約六十五及約七十五℃之反應溫度下，以離子交換反應之方式反應，反應混合物包含一銅鹽、巰氧吡啶鹽及一種載劑，以製造具有pH介於約四至約五之間的水溶液或分散液，該反應係在安定有效量之至少一種表面活性劑之存在下進行，該表面活性劑之總量足以避免或抑制在載劑中形成凝膠，其中該表面活性劑包含陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑之組合物」，而於說明書第六欄第五十一行至第七欄第十五行則記載該案方法所製得之巰氧吡啶銅可易於被過濾及乾燥，經乾燥後之顆粒可為針狀或非針狀之小板（platelet）狀，及此等顆粒形狀之效果。引證二之製法與本案所述將水溶巰氧吡啶鹽與銅鹽反應，使該巰氧吡啶鹽螯合轉化成巰氧吡啶銅與銅鹽之製法無甚差異，故本案所述製備巰氧吡啶銅與銅鹽之複合顆粒之方法實已見於引證二技術，從而所生成之顆粒，事實上亦屬已知，非屬新穎。又引證二說明書第一欄第十四至十七行指出巰氧吡啶鹽為已知具廣泛應用之鹽，巰氧吡啶之重金屬鹽包括鋅、錫、鎘、鋯、鎂及鋁鹽，且引證三已揭示各種多價巰氧吡啶金屬鹽及其之合成方法，以及金屬及金屬化合物用作殺生物劑早為農業藥劑使用者眾所習知，故本案所述選自鋅、銅、鉍、銀、鐵、鈦、鋁及鋯之金屬或金屬化合物之部分，均屬由習知技術可推及之部分，為熟習該項技藝者所能輕易完成者，不具進步性。

理由

一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭案核駁審定時專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。而發明係申請前已見於刊物或已公開使用者。或係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得申請取得發明專利，復為同法第二十條第一項第一款前段、第二項所明定。

二、被告就系爭發明申請為不予專利之審定係以被告於再審查核駁理由先行通知書已指明系爭案不具新穎性與進步性之處，原告雖強調系爭案之顆粒主要在於具有核與殼之部分云云，惟查系爭案混合物係以氧化亞銅與巰氧吡啶鈉混合，其中巰氧吡啶鈉鹽轉成為銅鹽，其生成之銅鹽與氧化亞銅並無所謂的核與殼之分別，僅是一起存在而已，而且美國專利案0000000號亦揭示與本案相同的組合物與用途，故系爭案實難符發明專利要件資為論據。另查被告於九十年十月十七日（九０）智專三（四）０一０一九字第０九０八二００五五一八號再審查核駁理由先行通知書說明記載：「本案揭示一種複合式顆粒之殺生物組合物，但此技術內容已有公開之專利案。多價巰氧吡啶鹽之合成方法已揭示於美國專利案第0000000號，而巰氧吡啶酮作為海上用品及塗料的殺藻劑及防軟污劑亦已揭示於美國專利案第0000000號，巰氧吡啶鋅或巰氧吡啶酮及銅化合物可作為海上用品塗料組合物亦已揭示於美國專利案第0000000號，已於本案說明書中亦提及。再審查理由書指引據案未教示或建議巰氧吡啶酮鹽之組合可作為抗污染劑，並非事實。又再審查理由書中指本案組合物可有較長之貯存期間，及降低生物劑使用之成本等等，亦均無根據。故本案不具新穎性及進步性，應不予專利。」等語資為論據。

三、系爭案業經原告於九十年十二月十四日申復並修正申請專利範圍，經被告審查該修正本並未變更發明實質，並按該修正審查，依該修正後專利說明書之記載，其申請專利範圍係：

⒈一種包含複合式顆粒且具抗硬污染及抗軟污染活性之殺生物組合物，該複合式顆粒各含有殼和核，該核之特徵為含有金屬或含有金屬化合物，其中該金屬部分係選自鋅、銅、鉍、鈷及其混合之群；該殼係特徵於含有巰氧吡啶加成物，該加成物包括巰氧吡啶與該核金屬或核金屬化合物部分的反應產物。

⒉根據申請專利範圍第一項之組合物，其特徵為該核包括表面氧化的銅粉末或含銅化合物，該含銅化合物選自氧化亞銅、氫氧化銅、含銅鹽及其混合之群。

⒊根據申請專利範圍第一項之組合物，其特徵為，該複合式顆粒係以銅化合物與巰氧吡啶化合物反應且使該巰氧吡啶化合物螫合轉化為巰氧吡啶銅製造，該銅化合物選自硫化亞銅、硫氰酸銅及其混合之群，該巰氧吡啶化合物選自巰酸氧吡啶鈣、巰氧吡啶第三-丁胺、巰氧吡啶鈣、二硫代雙 (吡-啶-N-氧)、二硫代雙 (吡啶-N-氧)的鎂鹽加成物及其混合以及巰氧吡啶鈉、巰氧吡啶鉀、巰氧吡啶鋰及其混合之群。

⒋根據申請專利範圍第二項之組合物，其特徵為，該銅粉末或含銅化合物係以佔該組合物總重量約九十九至約六十重量％之用量存在於該組合物中。

⒌一種製造由巰氧吡啶銅和含銅化合物組成的複合式顆粒之方法，其特徵係使巰氧吡啶酸或巰氧吡啶的水溶鹽與銅粉末或銅化合物反應，該巰氧吡啶的水溶鹽選自巰氧吡啶鈉、巰氧吡啶鋰、巰氧吡啶鉀、二硫代雙 (吡啶-N-氧)、二硫代雙 (吡啶-N-氧)的鎂鹽加成物及其混合之群，該銅化合物逕自低溶解度銅鹽或氧化銅、氫氧化銅及其組合之群。

⒍一種製造殺生物劑組合物之方法，其特徵為，將水溶巰氧吡啶鹽與銅粉末或銅鹽反應，使該巰氧吡啶鹽螫合轉化，製成含該銅粉末或銅鹽的核及巰氧吡啶銅的殼之複合式顆粒。

⒎一種塗料組合物，其特徵為含有：（a）一種基底介質；以及（b）一種包括複合式顆粒之防污組合物，該顆粒包括殼及核，該核包括防硬污有效量的含銅化合物，且以包括防軟污有效量巰氧吡啶銅的殼包覆。

⒏一種減少或抑制表面上硬生物和軟生物生長之方法，其特徵為，使表面與塗料組合物接觸，且其中含有的防污組合物包括巰氧吡啶銅和含銅化合物或銅的氧化物或氫氧化物之顆粒。

⒐一種製造防污組合物之方法，其特徵係使巰氧吡啶銅與氧化亞銅在界面活性劑存在下結合，該防汙劑組合物能有效地對抗硬污染生物和軟污染生物。

⒑一種生成申請專利範圍第一項組合物之方法，其特徵係在螫合轉化反應中使相對不溶於水的銅粉末或銅鹽與相對較溶於水的巰氧吡啶化合物反應。

⒒一種殺生物組合物，其包括複合式顆粒，該顆粒含有殼及核，該核包括填充劑或殺生物劑，該殼包括由核金屬部分轉化的巰氧吡啶加成物。

⒓一種洗發劑、肥皂、皮膚護理藥劑或其混合物，其包括界面活性劑和複合式顆粒，該複合式顆粒各含有殼及核，該核包括金屬或含金屬之化合物，該金屬部分選自鋅、銅、鉍、銀、鐵、鈦、鋁、鋯及其組合之群，該殼包括巰氧吡啶鹽，該巰氧吡啶鹽包括巰氧吡啶和該金屬部分。

四、系爭案係一種包含複合式顆粒且具抗硬污染及抗軟污染活性之殺生物組合物，該複合式顆粒各含有殼和核，該核之特徵為含有金屬或含有金屬化合物，其中該金屬部分係選自鋅、銅、鉍、鈷及其混合之群；該殼係特徵於含有巰氧吡啶加成物，該加成物包括巰氧吡啶與該核金屬或核金屬化合物部分的反應產物（系爭案申請專利範圍第一項）。被告雖指多價巰氧吡啶鹽之合成方法已揭示於美國專利案第0000000號，而巰氧吡啶酮作為海上用品及塗料的殺藻劑及防軟污劑亦已揭示於美國專利案第0000000號，巰氧吡啶鋅或巰氧吡啶酮及銅化合物可作為海上用品塗料組合物亦已揭示於美國專利案第0000000號，已於系爭案說明書中亦提及等等。

五、按發明專利申請案是否於申請前已見於刊物或已公開使用即新穎性之判斷，係適用將系爭案申請專利範圍與引證資料之技術內容作一對一單獨比對原則，以瞭解其技術內容是否同一，尚不能將數不同引證資料加以組合，再據以論斷系爭案之技術內容是否均已為該數引證資料所共同揭露。而進步性之審查則得將不同引證資料組合其技術內容以與系爭案申請專利範圍之技術內容作比較，以判斷系爭案之發明是否具有突出之技術特徵或顯然的進步。因此，新穎性與進步性之判斷既適用不同之比對與判斷原則，自應分別審查，將引證案或引證資料與系爭案之申請專利範圍之技術內容作比較，具體說明以何一引證案或引證資料證明系爭案不具新穎性，或另以若干不同之引證案或引證資料組合證明系爭案不具進步性，而不能混雜論述系爭案不具新穎性及進步性。經查，被告前揭再審查案核駁理由先行通知書及再審查核駁審定書並未明確區分以何一引證案證明系爭案不具新穎性，或以若干引證案組合證明系爭案不具進步性，僅於結論混雜論斷系爭案不具新穎性及進步性，或不具專利要件，除原告無從於行政爭訟中針對爭點據以答辯或主張外，本院亦難以審查原審定是否合法確當。因此，本件原審定理由已有疏漏不備之處。

六、次查，美國專利案第0000000號，雖揭示多價巰氧吡啶鹽之合成方法，此亦經系爭案專利說明書第五頁倒數第七行至第六行所明載。但系爭案發明係敘述了有效對抗軟污染和硬污染的殺生物組合物，該殺生物組合物包括複合式顆粒，該複合式顆粒各含有殼及核，該核包括金屬或含金屬之化合物，其金屬部分選自鋅、銅、鉍、銀、鐵、鈦、鋁、鋯及其組合之群，而該殼包括由巰氧吡啶和該金屬部分組成的巰氧吡啶鹽。因此系爭案並非僅是多價巰氧吡啶鹽之合成方法，自不能以美國專利案第0000000號單獨比對證明系爭案不具新穎性。又美國專利案第0000000號雖揭示巰氧吡啶酮作為海上用品及塗料的殺藻劑及防軟污劑之技術內容。但查，系爭案前揭申請專利範圍之技術內容亦非僅限於以巰氧吡啶酮作為減少或抑制表面上硬生物和軟生物生長之方法。因此，美國專利案第0000000號亦不能單獨比對而證明系爭案不具新穎性。另巰氧吡啶鋅或巰氧吡啶酮及銅化合物可作為海上用品塗料組合物雖亦已揭示於美國專利案第0000000號。惟查，包括巰氧吡啶鋅和氧化亞銅防汙劑的該塗料組合物在貯存時趨向於形成不合乎需要的凝膠，因此限制了該組合物的使用壽命。凝膠問題和試圖將其重新溶解或減輕的努力均描述於美國專利第0000000號和第0000000號，有系爭案專利說明書第六頁倒數第十行至第六行記載可憑。鋅和銅的化合物（如氧化鋅和氧化亞銅）及其巰氧吡啶鹽（如巰氧吡啶鋅和巰氧吡啶銅）雖已被單獨地加到防汙漆中。然而現已發現，單獨將兩種組分加至油漆製造的混合物產生了較小的實施效果（以單獨成分量加到油漆），亦有系爭案專利說明書第七頁第三行至七行之記載足據。因此，系爭案依其專利說明書之記載顯係為改善巰氧吡啶鋅和氧化亞銅防汙劑的該塗料組合物在貯存時趨向於形成不合乎需要的凝膠，因此限制了該組合物的使用壽命，以及產生較小實施效果之缺失。且由系爭案申請專利範圍共十二項，巰氧吡啶鋅或巰氧吡啶酮及銅化合物可作為海上用品塗料組合物雖亦已揭示於美國專利案第0000000號。惟該引證案技術內容如何揭露系爭案之全部技術內容，並未見被告於原審定書敍明，系爭案申請專利共十二項，其技術內容均有差異，被告自不能以「巰氧吡啶鋅或巰氧吡啶酮及銅化合物可作為海上用品塗料組合物雖亦已揭示於美國專利案第0000000號」簡單一語，即認美國專利案第0000000號已足以單獨比對揭露系爭案之全部技術內容，而證明系爭案不具新穎性。被告於九十三年二月十八日準備程序期日亦陳明美國專利第0000000、第0000000號引證案只有揭露系爭案申請專利範圍部分之技術內容、第0000000號引證案係揭露系爭案申請專利範圍第一項部分之技術內容。顯見上開上述三件引證案均不足以單獨比對證明系爭案不具新穎性。被告認上述引證案足以證明系爭案不具新穎性，依前說明，於法自屬不合。

七、再查，被告於九十三年三月二十四日準備程序期日陳明係以美國專利第0000000號證明系爭案第一項至第十二項全部所謂巰氧吡啶鹽金屬的部分不具進步性。惟按，被告專利審查基準（九十年十月一日版）第1-2-27頁業已載明，進步性之審查，不可逕用申請人引證的關連性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。系爭案於其專利說明書第五頁既已將美國專利第0000000號作為其引證關連性最深的先前技術，則被告如欲以美國專利第0000000號論究系爭案不具進步性，自應依上開審查基準之規定，確實依據引證資料所載之技術或知識，逐一針對系爭案發明之各請求項技術內容（本件共計十二項），綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷。惟被告上開再審查核駁審定書及核駁理由先行通知書僅敍及系爭案混合物係以氧化亞銅與巰氧吡啶鈉混合，其中巰氧吡啶鈉鹽轉成為銅鹽，其生成之銅鹽與氧化亞銅並無所謂的核與殼之分別，僅是一起存在而已，而且美國專利案0000000號亦揭示與本案相同的組合物與用途，故系爭案實難符發明專利要件資為論據。另於審查核駁理由先行通知書說明記載：「：：多價巰氧吡啶鹽之合成方法已揭示於美國專利案第0000000號，：：巰氧吡啶鋅或巰氧吡啶酮及銅化合物可作為海上用品塗料組合物亦已揭示於美國專利案第0000000號，已於本案說明書中亦提及。再審查理由書指引據案未教示或建議巰氧吡啶酮鹽之組合可作為抗污染劑，並非事實。又再審查理由書中指本案組合物可有較長之貯存期間，及降低生物劑使用之成本等等，亦均無根據。故本案不具新穎性及進步性，應不予專利。」等語，並未就系爭案申請專利範圍各請求項（共十二項）之技術內容逐一具體說明何以較美國專利第0000000號不具進步性，被告逕以原告於專利說明書引證關連性最深的先前技術即美國專利第0000000號作為論究系爭案不具進步性之論據，卻僅泛詞論述，並未就系爭案專利說明書記載之各項申請專利範圍技術內容與引證案逐一具體比較，被告就此部分進步性之判斷，有違上述審查基準，於法核非允洽。

八、從而，被告以上述三引證案認系爭案不具新穎性及進步性，而為不予專利之審定，於法尚有未合，訴願決定未予指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

九、關於原告請求被告對系爭發明案應為准予專利之審定部分。查本件上述三引證案固不足以證明系爭案不具新穎性，已如前述。至美國專利第0000000號專利案是否足以證明系爭案不具進步性，尚待被告依上述專利審查基準重新審查，並就原告主張前述系爭案與美國專利第0000000號專利案不同之處，再按二案專利說明書申請專利範圍之技術內容逐一審酌系爭案之各請求項是否具進步性，如仍認不具進步性，並應逐項具體說明其理由及引證論據。另系爭案是否尚有引證資料足以證明系爭不符專利要件，亦仍待被告究明。因此，該等部分均仍尚待被告依其職權審查，並於踐行現行專利法第四十六條第二項（修正前為第四十條第二項）之程序後，另為適法之處分。此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。本件判決理由已如前述，兩造其餘陳述及主張與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敍明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭