最高行政法院(含改制前行政法院)97年度判字第00224號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97年度判字第00224號

上訴人

德商‧亞得脫士‧沙洛蒙股份公司(adidas-SalomonAG)

代表人

甲○○○○○(Gabriele Dirian)

訴訟代理人

陳雍之 律師

訴訟代理人

陳慧玲 律師

複代理人

郭建中 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

參加人

旅東貿易股份有限公司

代表人

丙○○○

訴訟代理人

林哲誠 律師

　　　　　　陳妙秋　律師

　　　　　　王國慶　律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國95年4月26日臺北高等行政法院94年度訴字第1755號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人於民國87年3月6日以「adidas＆3-stripe device」商標，作為其註冊第54345號「adidas」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之衣服商品，向被上訴人（原經濟部中央標準局，88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被上訴人准列為註冊第856401號聯合商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖1所示）。嗣參加人於92年1月2日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第12款之規定，檢具註冊第203482號商標（下稱據以評定商標，圖樣如附圖2所示），對之申請評定，經被上訴人審查，以92年8月7日中台評字第920023號商標評定書為「第856401『adidas & 3-stripe device』聯合商標之註冊應為無效」之處分。上訴人不服，訴經經濟部以93年2月18日經訴字第09306212350號訴願決定書撤銷原處分，責由被上訴人另為適法之處分。因商標法已於92年11月28日修正公布施行，依該法第86條第1項規定，系爭聯合商標視為獨立之註冊商標。案經被上訴人重行審查，以93年10月11日中台評字第930071號商標評定書為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、上訴人上訴意旨略謂：（一）系爭商標並非創新之設計，僅係將原有之設計調整其大小比例，並加上「adidas」字樣，有其獨自之演變過程，與參加人據以評定之商標完全沒有任何關係。且由雙方商標發展之時間序脈絡來看，反倒是上訴人最先於1949年即率先採用三條線圖型之商標，並於1970年起即陸續於台灣申請註冊7種不同造型之三線商標，參加人則係遲至於30年後之1980年左右才設計出具跳躍式圖形之據以評定商標，嗣後上訴人於採用三條線商標逾40年後之1990年，將原有之三條線商標設計作小幅度變動，並加上醒目具高度知名度之「adidas」字樣作為新商標申請註冊，自其演進過程以觀，系爭商標實與參加人據以評定之商標並無任何關聯性。又被上訴人略以系爭商標「就整體圖樣觀之，圖形部分佔整體圖樣之大部分」，因認而認其圖形部分為系爭商標之主要部分；事實上，就實際就文字及圖形於整體商標所佔面積加以測量，二者所佔比例實為93比69。換言之，文字部分亦占整體商標之百分之57%，故被上訴人所稱「圖形部分佔整體圖樣之大部分」，完全與事實相反，消費者根本不可能完全忽略占有整體商標面積近6成、且具有極高度識別性之「adidas」字樣。尤其據以評定商標除圖樣部分外，尚有「將門」此一明顯之中文字樣，尤其「將門」字樣是參加人使用多年極具識別性之商標，台灣之消費者經常稱呼其所生產之運動鞋為「將門運動鞋」，參加人亦習於其行銷資料廣告中稱呼其商品為「將門運動鞋」，因此二者商標中既皆含有高度識別性之英文「adidas」及中文「將門」字樣加以區別，消費者更無由誤認二者商標係來自相同之來源或產製主體發生混淆誤認。再者，系爭商標與據以評定商標業已於國內市場併存多年，二者商標所表彰之信譽與品質業為相關消費者所熟知，而二者商標圖樣各具設計特色、雙方積極推廣及商品並存使用多年等客觀情形下，依論理與經驗法則及被上訴人「混淆誤認之虞」審查基準第5.6.1點規定，於實際消費市場，相關事業或消費者自極易分辨二者商標之不同，而不致對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，原審判決不僅事實認定有誤，且忽視二者商標併存多年之客觀事證，逕為上訴人之訴駁回之判決，其判決論據顯然違背論理與經驗法則，亦違反前述之「混淆誤認之虞」審查基準而構成違法。又原審法院關於「主體合併」之推論實有謬誤，亦與實務多年來於判斷商標近似之經驗與論理法則有違。（二）原審法院對於上訴人關於被上訴人之處分違反行政法上之「恣意禁止原則」、「信賴保護原則」，其處分所涉及之事實認定有前後矛盾之「論理法則」違反之主張未說明為採納之理由，有判決不備理由及理由矛盾之違法。（三）上訴人於其他國家對參加人之商標提出爭議程序，皆因參加人之該等商標未如本件據以評定之商標，標示有明顯而可資區別之中文「將門」字樣。事實上參加人商標中最具知名度及識別性之部分即為該中文「將門」字樣，上訴人無論於國內或國外從未針對參加人任何結合中文「將門」、「強普」等字樣之商標，提出任何商標爭議程序。上訴人一再主張，參加人商標中之圖樣若結合中文「將門」、「強普」等字樣，即足以明顯區辨二者商標之不同；反之，若僅以或其他類似圖樣申請註冊，或僅加上非常具有描述性之英文「JUMP」字樣時，則足以構成近似。由於參加人係國內廠商，其知名度於其他國家顯然與國內市場有所不同，基於國內外之消費者對於二者商標之認知殊異，法制上亦有寬嚴不同之差異，被上訴人及參加人忽視其間商標圖樣等事實之重大差異，任意比附援引，而主張遽論以上訴人於內外國提出相反之主張，違反禁反言原則云云，此顯與事實不符自難謂妥。更況參加人於國外之商標爭議案件中屢為二者商標並非近似之主張，復於本件主張二者商標為近似，依被上訴人之論理，當亦係矛盾之主張，惟何以被上訴人單就上訴人論以「於內外國矛盾之主張自不足採」，於參加人之類似情形則未予究論，被上訴人並未交代其取捨之理由，自有認事偏頗之違法。原審判決未指摘其違法或不當，均構成違法。（四）縱使退萬步言，認為本件系爭商標於註冊當時確實有違反商標法之事由存在，惟按商標法第54條規定，因本案系爭商標之商標圖樣，自註冊第581617號在我國註冊使用至今已超過13年，且上訴人於推廣行銷此一商標已投入大量之資源及金錢，遽然予已撤銷對於整體社會資源及上訴人本身之利益而言，皆非有利之決定，被上訴人本應據此依商標法第54條之規定為不成立之評決，乃竟消極不為行使商標法第54條所授與之裁量權，已明顯構成「不為裁量」之裁量瑕疵，依最高行政法院90年判字第1783號判決及鈞院90年訴字第4789號判決意旨，其原處分即屬違法，對上訴人之原處分構成「不為裁量」之裁量違法主張，原審判決未置一詞，有判決不備理由之違法等語，求為判決廢棄原判決並撤銷訴願決定與原處分，命被上訴人就第856401號「adidas + 3stripes device」商標評定按為評定不成立之處分。

三、被上訴人未提出答辯狀。

四、參加人參加意旨略以：（一）系爭商標與據以評定商標構成近似，原審判決並無違法。系爭商標與據以評定商標二者圖樣上之圖形構圖部分均係由左至右成階梯狀漸層排列之三條斜線所組成，整體外觀極相彷彿，且主要部分構圖意匠、造型及整體觀念上相仿，異時異地隔離觀察，足以使一般商品購買者產生同一系列產品之聯想，並產生混同誤認之虞應屬構成近似之商標。至於系爭商標與據以評定商標文字部分雖有差異。惟其主要部分圖形既屬相同，自屬近似之商標，而可能造成一般商品購買者之混淆。又我國商標法係採先註冊主義之立法制。修正前商標法第37條第1項第12款僅以申請註冊商標圖樣是否與他人較早註冊之商標構成近似為要件，與系爭商標在國外有無註冊及其是否具有知名度無涉。更何況上訴人以該系爭漸層排列之三條斜線設計圖形於國內外最早提出申請註冊之日期係在西元1990年間，顯然較據以評定商標註冊日期為晚。（二）上訴人於全世界25個國家及地區對參加人之商標提出異議，申請理由至今皆主張構成近似且有混淆誤認之虞，原審法院既已認定系爭商標與據以評定商標構成近似而有混淆誤認之虞，以此理由以足為相同之結論，並無違法。（三）上訴人於國內外皆一再主張系爭商標與據以評定商標極為近似並有至公眾混淆誤認之虞，故兩商標近似會造成混淆，上訴人之真意係為反對兩件商標並存。本案三條斜線之商標最早乃參加人所獨創使用，嗣後上訴人據而使用後，為排除參加人於國際鞋類市場，於全世界25個國家地區，或搶先辦理註冊，或對參加人以註冊之商標進行異議及其他各項訟爭程序，故上訴人根本反對兩件商標於市場並存。且兩商標可以於市場並存之前提，需商標註冊屬善意，且兩商標不至於構成消費者混淆誤認。系爭商標與據以評定商標為近似商標已如前述，故不應使系爭商標與據以評定商標並存於市場。（四）上訴人註冊之系爭商標之違法事由於被上訴人審定時仍存在，並無商標法第54條但書規定適用。縱令適用商標法第54條但書規定，亦需以違法事由於審定時以不存在為前提。且上訴人惡意註冊商標，如准予其與據以評定商標並存，顯有違公益及當事人利益，並不應准予系爭商標註冊，本件上訴自應駁回。

五、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：本件上訴人與參加人就近似於系爭商標或據以評定商標，在國內外已有多起案件涉訟，且纏訟經年，因在各該案件中之當事人角色迭有互換，上訴人或參加人為求有利於己，主張亦隨之變更，而相互矛盾，換言之，因訴訟角色之不同，上訴人有主張兩商標近似，亦有主張兩商標不近似，同樣地，參加人有主張兩商標近似，亦有主張兩商標不近似，故雙方互指對方違反禁反言原則云云，並無意義，仍應回歸系爭商標與據以評定商標之客觀事實，論究其是否近似，合先說明。次查，系爭商標圖樣與據以評定等商標圖樣相較，二者圖樣上之圖形構圖主要均係由右至左長度遞減之三條斜線所構成，兩者整體形狀均為三角形之圖形，只是上下倒轉，及據以評定商標在三角形斜線圖形前另加一圓點而已，並未產生明顯的圖形變化，由於該三角形斜線圖形特殊，相當容易引起消費者之注意，於異時異地隔離觀察，整體外觀上極相彷彿，應屬構成近似之商標；復均指定使用於衣服等同一或類似商品，衡酌二造商標圖樣近似之程度及商品類似程度，客觀上難謂無致相關消費者混淆誤認之虞。上訴人起訴意旨雖稱其自民國59年起即以3條線之設計為基礎，衍生七種圖形作為商標圖樣申請註冊，本件系爭商標中之圖形部分，其設計概念其來有自，與據以評定商標無關；又兩商標除圖形部分外，另搭配有予消費者高度印象之上訴人公司名稱特取部分「adidas」及參加人中文公司商標「將門」等中、英文足資區辨，應非屬構成近似之商標云云。惟查，上開七種商標圖樣與系爭商標圖樣有別，尚難作為本件兩商標未構成近似之論據；再就上訴人檢送之證據資料觀之，其具知名度之3條線商標，實際使用於鞋面上之3條線長度幾近相同，與系爭商標圖樣之呈長度遞增之設計，亦明顯不同；又上訴人以3條線之設計為基礎而衍生各種圖形作為商標圖樣申請註冊，以擴張其商標權之範圍，固無不可，惟其仍受商標法第23條之限制，非可任意為之，更不能因此而侵犯他人商標權之領域；至於系爭商標與據以評定商標文字部分「adidas」與「將門」，雖有差異，惟其主要部分之圖形既屬極度相似，已如前述，即難謂非近似之商標，縱使各該文字與上訴人或參加人之公司名稱有關而同為主要部分，消費者仍有可能誤認兩主體已合併，而對其所表彰之商品來源發生混淆誤認之虞。另上訴人主張系爭商標為國內外著名之商標，與據以評定商標於市場上已併存多年，消費者已可輕易區別辨識二者之差異，而不致對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞乙節，查上訴人原有具知名度之商標圖樣，係長度幾近相同之三條線設計圖形，與系爭商標圖樣之呈「長度遞增」之三角形斜線設計，明顯不同，原告不應混為一談；且依上訴人所提出系爭商標於國內使用之證據（型錄、報章雜誌、銷售發票）觀之，其日期均在民國87年以後，晚於系爭商標之申請日，是上訴人訴稱系爭商標於國內已屬著名商標，且與據以評定商標於市場上併存多年云云，與事實不符，自非可採。綜上所述，系爭商標與據以評定商標構成近似，而有致相關消費者混淆誤認之虞；上訴人所訴，核不足採。從而，被上訴人所為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合；上訴人仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

六、本院按：

㈠「本法中華民國92年4月29日（現行條文之92年4月29日係立法院三讀通過日期，5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後之11月28日施行）修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第91條第1項所明定。經查，本件參加人於92年1月2日申請評定，有評定申請書附於原評定卷可稽，被上訴人就系爭評定案重行審查作成評決為93年10月11日，係在92年11月28日以後，是以本件有無符合申請評定違法事由，自應以商標法修正施行前及同法修正施行後之規定均為違法事由為限。次按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，分別為修正前系爭商標註冊時（即82年12月12日公布）商標法第37條第1項第12款前段及現行商標法第23條第1項第13款本文所明定。

㈡再按現行商標法第54條規定：「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決。」本條前段乃規定評決之效果，蓋因評定行使之期間甚長，修正前規定短者2年，長者10年或無期限，（修正前商標法第52條第3項配合延展商標更新審查之第25條第2項第1款規定及第53條規定），修正後之規定則有5年或不限期限（修正後商標法第51條規定），與異議僅得於註冊公告後3個月內為之不同，是以對於註冊後使用多年，其因持續使用所建立之商譽，基於情事變更之原則及當事人既得權利之信賴保護，自應予以斟酌考量，容許商標主管機關於處理評定案件時，考量在被評定商標申請註冊後至評決前所發生之事實變化，足見評定案件之事實狀態基準時，應在評決時定之，此為情事變更原則及當事人既得權利之信賴保護當然解釋。而所謂違法事由已不存在，當然包括二商標得併存而無混淆誤認之虞之情事。

㈢復依上開修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款本文規定，商標近似與商品類似固為判斷二商標混淆誤認之虞之必要因素，但商標者，係營業主體為表彰其商品或服務來源，而使用特定之識別標誌，以方便相關消費者識別，作為重複選購相同商品或服務之依據，所以營業主體對商標善意而廣泛使用推廣，及相關消費者對商標熟悉程度，均足以作為增減混淆誤認之虞之輔助因素，並非二商標近似與商品類似即當然認定二商標有混淆誤認之虞，自仍應參酌相關輔助因素例如二商標在市場上已併存多時且為相關消費者所熟知，足以區辨為不同來源者等等因素，始能正確判斷商標有無混淆誤認之虞，經濟部93年5月1日發布之混淆誤認之虞審查基準亦持相同之見解以：「商標註冊人信賴該註冊，進而大量使用其商標，而無論就其申請商標之註冊或其後之使用態樣，均明顯係屬善意者，則在相關異議或評定案中，涉及有無混淆誤認之虞之判斷時，對於各項因素（即構成混淆誤認之認定因素）的要求，應高於一般申請註冊時的要求。」「相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。」（「混淆誤認之虞」審查基準之6.2 5.6.2均參照），可資參照。

㈣原判決以：系爭商標圖樣與據以評定等商標圖樣相較，二者圖樣上之圖形構圖，主要均係由右至左長度遞減之三條斜線所構成，由於該圖形特殊，相當容易引起一般消費者之注意，於異時異地隔離觀察，整體外觀上極相彷彿，應屬構成近似之商標；復均指定使用於衣服等同一或類似商品，衡酌二造商標圖樣近似之程度及商品類似程度，客觀上足以使一般購買者產生同一系列產品之聯想，而有混淆誤認之虞云云，而為上訴人不利之認定，固非無見。

㈤惟依上開商標法第54條但書規定，商標於申請註冊或註冊公告時，雖有違法事由，但於評決時，違法事由已不存在者，是否撤銷其註冊，應由商標主管機關斟酌公益及當事人利益後為之，亦即對因事實變化而不存在之違法事由，容許商標主管機關有作成評定不成立之裁量權，依該條規定，以違法事由已不存在為前題，由商標主管機關考量公益及當事人利益作成評定不成立之決定之裁量，是以違法事由是否已不存在原審法院自應為事實調查之責。經查，上訴人自評定審議迄原審業已提出系爭商標自申請註冊後之上訴人所提出系爭商標於國內使用之證據（型錄、報章雜誌、銷售發票）使用及推廣證據，原判決對此有利於上訴人之證據，未予調查審認，僅以上開證據資料其日期均在87年以後，晚於系爭商標之申請日，而不採上訴人就系爭商標於國內與據以評定商標於市場上併存多年之主張，原判決未適用前引修正後商標法第54條但書規定之評定事實基準時之規定，已有適用法規不當之違法。再者，原判決未就上訴人所提上開系爭商標與據以評定商標迄商標主管機關評決時，是否有在市場上已併存多時且為相關消費者所熟知，足以區辨為不同來源，而無混淆誤認之虞之情事，亦有判決不備理由之違法。

㈥原判既有上開判決違法事由，上訴意旨以此為指摘，應認本件上訴為有理由，爰將原判決廢棄，著由原審調查本件評定案件商標主管機關評決時違法事由是否已不存在，若該違法事由果已不存在，應撤銷原處分（及訴願決定），再由商標主管機關行使其裁量權，斟酌公益、當事人既得利益後，裁量是否為不成立之評決。至於本件既經發回由原審為事實調查，即無行言詞辯論之必要。上訴人聲請行言詞辯論，不應准許，附此敍明。

據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

最高行政法院第五庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異