最高行政法院(含改制前行政法院)98年度判字第1488號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98年度判字第1488號

上訴人

美商‧亞古龍醫藥股份有限公司

代表人

甲○ ○○ ○○○ ○○○

上訴人

日商．日本菸草股份有限公司

代表人

乙○○○

共同訴訟代理人

劉法正 律師

共同訴訟代理人

楊祺雄 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

丙○○

上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國97年3月6日臺北高等行政法院95年度訴字第43 19號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人於民國（下同）87年3月12日以「HIV蛋白酶抑制劑」向被上訴人申請發明專利，並以西元1997年3月13日申請之美國第08/815951號專利案主張優先權，經被上訴人編為第00000000號予以審查，不予專利。上訴人不服，申請再審查，並修正發明名稱為「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物」；嗣上訴人於94年1月3日申請將該案分割為二部分，改為各別申請，經被上訴人核准分割，另編為第00000000號申請案，發明名稱亦改為「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物㈡」（下稱系爭專利），續予審查，於95年4月6日（95）智專三㈣01027字第09520254920號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人猶未甘服，遂提起本件行政訴訟。

二、上訴人起訴主張：（一）被上訴人未依專利法第26條第2、3項之規定審查本案：此從被上訴人在審查期間所出示的所有公函及原處分中，完全沒有援引本案「實施例」以外的其他揭露內容，以及與本案相關的先前技術（包括本案說明書所指出之US0000000專利案的實體內容），而僅泛稱「依據本案說明書揭露之內容僅有化學式21醯胺之合成方法及相關藥理測試數據，本案申請專利範圍已遠超過說明書可據以實施之內容」足稽。就被上訴人答辯援引前揭審查基準第2篇第1章第2-1-5頁之文字，主張本案申請專利範圍第1項因僅有單一實施例，故不符「無須過度實驗」及「為發明說明所支持」之要件一節，不論是專利法、專利法施行細則或專利審查基準，均未要求發明專利說明書必須包含何種態樣或多少數目以上之實施例或實驗數據。質言之，被上訴人審查本案是否符合「無須過度實驗」及「為發明說明所支持」之要件時，所應衡酌之重點乃是本案說明之整體揭露內容及先前技術，而非申請案之實施例，更非實施例之數量。因此，被上訴人主張「實施例不僅要有足夠的數量，且在申請範圍內應有均衡的分布和合理的佈局」，實為脫逸專利法制之見解，顯屬違法。尤有甚者，被上訴人答辯仍稱「按被告（按即被上訴人，下同）核駁本案之審定理由既為說明書有限的揭示內容不足以支持所請範圍皆符專利要件，其重點即在相對於申請專利範圍，說明書之揭示內容是否明確、充分、可據以實施，此與本案相關的先前技術並無相關」，更顯與專利法第26條第2、3項及前揭專利審查基準之規定違背，益證其違法。另被上訴人除一再執認本案所請範圍過廣之外，從未提出任何具體客觀之學術資料、技術文獻以實其說，模糊籠統地否認本案之可實施性與該US0000000專利案之證明力，被上訴人此種獨斷式之審查意見，難謂已盡舉證責任。（二）被上訴人對於本案之審查違反專利法第46條第2項之規定：上訴人為了彰示本案所揭示之內容已可令熟悉此技藝者瞭解推斷如何製造或使用本案所請化合物，於本案審查期間一再提出說明，並提供先前技術文獻供被上訴人作為審查參考，請求被上訴人依據本案的整體揭露內容以及先前技術水準來詳實審查，並予以指明認定本案所請範圍可能涵括無法實施之物種的相關據理。惟被上訴人除了一再執認本案所請範圍過廣之外，未曾出示具體意見使上訴人瞭解「何謂被告所稱之說明書足以支持之範圍」，縱上訴人欲進一步限縮本案之申請專利範圍，亦無法知悉要如何修正本案申請專利範圍?被上訴人驟然駁回本案之申請，致上訴人無以依法取得應有之權利，顯違專利法第46條第2項之規範，構成程序上重大瑕疪。另原處分關於US0000000專利案之審定意見，亦違反專利法第46條第2項規定。蓋該US0000000專利案乃是在本案專利說明書中引用之習知技術，攸關本案是否符合專利法第26條規定，被上訴人自應詳加論述。惟被上訴人於再審查程序中只是一味要求上訴人提出資料說明本案有可實施性，完全未依職權調查證據，更顯然未審酌該美國專利案。上訴人只好於94年11月8日「專利補充、修正申請書」中，將該美國專利精要部分附為參考文獻，惟被上訴人於94年11月29日以（94）智專三㈣)01027字第09421083040號再審查案核駁理由先行通知書（下稱核駁理由先行通知書）一方面否認該US0000000專利案之證據能力，另一方面主張其縱有證據能力仍超出本案之申請專利範圍。顯見被上訴人完全不知上訴人於94年11月8日提出之參考文獻，就是本案說明書所引用之前揭美國專利精要部分。為此，上訴人乃於95年3月22日復提出「專利補充、修正申請書」，將該US0000000專利說明書全文86頁悉數提供被上訴人，並解釋其與本案之正確關聯。不料，被上訴人竟於同年4月6日率爾作成原處分，改稱本案已在前揭美國專利實質揭露範圍之內，因而不具進步性。此二種見解顯屬矛盾而不能兩立。是以，被上訴人未將原處分中核駁本案之主要見解於核駁理由先行通知書中告知上訴人，違反專利法第46條第2項之規定；且二者理由相較亦顯屬矛盾，有違行政程序法第8條之規定。（三）製藥界具有通常知識者，若參考US0000000專利案，即可瞭解本案之內容，並據以實施：依有機化學之學理，一化合物如果僅是在非主結構之側鏈上進行化學基之一般性取代時，應不致改變此化合物之基本活性，此所以具有相同主結構之眾多化合物仍可論屬同一群組。於本件亦然，本案之化學式（21）雖然在該側鏈上係使用氫、1,1-二甲基-2-羥乙基為示範，但在該側鏈上可取代之化學基絕非僅有此種方式；正如該US0000000專利案所教示之化合物主結構，其在若干側鏈上亦容許多種型態之變異。因此藥學領域具有通常知識水準之人，依據本案說明書、US0000000專利案之整體揭示內容，當可預期本案所揭示者，應可總括為本案說明書之化學式⑼（即本案申請專利範圍第1項）所涵攝之化合物群組。（四）訴願機關在判定被上訴人審查過程中是否有行政疏失，未基於公平原則給予上訴人澄清或到會說明之機會，反附會被上訴人之核駁意見，實有可議；且未糾正被上訴人違反專利法第46條第2項規定之事實，反附會被上訴人之核駁意見，顯有認定事實不依證據及處分理由不備之違法。（五）原處分關於本案申請專利範圍第2、4、5、7、8項之審定意見，亦實質違反「逐項審查原則」：本案申請專利範圍第2、4、5、7、8項雖均屬附屬項，仍是個別專利審查標的，依臺北高等行政法院91年度訴字第579號判決之見解，被上訴人自應「明確記載」各項核駁之理由，始為適法。惟被上訴人之審查標準乃是「獨立項不符專利要件，則其附屬項亦不符專利要件」。然依審查基準第2篇第1章第2-1-16頁所載，附屬項之涵蓋範圍絕對較其獨立項為狹窄；縱本案之獨立項「涵蓋範圍過廣」，並不能當然認定其附屬項亦「涵蓋範圍過廣」，被上訴人仍應就各該附屬項所增加之限制要件，具體審查，並明確記載其核駁理由，始屬適法，故被上訴人以「獨立項不符專利要件，則其附屬項亦不符專利要件」之論理核駁本案所有附屬項，違反「專利審查基準」、「逐項審查原則」與論理法則，實屬明灼等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，被上訴人就上訴人系爭申請作成准予專利之處分。

三、被上訴人則以：(一)原處分並無不當：針對本案，上訴人一再聲稱「所請化合物及其特殊功效係本案首揭，先前技藝中完全未提供相關的教示」，惟於說明書僅提供一個製備實施例，相對於本案申請專利範圍所請的範圍，說明書之揭示內容顯有不足以支持之事實，故原處分並無不當。（二）上訴人訴稱「被告於再審查核駁審定之前，並未明示所引用不予專利之理由及依據」，亦純屬片面說詞：被上訴人在審查、面詢過程中，一再告知上訴人以說明書揭示有限的技術內容，不足以支持所請範圍皆符專利要件；上訴人則一再聲稱化學式⑼之化合物有一主鏈，而HIV蛋白酶抑制活性即是植基於此，故取代基R及R'均不會破壞該主鏈具有的藥學活性，被上訴人乃請上訴人補充相關資料予以說明、佐證。上訴人於95年3月22日補充US0000000專利案，經查所請化合物中與本案相關者（如申請專利範圍第1項），僅有取代基R與R'一者為氫、一者為第三丁基，在未提出任何相關數據、資料證明具同一主鏈的化合物之非核心結構部份進行一般性取代，並不會損及該化合物因具備該核心結構所能產生的功效情況下，上訴人即主觀認定具同一主鏈的眾多化合物，其上R及R'取代基並不會影響藥學活性，而欲支持如本案所請範圍皆具有相同醫療活性，被上訴人因上述論點顯違常理乃予以核駁審定，此與上訴人稱被上訴人未向其明示不予專利之理由及依據等說詞實有出入。（三）原處分並無違反專利法第46條第2項之規定：因上訴人一再強調本案所請化學式⑼化合物具有一主鏈，而所請系列化合物的HIV蛋白酶抑制活性即基植於此，卻未論述如何由US0000000專利案推論只要具有該主鏈之化合物即具有相同藥學活性之理由，故被上訴人乃於原處分指出上訴人論點誤謬之處，並強調該份資料並無法支持本案所請範圍之理由（詳原處分理由(二)「...若申請人上述論點屬實，則本案...」）。查本案不准專利之理由在於說明書揭示之技術內容不足以支持所請範圍，其間上訴人雖欲補充相關資料佐證本案之專利性，惟該份資料揭示內容有限，並無法獲得如上訴人所稱之結論，被上訴人乃以本案說明書揭示的內容並不足以支持所請範圍皆具預期功效為由審定不予專利，此與上訴人所稱截然不同。至上訴人訴稱「訴願機關未給予原告（按即上訴人,下同）澄清或到會說明之機會、糾正被告違反專利法第46條第2項規定之事實，顯有認定事實不依證據及處分理由不備之違法」，因該項行政措施係在原處分之後，此與本案是否符合專利要件並無相關。（四）就上訴人所稱製藥界具有通常知識者，若參考US0000000專利案，即可瞭解本案內容，並據以實施一節，說明如下：上訴人訴稱「在US0000000專利案例證1至93中，例證90至92揭示一不變側鏈結構，而其上取代基R及R'變異並不會影響本案化學式⑼之藥理活性」，惟參酌例證90至92之化合物，三者之部分取代基截然不同，如例證90與例證91、92之A區塊不同，而例證92與例證91之C區塊不同，則上訴人如何僅依例證92即可推論在該系列化合物上，A、B、C區塊之取代基改變不會影響該系列化合物之藥學活性。上訴人訴稱「依有機化學之學理，一化合物若僅是在非主結構之側鏈上進行化學基之一般性取代，應不致改變此化合物之基本活性；所以US0000000專利案可證明一不變側鏈部分，其上取代基R及R'變異仍具有抑制HIV蛋白酶活性」，惟上述有機化學理論顯與習於該項技藝人士之通常知識有所違誤，依據藥學界基本的藥物結構活性理論（structure activity relationship），藥物結構通常會影響該藥物之藥理活性，甚至於在同一主鏈結構之化合物因其上取代基之改變，而使有藥學活性的化合物變成完全無活性。至於上訴人訴稱「依據US0000000專利案所揭示之化合物主結構及藥學領域具有通常知識水準之人，應可預期本案化合物之群組」，更屬毫無學理根據之推論；如前所述，US0000000專利案並未揭示具同一主鏈之化合物皆具有相同藥學活性，而上訴人所依據之有機化學之學理根本違反藥物學之結構活性理論，則上訴人依據錯誤的資料所推導之結論更不足以佐證本案所請範圍已符專利要件。（五）關於上訴人主張專利法第26條第2、3項之規定，被上訴人並未就其主張盡其舉證責任一節，說明如下：查臺北高等行政法院91年度訴字第245號判決係有關專利申請案之審查，有無新穎性與進步性法定不予專利之情事，應為被上訴人依職權調查之事項，與上訴人未依專利法第26條第2項盡其法定充分揭露義務之情形完全不同，自不能比附援引。本案審查過程已如前述，原處分理由在歷次核駁理由通知書皆已具體敘明，上訴人所提佐證資料亦有補充機會並經詳細參酌，則上訴人稱被上訴人獨斷式審查意見，並無依據；且上訴人在歷次申復理由書皆未提及被上訴人審查理由有何艱澀難懂之處，卻於審定後稱被上訴人審定理由未盡舉證責任，亦屬無理由。（六）上訴人訴稱「原處分關於前揭美國專利之審定意見亦違反專利法第46條第2項之規定」，惟如前述，其論述基礎是被上訴人基於上訴人並未就US0000000專利案如何推論出只要具有化學式⑼主鏈之化合物即具有相同藥學活性乙事提出說明，而指出上訴人論點誤謬之處；但在訴訟過程，上訴人對被上訴人該項審定理由卻提出另一套說詞，反稱US00 00000專利案具有一不變側鏈結構，此與本案審查過程中上訴人所強調「本案所請化合物根本的HIV蛋白酶活性是歸因於化學式⑼之化合物的主鏈，擇自本案所列替選擇中的R及R'不會影響所有的藥學活性」等論述完全不同，更印證上訴人論點之不當。又上訴人稱94年11月8日補充之US0000000專利案係精要部分，實屬強辯之辭，因就一般專利文獻之檢索，出現畫面就是全文呈現，何來蓄意遮飾專利字號、公告日期等相關內容之精要部分；今上訴人再三誤導案情，但對該份資料如何推論出只要具有化學式⑼主鏈之化合物，即具有相同藥學活性，卻反覆再三，始終提不出一套可經驗證的說詞，更無助於本案具有專利性的判斷。至上訴人所稱「原處分關於前揭美國專利之認知，顯屬錯誤」一節，惟有關US0000000專利案揭示化合物與本案所請化合物之比對，已如前述；至於上訴人所稱US0000000專利案乃具有一不變側鏈結構，更與上訴人於審查過程所再三強調的化學式⑼之化合物的主鏈完全矛盾，上訴人甚至說以本案揭示之化學式⑼、（21）證明US0000000之錯誤，經與上訴人在94年11月8日所提申復書進行比對，更顯荒謬。（七）本案不准專利之理由在於說明書揭示內容不足以支持申請專利範圍第1項所請化合物皆符專利要件，被上訴人於歷次核駁理由通知書皆已敘明，上訴人並無不能據以申復主張或修正申請專利範圍之事由，且第1項既已不符專利要件，則有關第1項化合物之鹽類及其相關醫藥組合物，當然不符專利要件，自無上訴人所稱被上訴人審定理由未具體論斷、舉證等情事，故上訴人所稱被上訴人關於本案申請專利範圍第2、4、5、7、8項之審定意見亦實質違反「逐項審查原則」，亦無理由等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之起訴。

四、原判決以：按專利審查基準第2-1-10頁及第2-1-5頁記載，在化學發明專利申請案中，申請專利範圍應以說明書為依據，使其請求的範圍相當於發明說明所揭露的內容，並不是一種形式要求，而是在實質上應為發明說明所支持，以說明書的實施例為核心，在申請人實際完成的可實現的內容，才構成可准予專利的權利範圍。查本件說明書之內容，僅以單一實施例，即單以化學式21之醯胺之合成方法，其物、化性資料及藥理測試數據為據，而作為上開申請專利範圍第1項所含括之部分化合物。例如，依本件系爭專利範圍第1項及參以該部分說明，當R與R'一者為氫，一者為未取代之烷基-ORl基，且Rl基為氫、未取代之烷基時，亦即使用胺基醇或胺基醚為合成原料時，以本件說明書中所揭示之化學式（21）醯胺化合物的實施方法，佐以學理、實務經驗及習知技術等專業常識，當可製出如說明書中化學式⑼所示之化合物；然而當使用胺基酯類為合成原料時，以本件說明書中所揭示之化學式（21）醯胺化合物的實施方法，以學理、實務經驗及習知技術等專業常識，當可知於合成過程中可能因各式反應條件而導致酯類斷裂，因此必須採用不同合成順序或不同合成條件。故本件僅以單一實施例－化學式（21）之醯胺做為示範，但申請專利範圍第1項卻擴衍至取代基R與R'係獨立地選自氫、取代或未取代之烷基-ORl基，其Rl中，為氫、取代或未取代之烷基或醯基；是以，其申請專利範圍第1項已遠超過說明書所可以支持之範圍，且其單一實施例尚不足以支持所請範圍而具明確，揆諸專利法第26條第2、3項規定，自不符合專利要件。至於本件申請專利範圍第2項及第4至6項為第1項之附屬項，第7、9項所謂醫藥組合物，係分別以第1、4項之化合物為活性成分，第8項為第7項之附屬項，第10項為第9項之附屬項。諸上述各該項之內容，雖有縮限相關範圍，但依其敘述均直接或間接依附於第1項獨立項，因第1項獨立項所請範圍涵蓋過廣不具專利性已如上述，各附屬項自亦難符專利要件。綜上，申請發明專利之說明書及圖式，並未充份揭示而得使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，並為如事實欄所載之主張；是本件系爭申請專利之說明書自不符合專利法第26條第2、3項之規定。次查，上訴人於被上訴人94年10月4日辦理面詢時，雖經告知應補充相關文獻、資料以支持所主張本案化合物根本的HIV蛋白酶抑制活性是歸因於說明書之化學式⑼之化合物的主鏈等理論；上訴人於94年11月8日所提出之補充資料並未記載出處或公開日期；嗣經被上訴人以再審查核駁理由先行通知書告知上訴人：「該份資料不足以作為本案參考資料；而依據說明書之內容僅提供化學式21化合物之製備實施例及藥理數據，以有限的技術內容不足以支持所請範圍...。」，上訴人乃於95年3月22日提出申復，指稱「前揭補充資料即美國第0000000號專利案，旨在說明有相同主鏈之化合物於HIV蛋白酶抑制作用上均會具有活性」等語。然查，依據本件及美國第0000000號專利案所提供之數據，並參酌學理及實務經驗，僅能說明一系列主鏈有所變異之化合物具有抑制HIV蛋白酶之藥理活性。而與本件有關之化合物，其主鏈係如說明書中所示之化學式⑼結構，就其側鏈之取代基而言，在本案中僅提出R與R'一者為氫，另一者為1,1-二甲基-2-羥基乙基（即實施例中化學式21醯胺化合物），而在美國第0000000號專利案中僅揭示R與R'一者為氫，另一者為第三丁基之化合物（即實施例23之化合物）。就學理而言，此二化合物之側鏈取代基（即1,1-二甲基-2-羥基乙基及第三丁基）具有高度相似性，實難推論他種更大（更多碳數）、更小（更少碳數）或含有他種取代基之取代基不致影響主鏈所產生之抑制HIV蛋白酶藥理活性，故上訴人欲以此兩實施例以支持如本案申請專利範圍第1項所含括之化合物皆具有相同藥理活性顯有違常理。再者，被上訴人不准本件專利之主要理由係在於說明書所揭示之內容不足以支持所請範圍皆符合專利要件，是該美國第0000000號專利案，並非被上訴人據以核駁之引證案，自無須依專利法第46條第2項之規定於處分前先通知上訴人等限期申復之必要。從而，上訴人主張被上訴人未給予說明之機會云云，自不足採。末查，本件說明書僅揭示化學式21醯胺之合成方法，其物、化性資料及藥理測試數據，申請範圍卻擴衍至一種化學式⑼之化合物等，已如上述；被上訴人於審查過程一再函上訴人說明書揭示內容不足以支持所請範圍，上訴人則堅稱所請化學式⑼之化合物具一主鏈，而HIV蛋白酶抑制活性即是植基於此，擇自本案所列替代選擇的R、R'不會破壞所有的藥學活性；從而，被上訴人乃以本案說明書揭示內容不足以支持所請範圍等理由予以核駁審定，是本件應不予專利之理由已明確，實無再行送交鑑定之必要。綜上所述，本件被上訴人所為應不予專利之處分，依法並無不合，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、上訴人上訴意旨略以：（一）原判決沿襲原處分核駁系爭發明之理由，無非是系爭發明僅有單一實施例，故違反專利法第26條第2項、第3項之規定，亦即同技術領域中具有相當技術水準之人，不能從系爭專利說明書中明瞭如何實施系爭發明、系爭發明請求範圍不能由其專利說明書揭示內容所支持云云。惟系爭發明之請求項共有10項，其中請求項4、9、10之請求標的，正是以被上訴人所謂單一實施例之化學式(21)為核心，固應與其他請求項分別論斷，不容混為一談。詎原判決仍沿襲原處分之誤，逕以「獨立項範圍過廣，附屬項之範圍亦當然過廣」等錯誤論理，認定請求項4、9、10為不具專利要件，已明顯違反專利法第26條第2項、第3項規定，構成行政訴訟法第243條第1項「判決不適用法規或適用不當」之當然違法。再遍查原處分、原訴願決定書、原判決，從來未否認系爭發明之實施例即化學式(21)所代表之單一化合物其「本身」或由其構成之「藥學組成物」符合專利要件。進一步言之，被上訴人既承認系爭發明之專利說明書已揭露「化學式21醯胺之合成方法，其物、化性資料及藥理測試數據」、「合成流程與其藥理測試數據」，自無理由否認以化學式(21)所代表之單一化合物為技術核心之系爭發明請求項4、9、10具有專利要件，尤其是專利法第26條第2項、第3項之要件。質言之，縱使系爭發明其他請求項確有請求範圍過廣之嫌，亦絕無理由認為請求項4、9、10範圍過廣。縱使原處分核駁其他請求項為有理由，亦絕無理由核駁此3個請求項。詎查，原處分、原判決就系爭發明之請求項4、9、10，係以「獨立項範圍過廣，附屬項之範圍亦當然過廣」之錯誤論理逕予核駁，根本未針對專利法第26條第2項、第3項之要件進行實質審查，顯屬違法。（二）原判決認定系爭發明請求項1請求範圍過廣，違反專利法第26條第2項、第3項之最主要理由，無非是「然而當使用胺基酯類為合成原料時，以本件說明書中所揭示之化學式(21)醯胺化合物的實施方法，以學理、實務經驗及習知技術等專業常識，當可知於合成過程中可能因各式反應條件而導致酯類斷裂，因此必須採用不同合成順序或不同合成條件」。此一見解乃是沿襲被上訴人在行政訴訟程序中之主張，自不待言，惟此一見解究竟有何文獻、數據支持？無論被上訴人或原判決，均從未交代。況查，專利法第26條第2項專利要件原應由被上訴人負舉證責任，早經上訴人等於原審中一再主張，詎原判決對此完全未加論斷。即此而論，原判決亦已構成行政訴訟法第243條第2項第6款判決不備理由之違法。（三）系爭發明請求項1之範圍，可由有機化學中「定量結構／活性關係模型分析法」之理論依據獲得支持。惟原判決對此重要主張完全未予審酌，亦有行政訴訟法第243條第2項第6款判決不備理由之違法等語。

六、本院查：

㈠按「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」專利法第26條第1、2、3及4項定有明文。是發明專利申請人依法負有在發明專利說明書明確（明確性）並充分揭露其發明創作技術內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施（可實施性）。因之，如發明專利申請人揭露之程度，未達使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施者，自未符申請專利權之法定要件。

㈡次按「經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前應先通知申請人，限期申復。」同法第46條第2項亦定有明文。可知，被上訴人經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前通知申請人限期申復者，其立法意旨在給申請人補充或修正之機會，故有關不予專利之核駁理由先行通知書之內容及理由均應具體明確，以使申請人得以清楚應補充或修正之處，始有為實質申復之可能；如審定前通知之內容未逐項指出各專利請求項是否具可專利性，及獨立項不具可專利性但附屬項具可專利性時，是否可予修正之情形，即無法使申請人理解應補充或修正之處者，自不符給予申請人申復機會之立法意旨，自難謂符合專利法第46條第2項規定之意旨。

㈢再按，專利法第43條第2項規定：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」又行政程序法第96條第1項規定：「行政處分以書面為之者，應記載下列事項︰．．．主旨、事實、理由及其法令依據。．．．」是知具備行政處分性質之核駁審定書應記載「理由」，而此所謂記載不予專利之理由，自係指記載不予專利之完整理由而言，否則即因未符上揭法律規定而有理由不備之違法。末按專利法施行細則第16條第1項至第3項規定：「前條第1項第8款之申請專利範圍得以1項以上之獨立項表示，其項數應配合發明或創作之內容，必要時，得有1項以上之附屬項。獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。」是對於某一專利申請案是否符合專利法規定之基本要件（產業利用性、新穎性、進步性），應就其申請專利範圍之請求項逐項審查。獨立項之發明符合專利法規定之基本要件者，其附屬項當然亦符合，但不得因獨立項不符合專利法規定之基本要件，而對其附屬項逕予核駁，仍須依專利要件之審查基準，就其附屬項之基本專利要件進一步客觀的研判（參被上訴人頒布之發明專利審查基準第2-2-21頁第四節進步性審查上應注意事項㈡）。

㈣查上訴人系爭專利共計10項，其中第10項為第9項之附屬項，除為上訴人94年11月8日專利補充修正理由書第7頁（見原審卷第67頁）所記載外，亦為原審所認定之事實（見原判決第30頁、第32頁倒數第2行至第33頁第2行），惟審諸原處分對於系爭申請專利案之附屬項第9項及第10項是否具備專利性，均未論及，而與專利法第43條第2項：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」之規定顯然有違，原處分即有漏未審查之情事，難認符合專利法第43條第2項之規定，而有理由不備之違法。原判決對此，僅敘述：「至於本件申請專利範圍第2項及第4至6項為第1項之附屬項，第7、9項所謂醫藥組合物，係分別以第1、4項之化合物為活性成分，第8項為第7項之附屬項，第10項第第9項之附屬項。諸上述各項之內容，雖有縮限相關範圍，但依其敘述均直接或間接依附於第1項獨立項，各附屬項自亦難符專利要件。」（見原判決第32-33頁）並未就此漏未審查之理由不備之違法情事之理由予以敘述，容有未洽。

㈤次查原處分對於系爭專利申請專利範圍附屬項第4、5、7及8項，僅分別單純記載「．．．惟第1項所請範圍不符專利要件，故第4、5、7項亦不符專利要件」及「申請專利範圍第8項為第7項之附屬項，惟第7項所請範圍不符專利要件，故第8項亦不符專利要件。」可知，被上訴人對於系爭專利申請專利範圍第1、7項之附屬項，均僅形式單純記載「第1項所請範圍不符專利要件，故其附屬項亦不符專利要件」而已，並未進一步將如何對之客觀研判未符專利要件之理由予以載明。惟按：

⒈被上訴人93年7月頒布公告之發明專利審查基準第2-3-5頁規定：「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」。

⒉又「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。有關逐項審查之審查原則準用本章2.3.1 『逐項審查』所載之內容。」「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」復經相同審查基準第2-3-20頁及第2-3-29頁所載明。

⒊是關於專利要件之審查，被上訴人本應依所頒布之審查基準遵守「逐項審查」原則，如認申請專利範圍之請求項不具專利要件者，非不得前開審定時之「專利審查基準」第1-2-27頁「審查上應注意事項」：「．．．⒉．．．。且不得因獨立項之發明不具進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。．．．」對其附屬項是否具備專利要件為實質審查，並分項做成審查意見。

⒋惟查，系爭先行核駁理由通知書及原處分，就上揭系爭專利申請專利範圍附屬項第4、5、7及8項，均僅簡單記載第1項所請範圍不符專利要件，就其附屬項何以不符專利要件，並未進一步客觀研判，僅形式上泛稱第1項所請範圍不符專利要件，其附屬項即不具專利要件，並未將其研判認定何以不具專利要件之完整理由予以敘明，容有未符自訂審查基準應注意事項「不得因獨立項之發明不具進步性，而對其附屬項逕予核駁」之規定。被上訴人就其所認定系爭專利申請專利範圍第4、5、7及8等項，有無符合專利法規定之基本要件（產業利用性、新穎性、進步性），本應就申請專利範圍之請求項及其附屬項逐項審查是否得自獨立項分離而修正為個別獨立項，並先在核駁理由先行通知書予以具體載明，給予上訴人補充或修正之申復機會，如上訴人業已遵從通知而在申復理由中修正，該申復有無理由，被上訴人自應在最後准駁之審定理由中載明應予准許或未能准許之理由，始符前揭「逐項審查原則」之規定。本件原判決就原處分關於系爭專利申請專利範圍第4、5、7及8等項是否具備專利要件之理由是否充分，未予詳究，自有未合。對此，上訴人在原審之起訴狀第4-5頁已表明對此爭執之旨，原判決對系爭專利附屬項第4、5、7及8等項是否可自獨立項分割而符合專利之要件，未予論述，亦有未洽。

㈥末查，原處分理由㈠記載：「本案係『用於抑制HIV蛋白酶之化合物爭和藥學組成物㈡』之申請；有關本案化合物所請範圍涵蓋過廣，已非說明書內容所能支持乙事，本局前於94年7月8日以．．．再審查核駁理由先行通知書函請申請人申復、修正，申請人於94年9月8日來函並提出面詢。本局於．．．辦理面詢，其間申請人稱本案化合物根本的蛋白酶抑制活性是歸因於化學式⑼之化合物主鏈，故本局要求申請人應補充相關文獻、資料予以支持。．．．」是被上訴人似乎已認定上訴人所稱「本案化合物根本的蛋白酶抑制活性是歸因於化學式⑼之化合物主鏈」為系爭專利之重要方法，而命補充相關文獻、資料予以支持。上訴人因被上訴人之要求，亦於95年1月26日函知申復，說明相關文獻為「本案說明書第9頁第15行記載之美國專利US0000000號」（見原處分理由㈠後段），亦為被上訴人所知悉，則該經系爭專利說明書所記載之美國專利US0000000號是否足以補充限縮所請範圍涵蓋過廣問題，而足為原說明書內容所支持，即有待被上訴人進一步探究。然原處分僅記載「因本案所請範圍不符專利要件之相關理由，已於前述核駁理由通知書及面詢中論述並釐清，並無再面詢必要．．．」，並未針對上訴人已依其核駁理由先行通知書補充相關文獻支持「本案化合物根本的蛋白酶抑制活性是歸因於化學式⑼之化合物主鏈」之申復進一步為實質審查，容有未洽；況被上訴人如認系爭專利說明書所載之美國專利US0000000號之相關實施例不足支持專利說明書，亦應將核駁理由依上揭規定與說明予以載明，否則亦有理由不備之違法。原判決對於原處分此部分之合法性，未詳予審究，容有未洽。

㈦從而，原判決對本案重要爭點尚未查明，即遽爾駁回上訴人在原審之訴，其法令之適用，容有未洽，上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由。原判決既有上揭可議之處，為明真相，自應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院更為審理，另為適法之裁判。

七、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項、智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。

最高行政法院第四庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異