臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第二七四二號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第二七四二號

原告

甲○○

送達代收人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同右

訴訟代理人

戊○○

訴訟代理人

己○○

參加人

丙○○

送達代收人

丁○○

右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年五月十七日經訴

字第０九一０六一一一一六０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨

立參加被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人前於民國（下同）八十九年五月二十四日以「可滑移式天窗多段定位結構」向被告申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，原告以其不符新型專利要件，檢具異議證據二為八十八年十一月二十一日公告之申請第00000000號「軌道式屋頂天窗」新型專利案（下稱引證一），異議證據三為八十九年一月一日公告之申請第00000000號「可抽拉延伸桌面之滑軌結構」新型專利案（下稱引證二），對之提起異議，案經被告審查，於九十年十一月五日以（九０）智專三（三）０五０二五字第０九○八九○○二一○五號專利異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告未於言詞辯論期日到庭，聲明及陳述依其於準備程序所述及起訴狀、補充理由狀所載：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉命被告作成異議成立之處分。

㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：引證一、二是否足以證明系爭專利不具實用性（產業上利用性）及進步性？

甲、原告主張之理由：

一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」係為修正前專利法（八十三年一月二十一日公布實施之專利法）第九十七條所明定，又「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列之情事，仍不得依本法取得新型專利。」則為同法第九十八條第二項之規定。

二、惟對於被告及原決定機關所持之理由，皆令原告難以信服，茲分述如下：

㈠蓋「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」是為行政程序法第三十六條所明訂，亦為揭櫫我國行政程序法所採職權調查主義。「所謂職權調查主義即行政機關不受當事人主張之拘束，得依職權探知事實真相，俾發現實質的真實。在此過程中，行政機關對當事人有利及不利事項應一律注意。」（參照吳庚大法官著『行政法之理論與實用』書增訂七版第五二五頁），「故行政機關調查事實不受當事人主張或聲明之限制，得依職權為必要之調查手續，並對當事人有利不利事項一律注意．．．。」（同吳庚大法官前揭書第五０八頁）。以此將其適用於專利審查之行政程序及行政處分上，被告無論在進行准予專利與否之授予專利之事證調查上，或者是事後經由任何人所提出的異議、舉發等程序之證據調查，自應皆依行政程序法第三十六條之規定，本於職權調查主義之原則，自應對系爭申請前是否已存在的專利前案，依職權進行調查；而事實上此一職權調查行為，不但為被告及原決定機關應該作為之義務，更是在其職掌範圍內可輕易達成；然而，被告及原決定機關，顯然皆忽略行政程序法所要求之注意事項，而僅以當事人所主張的內容或證據進行論究；例如，被告之審定理由書，完全僅對各個證據分別比對論述，完全未見被告機關有任何職權調查之跡象，而原決定機關亦復如是，被告與原決定機關違反行政程序法第三十六條規定甚為明顯。

㈡事實上，誠如原告於異議及訴願理由所強調，系爭專利所揭示之整體構造及其所強達之功效，事實上實為習知技術之直接簡單附加組合而成的拼裝物品，不但不符修正前專利法第九十七條所謂新型之『創作或改良』，亦有違修正前專利法第九十八條第二項：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列之情事，仍不得依本法取得新型專利。」之規定，而被告及原決定機關一再認定系爭專利具有「定位凹空構造」等部份，事實上早在八十八年四月一日（系爭專利申請前）被告早已核准一公告編號第三五五二九六號「桌櫃體滑軌之結構改良」新型專利案，而在該專利前案之中，明顯可看出具有數個「限定凹槽」之結構設計，可證明被告及原決定機關一再認定屬於系爭專利特徵的「定位凹槽構造」此一部份，事實上亦早為習知技術，且為熟悉該項技術之人士廣泛使用於滑軌的定位設計上；而被告及原決定機關，未盡行政程序法第三十六條所要求之職權調查義務，以致在其行政處分的判斷上，明顯將已屬習知技術的「定位凹槽構造」部份，一昧的誤認為系爭專利的創作特徵，並作出明顯具有裁量瑕疵之行政處分，被告及原決定機關在此一基礎下所作成之行政處分，依法應予以撤銷，以維行政程序之公平正義及法秩序之安定。

三、被告之審定理由，誠令原告難以誠服，茲分析如下：

㈠由被告之審定理由中可知，系爭專利之座體滑軌上設有預定數目之定位凹空，滑蓋上並設有數滑輪及定位件，該滑蓋可與滑軌邊框之定位凹空配合，使滑蓋開啟時可呈多段定位效果；針對此點，配合參閱原告於異議理由書第六頁倒數第五行至第七頁已明白闡明：「系爭專利滑蓋具有多段定位功效，證據二、三（即引證

一、二）中則無此結構，然而，系爭專利在專利說明書中，並未提及多段定位之功效、目的為何，且一般天窗係裝設於高度頗高之屋頂上，可供人們進、出維修屋頂、裝設物品或於發生火災等意外災難時可經天窗由屋頂快速逃出，使用者並非時常爬到屋頂上開啟滑蓋定位，且，如此上、下攀爬容易造成危險，而系爭專利卻將逃生口之天窗滑蓋設計為可多段定位功能，如此將影響操作滑蓋移動之便利性，使滑蓋無法一次順利開啟，必須多段定位停頓後方可完全開啟，然後人的身體才可通過，如此將導致人們逃生速度受阻礙，無法快速逃出，由此可知，系爭專利所謂可作多定位之裝置，其功用為何，實用性令人質疑」；

㈡由以上可知，原告於異議理由書中，已明白對系爭專利滑蓋可多段移動之作用及功效提出質疑，因一般天窗之裝設位置在距離地面四、五公尺之屋頂上，且天窗之作用大多僅係用來供人員進出屋頂使用，系爭專利大費周章地將天窗作成多段定位構造，令人相當不解，且一般人根本不可能時常爬至屋頂調整天窗滑蓋開口，如此令使用者的安全受到威脅，再者，若天窗開口長期打開，下雨時又該如何呢？使用者必須冒著雨天爬上屋頂關閉天窗豈不更危險，是以，系爭專利天窗具多段定位之作用及功效究竟為何﹖其實用性令人感到懷疑；

㈢然而，被告卻認為異議證據中並無揭露系爭專利可多段定位之技術，而認定系爭專利較異議各證據更具進步性，卻忽視了原告於異議理由中對系爭專利具多段定位構造之作用及功效所提出的疑問，事實上，系爭專利之多段定位構造並無法增進天窗的使用功效，相反地，卻容易造成使用上的不便，系爭專利根本難有進步性可言。

㈣經由上述說明可知，被告機關在審定理由中，僅認為系爭專利具有引證一、二無法揭露之多段定位技術，因而認為系爭專利具有功效增進，卻忽略探討原告一再於異議理由中強調，天窗係裝設於屋頂上，僅供使用者出入、逃生之用，系爭專利多段定位之作用及功效何在，令人感到懷疑，其並無功效增進之處，難謂具有進步性，當然有撤銷並更為審定之必要。

四、綜上所述，被告機關與原決定機關在證據調查上，顯然有違行政程序法第三十六條之職權調查原則，以致使得應裁量考量之證據，疏漏而未能裁量，是以被告及原決定機關所作出之行政處分，顯已屬明顯違法之行政處分。被告認為系爭專利之天窗具有多段定位構造，而引證一、二並無法揭露系爭專利具多段定位的技術，故而認定系爭專利具進步性；然而，系爭專利於天窗上設置多段定位的使用方式，實令人懷疑，被告並未針對系爭專利是否有功效增進之處加以詳察，從而斷定系爭專利具有進步性，其之審定確實有未盡完善之處；為此，請判決如訴之聲明。

乙、被告主張之理由：

一、原告主張被告應本於職權調查主義之原則，對系爭專利申請前是否已存在的專利前案進行調查云云；然被告業於系爭專利申請專利時進行調查，在未查出任何不符專利法規定之情況下給予專利，但專利法為維持社會公平正義，仍制定異議、舉發等程序，供社會大眾運用，以求取公平、公正之審定，惟異議（舉發）人依法負有舉證責任，合先敘明。

二、原告所提第00000000號即公告編號第三五五二九六號「桌櫃體滑軌之結構改良」新型專利案，係屬新證據，未於異議之日起一個月內為之，違反專利法第一百零二條第二項之規定，且未發交參加人答辯，非被告原處分階段所得審究者。

三、綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。

丙、參加人主張之理由：

一、系爭專利是否具有「新穎性」。

㈠針對系爭專利之申請專利範圍，與引證一、二實質之基本要件，分析是否符合全要件之相同原則。

⒈系爭專利其申請專利範圍第一項（主項）之內容，其特徵係在於：包括一座體及一滑蓋，該座體兩對應側設有滑軌，於滑軌之邊框上成型有預定數目之定位凹空；該滑蓋兩對應側成型有側框，側框上設有預定數目之滑輪及定位件；於滑蓋套置於座體上時，滑蓋兩側框上之滑輪得以滑設位於滑軌內，而定位件得與滑軌其邊框靠合，據此，滑蓋得藉滑輪而於滑軌上滑移，且得藉定位件與邊框之定位凹空卡制遂行定位。

⒉引證一之申請專利範圍及所揭露的專利內容與圖式，主要包含一底座及一上蓋，該底座中央朝上延伸一天窗座，該天窗座之兩側面頂端設有朝外並朝下彎折而形成之軌道，可供上蓋之滑槽滑穿入；該上蓋兩側設有朝下並朝內彎折而形成Ｌ形狀之滑槽。

⒊引證二之申請專利範圍及所揭露的專利內容與圖式，主要包含滑軌本體、抽拉板、可活動桌板、蓋板，該滑軌本體其係成型有上側滑槽及下側滑槽，並在其中一側滑槽之中間段設一較凹陷之校正槽；該抽拉板其側方鎖設有前後滑輪，可在滑軌本體之上下側滑槽內滑動；該可活動桌板係鎖設於抽拉板之上頂板，其於向外側抽拉後，可與蓋板嵌合。

㈡系爭專利與引證一、二具有下列明顯不同之處：

⒈引證一雖然在天窗座兩側頂端設有軌道，可供上蓋之滑槽移動，但並未揭露具有系爭專利之定位凹空構造，使滑蓋可多段滑移及定位之技術，故系爭專利並非係運用申請前引證一之既有技術或知識，引證一實難證明系爭專利不具新穎性。

⒉引證二雖然在抽拉板之滑輪可嵌入滑軌本體之滑槽內滾動，但並未揭露具系爭專利之定位凹空構造，使滑蓋可移段滑移及定位之技術，故系爭專利並非係運用申請前引證二之既有技術或知識，引證二實難證明系爭專利不具新穎性。

㈢故引證一、二並不具有系爭專利之申請專利範圍的每一要件，且要件之特徵亦並不完全符合，因此引證一、二並不屬於系爭專利申請專利範圍之全要件限制內。

二、系爭專利是否具有「進步性」。

㈠依據引證一、二之各不相同的技術或知識，針對系爭專利之技術內容，綜合其目的與功效，判斷系爭專利是否具有突出的技術特徵或顯著性的進步。

⒈系爭專利之主要目的，係在提供一種可滑移式天窗多段定位結構，藉由滑蓋上之滑輪及定位件分別與座體上之滑軌及側框上之定位凹空相配合，而達成滑蓋得於座體上遂行多段滑移及定位之目的。

⒉引證一係系爭專利引證關聯性最深的先前技術，系爭專利之專利說明書第四頁與第一圖中即載明：公告第三七五一二九號「軌道式屋頂天窗」專利案（引證一），同時系爭專利對於引證一之習用軌道式天窗結構，其雖然可以藉由滑移方式開啟，然而其開啟狀態僅為全開啟或全閉合，並無法遂行多段不同程度之開啟，並無法滿足多階段開啟之使用需求。

⒊引證二為一可抽拉延伸桌面之活軌結構，僅是滑軌本體的上、下側滑槽與抽拉板的前、後滑輪之間單純地滾動滑移作用，完全沒有多段定位的功效。

㈡縱使，准予將引證一、二之各不同部分內容相互組合，與系爭專利其必要的技術內容以及所能達成的功能效益，研判系爭專利是否克服將引證一、二結合之困難度，分析在系爭專利的本質上是否可以相切合時，引證一、二還是沒有揭露出系爭專利之定位凹空結構，引證一、二並不具有使滑蓋可多段滑移及定位之技術，故實難證明系爭專利不具進步性。

三、系爭專利是否具有「產業上利用性」。天窗的功用不僅侷限於發生災難時可由屋頂快速逃出，天窗同時具有調節室內採光以及空氣、溫度的功能，當用於防止竊盜侵入、下雨或天侯不佳時，可以將天窗完全關閉，平常則可以依照使用者的實際需求，開啟並調節天窗的開口大小，藉此達到使得室內的採光以及通風為最舒適狀態的目的。同時先前技術的天窗結構由於沒有裝設滑輪，所以在開啟或是關閉時的摩擦阻大，操作上顯得比較困難，系爭專利為此而在天窗的滑蓋上設有滑輪。但是考量到目前斜坡式屋頂的建築物，在裝設附有滑輪的天窗時，如果沒有設置多段定位結構，當滑蓋開啟之後，滑蓋仍然會自動下滑關閉，還是沒有辦法達到多段定位的功用。所以系爭專利才會在天窗上設置滑輪與多段定位結構，如此一來，系爭專利所提供的天窗，即具有省時、省力，又可以調節天窗開口大小的功用，並非沒有功效上的增進，或是不具產業上的利用價值。況且系爭專利的多段定位結構，設有斜坡狀之導引部，在緊急狀況之下，使用者施力推動滑蓋，定位輪即會在同一時間之內滾出定位凹空，並不會造成無法開啟或者是開啟困難的問題。

四、綜合上述所陳，系爭「可滑移式天窗多段定位結構」新型專利案，無論是在所揭露的結構內容上、所運用的技術手段上、所能達成的功能效益上，都明顯與引證

一、二完全不同，系爭專利誠然並無違反專利法第九十七條「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」、第九十八條第二項「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」之規定，請判決如訴之聲明。

理由

壹、程序方面：

一、本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。

二、本件原告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體方面：

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第九十七條至第九十九條規定者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。又異議人補提理由及證據（指獨立之新理由及新證據而言），應自提起異議之日起一個月內為之，專利法第四十一條第二項定有明文，期間雖已經過，主管機關如尚未就異議案予以審定，對於異議人所補提理由及證據，固仍應受理（改制前行政法院七十二年判字第一四一九判例意旨參照），但於主管機關就異議案予以審定後，異議人於行政爭訟程序中所補提證物，須係與其在異議階段所引證據本於同一基礎事實，而非另一獨立之新證據，其提出始不受前揭專利法第四十一條第二項補提證據時期之限制（改制前行政法院七十八年判字第四三七號判例意旨參照）。易言之，專利異議程序係採爭點主義，一個獨立之引證案（包括數個關連資料組成之一個引證案）構成一個爭點，基於被異議人之程序利益，異議人不能略過異議階段，而於行政爭訟程序中逕行提出獨立之新理由及新證據。

二、本件系爭第00000000號「可滑移式天窗多段定位結構」新型專利案，主要包括：一座體，其兩對應側設有滑軌，於滑軌之邊框上成型有預定數目之定位凹空；一滑蓋，其兩對應側成型有側框，側框上設有預定數目之滑輪及定位件；於滑蓋套置於座體上時，滑蓋兩側框上之滑輪得以滑設位於滑軌內，而定位件得與滑軌其邊框靠合；據此，滑蓋得藉滑輪而於滑軌上滑移，且得藉定位件與邊框之定位凹空卡制而遂行定位。原告所提異議證據包括：異議證據二為八十八年十一月二十一日公告之申請第00000000號「軌道式屋頂天窗」新型專利案（即引證一），異議證據三為八十九年一月一日公告之申請第00000000號「可抽拉延伸桌面之滑軌結構」新型專利案（即引證二）。經被告審查，以引證一係於天窗座兩側頂端設有軌道，可供上蓋之滑槽移動，但並未揭露具有系爭專利之定位凹空構造，使滑蓋可多段滑移及定位之技術，故尚難證明系爭專利不具進步性；又引證二係抽拉板之滑輪可嵌入滑軌本體之滑槽內滾動，但並未揭露具有系爭專利之定位凹空構造，使滑蓋可多段滑移及定位之技術，故尚難證明系爭專利不具進步性，乃為異議不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張系爭專利所揭示之整體構造及其所強達之功效，實為習知技術之直接簡單附加組合而成的拼裝物品；且一般天窗裝設位置約在距離地面四、五公尺之屋頂上，僅是供人員進出屋頂使用，系爭專利將天窗作成多段定位構造，其功效及實用性令人懷疑，被告並未針對系爭專利是否有功效增進之處加以詳察，而斷定系爭專利具有進步性，其審定確有未盡完善之處；又被告應本於職權調查主義之原則，對系爭專利申請前是否已存在的專利前案，依職權進行調查云云。

三、本院查：

㈠系爭專利係一種「可滑移式天窗多段定位結構」，藉由滑蓋上之滑輪及定位件分別與座體上之滑軌及側框上之定位凹空相配合，而達成滑蓋得於座體上遂行多段滑移及定位之目的。引證一係系爭專利引證關聯性最深的先前技術，系爭專利之專利說明書第四頁與第一圖中載明：公告第三七五一二九號「軌道式屋頂天窗」專利案（即引證一），乃習用軌道式天窗結構，其雖然可以藉由滑移方式開啟，然而其開啟狀態僅為全開啟或全閉合，無法遂行多段不同程度之開啟，故不能滿足多階段開啟之使用需求。引證二為一種可抽拉延伸桌面之活軌結構，僅是滑軌本體的上、下側滑槽與抽拉板的前、後滑輪之間單純地滾動滑移作用，完全沒有多段定位的功效。縱使將引證一、二之各不同部分內容相互組合，引證一、二還是沒有揭露出系爭專利之定位凹空結構，並不具有使滑蓋可多段滑移及定位之技術，故實難證明系爭專利不具進步性。

㈡系爭專利與引證一及二相較，引證一及二並未揭露如系爭專利具有定位凹空構造，使滑蓋可多段滑移及定位之技術，此點為原告所不否認，雖原告質疑系爭專利天窗設多段定位之技術，其功效及實用性不明云云，惟系爭專利多段定位之技術，除與習知天窗可供人員之進出相同外，更可適應各種不同之需求例如通風、排氣、調整太陽光線強弱等等，可視需求而開啟不同程度之開口。且系爭專利的多段定位結構，可於各定位凹空兩側邊設有斜坡狀之導引部（見申請專利範圍第四項），在緊急狀況之下，使用者施力推動滑蓋，定位輪即會在同一時間之內滾出定位凹空，並不會造成無法開啟或者開啟困難的問題。自有其功效之增進及實用性，並非不具產業上的利用價值。

㈢被告於最初受理專利申請案時，依專利法第三十六條、第三十八條、第三十九條規範意旨，就該申請案有無「不予專利」之理由，固應依職權調查證據，於經審查認為無不予專利之理由，應給予專利，並加以公告，但對於公告中之專利案，任何人認其不符專利要件者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向被告提起異議，乃專利法為維持社會公平正義所賦與公眾之異議權，於此異議程序中已生兩造對立之情勢，依專利法第四十一條、第一百零二條、第一百一十五條之規範意旨，主管機關即被告基於公平及中立原則，自不能超出異議人所據以異議之引證案（爭點），而依職權調查獨立之新證據。原告起訴主張本於職權調查主義之原則，本件被告應對系爭案申請前是否已存在相同的專利前案，依職權進行調查云云，容有誤會。

㈣至於原告於提起本件行政訴訟時所舉申請第00000000號即公告編號第三五五二九六號「桌櫃體滑軌之結構改良」新型專利案，與其在異議階段所提引證

一、二並非本於同一基礎事實，係屬獨立新證據，揆諸前開說明，基於被異議人即參加人之程序利益，自非本院所得審究。

四、綜上所述，被告認系爭專利未違反其核准審定時之專利法第九十七條、第九十八條第二項之規定，所為本件異議不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百十八條、民事訴訟法第三百八十五條第一項前段、行政訴訟法條第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院 第三庭