臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第三一七三號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第三一七三號

原告

美商．尖端科技材料公司

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

王建智律師

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同右

訴訟代理人

丙○○

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十一年六月十日經訴字

第０九一０六一一二八三０號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣原告前於民國（下同）八十四年三月二十二日以「大型單晶氮化鎵及其製法」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經編為第00000000號予以審查，不予專利，原告不服，申請再審查。再審查期間，原告於八十八年十二月二十一日依專利法第三十二條之規定，將該案分割為物質與方法二部分，改為各別申請，其中物質部分發明之申請名稱修改為「大型單晶氮化鎵」，經被告編為第00000000號予以再審查（下稱系爭案），嗣於九十年十一月八日以（九○）智專二（一）○四○四八字第○九○八七○○一七七一號專利再審查核駁審定書仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應為系爭案准予發明專利之審定。

㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：

㈠被告於再審查核駁審定前是否未將不予專利之理由先行通知原告，限期申復，即逕予核駁，而有違專利法第四十條第二項之規定？

㈡被告以系爭案之申請專利範圍未載明構成及其實施之必要技術內容，致不合專利法第二十二條第四、五項規定，而不予專利，是否有違誤？

甲、原告主張之理由：

一、被告及訴願決定機關之認事用法確實違反行政程序法第六條行政行為不得為差別待遇之平等原則：按，系爭案原告於訴願階段九十一年一月三日提出申請專利範圍修正本，並主張以該修正本為準進行審查；在該修正本中，第一項係主張「一種單晶物件，其係由氮化鎵、氮化鋁、氮化銦、氮化鎵鋁、氮化鎵銦、氮化鎵銦鋁及碳化矽構成之群組中選出之一種單晶材質所組成，其中該物件擁有自我支撐之特性，及具有三度空間（x、y、 z）之特性，包括了至少100微米之x、y方向和至少5微米之z方向，其中在該物件中之單晶材質實質上沒有 (i)晶格失配瑕疵，及 (ii)由於熱膨脹系數不同所造成之錯位瑕疵。」其具體界定了本發明之單晶物件之特徵為實質上沒有（１）晶格失配瑕疵，及（２）因熱膨脹系數不同所造成之錯位瑕疵，既縮限申請專利範圍，又進一步明確揭示本發明之單晶物件的具體技術特徵。換言之，系爭案經修正申請專利範圍後，確實已明確揭示本發明之具體技術內容和特點，且本發明亦較習知技術具有優越之功效，在被告未能引證相關習知技術證明本發明不具進步性等專利要件之情況下，則依專利法第三十九條前段之規定：「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」，理應准予本發明專利。再者，被告答辯提及：「系爭案之是否可予專利，應就系爭案之技術內容與特點來論定。」惟，被告再審查核駁審定書之原處分中顯然即未確實「就系爭案之技術內容與特點來論定」系爭案之專利性；相反地，被告機關皆僅以模糊論述謂本發明之技術特徵在於方法，又刻意忽視系爭案多次配合審查意見所為之修正，仍舊以技術特徵之敘述不夠明確等理由核駁系爭案。證之被告機關先前所核准之相關領域之專利案件，其中有極多依被告機關審查系爭案時所持標準視之，技術特徵不夠明確之申請案卻為被告機關所接受而授予專利者，如原告即提出至少十二件，惟獨對系爭案指摘申請專利範圍主項之特徵敘述不夠明確，顯然被告機關及訴願決定機關之認事用法有違行政程序法第六條行政行為不得為差別待遇之平等原則。

二、被告機關及訴願決定機關在認定事實及適用法律上確實有所違誤：針對被告答辯，原告已說明被告機關認定「本發明技術特徵在於方法上」之理由謬誤之處，以及本發明之單晶物件之具體技術特徵所在。然而，被告機關卻未能針對事實提出具體反駁，並確實依照其所強調、主張之就發明之「技術內容與特點」來審究本發明專利申請案，甚至在被告機關所編訂之「專利審查基準」（八十九年十月版）第一篇第三章第一節第三小節有關「申請專利發明之認定」中，亦明確規定「對申請專利發明之認定，應依申請專利範圍之『請求項所載發明』之內容為之」，以及「不得僅以發明說明中所載之發明目的、功效，據以認定請求項所載發明而作為審查對象」；相反地，被告機關僅一味地以「無法」、「沒有能力」等字眼，昧於事實而避重就輕地論斷系爭案之技術特徵在於形成方法上，足見被告機關不但違反行政程序法第六條，更違反其所編訂之「專利審查基準」之規定，實令人對被告審查專利案件之適法性置疑。又，被告復辯稱以「被告所為之處分中常引用原告之自述得到證明」等模糊論述以自圓其說，更加令人難以苟同，亦無法以理服人。

三、被告之原處分確實違反專利法第四十條第二項：被告答辯謂其已於九十年八月九日發再審查案核駁理由先行通知書予原告；然而，在該核駁理由先行通知書中完全未對系爭案申請專利範圍第十九項作任何有關「未載明構成及其實施之必要技術內容」之指摘，卻在九十年十一月八日之再審查核駁審定書中逕以該理由核駁系爭案申請專利範圍第十九項。按，系爭案於審理過程中，原告一向盡力配合被告機關之要求修正申請專利範圍，以期順利獲准專利；惟，被告機關既認為該第十九項不應准予專利，卻又未於核駁審定之前給予原告針對該第十九項之內容提出修正、申復或說明之機會而逕予核駁，顯然該核駁處分已違反專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」之規定。因此，被告之答辯理由明顯不可採。

四、原告主張以系爭案於訴願階段所提之申請專利範圍修正本重行審理：針對被告答辯，首先，於行政救濟階段所為之申請專利範圍修正，其應否重行審酌早已有先例可循，如鈞院九十年訴字第三二五號判決：「．．．見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會，在未經審定公告前，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限．．」，鈞院九十年訴字第二六一五號判決：「．．．對於審定公告之發明專利案，專利申請人於審定異議成立，應不予專利後之行政救濟中，所呈遞申請專利範圍修正本，如僅係修正申請專利範圍過廣之情事，而非變更申請案之實質者，基於同一立法意旨，被告即有重行審酌之必要．．．」，等等，皆主張於行政救濟階段所修正之申請專利範圍確有重行審酌之必要。又，被告謂其已於訴願答辯書中指出系爭案於訴願階段所提出之申請專利範圍修正本之不合理處，其所持之理由為「該修正本之唯一獨立項所增補之技術內容尚有不妥，因未提及他種受質材質，何來的熱膨脹係數差？」實是對本發明之技術內容存有嚴重誤解。蓋習知單晶氮化鎵之所以會有晶格失配瑕疵及錯位瑕疵，即是因為該等單晶氮化鎵是在具有與氮化鎵不同熱膨脹系數之受質上成長；而在系爭案發明中，該不同熱膨脹系數之受質一開始即被原位移除（即，已不存在），而接著係以「自我支撐」之方式成長氮化鎵，故最終長成之單晶材質實際上根本不會存在晶格失配瑕疵和錯位瑕疵。易言之，被告所謂系爭案之該申請專利範圍修正本之「不合理處」，實係建立在其對系爭案技術內容之誤解所為之錯誤處分。如前所述，系爭案申請專利範圍之修正既縮限範圍，更進一步明確揭示本發明之單晶物件的具體技術特徵，確實符合專利法「具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」之規定。因此，被告之答辯實不可採。

五、綜上所述，系爭案已充分載明構成及實施之必要技術內容，且申請專利範圍中亦明確揭示所主張單晶物件之結構特徵，符合專利法第二十二條第四、五項之規定，亦完全合乎新穎性、進步性及產業利用性之專利要件。被告所為不予專利之處分及訴願決定機關駁回原告訴願並維持被告機關處分之決定顯然違法，請撤銷訴願決定及原處分，並令被告機關應為系爭案發明專利之處分。

乙、被告主張之理由：

一、原告提數個我國與美國專利案，以要求系爭案應准予專利，惟系爭案之是否可予專利，應就系爭案之技術內容與特點來論定。又原告宣稱系爭案突破了習知技藝，而原告所描述之技術特徵係關於方法。

二、經查系爭案係第00000000號再審查案（下稱母案）之分割案，綜觀說明書，系爭案之創新處在其方法，而原告所送之文件也常見此種論述，如訴願理由書第五頁第二行：「系爭案發明人以創新及意想不到之『方法』解決了先前技藝所面臨之困難」，訴願理由書第十頁第四行：「在系爭案所主張發明之前，半導體產業並『無法』製造大體積，自我支撐之氮化鎵及相關材質之大型單晶物件」，訴願理由書第四頁第九行：「在本發明之前，並沒有『能力』形成氮化錠及相關材質之大型單晶物件，以做為製造微電子元件之受質」，而原告九十年十月十二日之申復理由書，其第四頁明白指出：「本發明為之技術特徵為：一種自我支撐之氮化鎵（或類似氮化或碳化）物件，係在『收縮』程序開始前，在成長溫度或接近該溫度時原位移除藍寶石（或其他受質）層而形成。」從上述原告之自述中，未見任何有關結構特徵之描述，可見系爭案之技術特徵係關於方法而非物件上。

三、針對母案，被告曾於八十七年三月九日以（八七）台專（伍）Ｏ四Ｏ四八字第一Ｏ六七ＯＯ號函敘明對應於系爭案之原申請專利範圍第一和二項之內容，未具體指明申請專利之技術內容及特點，且對應於系爭案之其它申請項亦應修正，雖經原告於八十七年五月八日及七月二十三日送修正本到被告處，惟對應於系爭案申請專利範圍之相關申請項，其內容依舊如故，故被告復於八十八年十月十四日以（八八）智專（一）Ｏ四Ｏ四八字第一三六三七三號再審查核駁理由先行通知書，言明對應於系爭案申請專利範圍之申請項，未符合專利法第二十二條第四項之要求，然後原告將其分割成系爭案，惟未見任何反駁被告之論述，合先敘明。

四、從母案分割之系爭案，其原申請專利範圍第一項之內容為「一種大型單晶 Ga*N」，顯見只指明申請專利之標的，而未敘明申請專利之技術內容與特點。故被告復於九十年八月九日以（九Ｏ）智專二（一）Ｏ四Ｏ四八字第Ｚ0000000000號再審查核駁理由先行通知書函原告申復。而原告於九十年十月十二日送修正本至被告處，該修正本申請專利範圍第十九項係獨立項，其標的為微電子元件，而所提及之技術內容僅有單晶物件，顯見仍是未載明構成及其實施之必要技術內容。再就系爭案之另一獨立項，即申請專利範圍第一項來論，其內容卻未涵蓋原告於申復理由書所提及系爭案之技術特徵。故被告以專利法第二十二條第四、五項核駁系爭案並無違誤。

五、原告認為被告於認定事實及適用法律上顯有違誤，惟系爭案之審查人員已細究說明書，且被告之認定又可從原告所提之申復說明書或訴願理由書中得到佐證，此可從被告所為之處分中常引用原告之自述得到證明，故被告於認定事實及系爭案之適用法律上並無違誤。

六、原告認為被告違反專利法第四十條第二項，查被告已於九十年八月九日發再審查案核駁理由先行通知書予原告，因此並無違反前揭法條。另原告認為被告未審究其於訴願階段所提申請專利範圍修正本，但被告已於訴願答辯書中指出該申請專利範圍修正本之不合理處。

七、綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。

理由

壹、程序方面：本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。

貳、實體方面：

一、按申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點；獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容。系爭案核駁審定時專利法第二十二條第四項及依同法第五項授權所訂施行細則第十六條第二項固分別定有明文。惟按「申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人。經審定不予專利者，審定書應備具理由。」、「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之次日起三十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而駁回者，得逕依法提起行政救濟。經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」、「再審查或異議審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書。前項再審查之審定書應送達申請人。異議審查之審定書應送達申請人及異議人。」、「對於再審查、異議或舉發之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起行政救濟。」同法第三十八條第一項、第二項、第四十條、第四十三條、第四十六條復定有明文。凡此規定無非為使行政行為遵循公正、公開與民主之程序，確保其內容之明確性，以提高行政效能，保障人民權益，增進人民對行政之合理信賴，並實現專利法第一條「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之立法目的。故再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先將其理由通知申請人，並限期申復，使其在不變更申請案之實質之前提下，有修正或補充之機會，以便符合專利申請要件。如再審查審定書所載不予專利之理由，未曾通知申請人，即屬違背前揭「再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人」之規定。且再審查審定不予專利之審定書應具體指明不予專利之理由，俾申請人得依其不予專利之理由提起行政救濟，如其理由空泛、未針對該專利申請案如何不備要件具體論駁、未於理由中對當事人所曾主張有利於己之證據資料加以斟酌論斷，或認定事實未指明其所依憑之證據，即屬理由不備；如其不予專利之理由違反論理法則，或認定事實與其所憑之證據資料不相適合，即屬理由矛盾，均難謂為適法之處分。

二、查本件第00000000號「大型單晶氮化鎵」發明專利申請案，係第00000000號「大型單晶氮化鎵及其製法」發明專利申請案（即母案）之分割案，針對母案，被告機關之前身經濟部中央標準局曾於八十七年三月九日以（八七）台專（伍）○四○四八字第一○六七○○號函知原告，敘明對應於系爭案之申請專利範圍第一、二項之內容，未具體指明申請專利之技術內容及特點，且對應於系爭案之其他申請項亦應修正，雖經原告於八十八年七月二十三日提出修正本，惟對應於系爭案之申請專利範圍之相關申請項內容依舊，被告乃於八十八年十月十四日以（八八）智專（0000000字第一三六三七三號再審查核駁理由先行通知書，言明對應系爭案申請專利範圍之申請項，未符合專利法第二十二條第四項之規定，復經原告於八十八年十二月二十一日申請將母案分割為方法與物質二部分，改為各別申請，其中物質部分即為系爭案，被告續行再審查結果認其仍未於申請專利範圍載明構成及其實施之必要技術內容，不符專利法第二十二條第四、五項之規定，於九十年十一月八日以（九○）智專二（一）○四○四八字第○九○八七○○一七七一號專利再審查核駁審定書仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，主張被告並未引證任何先前技術，逕以不符專利法第二十二條第四、五項之規定核駁系爭案，極不合理，且與系爭案具有類似敘述方式之專利案，已為被告及美國專利商標局認可，依相同審查標準，系爭案亦應准予專利云云，並提起系爭案申請專利範圍修正本，請求一併審酌。訴願決定以系爭案係一種製造單晶Ga*N之方法，此綜觀原告九十年十月十二日申復說明書第四頁所載「本發明為之技術特徵為：一種自我支撐之氮化鎵（或類似氮化或碳化）物件，係在『收縮』程序開始前，在成長溫度或接近該溫度時原位移除藍寶石（或其他受質）層而形成。」，以及訴願理由書第五頁第二行「系爭案發明人以創新及意想不到之『方法』解決了先前技藝所面臨之困難」，第十頁第四行「在系爭案所主張發明之前，半導體產業並『無法』製造大體積，自我支撐之氮化鎵及相關材質之大型單晶物件」，第四頁第九行「在本發明之前，並沒有『能力』形成氮化錠及相關材質之大型單晶物件，以做為製造微電子元件之受質」等記載，均未見任何有關結構特徵之描述，可見系爭案之技術特徵係關於「方法」而非物件上；亦即在成長溫度或接近該溫度時原位移除受質基板（如藍寶石），使得原本氮化鎵磊晶層和受質基板間，因熱膨脹係數不同所造成的破裂現象得以避免，進而以此持續磊晶而獲得較大尺寸的氮化鎵單晶物件，而原位移除受質基板的方法建議為化學氣相蝕刻。惟系爭案原申請專利範圍第一項之內容為「一種大型單晶Ga*N」，僅指明申請專利之標的物件，而未敘明申請專利之技術內容與方法，雖經原告於九十年十月十二日修正，但仍未提及系爭案之技術特徵；又專利範圍第十九項雖指明微電子元件為其標的，將所有利用的氮化鎵單晶物件所製作的微電子元件皆包括在其申請的專利範圍內，然所提及之技術內容僅有單晶物件，仍未載明構成及其實施之必要技術內容。從而，被告認系爭案違反專利法第二十二條第四、五款規定，雖無引證案，仍應不予專利之處分，洵無違誤，應予維持。至於原告稱訴願階段提出申請專利範圍修正本有前例可循乙節，經查該等決定書主要係認原處分理由尚有再行研酌之餘地，且亦已敘明訴願階段所送申請專利範圍修正本，非訴願機關所得論究之審查原則，訴願意旨核不足採等語為由，駁回其訴願。原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。

三、本院查：

㈠被告於九十年十一月八日以（九○）智專二（一）○四○四八字第○九○八七○○一七七一號專利再審查核駁審定書，對系爭案為應不予專利之處分，其理由略以：系爭案係一種製造單晶Ga*N之方法；原告於九十年十月十二日之申復理由書第四頁載明「本發明為之技術特徵為：一種自我支撐之氮化鎵（或類似氮化或碳化）物件，係在『收縮』程序開始前，在成長溫度或接近該溫度時原位移除藍寶石（或其他受質）層而形成」，未見任何有關結構特徵之描述，可見系爭案之技術特徵係關於「方法」而非物件上；再從原告於九十年十月十二日提出於被告機關之修正本來論，其申請專利範圍第十九項係獨立項，其標的為微電子元件，而所提及之技術內容僅有單晶物件，顯見仍未載明構成及其實施之必要技術內容；再就系爭案之另一獨立項，即申請專利範圍第一項來論，其內容卻未涵蓋原告於申復理由書所提及系爭案之技術特徵。故系爭案之申請專利範圍未載明構成及其實施之必要技術內容，不符專利法第二十二條第四、五項之規定云云。惟觀諸被告於九十年八月九日所發再審查案核駁理由先行通知書，對於系爭案申請專利範圍第十九項並無任何有關「未載明構成及其實施之必要技術內容」之指摘（參見原處分卷第一四七、一四八頁），卻於上開九十年十一月八日之再審查核駁審定書中逕以系爭案申請專利範圍第十九項係獨立項，其標的為微電子元件，而所提及之技術內容僅有單晶物件，顯見仍未載明構成及其實施之必要技術內容等語為由，將系爭申請案予以核駁，揆諸首揭說明，被告就系爭申請案以此突襲性之理由所為核駁處分，即屬違背前揭專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」之規定。嗣原告於訴願時，提出修正本，針對此專利範圍第十九項內容之欠缺，欲加以補正，訴願機關卻又予以拒絕，於程序上全然未予原告有修正或補充之機會，亦有違前揭專利法之立法意旨。

㈡系爭案於被告尚未審定前之九十年十月十二日所修正之申請專利範圍第一項已具體記載其所主張之「單晶物件」具有如下之結構及技術特徵：（一）係由氮化鎵、氮化鋁、氮化銦、氮化鎵鋁、氮化鎵銦、氮化鎵銦鋁及碳化矽構成之群組中選出之一種單晶材質所組成；（二）其中該物件擁有自我支撐（self-supporting）之特性；（三）具有三度空間（x、y、z）特性，其中x、y方向至少為一○○微米，z方向至少為五微米（參見原處分卷第一五六頁）。足見系爭案乃以「物質」作為其申請專利標的，然被告於上開再審查核駁審定理由，卻認定系爭案係一種製造單晶Ga*N之方法，顯已誤會系爭案之申請專利標的，進而以系爭案申請專利範圍第一項之內容未涵蓋原告九十年十月十二日申復理由書所提及系爭案之技術特徵（即所謂關於「方法」而非物件之技術特徵）為由，認其申請專利範圍未載明構成及其實施之必要技術內容，自屬違誤。

四、綜上所述，被告就系爭案所為不予專利之處分，認事用法既有如上述之瑕疵，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭申請案尚待被告依本院前述判決意旨，重新依原告於訴願時提出之修正本調查審酌其是否有變更申請案之實質及是否符合專利要件，另為適法之處分。故原告請求判決命被告即作成准予系爭案專利權之審定，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告僅在請求命行政機關遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。至兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。

臺北高等行政法院 第三庭