臺北高等行政法院判決

原告

台達電子工業股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

戊○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

乙○○

上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國93年9月17日經訴字第09306225820號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

甲、事實概要：原告於民國（下同）90年2月27日以「串聯風扇備用散熱系統」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第2項之規定，對之提起異議，原告則於92年7月25日修正申請專利範圍，案經被告審查，認其未變更實質內容，本件異議案依修正後之內容審查，於93年4月22日以（93）智專三（三）05051字第093203578880號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

乙、兩造聲明：

一、原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

二、被告聲明：駁回原告之訴。

丙、兩造之爭點：

一、異議人逾法定期限1個月所提之新證據，被告得否受理？

二、系爭案是否不具進步性？原告主張：

一、被告引用84年8月1日公開之美國第0000000號「兩子設置之多重冷卻裝置」專利案（下稱引證二）和52年4月2日公開之美國第0000000號「CONTRA-ROTATING BLOWER」專利案（下稱引證三）來核駁系爭案不具進步性，違反依法行政原則：參加人即異議人於91年3月29日提出異議申請而只提供82年11月2日公開之美國第0000000號「DRIVE UNIT FOR DOUBLEFAN」專利案（下稱引證一）作為異議證據，而遲至91年10月1日方提出異議補充理由書並再提供另外的引證二和三作為異議證據，然而，異議人係於已逾越一個月之法定期間後方提出引證二和三作為異議證據，且所提出之引證二、三與引證一並無任何關聯性，屬於新證據，而非補強證據，被告不應予以受理和審究。原告在91年12月24日所提出的被異議補充答辯理由書中已明確指出：按審查基準第一篇第九章第二節第三（二）點所述，依本法第41條之規定，提起異議者，應自公告之日起3個月內備具異議書，附具證明文件。異議人欲補提理由及證據者，應自提起異議之日起1個月內為之。‧‧‧。以往實務上認為上述補提理由及證據之一個月期間係屬法定不變期間，但於補提新理由及新證據時才有此限制，並不及於補強理由及補強證據。詳言之，若逾1個月補提之證據與原引證證據係同一基礎事實之證據，則屬補強證據，參照行政法院78年度判字第437號判例，例如補提證據與原提證據分別為同一製造業者所印製、開發的型錄及具有相同型號之實物，顯然二者具有關連性，其所補提者屬補強證據，故其補正雖逾法定期間，仍應予受理。若逾1個月補提證據係與原引證證據無關連性者，則屬新證據，例如原引證證據為公開型錄或公開交易之統一發票、樣品，而補提證據為他人之某一專利前案，顯然前後所提證據並無關連性，其所補提者屬新證據，倘已逾法定期間，處分應不予受理。因此，原告在91年12月24日所提出的被異議補充答辯理由書中已強調：引證二、三與引證一並無直接關聯，兩者為完全不相關的獨立專利。詳言之，如被告之專利審查基準之範例所述，原引證證據為某人之某一專利前案，而補提證據為他人之某一專利前案，顯然前後所提證據並無關連性，其所補提者屬新證據。然而，關於上述理由，被告在異議審定書中，卻完全未做出回應或指明其具體理由或法源依據，即屬理由不備；甚而逕自認定系爭案相對於引證二、三不具有進步性，完全違反依法行政之原則。更甚者，被告不僅未補正此行政程序瑕疵，更於訴願答辯書中陳述「查爭議案件之審理，在尚未審定前，異議人均可補提新異議證據，況本局亦依法函請訴願人補充答辯在案」，顯然被告不僅未能具體說明其認定事實所主張之法源依據，違反專利法第41條及專利審查基準第一篇第九章第二節第三（二）點（第1-9-16頁）之規定，未符合依法行政之原則。

二、被告作出前後相互矛盾不一致的審定理由，違反明確性原則和誠信原則:

（一）被告於異議審定理由之第（六）點中陳述「雖引證一、引證二各別難謂系爭案不具新穎性，然系爭案申請專利範圍第1項卻為熟習該項技術者依引證一、二所能輕易完成，且未能增進功效，不具進步性」，此顯然與異議審定理由之第（五）點中認為「引證一難謂系爭案各獨立項特徵不具新穎性，且系爭案相對於引證一，有功效之增進，具有進步性」為相互矛盾不一致的審定理由。此外，在專利異議審定書第（六）點理由中，被告之審查委員指出「‧‧‧查系爭案申請專利範圍第1項‧‧‧等組成構造及空間型態，已為引證三‧‧‧所揭露，系爭案‧‧‧等技術手段已為引證二‧‧‧所揭露，雖引證一、引證二各別難謂系爭案不具新穎性，然系爭案申請專利範圍第1項卻為熟習該項技術者依引證一、二所能輕易完成，且未能增進功效，不具進步性‧‧‧」（請參閱異議審定書第4頁之倒數第5行至第5頁之第2行），被告前稱申請專利範圍第1項已被引證三和引證二所揭露，但後卻稱申請專利範圍第1項為熟習該項技術者依引證一、二所能輕易完成，明顯為前後相互矛盾之審定理由。是以，被告明顯違反行政作為上之明確性原則和誠實信用原則。

（二）被告雖然於訴願答辯書中承認其異議審定書中的上述審定理由謬誤所在，而於同時進行更正，但仍然作出前後相互矛盾不一致的審定理由。被告於異議審定書及更正之通知函中論明引證一與系爭案之彼此整體結構及空間型態不同，故引證一難謂系爭案不具新穎性，復言系爭案第一風扇或轉動裝置故障時，第二風扇或轉動裝置會提高轉速，以補償所損失散熱能力，有功效增進，故引證一難謂系爭案不具進步性。然而，綜觀引證三所揭示之內容，事實上其結構於引證一實質相同（請參閱比較引證一之圖1和圖2和引證三之圖1和圖2），兩者皆僅揭露兩個風扇串聯，卻完全未曾揭露如系爭案之「第一風扇或轉動裝置故障時，第二風扇或轉動裝置會提高轉速，以補償所損失散熱能力之功效」，被告既已論明引證一難謂系爭案不具新穎性和進步性，而引證三之整體結構及空間型態又與引證一實質相同，被告卻認為系爭案相較於引證三不具進步性，顯然前後之理由相互矛盾。此外，引證三所揭示內容完全未見有關「第一風扇或轉動裝置故障時，第二風扇或轉動裝置會提高轉速，以補償所損失散熱能力之功效」之系爭案技術特徵，對熟習該項技藝者而言，又如何能根據引證三作簡單轉用呢？另外，引證二所揭露的是利用設置於風扇外之四個控制器/切換器210,220,230,240以及一處理器201分別控制四個風扇106,107, 108,109，當其中一風扇故障時，由該處理器201作分配控制其他風扇（各個風扇為並聯之獨立風扇，不在同一扇框內），其不僅與系爭案之各獨立項所界定之「第一和第二轉動裝置（風扇）耦合於扇框中，並為串聯」技術特徵不同，兩者之控制方法亦不相同，對熟習該項技藝者而言，又如何能根據引證二作簡單轉用而輕易完成呢？因此，基於上述之事實與理由，引證二和三從未揭露或教示系爭案之所有技術特徵，且系爭案之技術特徵得以克服先前技術中所存在之問題點，當然具有進步性無疑，而被告所持之理由完全為主觀認定，對於引證資料之解讀亦多所誤解且審定理由出現相互矛盾不一致，其審查實屬輕忽草率實有不當。

（三）被告制訂之「專利審查基準」載明「判斷進步性之基本原則」，包括「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」（1-2-20頁參照），並提示「審查上應注意事項」，包括「判定發明不具進步性時，原則上審查委員應引證具體的既有之技術、知識資料」，如「該既有之技術、知識為習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者」，雖「不在此限」，惟審定書內仍需充分說明（1-2-27頁參照）。系爭案之申請專利範圍共有七項，而被告於審查時未就系爭案之此七個請求項各別判斷其進步性，顯然違背上開審查基準，有理由不備之瑕疵。按理由不備（違反程序或方式規定）之行政處分，依行政程序法第114條第1項第2款，固得於事後記明理由而補正之，但依同法條第2項規定，此補正僅得於訴願程序終結前為之，是被告之行政處分有理由不備之瑕疵。

三、查訴願決定理由中所述（訴願決定書第4頁第9行至第12行）：「經查，原處分機關89年10月31日修正發布之『專利申請文件補正事項管理作業要點』第8點規定『本局人員辦理異議案或舉發案時，經審查異議人或舉發人未檢附異議或舉發之理由及證據者，應注意其有無於1個月內補正，逾期補正者，於審定時仍應審酌，不得因其逾期補提而不與受理』‧‧‧」。然詳查此一理由，並不適用於系爭案之情事。原告分述如下：

（一）被告於異議審查過程及異議審定書之理由中，自始至終皆未針對原告於異議答辯過程中所提出之「引證二和三」為新證據，不應予以受理部分予以回應或給予任何具體理由或受理之法源依據，且於訴願答辯書中仍未具體指明據以受理審查及引用之法源依據，僅僅陳述「查爭議案件之審理，在尚未審定前，異議人均可補提新異議證據」，仍然未指明其所憑依據，而訴願機關竟於訴願決定書中逕自引用之「專利申請文件補正事項管理作業要點」第8點規定「經審查異議人或舉發人未檢附異議或舉發之理由及證據者，應注意其有無於1個月內補正‧‧‧」，致原告於訴願程序終結前無從獲得充足資訊以便提出答辯（被告自始至終未曾提出此管理作業要點），使得原告無法於訴願階段適時提出任何實質及有效之防禦方法，至遭訴願駁回之不利結果，違反了行政程序法第102條至108條所規範之當事人參與原則，就此而言，無異對原告形成突襲，實質上已違反行政行為應遵循公正、公開與民主之程序及當事人參與原則。綜上所述，被告未於理由中對原告所曾主張有利於己之證據資料加以斟酌論斷，亦未指明其所憑之法源依據（在尚未審定前異議人均可補提新異議證據，法源依據何在？），即屬理由不備；而訴願機關對於新證據之認定事實與其所憑之證據資料（上述之作業要點）不相適合，即屬理由矛盾，均難謂為適法之處分。

（二）按專利法第41條之規定「提起異議者，應自公告之日起3個月內備具異議書，附具證明文件。異議人欲補提理由及證據者，應自提起異議之日起1個月內為之」。而被告於89年10月13日修正公佈之「專利申請文件補正事項管理作業要點」第8點規定「本局辦理異議案或舉發案時，經審查異議人或舉發人未檢附異議或舉發之理由及證據者，應注意其有無於1個月內補正，逾期未補正者，於審定時仍應審酌，不得因其逾期補提而不予受理」。仔細檢閱即可發現後者之作業要點顯然抵觸前者之專利法第41條，不符合憲法第172條規定，後者之作業要點應為無效。

（三）查訴願機關之訴願決定書第5頁第13行至第14行所述之「訴願人對此一技術內容之比較認定既無爭執，顯見原處分並無違法不當」之訴願決定理由，更是彰顯其率斷而為，便宜行事。諸不知異議人逾法定期限1個月所提之新證據（引證二和三），被告自應不予受理，在其缺乏證據能力之情況下，原告本無必要和義務對其技術內容比較提出答辯，然而原告仍於91年11月25日提出被異議補充答辯書，針對引證二和三與系爭案之差異進行答辯與比對，因此原告並非對被告之進步性判斷方式並無爭執，係因被告明顯違背專利法之規定，原告不需要對於其違法不當之處分再度進行比對，因此，訴願機關對於「訴願人對此一技術內容之比較認定既無爭執」之說法顯與事實相違背，其甚至由此推定「顯見原處分並無違法不當」，更加彰顯其邏輯判斷錯誤。被告於行政程序上已具有瑕疵，更於實體上之進步性判斷更是主觀認定，原告皆有爭執，因此訴願機關之上述理由，顯與事實相違背，有適用法律錯誤及邏輯判斷謬誤。

被告主張：

一、查被告89年10月31日修正發布之「專利申請文件補正事項管理作業要點」第8點規定：「．．．1個月內補正，逾期補正者，於審定時仍應審酌，不得因其逾期補提而不予受理」，且被告亦將引證2、3發交原告答辯後（被異議補充答辯理由書）始採為本件之異議證據予以實體審查，並無不妥。

二、原告稱：異議審定書理由（六）「．．．雖引證1、引證2各別難謂系爭案不具新穎性，然．．．依引證1、2所能輕易完成」等和審定書理由（五）相互矛盾云云。查上述誤繕，被告於93年7月1日以（九三）智專三（三）05051字第09341088660號函更正在案，並無相互矛盾之情形。

三、查引證1殼體（24）內，兩外轉子馬達（1）（2）安裝於一共同之馬達軸（3）上等和引證3迴轉件（13）（14）突伸馬達室（16）之軸（7）（7'）分別裝有轉子（5）及葉輪（6）等相較，兩者整體結構及空間型態不同，異議案審定書理由（五）、（六）並無前後相互矛盾之處；系爭案申請專利範圍第1項扇框（300）、第一風扇（100）（110）、第二風扇（200）（210）、第一風扇與第二風扇為串聯等組成構造及空間型態，已為引證3原殼（2）、迴轉件（13）及轉子（5）（之葉片11）、迴轉件（14）及葉輪（6）（之葉片12）等所揭露；系爭案第一風扇故障時，透過至少一控制電路，第二風扇會提高轉速等技術手段已為引證2圖（一）空間（enclosure 101）進口處（102）有驅風機（104），出口處（103）有驅風機（105 ），空氣流動如箭頭所示，驅風機（104）（105）可為單一風扇（說明書第3欄第33行至第36行），任一驅風機故障，正常驅風機切換至全速（說明書第4欄第58至63行）所揭露，系爭案申請專利範圍第1項為熟習該項技術者依引證2、3 所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性；另系爭案於92 年7月25日修正申請專利範圍共6項，其中第1、5、6項為獨立項，第2、3、4項為附屬項，異議審定書理由（六）已就申請專利範圍各項陳述其不具進步性之理由，難謂審查有不備理由之瑕疵。

理由

一、按「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法第30條原發明人與他人有同一之再發明同日申請時，應予原發明人以發明專利。申請取得新型專利。」為審定時專利法第98條第2項所明定。

二、原告於90年2月27日以系爭案向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第2項之規定，對之提起異議，原告則於92年7月25日修正申請專利範圍，案經被告審查，認其未變更實質內容，本件異議案依修正後之內容審查，於93年4月22日以（93）智專三（三）05051字第0932035788號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，主張如事實欄所載，本案所需審究者為（一）異議人逾法定期限1個月所提之新證據，被告得否受理？（二）系爭案是否不具進步性？

三、異議人逾法定期限1個月所提之新證據，被告得否受理？

（一）按「公告中之新型，任何人認有違反第4條、第105條準用第22條第3項或第4項、第27條或第97條至第99條規定，或利害關係人認有不合第5條或第105條準用第30條規定者，得自公告之日起3個月內，備具異議書，除具證明文件，向專利專責機關提起異議」、「異議人補提理由及證據，應自異議之日起1個月內為之」，固為專利法第102條第1項、第2項所明定。惟另按「提起專利之異議或舉發者，依專利法施行細則第29條第4項（按本件審定時專利法第102條第2項有相同規定）規定，異議人或舉發人得自異議或舉發之日起1個月內補提理由及證據，逾期未補提理由及證據，受理異議或舉發之主管專利行政機關，得依現存證據資料，以職權調查事實逕為決定。惟期間雖已經過，如尚未就異議或舉發予以審定，專利人或舉發人於此時補提理由及證據，仍應受理。」行政法院（現改制為最高行政法院）著有72年判字第1419號判例可參（同院89年度判字第1957號判決及同院86年度第5次庭長評事聯席會議決議均同意旨）。準此，上開專利法第102條第2項所稱「1個月內」之限期，係舉發人或異議人補提理由及證據屬程序之行為，應為程序之期間，其性質並非不變期間。且舉發人補提舉發理由及證據之期限，非屬法定不變期間，此為最高行政法院目前一致之見解。異議人補提異議理由及證據之期限，自應採相同之見解。因此，異議人依專利法第102條第1項提起異議，雖於異議之日起逾1個月，始補提理由及證據，惟如專利主管機關尚未處理完畢時，仍應就其補提之證據為實體上之審酌，不得因其逾期補提而不予受理。

（二）原告雖主張略以依本件審定時專利審查基準第一篇第九章第二節第三（二）點所述，依本法第41條之規定，提起異議者，應自公告之日起3個月內備具異議書，附具證明文件。異議人欲補提理由及證據者，應自提起異議之日起1個月內為之。以往實務上認為上述補提理由及證據之一個月期間係屬法定不變期間，但於補提新理由及新證據時才有此限制，並不及於補強理由及補強證據，主張補強理由及補強證據始得不受該1個月期間之限制，本件參加人所提之引證二、三與引證一並無任何關聯性，屬於新證據，而非補強證據，被告不應受理云云。惟查，被告依最高行政法院上開見解，於89年10月31日修正發布之「專利申請文件補正事項管理作業要點」第8點規定：「．．．1個月內補正，逾期補正者，於審定時仍應審酌，不得因其逾期補提而不予受理」。原告雖又主張該作業要點第8點規定，係指「異議人未檢附異議之理由及證據者」而言，本件並非「未檢附異議之理由及證據」，而係補提新證據，與要點規定不同云云。惟查，該作業要點第8點規定對於原來均未「檢附異議之理由及證據」者，尚可不受1個月期間之限制，則依舉重明輕之法理，對於補提新證據者，自亦同有其適用，原告主張要無可採。至於所提行政法院78年度判字第437號判例，係指『於訴願程序中』，補提具有關連性之補強證據，故其補正雖逾法定1個月期間，仍應予受理，與本件係在『審定』前補提者不同，本件與該判例無關，原告據以主張，顯有誤解，自無可採。

二、系爭案是否不具進步性？

（一）關於原告指摘異議審定書理由（六）「．．．雖引證1、引證2各別難謂系爭案不具新穎性，然．．．依引證1、2所能輕易完成」等和審定書理由（五）相互矛盾一節。糸查上述誤繕，被告於93年7月1日以（93）智專三（三）05051字第09341088660號函更正在案，並無相互矛盾之情形。

（二）次查，引證1殼體（24）內，兩外轉子馬達（1）（2）安裝於一共同之馬達軸（3）上等和引證3迴轉件（13）（14）突伸馬達室（16）之軸（7）（7'）分別裝有轉子（5）及葉輪（6）等相較，兩者整體結構及空間型態不同，異議案審定書理由（五）、（六）並無前後相互矛盾之處；系爭案申請專利範圍第1項扇框（300）、第一風扇（100）（110）、第二風扇（200）（210）、第一風扇與第二風扇為串聯等組成構造及空間型態，已為引證3原殼（2）、迴轉件（13）及轉子（5）（之葉片11）、迴轉件（14）及葉輪（6）（之葉片12）等所揭露；系爭案第一風扇故障時，透過至少一控制電路，第二風扇會提高轉速等技術手段已為引證2圖（一）空間（enclosure 101）進口處（102）有驅風機（104），出口處（103）有驅風機（105），空氣流動如箭頭所示，驅風機（104）（105）可為單一風扇（說明書第3欄第33行至第36行），任一驅風機故障，正常驅風機切換至全速（說明書第4欄第58至63行）所揭露，系爭案申請專利範圍第1項為熟習該項技術者依引證2、3所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性；另系爭案於92年7月25日修正申請專利範圍共6項，其中第1、5、6項為獨立項，第2、3、4項為附屬項，異議審定書理由（六）已就申請專利範圍各項陳述其不具進步性之理由。

三、從而，被告以系爭案違反審定時專利法第98條第2項之規定所為「異議成立，應不予專利」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告起訴意旨為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第五庭審判長法 官 張瓊文