臺北高等行政法院判決

原告

丹麥商‧NVB 國際公司（NVB International a ／s）

代表人

甲○○○○○○N

訴訟代理人

陳長文律師

複代理人

陳初梅律師

訴訟代理人

黃章典律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

　　　　　　丙○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國94年7 月4 日經訴字第09406130990 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）89年10月21日以「包含有腔室和活塞之組合的裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告93年12月20日以（93）智專三（三）05089 字第09321120330 號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷，並作成第000000000A01號申請案號准予專利之處分。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：本案是否有違專利法第26條第4 項及同法施行細則第18條第3 項之規定，應不予專利？

㈠原告主張：查被告之再審查核駁審定書據以不予本案專利之理由略為：⒈原告逾限未據申復或說明至局，本案逕依現有之內容予以審定；⒉本案申請專利範圍第5 項附屬項之標的與所依附之標的不一致。被告因而指稱本案不具「法定專利要件」，並引用審定當時施行之專利法第26條第4 項規定對本發明作不予專利之審定。原告不服，遂向訴願機關提起訴願。後訴願機關根據與前開被告審查決定相同之理由做出駁回訴願之決定。原告對上開理由恕不甘服，茲析述如下：

⒈被告僅根據申請專利範圍附屬項單純文字上之誤繕，未審究其實質內容並探求當事人真意，漠視本案之可專利性而作成不予專利之處分，與中華民國專利制度所欲落實之精神不符，其處分違法過當而應予撤銷：

⑴專利制度為圖公眾利益與專利權人利益之平衡與最大化，專利機關之行為必須符合制度精神；文字誤繕、誤譯，並非否准專利之事由，該行政行為並非實質合法：「專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度。」於2004年版之「發明專利實體審查基準」第2-3-3 、2-3-15頁，已揭示斯旨。既然其制度之目的為圖公眾利益與專利權人利益之平衡與最大化，以授予專利權人專利為手段，換取技術早日公開利用，則在此制度下之專利機關之行為，必須符合制度精神，對於否准專利之事由亦應作符合此制度目的之解釋，以謀求公眾與專利權人之最大利益。

⑵原告申請專利範圍第5 項為「誤譯」，此觀本發明英文申請專利範圍第5 項之標的「A combinationaccording to claim 2 （如申請專利範圍第2 項之一『組合』）」與第2 項「A combinationaccording to claim 1 」相同即明。今專利審查基準第 2-6-20 頁 (3) 與 (4) 中已要求專利審查機關於審查專利中文本與外文本之範圍是否一致時，若外文與中文技術內容矛盾，應注意可能是誤譯；原處分於認定事實時，不應濫用其行政權，將不能用以否准專利之事實 --- 「誤譯」，強行套入「標的不一致」之圈套，草率駁回本發明之申請，而應依照專利制度係謀求公益與私利之最大化之精神，對當事人有利與不利之事項均予注意，使本發明有機會被核准、公開。無奈被告選擇對公益私利均有害之做法，濫用專利法第 26 條第 4 項核駁審定本發明，不但使原告無法取得專利權，公眾亦無法享有發明早日公開之益處。被告之做法違背專利制度之精神，原處分實不具實質合法性。

⑶被告2004年版之「發明專利實體審查基準」2-3-1 頁中已明確規定「依專利法第44條規定，是否准予發明專利，應審酌之事項包括第21條至第24條、第26條、第30條第1 項、第2 項、第31條、第32條或第49條第4 項之規定。其中涉及發明專利要件者為第21條發明之定義、第22條產業利用性、新穎性及進步性、第23條擬制喪失新穎性及第24條法定不予發明專利之項目。」由此可知，發明專利實體審查基準所揭櫫之「發明專利要件」係指「產業利用性」、「新穎性」、「擬制喪失新穎性」及「進步性」。所謂「產業利用性」，依「發明專利實體審查基準」2-3-1 頁所述，係指「凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利，即指申請專利之發明必須在產業上得以利用，始符合申請發明專利之要件，稱為產業利用性。」所謂「新穎性」，依「發明專利實體審查基準」2-3- 3頁所述，係指「申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利。此外，申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，亦不得取得發明專利。」所謂「擬制喪失新穎性」，依「發明專利實體審查基準」2-3-15頁所述，乃指「申請在後之發明專利申請案之申請專利範圍中所載之發明與申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式中揭露之內容相同者，雖然無專利法第22條第1 項之情事，依同法第23條之規定，該發明仍然不具新穎性，不得取得發明專利。」而「進步性」之定義，依「發明專利實體審查基準」2-3-18頁所述，係指「申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利。」

⑷被告為本案作成不予專利之理由，主要為前述申請專利範圍修正本申請專利範圍第5 項係依附於申請專利範圍第1 項，其中第5 項之標的係「活塞式泵組合」，第1 項之標的係「活塞- 內室組合」，第5 項所請求之標的未能與其所依附之請求項之標的一致，不符合處分時專利法第26條第4 項之規定而「不符法定專利要件」等語云云。由被告之再審查案核駁理由先行通知書可知，被告並未質疑或否定本案申請專利範圍獨立項或其附屬項之新穎性或進步性，而僅指出形式上微小瑕疪。本案申請專利範圍之實質內容應已受被告之肯定，亦即，被告業已肯定本案具專利要件，應准予專利。

⑸由申請專利範圍之獨立項與依附項間之用語關係及申請專利範圍第1 項之其他附屬項之標的可知，申請專利範圍第5 項之標的係為「明顯之誤繕」，被告並未質疑或否定本案申請專利範圍獨立項或其附屬項之新穎性或進步性，而僅指出形式上微小瑕疪。惟被告2004年版之「發明專利實體審查基準」中，亦無任何以申請專利範圍形式上之微小瑕疪而認定不具專利要件之依據。本案申請專利範圍之實質內容應已受被告之肯定，應准予專利。由於申請專利範圍第5 項之標的係為明顯之誤繕，惟被告僅根據此單純文字上之誤繕，未審究其實質內容並探求當事人真意，漠視本案已受肯定之實質內容，即否定本案發明之可專利性而作成不予專利之處分，與中華民國專利制度所欲落實之精神不符，並有自相矛盾之疑。

⑹按依行政程序法第7 條之規定，行政行為之行使應符合比例原則，亦即於為行政行為時應考量採取手段或方法之適當性、必要性及利益衡平等原則。本件發明專利申請案之申請專利範圍獨立項或其附屬項均具有產業利用性、新穎性及進步性等要件，已為被告所肯認。倘僅因形式上微小瑕疪未為申復或修正即逕予駁回本件發明專利申請案，其所為處分是否適當且必要及採取之方法所造成之損害與欲達成目的之利益間之衡平性，並非無疑。況被告之處分亦顯然有違行政程序法第9 條，行政機關就該管行政程序應於當事人有利及不利之情形一律注意，及第36條行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意之規定。

⒉原處分理由不備，未說明為何「活塞式泵組合」與「活塞- 內室組合」為「標的不一致」，但先前卻用名為「活塞式泵」前案核駁本發明。被告強行套用專利法第26條第4 項而否准本發明之專利申請，但專利法第26條第4 項僅謂：「申請專利範圍‧‧‧之揭露方式，於本法施行細則定之。」至於施行細則，無論是舊版第16條，或新版第15與18條，均未規定「附屬項與所依附之請求項之標的所用之文字應完全相同」，故專利法與施行細則均未對「標的不一致」做出定義。今原處分雖認定本發明請求項第5 項「活塞式泵組合」與第2 項「根據申請專利範圍第1 項之（活塞-內室）組合」之文字不一致即為「標的不一致」，惟未述理由，亦未教示原告修正方向；又因被告先前曾引用名為「活塞式泵」之前案核駁本發明，今卻指陳本發明「活塞式泵組合」與「活塞- 內室組合」為不同標的，對此截然不同之認定，原告如何能明瞭應如何申復及修正？故原處分理由不備，違法情節至明。

⒊被告未依法對每一請求項「逐項審查」。依據專利審查基準（專利審查基準2-3-5 及2-3-20頁），被告應依法對每一請求項「逐項審查」，但被告卻只於原處分與核駁先行通知書之理由中記載請求項第5 項之標的文字錯誤，實已違反「逐項審查」之法定要求，明顯違法。且本案申請專利範圍共有46項請求項，被告發現誤載者僅為第5 項，原告縱未更正，亦可視為此請求項之撤回或刪除，被告卻將46項請求項全部核駁，其裁量權之行使，顯然過當。

⒋行政機關應就整體事實調查證據並將決定及理由告知相對人，非得僅就相對人未陳述意見事項作出不利相對人之決定

⑴行政程序法第36條規定：「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」同法第43條亦規定：「行政機關為處分‧‧‧應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，‧‧‧並將其決定及理由告知當事人。」故被告於作成決定前，雖已給予原告陳述意見之機會而原告放棄陳述意見，被告仍應就整體事實為調查（是誤譯或標的不一致），並將其決定及理由告知原告，原告僅喪失陳述意見之機會而已（行政程序法第105 條第3 項），並非謂被告得以此草率結案。

⑵且被告可以選擇其他對原告損害較小之作法，如：以電話向原告討論以確認應如何修正申請專利範圍，但卻選擇對原告權益損害最大之作法，直接駁回其專利申請；於訴願期間，原告已陳明申請專利範圍第5 項為誤繕，被告與訴願決定機關本可重開程序重為決定，卻仍堅持不為，實無異係「以大砲打小鳥」，置原告之權益於不顧，違反行政程序法第7 條之比例原則，為違法之行政處分。

⒌綜上所述，原處分實已違反行政程序法第5、6 、7、36、43、96、97 條以及專利審查基準之規定，請撤銷原處分，並作成准予專利之處分。

㈡被告主張：

⒈訴訟理由訴稱：「2004年版之『發明專利實體審查基準』2-3-1 頁中已明確規定『依專利法第44條規定，是否准予發明專利，應審酌之事項包括第21條至第24條、第26條、第30條第1 項、第2 項、第31條、第32條或第49條第4 項之規定。』」云云。由此可知「發明專利實體審查基準」明確說明第26條為應審酌之事項，而本案因申請專利範圍第5 項附屬項與所依附之獨立項標的不一致，不符處分時專利法第26條第4 項規定之事證相當明確。

⒉訴訟理由訴稱：「被告並未質疑或否定本案申請專利範圍獨立項或其附屬項之新穎性或進步性，而僅指出形式上微小瑕疵。本案申請專利範圍之實質內容應已受被告之肯定」云云。惟本案申請專利範圍第5 項附屬項之標的「活塞式泵組合」與所依附之標的「活塞-內室組合」明顯標的不一致，不符處分時專利法第26條第4 項之規定，此點原告並無異議。

⒊訴訟理由訴稱：「被告僅根據此單純文字上之誤繕，未審究其實質內容並探求當事人真意，漠視本案已受肯定之實質內容」、「行政行為時應考量採取手段或方法之適當性」云云。惟被告曾於93年5 月11日以（93）智專三㈢05089 字 第09320423010 號再審查核駁理由先行通知書通知原告「請於文到次日起60日內提出申復說明及有關反證資料一式二份。若屆期未依通知內容辦理者，專利專責機關得依現有資料續行審查」。惟原告已逾期限，仍未據申復或說明至被告，被告逕依現有之內容予以審定，即本案不符專利法第26條第4 項之規定，於93年12月20日以（93）智專三㈢05089 字第09321120330 號再審查核駁審定書核駁本案，審理程序並無瑕疵。

⒋綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

理由

一、按「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。」分別為專利法第26條第4 項及同法施行細則第18條第3 項所明文。又「發明專利申請案違反第21條至第24條、第26條、‧‧‧規定者，應為不予專利之審定。」復為專利法第44條所明定。

二、本件第00000000號「包含有腔室和活塞之組合的裝置」發明專利申請案，經被告審查略以：本案經被告於 93 年 5 月11 日以（93）智專三（三）05089 字第09320423010 號再審查核駁理由先行通知書通知原告提出申復說明，惟其逾期未為申復或說明，乃依原告 92 年 8 月 1 日經核准修正之專利說明書內容為審查；而依該說明書申請專利範圍第 5項附屬項之標的與所依附之第 1 項獨立項標的不一致，不符法定專利要件，遂依專利法第 26 條第 4 項之規定，為本案應不予專利之審定。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張各如事實欄所載，其爭點厥為本案是否有違專利法第26條第4 項及同法施行細則第18條第3 項之規定，應不予專利？

三、經查，本件第00000000 號「包含有腔室和活塞之組合的裝置」發明專利申請案，依原告於 92 年 8 月 1 日申請，並經被告核准之專利說明書修正本內容觀之，其申請專利範圍第 1 項為獨立項，第 5 項為附屬於第 1 項之附屬項，然第 1 項之標的係為「活塞─內室組合」，第 5 項之標的卻為「活塞式泵組合」，故第 5 項所請求之標的未能與所依附之請求項標的一致，不符合專利法第 26 條第 4 項及其施行細則第 18 條第 3 項之規定。原告雖稱其專利說明書申請專利範圍第5 項為「誤譯」，其所載之標的係為「明顯之誤繕」云云；但無可否認，其呈現於申請專利範圍第1項及第5 項之申請標的，確實不一致，乃屬不可爭之事實。且查，被告已於93年5 月11日以（93）智專三（三）05089 字第09320423010 號再審查核駁理由先行通知書，明確通知原告本案申請專利範圍第5 項附屬項之標的與所依附請求項之標的不一致，申請專利範圍之敘述方式不符當時專利法施行細則第16條之規定，並限期於60日內提出申復說明及有關反證資料；惟原告逾期並未申復或修正，此有上開核駁理由先行通知書附原處分卷可稽，並為原告所不爭執；是被告已明確告知原告應修正之事項，已合法保障原告補正之權利，原告因自己之懈怠而失權即難歸責於他人。又按申請發明專利，應就每一發明提出申請，專利法第32條第1 項定有明文，此即所謂發明之單一性，因此，申請之發明專利如不合形式或實質之專利要件時，即應全部核駁，不能一部准許一部核駁。本案申請專利範圍第5 項附屬項之標的與所依附之第1項獨立項標的不一致，原告經受通知限期補正而不為，既如前述，則被告逕依現有之專利說明書內容予以審定，以本案不符法定專利要件為由，而為全部應不予專利之處分，自無違誤。至於原告所訴之「逐項審查」，係新穎性及進步性之審查原則，本案尚未進入新穎性及進步性之實體審查，自無「遂項審查」違反之可言。

四、綜上所述，本案有違專利法第26條第4 項及同法施行細則第18條第3 項之規定，應不予專利；原告所訴，核不足採。被告所為本案應不予專利之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告為核准系爭專利之處分，均無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3 項前段，判決如主文。

第二庭審判長法　官 徐 瑞 晃