臺北高等行政法院判決

原告

昆盈企業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

丙○○ 律師

訴訟代理人

戊○○專利代理人

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

己○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

陳群顯 律師

　　　　　　呂聿雙　律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年4月30日經訴字第09606066420號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣原告前於民國（下同）90年3月26日以「無線裝置之天線裝置」向被告機關智慧財產局申請新型專利（下稱系爭專利），經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第202192號專利證書。嗣參加人乙○○（下稱參加人）以其違反核准時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，對之提起舉發，案經被告機關審查，經被告於94年8 月9 日以(94)智專三㈡04059 字第09420725230 號函通知原告應提申請專利範圍更正本，原告則於94年9 月2 日提出更正申請專利範圍（下稱系爭更正範圍），其第1 項增加「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，原第2 項保留，原第3 、4 項刪除及將原第5 項「無線式電視遊樂控制盤」修正為「無線遊戲控制器」列第3 項，惟經被告審查後認已經超越原申請專利範圍，而以原申請專利範圍為審查範圍，核認系爭專利違反核准時專利法第98條第2 項規定，而以95年10月19日（95 ）智專三㈡04059 字第09520862930 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱系爭處分）。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原行政處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明求為判決：

⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭專利之系爭更正範圍是否逾越原申請專利範圍？

㈠原告主張之理由：原告主張原行政處分與訴願決定均違法不當，並致損害人民之基本權利。原行政處分與訴願決定明顯違法錯誤之處詳述於後：

⒈原行政處分恣意行政違反信賴保護原則：專利之舉發，乃舉發人與專利權人對於系爭專利其專利權範圍之爭執，如系爭專利請求申請專利範圍限縮（專利法第64條第1項第1款），即影響兩造（舉發人與專利權人）所爭執之標的，亦攸關專利審查機關舉發之審理，依據專利法第71條第3項，如專利權人於專利舉發程序中申請更正系爭專利申請專利範圍，專利審查機關應通知舉發人，復令舉發人針對所更正之申請專利範圍表示意見，譬如舉發人對於所更正之申請專利範圍表示同意或不同意，或者是對於所更正之申請專利範圍再補充舉發理由，以使兩造（舉發人與專利權人）所爭執之標的及法律狀態為同一。因此，雖專利審查機關於舉發審理中「程序中行為」非為最終之「行政處分」，然而專利審查機關對於專利範圍得否更正之「程序中行為」，勢將影響兩造（舉發人與專利權人）所爭執之標的及法律狀態，此為審理專利權是否存廢之重要事項，縱使舉發之「程序中行為」非屬於「行政處分」，但「程序中行為」仍應符合行政程序之相關規定。是以，行政機關依法令採取任何之行政行為時，人民基於有可信賴基礎之前提下，依據行政行為存在之法律狀態而有所舉措，人民之信賴即應予以保護，此為行政程序法所規範之信賴保護原則，而行政機關違反信賴保護原則所作成之處分即為違法處分，自應予以廢棄。系爭專利於舉發程序中，被告機關於94年8月9日以

(94) 智專三(二)04059字第09420725230號函通知原告應提申請專利範圍更正本，原告則於94年9月2日提出申請專利範圍更正本，而於94年9月19日原處分機關以(94)智專三(二)04059字第09441638360號函件（下稱更正通知函），正本通知參加人（舉發人）副本通知原告（專利權人），該更正通知函指出原告於94年9月2日所提更正本經審查認為應屬專利法第64條所稱可更正之事項，通知參加人表示意見。該通知函之行政行為至為明確，無論原告或參加人皆已認為被告機關確實審理過系爭專利之申請專利範圍更正本，方認為系爭專利範圍沒有違反專利法第64條之規定，意即系爭專利之申請專利範圍更正本不僅未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦沒有實質擴大或變更申請專利範圍！嗣後，參加人依據該更正通知函之指示，於94年10月21日針對系爭專利更正後之申請專利範圍提出舉發補充理由書，被告機關於94年10月28日以

(94) 智專三(二)04059字第09441891440號函通知原告補充答辯，原告於94年11月18日同樣針對系爭專利更正後之申請專利範圍提出舉發補充答辯書，原告與參加人皆已信賴被告機關之行政行為（更正通知函）後，復依照更正後之申請專利範圍為舉發程序上之攻擊防禦（參加人對於申請專利範圍更正本是否超出原申請專利範圍並不爭執），然而原行政處分推翻其在先之行政行為，認為系爭專利之申請專利範圍更正本超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍而不准予更正，逕以系爭專利原申請專利範圍（更正前之申請專利範圍）作成處分。被告機關推翻其在先之行政行為作成之原行政處分，致使原告基於被告機關行為之信賴基礎，遭受到裁判上之突襲，原行政處分恣意行政即為違法不當。復觀被告於訴願程序答辯書，被告於訴願答辯書稱：「通知舉發人限期就更正本表示意見係踐行專利法第71條第3項之通知程序」，然而該函件上清楚載明係「經審查認為應屬可更正之事項」，事後卻答辯為通知程序，縱不論上開原行政機關前後不一之行為已明顯違反誠實信用原則，如該更正通知函僅屬通知性質，原行政機關自可不為任何之意見表示，原告與參加人即會針對系爭專利申請專利範圍更正本是否變更實質而進行攻擊防禦，而非基於信賴原行政機關之基礎，直接針系爭專利申請專利範圍更正本進行攻擊防禦。況且，原行政機關訴願答辯函中清楚載明：「…舉發審理中，不論係依申請或依職權通知更正，實務上先審查是否准予更正...」，如原行政機關不准予更正，參加人或原告就更正本所提之補充舉發理由及補充答辯理由即無需審酌，參加人或原告所為之補充舉發理由或補充答辯理由與被告機關之行政行為具有因果關係，概不能因其行政行為僅為通知性質而非處分行為，即可損害原告之權益，違反行政行為所須堅守之誠實信用原則。而就上開被告機關之行政行為，訴願決定中稱：「…前揭通知函並非針對更正本之審定函，其說明載有「被舉發人（即訴願人）94年9月2日所提到局之申請專利範圍更正本經審查認為屬專利法第64條所稱可更正事項。」等語固有不妥…前揭瑕疵尚不影響本件…處分之結果…」，訴願機關殊不知系爭專利申請專利範圍即為原告與參加人所爭執之標的，得否更正將影響爭執標的之法律狀態，為關乎系爭專利是否存廢之重大事項，訴願決定既指出被告機關行政行為不妥而有所瑕疵，竟未糾正被告機關，而稱此瑕疵不影響處分結果，訴願決定實為可議。

⒉原行政處分未給予原告充分陳述意見之機會：行政程序法第102條規定，行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見的機會。復依據被告機關公告之專利審查基準第二篇第六章「說明書及圖式之補充、修正及更正」（見證物三）第2.6節「審查注意事項」，該節中指出：「…專利權人所提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時，例如：未完全依照專利專責機關之通知內容更正，仍保留了超出原說明書、圖式記載的事項，或更正後之內容又引進了新事項時，應不允許更正，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依該現有資料逕行審查。…」。是以，無論是專利更正案或專利舉發案，雖專利權人未能完全依照專利專責機關通知之內容進行更正，專利專責機關仍須善盡審查之責，並給予專利權人充分陳述意見之機會，任意剝奪人民充分陳述意見之機會，自為違法審查，應予廢棄。被告機關於於94年8月9日以(94)智三(二)04059字第09420725230號函通知原告應提申請專利範圍更正本，原告則於94年9月2日提出申請專利範圍更正本，雖原告所提之申請專利範圍更正本未完全依照被告機關之行政指導，然如被告機關之行政指導損及原告權利時（申請專利範圍不當限縮），如何讓原告能夠遵服被告機關之行政指導，概不能因原告未能遵服被告機關之行政指導，被告機關即能在未通知原告之情況下，捨棄其原有之審查意見，而未給原告陳述意見之機會。因此，被告機關未能給予原告充分陳述意見之機會所作成之行政處分，違反行政程序法及專利審查基準之規定，原行政處分自屬違法而應予廢棄。

⒊原行政處分違背專利審查基準認定得更正之事項：依據原處分機關公告之專利審查基準第二篇第六章第2.3.1節（見證物三），該節中指出：「…超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷參照本章1.3節…」，復依據專利審查基準第二篇第六章1.3節超出原專利說明書或圖式所揭露之範圍的判斷：「…原說明書或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於原說明書或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自原說明書或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，因此並不侷限於逐字逐句解釋說明書或圖式記載之文字意思。…」。再者，專利審查基準第二篇第六章2.3.1節屬於申請專利範圍減縮之事項例示如下：「…（6）請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。…」。上開專利審查基準明確規定，申請專利範圍之縮減為得更正之事項，而申請專利範圍之縮減是否超出原說明書或圖式之範圍，並不拘限需要完全按照逐字逐句解釋，亦不拘限僅止於揭示發明本身而直接記載之範圍。原行政處分指出：「…系爭專利於94年9月2日更正申請專利範圍，其更正本第1項增加「且其中該天線係繞設於該發射器外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，第3項增加「無線控制器」，與審定公告本比較，已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且實質擴大或變更申請專利範圍…」。然而，被告機關並未依照專利審查基準之規定，來認定本案是否構成變更實質。再次說明，原告94年9月2日更正後之申請專利範圍為：申請專利範圍第1項：「一種電腦無線輸入裝置之天線裝置，該天線裝置係設置於該電腦無線輸入裝置之內，且包括：一發射器，其具有第一連接端與第二連接端；一天線，其具有第一端與第二端；其中該發射器之第一連接端與該天線裝置之第一端相接，且該發射器的第二連接端與該天線裝置之第二端相接；且其中該天線係繞設於該發射器之外部，並沿著該電腦無線輸入裝置之周沿設置，以產生一全方位的場強範圍。」申請專利範圍第3項：「如申請專利範圍第1項所述之電腦無線輸入裝置之天線裝置，其中該電腦無線輸入裝置含有無線鍵盤、無線滑鼠、無線遊戲控制器。」所提更正申請專利範圍係將原申請專利範圍第3、4項刪除，並將其內容略作文字修正而併入於申請專利範圍第1項，其中原處分所指「其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，請參閱系爭專利專利說明書第6頁：「…該天線之環路配線，可任意的繞設，故能產生較大且具全方位向的磁場範圍…」、專利說明書第7頁：「…該天線4係沿著該控制器6之不規則外殼內部之邊緣進行延伸…」，以及配合專利說明書圖式第4a圖，此部份更正之內容確實為原專利說明書及圖式所支持，並未出現任何超出於原專利說明書之內容。況且於系爭專利初審審理之過程中，被告機關曾以91智專二(一)04074字第09111017233號函（見證物五）要求原告針對全方位電場強度，及繞設於發射器外等技術要求申請人進行說明，並提供實驗的數據，系爭專利於提供實際的實驗數據後，方經被告機關審查。而獲准專利。因此，系爭專利之更正本只是忠實記載原說明書及圖式之內容而已。又原申請專利範圍第5項係更正為第3項，將無線搖桿、無線掃描器、即無線式電視遊樂器控制盤之無線輸入裝置；以及含有監視器、資料處理主機之無線輸入裝置等界定刪除，並將無線式電視遊樂器控制盤之無線輸入裝置定義為無線遊戲控制器。其中配合上述系爭專利專利說明書第7頁及圖式第4a圖皆清楚記載此一無線遊戲控制器，此部份更正之內容亦確實為原專利說明書及圖式所支持，並未出現任何超出於原專利說明書之內容。是以，系爭專利修正內容是否變更實質端視修正內容是否超出原專利說明書所揭露之內容，本案所請求更正者，僅係將合併申請專利範圍，並將原專利說明內容作一清楚明確之界定，而為申請專利範圍之限縮，而「且其中該天線係繞設於該發射器外部」、「以產生一全方位的場強範圍」及「無線遊戲控制器」確實屬於系爭專利說明書原內容，於系爭專利申請專利範圍中細部限縮，並無任何超出原專利說明書內容之事項。原行政處分未依照專利審查基準而錯誤認定系爭專利更正事項變更實質，自應予以廢棄。

⒋舉發證據不足以證明系爭專利違反進步性之規定：縱使被告機關不接受系爭專利更正之申請專利範圍，系爭專利依照原申請專利範圍仍與舉發證據明顯不同。再次強調，系爭專利所欲解決之習知技術及問題，在於電子產品輕薄短小之需求，使得現有的無線輸入裝置體積越作越小，在無線輸入裝置小型化的過程中，除了在機構上予以重新設計外，電子電路的配置亦為可否小型化之關鍵因素，其中無線輸入裝置內的電路板為所採用電子零組件所設置的位置，所以在小型化的過程中，無線輸入裝置內部之電路板也必須越作越小，甚至在一些小型的無線輸入裝置上，必須將電子零組件佈局在兩片電路板上，以配合機構上的設計達到小型化之需求。而在此電路板(電子電路)日漸縮小的狀況之下，天線係佈局於印刷電路板上的方式已全然不適用於現代的產品，沿用此一習知的方式，將造成場強效果劣化的作用！系爭專利所請求之無線輸入裝置之天線裝置，其中天線係沿著無線輸入裝置周緣佈設而繞設在發射器的外部，所以系爭專利之「天線」乃是「額外」設置的，其實質上已繞出發射器（或電路板）之外，因此其可隨著無線裝置的週緣、依實際空間配置的需求而任意的繞設，不僅空間配置更為方便，尤能產生較大且具全方位向的磁場範圍。參閱舉發證據二及舉發證據四，舉發證據二所揭露之天線係在印刷電路板上直接以銅箔形成，舉發證據四所揭露之天線亦係於引刷電路板上直接以銅箔形成；由於電路板並不能隨著無線輸入裝置的形狀變化的進行大幅的改變，因此將天線印製在電路板上的方式，勢必弱化現有的場強效果，並造成天線的指向性，所以無法涵蓋整個無線輸入裝置的外圍，進而無法讓無線訊號接收器接收有效的無線訊號！請參閱證物四，證物四係為系爭專利與舉發證據二及四之對照圖，舉發證據二及舉發證據四確實並未揭露系爭專利「天線係沿著無線輸入裝置周緣佈設」之實質技術特徵；進一步言，系爭專利為新型專利，依照核准時所適用之90年10月24日修正公佈之專利法對進步性之規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，不得申請取得新型專利，且依據核准時專利審查基準，「增進某種功效」，係指申請專利之新型，其物品之形狀構造或裝置之改良，在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用之條件者。在技術發展空間有限之領域中(in the field of thecrowded art)，如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為具「有增進某種功效」。系爭專利「天線係沿著無線輸入裝置周緣佈設」技術特徵，確實能夠隨著無線裝置的週緣、依實際空間配置的需求而任意的繞設，不僅空間配置更為方便，尤能產生較大且具全方位向的磁場範圍，而此等顯然功效上增進之處，並非原處分所稱之功效相同。在舉發證據二及舉發證據四完全未揭露系爭專利技術特徵，且系爭專利確實具有顯然之功效增進，實難論斷系爭專利不具進步性。

⒌依據專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發及依職權審查第4.3 節中規定：「…舉發案審查中，不論係依申請或依職權通知更正，應先審查是否准予更正。若不准更正，應於舉發審定書中敘明不准更正之事實，不另行通知舉發人表示意見；若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見，舉發人屆期未表示意見者，得依更正本逕行審查。…」。上開專利審查基準明文規範舉發案中之更正程序應先審查是否准予更正，以令兩造（舉發人與專利權人）所爭執之標的及法律狀態係為同一。復觀原處分機關94年9月19日所發出之更正通知函，該更正通知函指出原告所提更正本經審查認為應屬專利法第64條所稱可更正之事項，通知參加人（即舉發人）表示意見。換言之，依據上開專利審查基準規定舉發程序需「先審查」是否准予更正，而更正通知函又指出「經審查」，縱原處分機關認為更正通知函並非針對系爭案更正本之審定函，然原告與參加人（即舉發人）皆因被告出示「經審查認為應屬專利法第64條所稱可更正之事項」，因而預見且信賴系爭案將予以「准予更正」之處分，原告與參加人（即舉發人）即因此一更正通知函之行政指導預見將產生之法律效果，而皆針對系爭案更正後之申請專利範圍進行攻防（請參閱補充證物一，系爭案申請暨舉發歷程時間表），原告與參加人之舉措與原處分機關之行政行為間具有因果關係，原處分機關概不能以踐行專利法第108條准用第71條第3項規定，進而踐踏人民對於行政機關之信賴，甚至不給予人民充分陳述意見之機會（令原告對於不准予更正表示意見）。是以，行政機關依法令採取任何之行政行為時，人民基於有可信賴基礎之前提下，依據行政行為存在之法律狀態而有所舉措，人民之信賴即應予以保護，此為行政程序法所規範之信賴保護原則甚明，而行政機關違反信賴保護原則所作成之處分即為違法處分，自應予以廢棄。

⒍依據專利審查基準第二篇第六章說明書及圖式之補充、修正及更正第2.4節列舉（4）中指出：「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項。」之更正情況，其更正結果導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，然而在列舉（4）中亦說明：「由於發明說明或圖式中已揭露，但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍。」，上開專利審查基準係規定如更正之情況係將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中的其他技術特徵附加於原核准公告之請求項內，而改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，構成申請專利範圍實質變更。因此，如將包含於申請專利範圍內，而未改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，即不構成申請專利範圍實質變更。復觀系爭案更正本，原處分機關認為系爭案申請專利範圍第1項增加「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」加於原公告之請求項內，改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原公告發明專利之功能，而實質變更申請專利範圍。然而系爭案之更正本亦將原公告申請專利範圍第3項併入於更正後申請專利範圍第1項中，原公告申請專利範圍第3項界定：「該天線沿著該無線裝置之周沿設置」，對於熟悉該項技術者而言，可以直接且無歧異地從「該天線沿著該無線裝置之周沿設置」而獲得「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，即「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」係已包含於申請專利範圍之「該天線沿著該無線裝置之周沿設置」。再者，進一步依據專利審查基準第二篇第六章說明書及圖式之補充、修正及更正第2.4節列舉（4）之判斷方式進行分析（請參閱補充證物二）：

⑴是否會改變「元件、成分、步驟之結合關係」？

⑵是否會改變「原核准公告之發明的性質」？

⑶是否會改變「原核准公告之發明的功能」？從補充證物二中可以清楚的得知，系爭案更正本並未改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，反觀原處分機關，並沒有針對系爭案何處「改變元件、成分、步驟之結合關係」？何處「會改變原核准公告之發明的性質」?及何處「改變原核准公告之發明的功能」？之理由。是以，原處分未依照專利審查基準而錯誤認定系爭案得更正事項，自應予以廢棄。

⒎系爭專利所請求的標的是無線裝置之天線裝置，此處所指的無線裝置是無線鍵盤，以目前電腦相關周邊裝置所強調的即是此種無線收發且輕薄短小的裝置，因此本案最主要的設計是將原本天線必須設置在電路板上的設計，改由以一根線材去繞設在鍵盤週緣，使得無論是何種形狀樣式的無線鍵盤或滑鼠，本案都可以一根線材圍繞其機殼週緣設置，因此無須去考量說天線該如何設置才能符合不同形狀產品的需求。系爭專利係為一新型專利，依據核准時所適用之90年10月24日修正公佈之專利法對進步性之規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，不得申請取得新型專利。然而，系爭專利之天線係可脫離電路板，而以一根線材繞設於各式形狀樣式之產品殼體週緣，並能增加全方位的磁場效果，具有功效上之增進，且該功效上之增進於初審過程中應91智專二（一）04074字第09111017233號函之要求針對全方位電場強度及繞設於發射器外等技術進行說明，並提供實驗數據，經被告機關審查後獲准專利，反觀舉發證據二及舉發證據四皆無法提供相關數據證明其具有系爭專利之技術特徵，因此，系爭專利之技術確實可產生不可預期的效果，故具有進步性。

⒏結論：

⑴原行政處分恣意行政，致使原告受到裁判上之突襲，被告機關違反信賴保護原則。

⑵被告機關行政指導損及人民權益時，人民尚難遵服時，被告機關不能因人民未能遵服而不給予充分陳述意見之機會。

⑶系爭專利更正之事項係屬於原專利說明書所揭露之內容，原處分錯誤判斷得系爭專利得更正事項，實為明顯之不當處分。

⑷縱依據系爭專利原申請專利範圍論斷，原行政處分錯誤判斷系爭專利技術特徵，系爭專利在舉發證據二及四之揭露下，明顯具有功效上之增進，符合專利進步性之要求。綜上所述，據原告所主張之事項及證物加以論斷，從而所作成之原行政處分違法不當，原告聲明請求為撤銷訴願決定及原行政處分，即為有理由。敬請鈞院撤銷原行政處分及訴願決定。而舉發證據二、四之揭露並不足以影響系爭專利之進步性，系爭專利具備可專利性，請撤銷訴願決定及原處分。

㈡被告主張之理由：經查，原告於94年9月2日申請更正系爭專利原申請專利範圍第1項增加「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，原申請專利範圍第3項增加「無線遊戲控制器」等技術特徵，然查前揭更正內容，雖已揭露於原公告發明專利說明第6頁第6、7行、第7頁倒數第1行、第8頁起首第1行及專利圖式第4a圖中，但屬原申請專利範圍未包含之技術特徵或技術手段，且其等引進附加於原公告之請求項內，改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原公告發明專利之功能，亦已實質變更申請專利範圍，不符合專利法第108條準用第64條第2項之規定，應不准更正，並依原公告內容審查，應無違誤之處。次查，舉發附件2為一種無線滑鼠，係提供一種介於週邊裝置與個人電腦主機或工作站間之無線射頻通訊介面；附件4係以環狀天線做為接受器之天線手段，同時環狀天線之設置方式，係在印刷電路板上直接以銅箔形成，並沿著整個印刷電路板的週緣環繞。經被告審查於94年8月9日以(94)智專三(二)04059字第09420725230號函請原告提出申請專利範圍更正本，其說明二認為：舉發附件2之圖2顯示環狀天線160其沿著無線滑鼠10的外緣周邊而環繞設置，且第4圖亦揭露一種採用波頻調變及兼具有射頻訊號放大功能的發射器，該發射器420將調變載波射頻訊號放大後，再透過所連接的環狀天線430向外發射，附件2已揭露系爭專利之技術特徵，且具相同之功效，可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，惟可將系爭專利申請專利範圍第2項之技術特徵併入第1項中與附件2加以區隔等語。故被告通知原告就前述之理由更正系爭專利申請專利範圍，惟原告所提出系爭專利申請專利範圍更正本並未依被告前述之意見更正；至於原告訴稱被告於94年9月19日之通知函已指出其94年9月2日申請專利範圍更正本屬可更正事項，經查原告於舉發程序進行中之94年9月2日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經被告踐行專利法第108條準用第71條第3項規定，於94年9月19日以（94）智專三(二)04059字第09441638360號函通知參加人（即舉發人）就該更正本表示意見，並以副本副知原告（即被舉發人），前揭通知函並非針對更正本之審定函。綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。

㈢參加人主張之理由：

⒈原告主張原行政處分恣意行政違反信賴保護原則部分：原告主張原行政處分恣意行政違反信賴保護原則，無非係以被告機關不准許其申請專利範圍更正有違法並使原告遭受裁判上之突襲云云。然原告所述事實及法律見解容有錯誤，參加人爰一一指摘如次：

⑴按專利法第108條準用第71條第3項規定：「更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人」，其立法目的無非在於，如專利權人在舉發階段時始提出申請說明書（含專利範圍）及圖式之更正，極可能有依法不得更正之情事或是有影響舉發人先前舉發理由之情形，因此立法規定被告機關應通知舉發人使其表示意見，俾便被告機關併案審查是否准予更正以及舉發之提出有無理由。

⑵原告於94年9月2日所提出之申請專利範圍更正本，經被告機關於94年9月19日以（94）智專三（二）04059字第09441638360號函通知參加人表示意見，案經被告機關審查後，於95年10月19日以（95）智專三（二）04059字第09520862930號函專利舉發審定書（即原處分）認定『原告94年9月2日所提出之申請專利範圍更正本於第1項增加「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，第3項增加「無線遊戲控制器」，與審定公告本比較，已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且實質擴大或變更申請專利範圍，不符合專利法第108條準用第64條第2項之規定，應不准予更正』（原處分第2頁理由（一）參照），則被告機關依法踐行專利法第71條第3項之規定並依法審查原告申請專利範圍更正本是否應准予更正，並無原告所指原行政處分恣意行政違反信賴保護原則之情事。

⑶再者，被告機關審理原告申請專利範圍更正本是否有法定不准更正之情事時，亦無違誤。按經濟部於93年12月14發布之專利審查基準第2篇第6章第2.4「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」一節第（4）項，清楚載明：「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項。」屬於審查基準列舉已實質擴大或變更申請專利範圍之情形，依法不應准予更正，主要理由係：「由於發明說明或圖式中已揭露，但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉的技術，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時，形式上雖然是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍。」（專利審查基準第2-6-69頁，參證一號）。而本件原告於94年9月2日提出之申請專利範圍更正本，係於第1項增加「且其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」，第3項增加「無線遊戲控制器」，雖原告辯稱於原公告說明書第6頁第6、7行、第7頁倒數第1行、第8頁起第1行及圖式第4a圖中或有揭露相對應之技術特徵，但均屬原申請專利範圍所未包括之技術特徵或技術手段，則將該等技術特徵引入並附加於原公告之請求項內，已然改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的功能，當已構成申請專利範圍之實質變更（原訴願決定第4頁參照），則被告機關不准其申請專利範圍之更正並無違誤。

⒉原告主張舉發證據不足以證明系爭專利違反進步性規定部分：原告主張舉發證據不足以證明系爭專利違反進步性之規定，無非以系爭專利之「天線」乃是額外設置的，其實質已繞出發射器（或電路板）之外云云，然該等主張顯有如下違誤：

⑴按「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」，行為時專利法第103條第2項定有明文，換言之，專利有效性之審查，係以申請專利範圍所載之技術特徵為準。然原告一再爭執前述具有進步性之技術特徵，均未記載於原公告請求項第1項中，依法無庸審酌，合先敘明。

⑵又請求項第1項之技術特徵，「一種無線裝置之天線裝置，該天線裝置係設於該無線裝置之內，且包括：一發射器，其具有第一連接端與第二連接端；一天線，其具有第一端與第二端；其中該發射器之第一連接端與該天線裝置的第一端相接，且該發射器的第二連接端與該天線裝置之第二端相接。」既已分別為舉發附件2及附件4所揭露及教示，當不具有進步性。又因被告機關已依法通知原告更正申請專利範圍，然原告並未依據被告機關所述理由更正申請專利範圍，被告機關已然給予原告充分陳述意見之機會，則被告機關基於專利准駁之整體性，乃為全案舉發成立之審定，當無任何違誤。

⒊綜上所述，原處分及原訴願決定並無違誤，參加人謹提呈答辯理由如上，請駁回原告之訴。

理由

一、本件被告代表人原為蔡練生，嗣由王美花接任，其聲請承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。

二、按「凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第97條及第98條第1 項前段所明定。又「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」固為同法第98條第2 項所明定。

三、次按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：申請專利範圍之減縮。誤記事項之訂正。不明瞭記載之釋明。」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」為專利法第64條第1 項及第2 項所明定，依專利法第108 條規定，並為新型專利所準用。是知，新型專利申請更正，除「專利說明書」、「圖式」關於誤記事項之訂正及不明瞭記載之釋明外，尚及於「申請專利範圍之減縮」在內；而且，新型專利之申請更正如未超出申請時原說明書或圖式「所揭露之範圍」，且未「實質擴大」或「變更」申請專利範圍，即為法之所許。

四、查原告前於90年3 月26日以系爭專利衡被告機關申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第202192號專利證書。嗣參加人以其違反核准時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，對之提起舉發，案經被告機關通知原告更正，原告於94年9 月2 日將原申請專利範圍為系爭之更正，如上述事實欄所載，惟經被告審查後認已經超越原申請專利範圍，遂以原申請專利範圍為審查範圍，核認系爭專利違反核准時專利法第98條第2項規定，而以系爭處分為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟之事實，有參加人專利舉發申請書及理由書、參加人所提證據附件2 為西元1998年12月29日公告之美國第0000000 號專利案、附件3 為86年7 月1 日公告第00000000號「平板式方型環狀天線」新型專利案、附件4 為西元2000年7 月羅技電子公司所生產且公開販售之無線簡報飛貂（Trackman Live ）商品實物、附件5 為附件4 之相關實物照片、原告系爭專利說明書及系爭更正範圍說明書、原告專利舉發答辯理由書、系爭處分及訴願書等，各附原處分卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述，有如上述整理，雙方主要爭執在：系爭專利之系爭更正範圍是否逾越原申請專利範圍？

五、經查：

㈠按「屬於申請專利範圍減縮之事項例示如下：‧‧‧⑶附屬項之引用記載形式為附加式時，將一項附屬項與其依附之獨立項合併，或將多個項附屬項分別與其所依附之獨立項合併，以形成新的獨立項。這種變更的結果於形式上係刪除原來之獨立項，並減少請求項之總項數。」為被告專利審查基準第2 篇第6 章第⒉⒊１申請專利範圍之減縮之⑶所訂定。

㈡查原告94年9 月2 日更正後之申請專利範圍為：

⒈申請專利範圍第1 項：「一種電腦無線輸入裝置之天線裝置，該天線裝置係設置於該電腦無線輸入裝置之內，且包括：一發射器，其具有第一連接端與第二連接端；一天線，其具有第一端與第二端；其中該發射器之第一連接端與該天線裝置之第一端相接，且該發射器的第二連接端與該天線裝置之第二端相接；且其中該天線係繞設於該發射器之外部，並沿著該電腦無線輸入裝置之周沿設置，以產生一全方位的場強範圍。」此即原處分所稱系爭更正範圍第1 項增加「其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」為實質變更原申請專利範圍者。然經檢視原申請專利範圍第3 項已載明「如申請專利範圍第1 項所述之無線裝置之天線裝置，其中該天線係沿著該無線裝置之周沿設置」；且系爭專利專利說明書第6 頁「創作說明⑷」亦載（見原處分卷第36頁，參加人所提附件一資料）：「．．．該天線之環路配線，可任意的繞設，故能產生較大且具全方位向的磁場範圍．．．」業已載明「天線繞設」及「全方位向的磁場」之意旨，參照專利法第108 條規定準用同法第26條規定之意旨，申請專利範圍各請求項應以簡潔之方式為之，且必須為創作說明及圖示所支持；同法第106 條第2 項解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示。可知，原告原申請專利範圍第1 項雖未明載「其中該天線係繞設於該發射器之外部」及「以產生一全方位的場強範圍」之文字，但經將第3 項（附屬項）併入第1 項，配合其說明書有文意相合之記載，自難謂非屬申請專利範圍之減縮。

⒉又，對照系爭專利說明書第7 頁（見原處分卷第37頁）：「．．．該天線4 係沿著該控制器6 之不規則外殼內部之邊緣進行延伸．．．」均有「天線繞設」之旨在內，以及參照系爭專利說明書圖式第4a圖解讀，可知原告此部份之更正內容符合專利法第26條之規定，為原專利說明書及圖式所支持。足知原告系爭更正範圍僅係將原申請專利範圍第1 項予以修正減縮，並將原來未明確之處予以明確化而已，並未實質變更原申請專利範圍。被告指稱系爭更正範圍業已實質變更原申請專利範圍，容有誤解，難以採憑。

⒊次查，更正後之申請專利範圍第3 項為：「如申請專利範圍第1 項所述之電腦無線輸入裝置之天線裝置，其中該電腦無線輸入裝置含有無線鍵盤、無線滑鼠、無線遊戲控制器。」係將原申請專利範圍第3 、4 項刪除，並將其內容略作文字修正而併入於申請專利範圍第1 項。而原申請專利範圍第5 項係更正為第3 項，將無線搖桿、無線掃描器；以及含有監視器、資料處理主機等界定刪除，並將「無線式電視遊樂器控制盤」之無線輸入裝置修正為「無線遊戲控制器」，而將「無線輸入裝置」結合「電腦」作為第1 項及修正後第3 項的限定範圍。審諸系爭專利原說明書第3 頁「無線式電視遊樂器控制盤」英文書寫為「Gamepad 」即中文之遊戲控制器，再參照上述系爭專利專利說明書第7 頁及圖式第4a圖，暨現今電視與電腦均屬監視器之特性，原告縱將「無線式電視遊樂器控制盤」更正為「無線遊戲控制器」，仍未脫離無線式電視遊樂器控制盤之範圍，且原來之第5 項及第1 項並無「電腦」二字，系爭更正乃將其限定為「電腦無線輸入裝置之天線裝置」，更難謂非原申請專利範圍之減縮。

⒋綜上，本件原告所請求更正者，僅係將原申請專利範圍之部分附屬項併入獨立項而減縮，並將保留之請求項作一清楚界定或減縮，並未加以實質變更。被告認為系爭更正已實質變更原申請專利範圍，不符合專利法第108 條準用第64 條 第2 項之規定，而應不准予更正，乃依原公告本審查本件舉發案，自有未合。

六、綜上所述，系爭更正範圍並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，自符合專利法第108 條準用第64條第2 項之規定，而應准予更正，被告本應依更正本審查本件舉發案，卻捨此仍依原公告本審查，自有違誤，其所為舉發成立之處分，即難以維持，訴願決定未予糾正，亦有未合，復經原告爭執在案，自均應由本院併予以撤銷，發回原處分機關，再依系爭更正範圍重新審查本件舉發案，以符法制。

七、本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第六庭