臺灣高等法院95年度智上易字第9號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　 95年度智上易字第9號

上訴人

祥和協實業股份有限公司

兼法定代理人

乙○○

上訴人

大潤發流通事業股份有限公司

法定代理人

甲○○

共同訴訟代理人

蔡文彬律師

共同訴訟代理人

姚宗樸律師

被上訴人

皇冠金屬工業股份有限公司

法定代理人

丙○○

訴訟代理人

陳生全律師

上列當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國95年5月19 日臺灣士林地方法院94年度智字第26號第一審判決提起上訴，經本院於95年9月6日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、被上訴人起訴主張：伊為防護商標註冊號數第00000000號商標名稱「膳魔師」圖樣（下稱系爭商標）之商標權人，專用於商標法施行細則第49條第011類別之商品，商 品名稱為：電火鍋、電咖啡壺、烤麵包機、電子鍋、烘碗機、熱水器、瓦斯爐、電烤箱、電子微波烤箱、微波爐、空氣淨化機、電子空氣芳香器、空氣殺菌除臭機，專用期間自民國92年8月1日起至101年12月15日止。系爭商標係伊在88年5月14日提出申請，惟該「膳魔師」圖樣早在81年間即由伊開始創用，已成為著名商標。上訴人祥和協實業股份有限公司（下稱祥和協公司）為促銷產品，竟在其生產製造之烘碗機上使用近似上開商標之圖樣，並在93年10月21日經由上訴人大潤發流通事業股份有限公司（下稱大潤發公司）位於台北市○○區○○路188號之所屬賣場，以每台零售價格新台幣（下同）2,888 元販售。上訴人之行為已侵害伊之商標權，依商標法第63條第1項第3款規定請求上訴人祥和協公司、上訴人大潤發公司，賠償以上開零售價格五百倍計算之金額；上訴人乙○○為上訴人祥和協公司之負責人，依民法第28條、公司法第23條規定，與上訴人祥和協公司負連帶賠償責任，爰聲明：㈠上訴人祥和協公司及乙○○應連帶給付144萬4,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；㈡上訴人大潤發公司應給付伊144萬4,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；㈢上訴人祥和協公司、乙○○如對伊給付，上訴人大潤發公司於其給付範圍內免除給付義務。上訴人大潤發公司如對伊給付，上訴人祥和協公司、乙○○於其給付範圍內免除給付義務；㈣願供擔保請准宣告假執行等情。原審判決：㈠上訴人祥和協公司及乙○○應連帶給付被上訴人144萬4,000元，及自94年10月26日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈡上訴人大潤發限公司應給付被上訴人144 萬4,000 元，及自94年10月26日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈢前開第一、二項中上訴人之一若對被上訴人給付，另上訴人於其給付範圍內免除給付義務。

二、被上訴人於第二審補充陳述意旨略以：㈠不論依92年修正前商標法第23條第2項或現行商標法第30 條第l項第3款規定，欲主張「善意先使用」時，應在商標註冊申請日前使用，方有適用之餘地。又所謂使用，乃指「為行銷之目的將商標用於商品等足以使相關消費者認識其為商標」。查系爭商標之申請註冊日為88年5月14 日，而上訴人祥和協公司負責人乙○○於94年5月11日刑事偵查中自承：自89 年開始研發製造開飲機、烘碗機，90年與大潤發開始合作。是上訴人祥和協公司未提出任何證據即主張其於87年即使用膳魔師商標於本件商品，自無足採信。㈡所謂「善意」，其認定之時點為將商標使用於商品之時。查林亭吟申請註冊之「膳魔師」商標不論智智慧財產或是原法院93年度智字第23號判決均認定其為抄襲而來，本院94年度智上字第48號判決更認定：林亭吟申請註冊之膳魔師商標乃惡意影射被上訴人之膳魔師著名商標，是上訴人祥和協公司無主張善意先使用之餘地。爰聲明：駁回上訴。上訴人則以：㈠上訴人祥和協公司於被上訴人申請系爭商標前，即已使用該商標。訴外人林亭吟確有向智慧財產局膳魔師之商標註冊，並經智慧財產局受理核准審定及准予公告，嗣又於87年10月25日授權予上訴人祥和協公司使用於開飲機商品，有證人劉仲鑫之證詞及林亭吟出具之同意書。可見：上訴人祥和協公司於87年間即已開始使用膳魔師之商標，符合修正前商標法第23條第2 項「善意先使用」之規定，自毋庸負任何賠償責任。㈡上訴人祥和協公司信賴林亭吟提供之註冊證、審定書、商標公報等文件，自屬善意。㈢上訴人大潤發公司與上訴人祥和協公司簽約時，已由上訴人祥和協公司提供商標證，可見上訴人大潤發公司已要求供貨廠商出具合法商標保證之體制。迨上訴人大潤發公司收受陳生全律師之發函後，已將開飲機下架，難謂上訴人大潤發公司有任何故意、過失侵害被上訴人商標權之情事。㈢被上訴人早於92年6月19 日即知悉侵害之事實，其主張之損害賠償請求權已罹於2 年時效等語抗辯。爰聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。

三、兩造不爭執之事實：

㈠被上訴人於88年5月14 日申請「膳魔師」之商標，其後於92年8月1日註冊取得該商標之專用權（附護商標註冊號數：00000000；正商標號數：00000000），專用於商標法施行細則第49條第011 類別之商品，即包括烘碗機在內，專用期間自92年8月1日起至101 年12月15日止，業據被上訴人提出商標資料檢索服務、註冊證可按（原審卷第9、127頁），並為上訴人所不爭執。

㈡上訴人祥和協公司產製之烘碗機商品及包裝上，使用近似於被上訴人享有之第00000000號「膳魔師」商標圖樣，並提供予台北市等地量販店販售，即於93年10月21日由上訴人大潤發公司所屬位於台北市○○區○○路188號 之賣場以每台零售價格2,888元販售，有 被上訴人提出之統一發票、送貨單、商品之照片影本在卷（ 原審卷第14-18頁），亦為上訴人所不爭執。

㈢上訴人祥和協公司之法定代理人乙○○涉及侵害商標權之刑事罪嫌，業經臺灣台北地方法院檢察署檢察官以94年度偵續一字第42號提起公訴，有台北地方法院檢察署檢察官起訴書足憑（原審卷第19-21頁）。

四、本件之重要爭點在於：㈠上訴人祥和協公司是否侵害被上訴人之商標權？㈡上訴人辯稱：祥和協公司信賴林亭吟出具之同意書，因而在其產製之烘碗機上使用近似被上訴人商標膳魔師之圖樣，係善意先使用，有無理由？㈢上訴人祥和協公司、乙○○所為侵權行為之時效抗辯，有無理由？㈣上訴人大潤發公司販售上訴人祥和協公司生產之烘碗機前，請上訴人祥和協公司出具沒有侵害之資料，即不構成侵權行為，有無理由？㈤被上訴人得請求上訴人負損害賠償之範圍為何？

五、上訴人祥和協公司是否侵害被上訴人之商標權？本件上訴人祥和協公司產製、於93年10月21日在上訴人大潤發公司之賣場出售之烘碗機商品及包裝上，使用「膳魔師」之字樣，此有該商品之照片影本可憑（原審卷第16-18 頁）。經與被上訴人第00000000號之「膳魔師」附護商標（原審卷第9 頁）相較，二者字體雖稍有不同，惟均係相同由左向右橫書中文「膳魔師」三字，於異時異地隔離觀察，在外觀、讀音及觀念上均使消費者產生混淆誤認之虞，構成近似，足堪認定上訴人祥和協公司已侵害被構成侵害被上訴人之商標權。

六、上訴人辯稱：祥和協公司信賴林亭吟出具之同意書，因而在其產製之烘碗機上使用近似被上訴人商標膳魔師之圖樣，係善意先使用，有無理由？

㈠上訴人辯稱：祥和協公司信賴林亭吟出具之同意書云云，固據提出由林亭吟於87年10月25日出具之同意書為憑（原審卷第65頁）。惟查：上開同意書記載：「茲林亭吟小姐同意將所擁有善磨師申請案號（87）800501號，審定商標第00000000號給予上訴人祥和協實業股份有限公司使用，用於電扇、電鍋、電子鍋、烘碗機、水瓶電熱器、電碗電火鍋等相關商品製造販賣，恐口說無憑，立此據以茲證明無誤。ＰＳ待商標正式核准註冊後，再另案辦理受（授權）受權」等語，已見：林亭吟當時並非享有系爭商標之權利人，祥和協公司對此事亦知之甚稔，因而會於同意書上記載待商標正式註冊後另行辦理授權等字。又林亭吟所有之上開審定商標第00000000號，雖於87年 3月31日申請，惟其後經被上訴人異議，而遭濟部智慧財產局於93年1月1日撤銷審定，有商標註冊申請書及台北地方法院檢察署檢察官94年度偵續一字第42號起訴書證據清單第13項可參（原審卷第32頁反面、第95頁）；其間，被上訴人於92年7 月29日且就上訴人祥和協公司、乙○○涉嫌違反商標法提出告訴等情，均為上訴人所不爭執，可知：上訴人祥和協公司於92年間即已遭被上訴人提出告訴，最遲於93年1月1日已得知林亭吟並非系爭商標之權利人，甚且迄今並未取得林亭吟之授權使用，惟上訴人祥和協公司仍於93年產製其上使用近似系爭商標之烘碗機，此有被上訴人所購得之烘碗機產品上載明「製造年份93年」足明（原審卷第18頁），顯見上訴人祥和協公司所稱：信賴林亭吟出具之同意書云云，殊非可採。

㈡上訴人雖另辯稱：祥和協公司善意先使用系爭商標，不構成侵害被上訴人之商標一節，惟查：

⒈上訴人祥和協公司於原審先稱：伊於91年間即開始善意先使用系爭膳魔師之商標圖樣（原審卷第45頁），嗣經原審於95年5月3日言詞辯論中再次詢問時亦確認在卷（原審卷第120頁）。

⒉按82年12月22 日修正之商標法第23條第2項規定：「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束，但以原使用之商品為限；商標專用權人並得要求其附加適當之區別標示」，立法理由為：「按本法固採行先申請者註冊主義，惟對於在他人申請註冊前已善意使用相同或近似商標圖樣之第三人應使其在特定條件下，免受他人商標專權之干涉，始為公允，爰參酌日本商標法第32條立法例增訂本項」；再參照日本商標法第32 條第1項：「在他人申請商標註冊以前，即在日本國內，非以不正當競爭為目的，使用與該商標同一或近似商標，於與該申請註冊之指定商品同一或類似之商品上，而在該商標註冊之申請時……需要者已廣泛認識該商標為表彰其營業之商品或服務時，若繼續使用該商標於該商品或服務，就該商品或服務有使用該商標之權利。承繼該營業者亦同」。就上開善意使用之認定時點，學者雖有以商標申請日或商標註冊日之爭議，惟參酌立法理由中明揭以日本商標法第32 條第1項為立法例，即知係以商標申請日為判斷基準，此亦可由我國嗣後於92年修正同一條文（惟變更成為第30條第1項第3款）規定：「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」，即針對上開爭議明文修正為商標申請日。依商標法第23條第2項主張善意先使用者， 應具備下述四要件：⑴註冊申請日前有使用之事實；⑵使用時必須基於善意：即基於「非以不正當競爭為目的」；⑶須以原使用之商品為限。⑷商標圖樣須相同或近似，且使用於同一或類似之商品上。本件被上訴人係於88年5月14 日提出系爭商標圖樣之申請，已如前述，則上訴人祥和協公司於91年間始開始使用近似之商標於同一商品上，顯係在被上訴人之申請日之後，核與上開所列修正前商標法第23條第2項「 善意使用」之要件有所未符，而無可採。

⒊上訴人祥和協公司其後於本審翻稱：伊於87年間即已開始針對系爭商標設計烘碗機，此亦屬商標之使用，可見祥和協公司自87年10月25日即已有使用系爭商標之事實云云（本院卷第36頁）。惟按所謂「使用」商標，係指為行銷之目的而將商標用於商品，足使相關消費者認識其為商標而言。縱令上訴人祥和協公司所述：於87年間針對系爭商標設計烘碗機云云為真，惟卷附並無任何證據證明上訴人祥和協公司為行銷之目的，而將近似之商標使用於烘碗機並足使消費者認識其為商標，是上訴人祥和協公司翻稱：伊於87年間即有善意使用系爭商標之情，委無足取。

七、上訴人祥和協公司、乙○○所為侵權行為之時效抗辯，有無理由？被上訴人以：上訴人侵害伊之商標權為由，主張上訴人公司應負損害賠償責任，因商標法並無有關侵害商標權之損害賠償請求權消滅時效之特別規定，則本件損害賠償請求權之消滅時效期間，自適用普通法即民法第197條第1項之規定。查本件被上訴人係於93年10月21日在上訴人大潤發公司所屬賣場購得由上訴人祥和協公司於93年產製、其上有侵害被上訴人系爭商標權之商品，則被上訴人知悉上訴人上開侵害商標權行為之時間係在93年10月21日，則其於94年10月17日提起本件損害賠償之訴，被上訴人行使損害賠償請求權，尚未逾民法197條第1項規定之二年時效期間，故上訴人祥和協公司、乙○○所為時效消滅之抗辯，尚無可採。

八、上訴人大潤發公司販售上訴人祥和協公司生產之烘碗機前，請上訴人祥和協公司出具沒有侵害之資料，即不構成侵權行為，有無理由？上訴人大潤發公司辯稱：上訴人祥和協公司出具切結書，表示並無侵害他人智慧財產權，伊並無故意過失可言，故被上訴人不能向伊請求損害賠償云云。惟查商標設有註冊及公告制度，任何人均得透過簡易方便之手續，查知目前合法註冊之商標內容。本件被上訴人於92年8月1日註冊取得系爭商標圖樣專用於烘碗機商品之專用權，則上訴人大潤發公司自可經由商標公告制度查知，而無不能查知之情形。至於上訴人大潤發公司提出上訴人祥和協公司出具之切結書，內容僅表示：被上訴人另案提出之損害賠償訴訟與上訴人大潤發公司無關，如有判決賠償時，賠償金由上訴人祥和協公司負責給付而已，亦非謂上訴人祥和協公司切結絕無侵害他人智慧財產權；且該切結書係上訴人祥和協公司於94年 9月28日所出具，即在被上訴人於93年10月21日購得其上使用近似系爭商標商品後所為，均無從解免上訴人大潤發公司應查核所賣商品有無侵害商標權之義務。上訴人大潤發公司未為其查核義務，自有過失，故上訴人大潤發公司上開辯解，亦無足採。

九、被上訴人得請求上訴人負損害賠償之範圍為何？

㈠依上所陳，上訴人祥和協公司產製、大潤發公司出售其上使用近似系爭商標之行為，確已侵害被上訴人之商標專用權，則被上訴人請求上訴人祥和協公司、大潤發公司應負侵害商標權之損害賠償責任，自屬有據。又上訴人乙○○為上訴人祥和協公司之法定代理人，對於祥和協公司有關烘碗機業務之執行知之甚稔，此觀上訴人乙○○於台北地方法院檢察署94年度偵續一字第42號偵查中，對於上訴人祥和協公司之業務進行情形均陳述綦詳可明（筆錄見原審卷107-108 頁），則被上訴人主張：上訴人乙○○對於上訴人祥和協公司產製烘碗機有侵害被上訴人商標權之情，應 依公司法第23條第2項規定，與上訴人祥和協公司負連帶賠償責任，洵屬正當。

㈡商標法第63條第1項第3款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額」，則本件被上訴人以依上開規定請求上訴人賠償零售單價五百倍計算之損害賠償，為有理由。查本件上訴人大潤發公司販賣侵害商標權之系爭烘碗機，零售價為2,888元，則被上訴人請求賠償以500倍計算損害賠償，即144萬4,000元（2,888x500=1,444,000）及自起訴狀繕本送達上訴人翌日（即94年10月26日）起算之法定遲延利息，為有理由，應予准許。又上訴人祥和協公司生產、製造系爭烘碗機，其後經由上訴人大潤發公司銷售予一般消費者，則侵害被上訴人商標權者係同一商品，惟上訴人祥和協公司及大潤發公司各基於不同債務發生原因，就同一內容之損害賠償範圍，對於被上訴人各負全部之損害賠償義務，二者構成不真正連帶債務關係，如其中之一給付，他人則同免其責任。

十、綜上所述，被上訴人依商標法第61條第1 項規定，請求上訴人祥和協公司、上訴人大潤發公司負損害賠償責任；就上訴人祥和協公司應負之損害賠償責任部分，再依公司法第23條第2 項規定，上訴人乙○○與祥和協公司負連帶賠償責任；惟上訴人祥和協公司、乙○○與上訴人大潤發公司各負之損害賠償責任，構成不真正連帶債務之關係等節，均為有理由，應予准許。原審為上開結論之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

十一、據上論結：本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第85條第2項，判決如主文。

民事第一庭