智慧財產法院民事判決

上訴人

簡志瑋

訴訟代理人

鄭志明律師

複代理人

姜智揚律師

被上訴人

簡志騰即紀田企業社

訴訟代理人

郭哲宇律師

訴訟代理人

張致祥律師

上一人複代理人

林聖凱律師

　　周書甫律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國103年10月31日本院102年度民專訴字第121號第一審判決提起上訴，本院於104年10月14日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、上訴人主張：上訴人與被上訴人係兄弟，共同創作馬桶之省水攪碎裝置，而由上訴人作為創作之申請人，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請取得中華民國新型第M341049號「馬桶之省水攪碎裝置」專利（專利權期間自民國97年9月21日至107年1月31日止，下稱系爭專利）。上訴人雖曾與被上訴人合夥經營事業，然終究因經營理念不同，無法長期合作，兩造遂拆夥分別各自設立公司或商號，上訴人成立尚德衛浴有限公司（下稱尚德公司），被上訴人則為紀田企業社商號負責人。又上訴人將系爭專利作為尚德公司之資產，詎料被上訴人為了與上訴人競爭生意，竟將系爭專利之創作對外改稱「全方位單體電沖馬桶」（下稱系爭產品），在被上訴人所經營之紀田企業社販售。惟被上訴人製造、對外販售之系爭產品，其構造與上訴人所有之系爭專利結構十分相似，上訴人遂於100年12月27日寄發警告函予被上訴人，禁止被上訴人為侵害上訴人權利之行為，但未獲被上訴人理會，上訴人乃於101年6月6日委請財團法人中華工商研究院就被上訴人製造、販售之系爭產品，與系爭專利比對，其鑑定結果認定系爭產品已落入系爭專利之權利範圍，故被上訴人販售之系爭產品，業已侵害系爭專利權甚為明確。上訴人於101年8月23日再次寄發警告函告知被上訴人莫再製造、販售系爭產品，惟被上訴人仍置之不理，爰依專利法第120條準用同法第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款及民法第184條第1項前段暨民事訴訟法第222條第2項之規定，請求判決除去被上訴人侵害專利行為及防止之，並請求損害賠償。再者，系爭產品每一台均印有一組序號，以辨別出售時間及機號，而上訴人於100年1月、101年5月、11月間購得之系爭產品，其上之序號分別為10001448（代表100 年1 月出產之第448 號產品）、12057344（代表101 年5 月出產之第734 號產品，尾數4 係指安裝之揚程高度）、12118280 號（代表101 年11月出產之第828 號產品，尾數0 係指安裝之揚程高度）。由此可知，被上訴人於100 年1 月至101 年5 月間至少賣出286 台系爭產品（734 －448 ＝286 ）；101 年5 月至同年11月間至少賣出94台系爭產品（828 －734 ＝94），合計共380 台。而以估價單所載每系爭產品為新臺幣（下同）2 萬元計算，被上訴人於100 年至101 年11月間應有760萬元之銷售收入（380 ×20,000＝7,600,000 ）。退步言之，如以被上訴人陳報之販售價格13,000元計算，被上訴人至少仍應有494 萬元之銷售收入。為此，爰依前開規定請求⑴被上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害具上訴人所有系爭專利物品，或為其他侵害上訴人專利權之行為。⑵被上訴人應給付上訴人400 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。⑶上訴人願供擔保，請准宣告假執行等語。

二、被上訴人則以：訴外人簡○○於67年間起經營永昌電機行，從事水電行業，然因年歲漸高，而規畫兩子即兩造逐步承接事業。又因上訴人入行經驗較淺，故簡○○於95年間將永昌電機行借名登記於上訴人名下，俾利其儘速熟悉相關業務，惟簡○○仍為永昌電機行之實際負責人。又簡○○基於多年之經驗，注意到市面上馬桶裝置之不足及缺失，因此發想改良之，並於96年間將改良構想與意見告知被上訴人，再由被上訴人進行開發，並與訴外人李○○即晉真企業社及張○○即泰興鐵工廠接洽製作原始模具，且委任訴外人黃○○為專利代理人，據以向智慧局申請取得系爭專利。被上訴人與簡○○本欲將系爭專利登記於永昌電機行名下，以使當時在永昌電機行工作之兩造均可合法使用系爭專利，惟因永昌電機行不具法人格，無法作為系爭專利申請人，故被上訴人與簡○○始借用當時掛名為永昌電機行負責人之上訴人之名義重新提出申請，經智慧局於97年9月21日形式審查核准後，即載列上訴人為系爭專利之專利權人，然系爭專利實為被上訴人與簡○○所共有。系爭專利既為被上訴人與簡○○所共有，則被上訴人自有實施系爭專利之權利，是上訴人主張被上訴人侵害系爭專利權，即非有據等語置辯。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，並聲明：（一）原判決廢棄。（二）被上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害具上訴人所有系爭專利物品，或為其他侵害上訴人專利權之行為。（三）被上訴人應給付上訴人400 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。被上訴人則聲明：上訴駁回。

四、兩造不爭執之事實（見本院卷第68頁）：

（一）上訴人為系爭專利登記之專利權人，專利權期間自97 年9月21日至107年1月31日止。又系爭專利所登載之創作人為兩造。

（二）被上訴人設立之紀田企業社所製造、販賣之系爭產品落入系爭專利之權利範圍。

五、本件上訴人主張被上訴人設立之紀田企業社所製造、販賣之系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，業已侵害系爭專利權，並致上訴人受有損害等情，為被上訴人所否認，並以前詞置辯。是以，本件應審酌者厥為（一）上訴人與被上訴人及簡○○間就系爭專利之登記名義有無借名登記契約存在？（二）被上訴人有無使用系爭專利之權限？（三）上訴人得請求被上訴人賠償之損害額為若干（參本院卷第68頁）？茲分述如下：

（一）上訴人與被上訴人及簡○○間就系爭專利之登記名義有無借名登記契約存在？

１、按稱借名登記者，謂當事人約定一方將自己之財產以他人名義登記，而仍由自己管理，使用處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，固應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定（最高法院98年度台上字第990 號裁判意旨參照）。

２、簡○○與上訴人間就永昌電機行負責人之名義有借名登記契約存在：

⑴經查，永昌電機行係簡○○於67年4月14日設立，上訴人自東南工專電機系畢業後即於永昌電機行任職，被上訴人則於74年就讀臺北市立南港高工夜間部電機科時，即在永昌電機行工作，其間91至95年間雖曾自永昌電機行離職，但於96年間即又再回到永昌電機行任職，而永昌電機行則在95年間將負責人變更登記為上訴人等情，有臺北市政府營利事業登記證、被上訴人之投保資料表在卷可憑（參原審卷一第162 頁、本院104 年度民專上字第4 號卷第104至105 頁），且為兩造所不爭執，自堪信為真實。又揆諸上開事實，可知永昌電機行在95年間變更負責人為上訴人前，兩造均曾為永昌電機行之員工。而永昌電機行於95年間雖將負責人變更登記為上訴人，惟觀諸上訴人不爭執其形式上真正之永昌電機行帳戶之存摺明細（參原審卷一第163 至171 頁），其上已有記載何時發給上訴人之薪資及其薪資若干，可知上訴人雖登記為永昌電機行之負責人，但仍係領取永昌電機行發給之薪資。準此，倘上訴人確為永昌電機行之實際負責人，自無可能再發薪資予自己，是被上訴人主張永昌電機行之實際負責人仍為簡○○，僅係借用上訴人名義登記而己，洵非無據。

⑵上訴人雖稱：伊自95年登記為永昌電機行負責人以來，均由伊負擔永昌電機行所在之房租及營運費用，伊亦持有永昌電機行之存摺及印鑑章，且亦是由伊單獨決定辦妥永昌電機行為停業之登記，足見伊與簡○○間並無借名登記契約存在。又伊既為永昌電機行之負責人，則以伊所有永昌電機行之帳戶分配商號利益，與常情並不相悖等語。然查，上訴人就其主張伊自95年登記為永昌電機行負責人以來，均由伊負擔永昌電機行所在之房租及營運費用之事實，並未舉證以實其說，且依被上訴人所提出永昌電機行之存摺明細（參原審卷二第6 至39頁），可以窺知關於永昌電機行之營運費用，例如電話費、員工薪資、營業稅、電費等，均係由永昌電機行之帳戶支付，而非上訴人以其個人之名義支付。又上訴人既為永昌電機行登記之負責人，則其自可以其名義對外行使關於永昌電機行之任何權利，僅其行使後是否有違反借名登記契約之約定而已，故尚難以上訴人得單獨就永昌電機行申請停止營業登記之舉，即遽認上訴人即為永昌電機行之實際負責人。再者，揆諸前揭存摺明細，其中97年2 月4 日之支出4 萬元註記「瑋豪年終」【即上訴人與被上訴人簡志騰（原名簡志豪）之年終】（參原審卷一第167 頁）、97年8 月12日之支出8 萬元註記「瑋豪薪」（參原審卷一第168 頁）、98年5 月5 日之支出4 萬元註記「瑋薪」（參原審卷一第170 頁）等，倘如上訴人所述，該支出係分配利益，則為何係以年終及薪資註記，且登記為負責人之上訴人竟與其所謂之受僱人即被上訴人分配之金額相同，顯不符常情。至上訴人雖持有永昌電機行帳戶之存摺及印鑑章，然上訴人既為永昌電機行之名義負責人，且確實在永昌電機行任職多年，而與永昌電機行之實際負責人簡○○間又為父子關係，則在上訴人與簡○○及被上訴人反目前，持有永昌電機行之存摺及印鑑章，並於反目後將該存摺、印鑑章攜出，非無可能，尚難以此遽認上訴人即為永昌電機行之實際負責人。職是，上訴人以前開情詞主張就永昌電機行之負責人部分，伊與簡○○間並無借名登記契約存在等語，即非可採。此外，上訴人就其主張永昌電機行係被上訴人簡○○贈與上訴人，而非借名登記之事實，亦未舉證以實其說，難信屬實。

２、簡○○與兩造為系爭專利之共同創作人：

⑴按專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人，系爭專利核准審定時之92年2 月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法第5條定有明文。又由上開規定，可知專利申請權人係指發明人或創作人。而所謂發明人係指實際進行研究發明之人，創作人係指實際進行研究創作新型或新式樣之人，發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

⑵查如前所述，永昌電機行之實際負責人為簡○○，上訴人僅為登記之名義負責人。而系爭專利原係以永昌電機行之名義提出申請，此有原新型專利申請書可稽（參原審卷一第131至161頁），顯見系爭專利原應屬永昌電機行之資產。上訴人固否認上開申請書之形式上真正，惟查，依上開申請書觀之，其上已蓋有申請案號為「97202278」（參原審卷一第131 頁），核與上訴人提出之97年6 月1 日修正補充新型專利說明書所載之申請案號相同（參原審卷一第81頁），且在原申請書上，專利代理人黃○○亦於其證書字號欄位用印，是上開申請書顯非被上訴人臨訟製作，上訴人空言否認該申請書之形式上真正，要非可採。

⑶次查，上訴人自承關於系爭專利，伊父親簡○○僅提供一個想法，實際上了解產品及作產品的均是伊等語（參原審卷一第247 頁），顯見上訴人並不否認簡○○就系爭專利曾提供想法，而非完全沒有參與或貢獻。

⑷再查，依系爭專利證書及說明書觀之（參原審卷一第7、81頁），系爭專利之創作人業已清楚載明為兩造，而上訴人於起訴狀亦自承上訴人與被上訴人係兄弟，共同創作馬桶之省水攪碎裝置，而由上訴人作為創作之申請人等情，，足證被上訴人就系爭專利並非毫無貢獻，且亦為系爭專利之創作人之一。

⑸綜上，本院審酌簡○○為永昌電機行之實際負責人，曾就系爭專利提供想法，而系爭專利原係以永昌電機行之名義申請；被上訴人為永昌電機行之員工，列載為系爭專利之創作人之一，上訴人於起訴狀亦自承被上訴人為系爭專利之創作人之一等情，堪認簡○○及被上訴人就系爭專利之發想、創作，均有所貢獻。又上訴人亦列載為系爭專利之創作人之一，且與被上訴人及簡○○反目前亦在永昌電機行任職，暨簡○○亦陳稱：系爭專利係伊與兩造共同研究等語（參原審卷一第248 頁），堪信上訴人就系爭專利亦屬有實質貢獻之人。準此，兩造及簡○○就系爭專利既均有實質貢獻，，故其等三人即為系爭專利之共同申請權人，足見被上訴人抗辯系爭專利僅係伊與簡○○所共同發想創作等語，上訴人主張系爭專利係伊單獨發想創作等語，均非可採。再者，如前所述，簡○○及兩造均為系爭專利之申請權人，而揆諸系爭專利證書及說明書，可知系爭專利所列之專利權人或申請人僅上訴人一人，並未包括簡○○及被上訴人，而上訴人復未證明簡○○及被上訴人有將系爭專利之權利贈與上訴人之意，足證簡○○及被上訴人關於系爭專利之權利與上訴人間應有借名登記契約存在。

⑹上訴人雖稱：系爭專利之關鍵，在於「強制吸入管上插設一開口高於馬桶排汙口之吸止式空氣平衡閥」，而該專利關鍵之發想起源，係伊發現台灣現市售一般馬桶並無空氣閥，而法國SFA公司之專利馬桶係具有空氣閥，但採用直角式設計，故伊發想將直角式設計空氣閥精簡為僅需一根直管設計，創作前開「吸止式空氣平衡閥」，同時將其餘零件改為更精簡等語。惟查，上訴人並未提供法國SFA公司馬桶之完整設計圖以資比對，且其所標示之法國製空氣閥雖顯示為直角式設計，系爭專利圖式亦有顯示「吸止式空氣平衡閥」為直管（參原審卷一第273頁），然而「吸止式空氣平衡閥」僅在系爭專利請求項3中出現（參原審卷一第93頁），該項並未界定「吸止式空氣平衡閥」採直管式設計或技術特徵限定，其權利範圍與上訴人所稱習知法國SFA公司之空氣閥採直角式設計並無區別。何況，系爭專利說明書中亦無相關「吸止式空氣平衡閥」採直管式設計之說明，且系爭專利先前技術亦未有空氣閥之敘述，故從系爭專利所載先前技術、說明書及申請專利範圍之請求項，無法認定系爭專利之「吸止式空氣平衡閥」係改良自法國SFA公司之空氣閥，是上訴人所述，尚難足採。至上訴人另稱：倘被上訴人與簡○○確有借用上訴人之名義登記為系爭專利之專利權人之事實，則何以上訴人與被上訴人及簡○○於99年反目後，被上訴人與簡○○並未立即終止借名登記並繳納相關專利規費，以彰顯渠等管理使用系爭專利之事實等語。但查，被上訴人及簡○○於99年間與上訴人反目後，雙方即產生多起訴訟，此觀被上訴人提出之新聞報導即明（參原審卷一第172頁），是被上訴人與簡○○未立即終止借名登記，或因他案訴訟纏身，或有其他考量，尚難僅因其等未立即終止借名登記，即推認其等與上訴人間並無借名登記契約存在，是上訴人就此部分之主張，委無足採。此外，上訴人雖提出多筆以其名義繳納系爭專利審查費、證照費、許可費之單據為證（參本院103 年度民專訴字第3 號卷第109 至114 頁），據此抗辯兩造間並無借名登記契約存在云云。惟查，上訴人既為系爭專利名義上之專利權人，則上開單據以其名義出具，自屬當然。何況，兩造於99年反目後，自不可能再就僅數千元之系爭專利許可費應如何繳納協商，故亦不能以系爭專利之許可費係由上訴人繳納，遽認兩造間並無借名登記契約存在。是以，上訴人前揭抗辯，即非可取。

（二）被上訴人有無使用系爭專利之權限：按發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定；上開規定於新型專利準用之，92年專利法第61條、第108 條分別定有明文（現行專利法第64條、第120 條）。易言之，專利權為共有時，任何共有人都可自由實施專利權之全部，不需取得全體共有人之同意，且獨享自己付諸努力所實施的成果，僅於讓與、授權（或信託、設定質權或拋棄）時，應得全體共有人之同意。查如上所述，被上訴人為系爭專利之共有人，則依上開規定，被上訴人即有實施系爭專利全部之權利，是上訴人主張被上訴人製造販售落入系爭專利之權利範圍之系爭產品，而侵害系爭專利權云云，即非有據。又被上訴人既未侵害上訴人系爭專利權，則關於上訴人得請求被上訴人賠償之損害額為若干之爭點，本院即毋庸再予審酌，附此敘明。

六、綜上所述，被上訴人為系爭專利之共有人，而有實施系爭專利之權利，故上訴人主張被上訴人侵害系爭專利權云云，即無理由。從而，上訴人依專利法第120條準用同法第96條第1、2項、第97條第1項第2款及民法第184條第1項前段暨民事訴訟法第222條第2項之規定，請求⑴被上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害具上訴人所有系爭專利物品，或為其他侵害上訴人專利權之行為；⑵被上訴人應給付上訴人400萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，即無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭

附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。