最高行政法院(含改制前行政法院)105年度判字第394號

最　高　行　政　法　院　判　決

105年度判字第394號

上訴人

財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金

上訴人

會馬偕紀念醫院

代表人

施壽全

訴訟代理人

徐偉峰 律師

訴訟代理人

尤彰澤 律師

被上訴人

經濟部

代表人

李世光

參加人

蘇寶龍

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國104年8月26日智慧財產法院104年度行商訴字第4號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件被上訴人經濟部之代表人原為鄧振中，嗣於民國105年5月20日改由李世光擔任，玆據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、緣參加人前於100年7月26日以「寶龍馬皆一號」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第5類之「營養補充品；牛樟芝營養補充品」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經審查核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。嗣上訴人於101年7月17日以系爭商標有違現行商標法第30條第1項第11款、第10款及第12款之規定，以附圖2所示商標（下稱據以異議商標1），及附圖3所示其宣稱先使用之「馬偕一號」商標（下稱據以異議商標2），對之提起異議。經智慧局審查，認系爭商標之註冊有註冊時即99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之商標法（下稱註冊時商標法）第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定，以103年4月16日中台異字第G00000000號商標異議審定書為「系爭商標之註冊應予撤銷」處分。參加人不服，提起訴願，被上訴人以103年11月7日經訴字第10306108710號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人仍不服，提起上訴。

三、上訴人起訴主張：㈠其於異議及訴願程序皆主張並提出相關事證，以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款及現行商標法第30條第1項第11、10、12款規定，然被上訴人卻以原處分未論斷系爭商標與據以異議商標1近似度高而有違註冊時商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款，認此部份非訴願機關所得論究，而未予審酌；故為避免不當限制上訴人之訴訟權，且浪費司法資源，原審應就上訴人所主張系爭商標有無違反註冊時商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款等規定加以論斷。㈡依上訴人於異議、訴願及訴訟階段所檢附之證據資料，足認據以異議商標2不僅係上訴人於99年間所研發治療癌症之標靶藥品名稱，亦可為使消費者認識其為上訴人所提供商品或服務之表徵，且所表彰商品或服務之信譽及品質，與上訴人「馬偕」二字同樣已廣為國內相關消費者普遍認識，享有盛名並產生強大識別力，自當符合現行商標法第5條及智慧局所定「註冊商標使用之注意事項」第2.1點等規定，屬商標之使用；參加人經營生醫領域產業，對於藥品上市等程序應相當清楚，卻利用據以異議商標2商品未生產上市前之空窗期，意圖仿襲剽竊，而以相近似復指定使用於醫療相關商品之系爭商標申請註冊，顯非出於善意。㈢系爭商標之註冊，客觀上易使消費者誤認兩商標為同一或系列商標，誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係；甚且可能造成據以異議商標之識別性被稀釋或弱化，是系爭商標應有致相關消費者或相關公眾產生混淆誤認之虞等語，求為判決撤銷訴願決定。

四、被上訴人則以：㈠原處分未就系爭商標有無違反註冊時商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款等規定予以審酌，自非屬原處分範疇，被上訴人當不得論究。㈡依上訴人於異議、訴願及訴訟階段所提證據，均為介紹上訴人及其醫師與行政院農業委員會所共同研發一種含有牛樟芝成分，可用於治療胰臟癌與急性骨髓性白血病之藥物，並將之命名為「馬偕一號」，在無其他行銷證據資料輔證下，並無法傳遞其已有行銷於市場的商業訊息，使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難逕認據以異議商標2有作為商標使用，自不符合現行商標法第5條規定等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

五、參加人援引被上訴人於原審之答辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠智慧局及被上訴人均未審查系爭商標相較於據以異議商標1是否違反註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定，以及系爭商標是否違背註冊時商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規定，基於行政機關應先自我控制與自我審查，其就行政救濟事件應為第一次判斷，此為司法審查前之先行程序，故就此部分，原審自無從審究。又倘上訴人之起訴為有理由，經原審撤銷訴願決定，則回復至智慧局所為「系爭商標之註冊應予撤銷」之審定結論，即可達上訴人對系爭商標提起異議之目的；反之，倘無理由，經原審駁回上訴人之起訴，則智慧局即應就上訴人於異議階段主張之異議事由，再為重新審查，並無上訴人爭執必須再行起訴，影響其訴訟權益之情事。故本件所應判斷之爭點，即為系爭商標相較於據以異議商標2是否有違反註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定，不應准予註冊之事由。㈡參諸上訴人於原處分（異議）、訴願階段及原審所提證據資料所示，異議附件4乃上訴人於99年5月19日發佈之「馬偕一號證實有效導致癌細胞死亡」之新聞稿，至於其於原審所提原證1（含異議卷附件4）等關於「馬偕一號」標靶藥相關新聞媒體報導，各該報導內容均係引自異議附件4所示之新聞稿內容，而不論異議附件4所示之新聞稿或99年5月19、20、27日、同年7月23日之媒體報導內容，均係介紹上訴人及所屬醫師與行政院農業委員會於99年5月19日發表經其共同研究發現野生牛樟芝經過實驗室萃取所分離的「去氫硫色多孔菌酸化合物」，可用於治療胰臟癌與急性骨髓性白血病之藥物，並將之命名為「馬偕一號」，且由淡水院區醫學研究部共同實驗室的結果發現，「馬偕一號」作用在正常細胞時並無顯著毒性反應，不會對正常細胞造成傷亡而導致白血球指數降低，顯示「馬偕一號」極有潛力成為標靶治療藥物等內容，而異議卷附件5則為以「馬偕一號」為關鍵字之網站搜尋資料；上開內容核係「馬偕一號」之試驗、研究結果之公開成果發表會，並非行銷「馬偕一號」之相關訊息或資料，且無傳遞其已有行銷於市場的商品之效果，無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定「馬偕一號」有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。又上訴人於訴願參加階段所提前開馬偕紀念醫院網頁最新消息資料及牛樟芝產品開發計畫簡報內容，僅係公告「馬偕一號」之研究成果及技術內容，並公開徵選專利及技術授權之廠商，亦難僅以之認定「馬偕一號」有作為商標使用之論據。㈢再依異議附件4所載「．．．在台灣森林中特有的野生牛樟芝，將經過實驗室萃取所分離的『去氫硫色多孔菌酸化合物』命名為『馬偕一號（MMH01）』」，可知「馬偕一號」一詞，乃上訴人及其所屬醫師與行政院農業委員會共同研究發現一種含有牛樟芝成分的可用於治療胰臟癌與急性骨髓性白血病之藥物（化合物），並將之命名為「馬偕一號」，亦即「馬偕一號」文字，僅上訴人暫訂命名之藥物名稱，並無既成生產之藥物存在，其前揭所舉使用證據資料，客觀上並無結合用於商品或相關之物件，該「馬偕一號」之名稱使用，並無從使消費者認識其為商標，自非商標之使用。㈣依藥事法第39條規定，藥品之製造，應經中央衛生主管機關查驗登記、核准發給藥品許可證後始得為之，而上訴人之「馬偕一號」藥品名稱，僅為研究結果之公開，將來是否能申請取得中央衛生主管機關核准發給藥物許可證上市，尚屬未知，當不具有行銷商品之目的，縱然上訴人主觀上有基於行銷商品之目的，然「馬偕一號」尚無從上市銷售而使相關消費者得認識其為商標。㈤上訴人所舉「台灣馬偕壹號牛樟生醫有限公司」，係第三人依公司法規定向經濟部申請核准設立登記之公司名稱，該公司名稱係用以代表行為或權利義務之主體本身，與商標係作為商品或服務提供來源之表彰者仍有不同，並無涉及商標使用問題，況據以異議商標2之「馬偕一號」一詞，並無從使消費者認識其為商標，而非作為商標使用一節，則第三人雖有使用相似之「馬偕壹號」文字，作為公司名稱之特取部分，亦無侵害上訴人之何商標權可言，且此亦與系爭商標註冊是否應予撤銷無涉。是以，系爭商標無違註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定，被上訴人所為原處分撤銷，由智慧局另為適法處分之訴願決定，即無不合等語，因而將訴願決定予以維持，駁回上訴人之訴。

七、本院按：

㈠「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。查系爭商標於100年7月26日申請，註冊公告日為101年5月1日，上訴人嗣於101年7月17日以系爭商標有違現行商標法第30條第1項第11款、第10款及第12款之規定，對之提起異議，智慧局於103年4月16日作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，則本件為商標法修正施行前已註冊，而於修正施行後始提出異議之異議案件。是系爭商標是否有不得註冊之違法事由之判斷，應依系爭商標註冊公告時（99年8月25日修正公布，99年9月12日施行）及現行（100年6月29日修正公布，101年7月1日施行）商標法併為判斷。

㈡次按行政訴訟法第4條第1項規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。」故撤銷訴訟之訴訟標的應為「行政處分之違法性致損及原告權利或法律上利益之主張」。另行政訴訟法第4條第2項規定：「訴願人以外之利害關係人，認為第一項訴願決定，損害其權利或法律上之利益者，得向行政法院提起撤銷訴訟。」此即為行政訴訟撤銷訴願之訴，利害關係人提起此種類之行政訴訟，係在請求行政法院審查訴願決定之違法性，是以訴願決定書所未作成決定之事項，即非行政法院在此種類訴訟所得審究，此係立法者將行政訴訟前置程序之訴願決定視為行政處分，而允利害關係人直接提起行政訴訟之訴訟種類性質使然，與行政機關之第一次判斷無涉。查上訴人以系爭商標與據以異議商標1、2構成近似，有違現行商標法第30條第1項第11、10、12款之規定，對系爭商標提起異議，而本件商標異議事件之準據法，依商標法第106條第3項規定，應以註冊時之修正前99年商標法第23條第1項第12、13、14款規定及現行商標法第30條第1項第11、10、12款規定，均有違法事由為限，又智慧局因認系爭商標與據以異議商標2近似程度高、指定使用商品高度類似，據以異議商標2具相當識別性，參加人顯有因其他關係而知悉據以異議商標2之存在，意圖仿襲而申請註冊之情事，而有違修正前99年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之情事，撤銷系爭商標之註冊，並敘明系爭商標註冊是否尚有違反修正前99年商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規定，則無庸再予審究（見審定書理由三、四，原審卷第18-20頁），而被上訴人即經濟部認智慧局僅以系爭商標相較於據以異議商標2，認系爭商標有修正前99年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用，而為其註冊應予撤銷之處分，被上訴人即經濟部自僅以之為範疇予以審議，作成本件訴願決定，並敘明訴願參加人即上訴人主張系爭商標亦有註冊時即修正前99年商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規定之適用部分，因智慧局為本件處分時未經審酌，自非被上訴人即經濟部於訴願階段所得論究，此為原審所認定之事實。準此，訴願決定並未審查系爭商標相較於據以異議商標1，是否有違修正前99年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定，及系爭商標是否有違修正前99年商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規定，基上說明，因被上訴人即經濟部就前開異議事由，未作成訴願決定，行政法院自無從審查其違法性。上訴人對此縱有爭執，揆諸前揭說明，亦應於本件發回智慧局後再作爭執。上訴意旨主張原審就系爭商標是否有違修正前99年商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規定，仍應得以論斷云云，即非可採。原判決此部分理由雖有不同，但於判決結果無涉，合先敘明。

㈢再按現行商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：．．．相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」註冊時商標法第23條第1項第14款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：．．．相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」又上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（本院99年度判字第938號、第1012號判決參照）。是上開規定之適用，即應考量商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之不公平競爭情形。現行條文，雖有加以解釋性的「意圖仿襲而申請註冊」規定，係因「原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。」（參本款修正立法理由）僅使原條文規定更合於法規原意，本款事由係在「意圖仿襲而申請註冊」之重點並未改變。其中所謂「先使用」之認定，以申請註冊時為準，現行商標法第30條第2項、註冊時商標法第23條第2項分別定有明文。上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，亦即，在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開規定之適用。則原判決既已認定據以異議商標2並非先使用商標，自無再贅予論述是否相同或近似之商標、或是否同一或類似商品或服務。上訴意旨以：原處分及訴願決定均未就上訴人所主張系爭商標與據以異議商標1是否構成近似加以審查，逕維持訴願決定，有不備理由之違法云云，自非足採。

㈣又現行商標法第5條第1項規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：將商標用於商品或其包裝容器。持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。將商標用於與提供服務有關之物品。將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」此為商標使用之定義性規定，就字義上，商標使用可分三要件：行銷商品或服務之目的、使用商標之積極行為、足以使相關消費者認識其為商標。玆詳述之：本條所稱「行銷之目的」應指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品或服務而言。「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、72年商標法「行銷國內市場或外銷」，82年修正為「行銷之目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外銷」之用語，解釋上較為狹隘，但修正後以行銷目的，結合所列各種交易過程中的使用態樣，本條之目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與「與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-RelatedAspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agree-ment)」第16條第1項所稱交易過程(in the course of trade)之概念類似。因此，「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」（in the course of trade）相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」之說法（參照本條100年6月29日修正之立法理由）。另商標的最主要功能即在於識別商品或服務來源，而此一識別功能，更是維護公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素。所以商標之使用定義規定中，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」，意指縱有第1項或第2項所規定之行銷目的，並有積極例示之行為，但仍應以客觀上均應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的，方能稱之為商標之使用。而其使用並應符合一般商業交易習慣（商標法第57條第3項參照），本院前已闡釋認定為商標使用，應符合下列要件：1、使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；2、需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4款行為態樣，有一即足；3、需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣（本院103年度判字第712號判決參照）。

㈤原判決就上訴人所舉新聞稿或媒體報導等使用證據資料，認定上訴人僅能證明上訴人有以「馬偕一號」一詞為名，公開發表經共同研究成果，發現一種含有牛樟芝成分可用於治療胰臟癌與急性骨髓性白血病之化合物，且將來極有潛力成為標靶治療藥物等事實，尚無從證明其曾以「馬偕一號」文字作為商標使用，而有先使用據以異議商標2之事證，自不符合現行商標法第5條所定要件，不能謂係商標之使用等情，，以及上訴人所主張：其在系爭商標申請註冊前即已先使用「馬偕一號」，作為商品名稱，應受善意先使用之保護云云，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨略以：原判決僅截取新聞報導證據中部分文字而為不利上訴人之判斷，而對於證據中有關馬偕一號目前正在進行動物實驗，並將開發成標靶藥物之內容，卻未說明不採之理由，有判決不備理由之違法；又原判決將產品開發、徵選專利及技術授權廠商解釋為單純僅係公告「馬偕一號」之研究成果及技術內容，悖於一般人正常合理的理解，為判決不備理由云云；係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不備理由之不適用法規或適用不當，自非可採。

㈥另按判斷是否商標之使用，其所從事行銷之商品固然不限於已投入市場之商品，即將投入市場之商品，亦屬之（註冊商標使用之注意事項第2.1點規定參照）；但仍應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件。原判決在判斷是否商標之使用所記載之「客觀上必須結合用於既有商品或有關之物件」「是否取得藥品許可證」等等文句，固有未合。然從原判決其他論述：上開內容核係「馬偕一號」之試驗、研究結果之公開成果發表會，並非行銷「馬偕一號」之相關訊息或資料，且無傳遞其已有行銷於市場的商品之效果，無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定「馬偕一號」有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料等語；並就上訴人於原審所舉使用證據資料，認定：客觀上並無結合用於商品或相關之物件，該「馬偕一號」之名稱使用，並無從使消費者認識其為商標等情，則原判決業已說明上訴人無法證明其所提證據係促銷即將或已投入市場的商品，足以使消費者認識其商標所指示的商品，而不能證明係商標之使用之意旨。經查，原判決上開論述，業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨雖又以：商標法第5條規定商標使用之要件，並不包含商品「已經生產完成」，顯增加法律所無之限制，且有悖於論理法則，並有判決不備理由及理由矛盾之違法云云；然原審有未於判決中加以論斷或與本院見解不合者，仍不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形及理由矛盾之違法不相當，此部分上訴意旨尚非可採。

㈦從而，上訴論旨，所執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第五庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異