最高行政法院(含改制前行政法院)八十八年度判字第二○五二號

行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　　　　八十八年度判字第二○五二號

原告

法商．沙諾費合夥事業公司

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

陳長文 律師

訴訟代理人

馮博生 律師

被告

經濟部智慧財產局

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十六年十二月十二日台

八十六訴字第四八九三四號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左︰

主文

事實

緣原告於民國（以下同）八十一年七月三十日以其「Ｎ－磺醯基－二氫吲衍生物，，其製法及含彼等之醫藥組合物」係關係帶有醯胺官能基之Ｎ－磺醯基之吲啉衍生物之製備及含彼等之醫藥組合物等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給（）台專（玖）○一○二二字第一三五六○二號專利再審查審定書。原告不服，一再訴願均遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨及補充理由略謂︰一、按行政訴訟法第一條明文規定，人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利，經訴願法提起再訴願而不服其決定，得向行政法院提起行政訴訟。另按專利法第二十條明文規定，凡具「產業上利用性」、「新穎性」及「進步性」之發明，可依法申請取得專利。本案所請多數發明即具備前述專利要件，依法應予專利。孰料被告未洞悉此項事實，逕以「本案申請專利範圍第項所請部份式化合物，已揭示於EP469984或USP0000000之前案中，本案申請專利範圍第項不具新穎性，違反專利法第二十條第一項第一款之規定」為由拒予本案專利，被告之處分顯屬違法不當，致原告依法申請取得專利之權益嚴重受損；嗣經原告依法提起訴願與再訴願，惟經濟部與行政院卻未能詳細審究中央標準局之違法不當處分，仍為維持原處分之決定難令原告信服，原告茲申述不服理由如后：㈠本案所請多數發明應獲被告核准專利：專利法第一條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」之規定可知，專利法訂定目的之一在於使無違反專利法規定之發明或創作得以獲得專利保護。本專利申請案在符合中華民國專利法第三十一條單一性但書規定之情況下，請求多個不同發明，即本案申請專利範圍第１、、、項所界定者，係各個不同之發明，其中最為重要之發明，當屬申請專利範圍第１項所請對治療或預防血管加壓素或催產素依賴性痛苦具活性之新穎化合物發明。本案申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事，亦為被告所是認。中華民國專利法第三十九條規定，「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利。

」此一法條係屬「強行法」。本案申請專利範圍第１、、、項之各個「發明」

，經被告審查，並無不予專利之理由，根據專利法第三十九條之規定，被告應予專利保護。經濟部與行政院於駁回本案訴願、再訴願之決定理由中謂，「專利法中並無可准予部分專利之規定」，根據中華民國專利法第三十一條「申請發明專利，應就每一發明各別申請」之規定，此處「部分專利」係指同一發明之部分（例如界定於附屬項，如本案申請專利範圍第２至項，範圍較小之部份發明）而言，應屬合理之解釋，其絕不適用於定義如本案申請專利範圍第１項與申請專利範圍第項所分別界定之不同發明間之關係。再者，專利法中並無規定符合單一性之專利申請案中，當其中有一發明不符可予專利要件之規定，則該申請案所請其它不同之發明全部均應不予專利。

原告需強調者，法理上，「無規定」並不理所當然代表「可以（應該）」或「不可以（不應該）」。事實上，根據專利法第一條所明定為保護發明之立法意旨，被告當根據專利法之規定，儘量幫助專利申請人對無不符專利法規定之發明取得專利保護，而非罔顧專利申請人在投資無數人力物力後所得發明獲得專利保護之權益。專利法第三十九條既強行規定「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」，被告不予本案申請專利範圍第１、、、項所請發明專利，即屬違法。專利法中，對包含於同一專利申請案中之不同發明，當其中有任一發明不符可專利要件之規定時，則應以何種方式使其它於同案申請但並無不予專利理由之發明准予專利並無明文之規定，在法律規定有所不備（有欠缺）之情況下，行政機關對適用法律補充不備之處，必須探究法律（此處即指專利法）規定之目的，而為妥適，且符合立法目的之法律補充，以作為適當處分之基礎。經濟部與行政院所謂「專利法中並無可准予部分專利之規定」

既非適用於如本案申請專利範圍第１項及申請專利範圍第項之不同發明之關係，其亦非針對專利法未明文規定之處作公平之裁量。在此情況下，經濟部與行政院維持被告否准本案所請所有發明專利處分之決定，實屬嚴重不當，違反專利法立法目的，理應予以撤銷。㈡原告業於本案訴願階段刪除本案具爭議性之標的，被告應就本案之可專利性重予考量：原告於本案訴願階段已為本案作修正，刪除本案原申請專利範圍第項中具爭議性之極少數化合物（即，具爭議性之標的），並清楚陳明原告一貫願極力配合被告之要求與力求符合中華民國專利法規定之原意。原告為利鈞院審理本案訴訟，茲進一步修正本案申請專利範圍，刪除原申請專利範圍第項之全部請求範圍，至此，本案具爭議性之標的確已刪除之事實更臻明確。原告曾於呈送經濟部之訴願理由書及行政院之再訴願理由書中引據經濟部於中華民國八十二年十一月四日經（八二）訴622404號所作成之訴願決定書以支持原告於訴願階段提出修正之適法性。此訴願決定書中所列理由最後之結論如下：「．．．，但如本案申請專利範圍第五十八項、第八十七項刪除並不影響本案專利之完整性，則本案是否符合發明專利要件，不無重酌之處，爰將原處分撤銷，由原處分機關查明另為適法之處分。」由上開訴願決定內容可知，該訴願案訴願人於訴願階段經刪除具爭議性之申請專利範圍第五十八、第八十七項後，其專利申請案已具完整之可專利性，則其專利申請案是否符合發明專利要件，原處分機關應予重酌。原告於訴願理由書中清楚陳明，該訴願案亦包含不具新穎性之申請專利範圍，而其經濟部訴願決定仍認為，若此等申請專利範圍在訴願階段予以刪除後，並不影響該案可專利之完整性。經濟部此項決定，確實充份維護該訴願人之權益，因該案亦包含多個發明，其中雖有若干申請專利範圍所請發明不具新穎性，惟該訴願人若刪除此等申請專利範圍，則具爭議性之標的將無復存在，該案仍具可專利之完整性。然經濟部與行政院未察及此等事實，逕謂該訴願案與本案案情不同，實乃罔顧事實，經濟部維護該訴願人之權益卻罔顧原告之權益，此種前後不一致之決定，實屬不當，經濟部及行政院罔顧原告權益之訴願決定與再訴願決定，顯違平等原則，依法理應均為鈞院所撤銷。㈢根據中華民國專利法第四十四條之立法意旨，本案訴願階段所提修正實屬有理由：中華民國專利法第四十四條第四項明定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其修正係在發明專利審定公告之後提出者，並須有下列各款情形之一者始得為之：一、申請專利範圍範圍過廣。．．．」由此等規定之意旨可知，在未變更申請案實質之情況下，如修正說明書純因申請專利範圍範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。原告修正縮限本案申請專利範圍（於訴願階段刪除申請專利範圍第項部份化合物，及於此訴訟階段刪除申請專利範圍第項整個請求項）雖在本案審定之後，然所為修正因符合上開規定，應非法所不許。再者，倘使被告未因本案經刪除部份不具新穎性為由，而准予本案專利，則本案經公告而為利害關係人以所請申請專利範圍第項所請部份化合物為由提起異議或舉發，原告仍得依上開中華民國專利法第四十四條之規定，向被告提出縮限申請專利範圍之修正，刪除該部份化合物，而維持有效之專利權。或謂本案若經核准公告卻無任何利害關係提出異議或舉發，則本案所准之請求範圍自未造成不當之公眾損失，即使所請範圍過度亦無任何實益。據上說明，本案於行政救濟所提修正實非法所不許，而本案經修正縮限申請專利範圍後，是否仍非符合發明專利要件，被告實有重酌之必要。

二、被告機關不予本案專利之處分違反專利法第一條及第三十九條之規定，嚴重損及原告所請無不予專利理由之發明應獲專利保護之權益：專利法第一條明定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」被告於上開答辯書中亦重申，「專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產業發展，故對於新技術之發明，賦予專有排他之『專利權』，以保護其發明，並代價公開其發明，使第三者可藉由此項公開而得知該發明之技術內容，並可進而利用該發明以從事新的發明．．．」

。而何謂可予專利保護之發明﹖根據專利法第三十九條，「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」。被告未本專利法鼓勵及保護發明之立法意旨，幫助本案所請無不予專利理由之「新穎化合物」發明（申請專利範圍第１項）、「製備該等新穎化合物之方法」發明（申請專利範圍第項）、「製備特定化合物之新穎方法」發明（申請專利範圍第項）、及「新穎醫藥組合物」發明（申請專利範圍第項）取得專利保護，使得該等無不予專利理由之發明無法經由公開而供大眾利用，以達產業發展之目的，被告不准此等在醫藥領域中屬重要發明給予專利保護之處分，明顯違法不當，損害原告權益甚詎，理應依法予以撤銷。三、被告機關否准本案專利之處分，明顯涉及對應適用之法律而仍刻意不予適用之違法：被告於其上開答辯書中辯稱「本局八十五年九月十三日（八五）台專（玖）○一○二二字第一三五六○二號審定書審定理由係指申請專利範圍第項未完全依本局前述核駁理由先行通知書所述刪除不具新穎性之處，故本案難符專利要件。此項審定理由並不代表本局承認其申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事，當然亦不表示申請專利範圍第１、、、項項適用專利法第三十九條「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」之規定」，被告此項答辯理由，不惟違反誠信原則，抑且違反專利法第三十八條及第四十條之規定。專利法第三十八條第二項規定，「經審查不予專利者，審定書應備具理由」。同法第四十條第二項復規定，「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」。被告於本案再審審定前，曾以台專（玖）○一○二二字第一三四二四七號再審查案核駁理由先行通知書告知原告其擬據以核駁本案之八項理由，原告一本誠意並極盡所能地配合被告於該核駁理由先行通知書所提理由及要求為本案提出申復及修正。由被告再審查審定書可知，其再審查係針對原告所提申復理由及修正所為之，除原告因一時疏失未及刪除本案申請專利範圍第項極少部份不具新穎性化合物外，原告已克服被告對本案申請專利範圍第１項（再審查核駁理由第一點及第四點部份）、申請專利範圍第項（原申請專利範圍第及項，再審查核駁理由第二點）、及申請專利範圍第項（原申請專利範圍第項，再審查核駁理由第五點）所提質疑及要求。此外，原告亦經詳細之說明及適切之修正而克服被告於再審查核駁理由先行通知書第六、七及八點所提質疑及要求。至於本案申請專利範圍第項（原申請專利範圍第）則自始至終未曾於被告機關再審查核駁理由書中提及，換言之，此項申請專利範圍所請「製備特定化合物之新穎方法」發明，自始至終未涉專利法第三十九條所定「不予專利之理由」之情事。基於上述事實明顯可知，被告於其上開答辯理由書中所辯稱「此項審定理由並不代表本局承認其申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事」若果為實，則被告不准本案專利之處分，明顯違反專利法第三十八條第二項及第四十條第二項之規定，其所為違法處分，理應予以撤銷。又或被告於再審查審定書已備具不准本案專利之理由，而該理由中並未包括本案申請專利範圍第１、、、項所請發明涉不予專利之理由，被告卻於其上開答辯書中辯稱「此項審定理由並不代表本局承認其申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事」，顯見被告嚴重違反誠信原則。事實上，被告上述辯稱，用意在於規避其對「本案申請專利範圍第１、、、項所請發明並無不予專利之理由，而應適用專利法第三十九條「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」之規定」之對應適用之法律而仍刻意不予適用之違法情事，此違法處分理應為鈞院所撤銷。四、被告之審查態度，嚴重違反專利法第一項之立法意旨，其對本案濫用權力之行政處分應以違法論而為鈞院所撤銷：⑴原告需重申者，本案包含多個不同的發明，其中最為重要者當屬本案申請專利範圍第１項所請對治療或預防血管加壓素或催產素依賴性痛苦具活性之新穎化合物發明，及申請專利範圍第項所請醫藥組合物發明，其它則為申請專利範圍第及項所請之不同的方法發明，及申請專利範圍第項所請求之中間化合物發明。本案申請專利範圍第項於美國之對應申請案係為一各別申請案（a divisional application），亦即，該美國對應案僅包含如本案申請專利範圍第項所請化合物。原告此項陳述之目的，在於進一步說明本案申請專利範圍第項所請發明與本案其它獨立項所請發明係為可予分割之不同發明。根據專利法第一條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」之規定可知，專利法訂定目的之一在於使無違反專利法規定之發明或創作得以獲得專利保護。本案申請專利範圍第１（包括其第２至項之附屬項）、、及項所請發明並無違反專利法規定之情事，根據專利法第三十九條之規定，中央標準局應予專利保護。在此情況下，根據專利法第一條所明定為保護發明之立法意旨，被告當根據專利法之規定，儘量幫助專利申請人對無不符專利法規定之發明取得專利保護。事實上，被告若稟貫徹專利法第一條所明定之立法意旨，其自當根據專利法第三十二條之規定，通知原告就本案專利性具瑕疵之申請專利範圍第項所請之不同發明改為各別申請，以使本案申請專利範圍第１至項、第項、第項、及第所請無不予專利理由之不同發明可順利獲得專利保護。被告於上開答辯理由書中指稱，「．．．若僅就可予專利之項目給予專利，其餘不予專利之項目進行再審查或訴願，則可能造成一申請案被分割成數部份，而有不同之准駁審定結果，將使案件之審理更為複雜，致造成困擾及窒礙難行，．．．」，被告此一見解，顯已違反專利法第三十二條第一項「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請」之規定，其所持理由僅係避免「將使案件之審理更為複雜」，以免「造成困擾及窒礙難行」，此種審查態度，絕非基於專利法鼓勵、保護發明並進而儘量幫助專利申請人就無不予專利之理由之發明取得專利保護之立法意旨。相反地，原告深感被告對本案之審查態度在於處心積慮尋求本案可不予專利之理由，以便為核駁而核駁，而此種審查態度不啻在於嚇阻原告繼續前來中華民國申請專利及提供技術！專利法第三十二條既明定實質上為兩個以上之發明時，得改為各別申請，被告原應基於對法應適用而予適用之原則，幫助專利申請人對無不予專利理由之發明經由各別申請而獲得專利保護，而非因「將使案件之審理更為複雜」及「造成困擾及窒礙難行」之便宜理由而刻意不予適用。被告所謂「將使案件之審理更為複雜」及「造成困擾及窒礙難行」係牽涉專利專責機關之行政體系是否健全，以足得以執行專利法之所有規定，而非歸疚於專利申請人。事實上，近年來，原告及原告相關企業於中華民國提出上百件專利申請案，根據原告所知，被告受理「各別申請」案絕非罕見，原告亦未聞諸如「將使案件之審理更為複雜」等推拖之詞。一發明，尤其與人類生命攸關之醫藥發明之產生，絕非易事，其代價在於需耗費無以數計之人力、財力及研發時間。發明之產生愈困難，耗費之人力、財力及研發時間愈多，往往在審理上愈為複雜，乃理所當然。被告倘使僅為避免專利申請案件之審理更為複雜之故，更怠於對專利法負執行之責，則專利利度設立目的實無由達成。被告上述答辯理由所辯稱「申請案被分割成數部份，．．．將使案件之審理更為複雜，致造成困擾及窒礙難行，．．．」，顯然完全漠視專利法第三十二條可幫助申請人對無不予專利理由之發明經改為各別申請而取得專利之規定，其濫用行政裁量權之事實，昭然若揭。⑵經由比較被告再審查核駁理由先行通知書與再審查審定書可知，原告確實一本誠意極力配合被告所提核駁理由及要求，為本案提呈申復及修正，因而得以克服被告絕大部份之要求。被告於再審查核駁理中先行通知書所列擬拒予本案專利之理由繁多，由於被告對本案初審審定之草率，使得其擬拒予本案專利之絕大部份理由均未於其初審審定書中提出，卻遲至本案提起再審查（八十二年二月一日）一年九個月後所接獲被告再審查核駁理由先行通知書中一次列出。原告對被告先前粗糙、草率之初審及延宕時日之再審，未曾有任何怨言，被告未察及此，反謂其准予原告「修正之期限可謂非常充分」，及斷言「原告不願完全依本局核駁理由先行通知書所述修正不具新穎性申請專利範圍之心態」，被告完全置原告合法取得專利之權益於不顧在先，復抹殺原告願極力配合被告對本案於一次所提之繁予理由及要求提出申復及修正之誠意在後，其對本案所為處分實難謂非濫用權力之違法處分。事實上，被告將其對本案繁多之核駁理由一次列於再審查核駁理由先行通知書中，要求原告一次申復，在此情況下，原告之申復縱有一時疏失所致之瑕疵（未及刪除其中一項申請專利範圍所請極少數不具新穎性之化合物），亦難據以認定原告「不依法行事」，而對本案處分不予專利，永無翻身之機會！專利法第四十四條第一項既明定「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：．．．補充及修正說明書或圖式」，被告當根據專利法第一條保護發明之立法意旨，本其職權給予原告因一時疏失所致瑕疵再次修正之機會，而非完全置原告之權益於不顧，逕為不予本案所包含所有發明專利之處分。被告此舉，明顯涉及對應適用法律而仍刻意不予適用之情事，其所為處分實為行政訴訟法第一條第二項所稱「以違法論」之違法處分，而理應為鈞院所撤銷。五、原告於行政救濟程序所提修正，在有利於維護原告權益之前提下，應非法所不許：原告於本案訴願階段已為本案作修正，刪除本案原申請專利範圍第項中具爭議性之極少數化合物（即，具爭議性之標的），並清楚陳明原告一貫願極力配合被告之要求與力求符合中華民國專利法規定之原意。原告復於上開起訴狀中進一步提呈申請專利範圍修正本，刪除原申請專利範圍第項之全部請求範圍，至此，本案具爭議性之標的確已刪除之事實更臻明確。鈞院八十六年九月九日八十六年度判字第二二一五號「再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷」之判決中作成如下判決理由：按「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其修正係在發明專利審定公告之後提出者，並須有下列各款情形之一者始得為之：一、申請專利範圍範圍過廣。．．．」專利法第四十四條第四項定有明文。觀其意旨，如補充或修正說明書或圖式，如非變更申請案實質，單純因申請專利範圍範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。原告修正縮限其本案專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許，則其本案專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，即有查明之必要。被告答辯書就原告所主張上開事由置而不論，而本案修正本是否單純縮限申請範圍，有無變更申請案之實質，涉及專業知識，宜交由專定審查，爰將一再訴願決定及原處分一併撤銷，由被告就原告所提修正縮限之專利範圍重行審查，而為適當之處分以保原告權益。由鈞院上揭判決理由可知，原告所提上開申請專利範圍修正本雖係於原處分機關再審查審定之後始提出，惟若所為修正並無變更申請案實質之情事，甚且減縮申請專利範圍，應非法所不許。原告確認所提申請專利範圍修正本若經斟酌，原告當可受較有利益之裁判。根據憲法保障人民訴訟權之規定，原告所提上開申請專利範圍修正本理應由鈞院交由專家予以詳加斟酌，以維原告權益。六、基於上述事實及理由，足見被告之原處分及維持原處分之訴願決定，無論認事用法均屬不當，本案經修正縮限後申請專利範圍，依法應可准予專利。敬祈鈞院依法判決將上述之原處分、訴願決定及再訴願決定均予撤銷，併准予本案專利權二十年，實為德便等語。

被告答辯意旨略謂︰一、起訴理由第㈠點謂本案申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事，專利法中並無規定符合單一性之專利申請案中，當其中有一發明不符可予專利要件之規定，則該申請案所請其它不同之發明全部均應不予專利，而且專利法第三十九條強行規定「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」，因此應以何種方式使其它於同案由請但並無不予專利理由之發明准予專利並無規定，在法律規定有所不備之情況下，應探究專利法之目的，而做適當處分云云。惟查本案審查過程中，本局係先以核駁理由先行通知書函請申請人刪修不予專利之項目，視修正情況而做成全案准駁之審定，已事先善盡告知之責，並給予修正或申復之機會，故本局在認事用法上並無不當，況且專利法中並無部分准予專利之規定。

詳言之，本局在處理同案申請但部分不符專利要件之案件時，在實務上（如附件一至三，行政法院判決）均係以核駁理由先行通知書函請申請人刪除不予專利之部分，若申請人依示刪修，則本局准予全部專利，未依示刪修時，則無法准予專利；若僅就可予專利之項目給予專利，其餘不予專利之項目進行再審查或訴願，則可能造成一申請案被分割成數部分，而有不同之准駁審定結果，將使案件之審理更為複雜，致造成困擾及窒礙難行，故本局均先以核駁理由先行通知書函示申請人刪修不予專利之項目，視修正情況而做成全案准駁之審定，此於認事用法上並無違誤。反觀原告未依本局核駁理由先行通知書之要求刪除不具新穎性之申請專利範圍，遲至行政救濟階段始謂本局未做適當處分，實非公平合理。查本局所為本案應不予專利之審定理由，曾在八十三年十一月八日以（八三）台專（玖）○一○二二字第一三四二四七號再審查案核駁理由先行通知書通知修正，其中已明確指出不具新穎性之申請專利範圍，並附有引證資料，因此對原告而言，修正該不具新穎性之申請專利範圍應無任何困難可言，且「新穎性」之專利要件，只要有引證資料，其不具新穎性之處應可為專利申請人所接受，不似「非顯而易見性」之專利要件，各有不同的見解，而存在爭議之空間，因此在本局已引證並明確指出本案不具新穎性之處，原告理應可明確瞭解及接受，而提出修正，本局實無必要以相同且明確之理由再次通知原告修正。況且，本局在前述核駁理由先行通知書之主旨中曾明確表示「若期限內不提出申請資料，『不得要求延期』，本局依現有資料進行審定，」，原告忽視此一提示而要求延期，遲至八十四年七月十八日方提出修正，本局亦已基於鼓勵及保護其發明之立場而准予其展延半年之久，其可修正之期限可謂非常充分，在此充分之修正期限、明確之核駁先行通知理由及引證資料具足之前提下，原告仍只勉強修正部分不具新穎性之處，而遲遲不願完全修正本局曾明確指出不符「新穎性」專利要件之處，本局實無必要一再以相同理由通知修正，而本局在善盡告知責任及給予充分修正期限之情形下，逕依專利法施行細則第三十條之規定予以審定，於認事用法上自無違誤。此外，本局欲澄清起訴理由第㈠點中所謂「本案申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事，亦為被告機關所是認」並非事實，本局八十五年九月十三日（八五）台專（玖）○一○二二字第一三五六○二號審定書審定理由係指申請專利範圍第項未完全依本局前述核駁理由先行通知書所述刪除不具新穎性之處，故本案難符專利要件。此項審定理由並不代表本局承認其申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事，當然亦不表示申請田範圍第１、、、項適用專利法第三十九條「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」之規定。二、起訴理由第㈡點引據訴願決定書以支持原告於訴願階段提出修正之適法性，並謂經濟部及行政院維護該訴願人之權益卻罔顧原告之權益，顯違平等原則云云。惟查行政救濟之目的固然在於透過救濟程序使人民權利損害減至最低，然其前提應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政處分時，方需維護人民權利之教濟程序（此亦可見訴願法第一條之規定），就本案而言，原告不依專利法進行專利申請程序，卻期望透過行政救濟程序維護其權益，豈非本末例置，對本局依法行事之行政而言，亦非公平合理。查依專利法第

三十六、三十八、三十九、四十三、四十四條之規定，專利案件之審查乃本局之職責，且專利文件之修正亦應向本局為之，而本局在審定之前，亦已依專利法第四十條第二項之規定，將認為有不予專利之情事通知原告，並限期申復，其至已寬限期限，因此原告理應把握機會在期限內進行修正，絕非在未限修正而遭不予專利之審定後，將取得專利之申請程序延宕至行政救濟階段。而且，若將取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，本局之核駁理由先行通知書及審定書形同具文，就法律之安定性而言，亦無一明確之期限，而屬不安定，因此將本局審定後而於行政救濟階段方提出之修正本納入此次系爭案件審究之範圍，實非公平合理。再者，由訴願法第一條規定「人民對於中央或地方機關之『行政處分』，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願、再訴願」及行政訴訟法第一條規定「人民因中央或地方機關之違法『行政處分』，．．．得向行政法院提起行政訴訟」，可見爭訟審議之對象乃本局審定書所為之處分有無違法或不當之處，並非審定後向行政救濟機關修正之申請專利範圍，其於行政救濟階段修正之申請專利範圍修正本既未經本局審查，自無由據以駁斥本局之審定，因此經濟部與行政院未因原告在訴願階段修正本案申請專利範圍而撤銷本局之處分，可謂合法之決定（如附件三至六，行政法院判決）。而原告不依專利法規定正當進行取得專利之申請程序，未在充分之修正期限內，依本局明確之核駁先行通知理由及引證資料刪修不符「新穎性」專利要件之處，已明顯違法在先，自無由指責經濟部與行政院反平等原則。復查原告所附附件之八十二年十一月四日經（八二）訴六二二四○四號訴願決定書之理由部分，可知經濟部係因本局對該案（即第00000000號案）之不具新穎性有誤認之處，故撤銷本局之處分，命本局查明再另為適法之處分，因此，該案與本案不同（本案並無誤認之處），此種純屬個案拘束問題，實難據以指責經濟部或行政院有違反平等原則之處。三、起訴理由第㈢點謂根據專利法第四十四條之立法意旨，本案訴願階段所提修正實屬有理由，惟查專利法第四十四條所指之修正係指在本局「審查時」（如第一項規定）及「審定『公告』之後」提出者（如第二項規定），本案於訴願階段所提修正本既非在本局「審查時」所提出，亦非在「公告」之後（本案未核准專利，自無法公告）所提出，自難符合專利法第四十四條之規定（如附件四）。四、起訴理由第㈢點第二段謂即使本局准予不具新穎性部分之化合物範圍，原告日後仍有可能因異議或舉發，而依專利法第四十四條之規定向本局提出縮限申請專利範圍之修正，而若無異議或舉發，則本案自未造成不當之公眾損失，即使所請範圍過廣亦無任何實益云云。惟此項理由實已說明了原告不願完全依本局核駁理由先行通知書所述修正不具新穎性申請專利範圍之心態，事實上，此項理由亦屬似是而非，申請專利範圍雖為專利之權利所在，但其目的並非在造成公眾之損失，專利權亦非在造成公眾之損失後，方顯出其實益。反之，取得專利權之發明受到產業界之利用，並進而從事研發新的發明，方能彰顯其發明之實益，而此乃專利制度之目的。詳言之，專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產發展，故對於新技術之發明，賦予專有排他之「專利權」，以保護其發明，並代價公開其發明，使第三者可藉由此項公開而得知該發明之技術內容，並可進而利用該發明以從事新的發明，因此造成公眾之損失絕非專利制度之目的，而不具新穎性之部分，亦非專利制度所鼓勵者，否則豈非增加社會之成本。由此，專利制度之目的下所訂定之專利法規自應為所有專利申請人所遵守，方足以順利推展專利制度，促進產業發展，並維公平正義。五、綜上所述，本局所為本案應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。

理由

本案原由法商．億而富賽諾菲公司提出申請，後經被告核准變更為原告，先予敍明。

按申請前已見於刊物或已公開使用者，不得申請取得發明專利，為專利法第二十條第一項第一款前段之當然解釋。本件原告以「Ｎ－磺醯基－二氫吲衍生物，其製法及含彼等之醫藥組合物」申請發明專利，被告則以原告發明專利案申請專利範圍第十二項如所述Ｒ、Ｒ、Ｒ範圍，而Ａ為OH、OtBu、OB 時，所組成之式 化合物已揭示於歐洲第四六九九八四號專利；當Ｒ如第十二項所述，Ｒ為由鹵素單取代之苯基，Ｒ為未經取代或經烷基取代之苯基，Ａ為OtBu，所組成之式 化合物已揭示於美國第0000000號專利。本案申請前已見於刊物，依專利法第二十條第一項第一款規定，應不予專利，與前揭規定，尚無不合。原告起訴主張本案申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事，專利法中並無規定符合單一性之專利申請案中，當其中有一發明不符可予專利要件之規定，則該申請案所請其它不同之發明全部均應不予專利，而且專利法第三十九條強行規定「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」，因此應以何種方式使其它於同案由請但並無不予專利理由之發明准予專利並無規定，在法律規定有所不備之情況下，應探究專利法之目的，而做適當處分云云。然查本案審查過程中，被告係先以核駁理由先行通知書函請原告刪修不予專利之項目，視修正情況而做成全案准駁之審定，已事先善盡告知之責，並給予原告修正或申復之機會，況且專利法中並無部分准予專利之規定。被告實務上在處理同案申請但部分不符專利要件之案件時，均係以核駁理由先行通知書函請申請人刪除不予專利之部分，若申請人依示刪修，則被告准予全部專利，未依示刪修時，則無法准予專利；若僅就可予專利之項目給予專利，其餘不予專利之項目進行再審查或訴願，則可能造成一申請案被分割成數部分，而有不同之准駁審定結果，將使案件之審理更為複雜，致造成困擾及窒礙難行，故被告均先以核駁理由先行通知書函示申請人刪修不予專利之項目，視修正情況而做成全案准駁之審定，此於認事用法上並無違誤。本件原告未依被告核駁理由先行通知書之要求刪除不具新穎性之申請專利範圍，遲至行政救濟階段始謂被告未做適當處分，實與事實不符，尚不足採信。被告所為本案應不予專利之審定理由，曾在八十三年十一月八日以（八三）台專（玖）○一○二二字第一三四二四七號再審查案核駁理由先行通知書通知修正，其中已明確指出不具新穎性之申請專利範圍，並附有引證資料，因此對原告而言，修正該不具新穎性之申請專利範圍應無任何困難可言，且「新穎性」之專利要件，只要有引證資料，其不具新穎性之處應可為專利申請人所接受，不似「非顯而易見性」之專利要件，各有不同的見解，而存在爭議之空間，因此在被告已引證並明確指出本案不具新穎性之處，原告理應可明確瞭解及接受，而提出修正，被告實無必要以相同且明確之理由再次通知原告修正。況且，被告在前述核駁理由先行通知書之主旨中曾明確表示「若期限內不提出申請資料，『不得要求延期』，本局依現有資料進行審定，」，原告忽視此一提示而要求延期，遲至八十四年七月十八日方提出修正，被告亦已基於鼓勵及保護其發明之立場而准予其展延半年之久，其可修正之期限可謂非常充分，在此充分之修正期限、明確之核駁先行通知理由及引證資料具足之前提下，原告仍只勉強修正部分不具新穎性之處，而遲遲不願完全修正被告曾明確指出不符「新穎性」專利要件之處，被告實無必要一再以相同理由通知修正，而被告在善盡告知責任及給予充分修正期限之情形下，逕依專利法施行細則第三十條之規定予以審定，於認事用法上尚無違誤。原告起訴理由第㈠點中所謂「本案申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事，亦為被告機關所是認」，為被告所否認，被告八十五年九月十三日（八五）台專（玖）○一○二二字第一三五六○二號審定書審定理由係指申請專利範圍第項未完全依被告前述核駁理由先行通知書所述刪除不具新穎性之處，故本案難符專利要件。此項審定理由並不代表被告承認原告申請專利範圍第１、、、項所請發明並無違反專利法規定之情事，當然亦不表示申請田範圍第１、、、項適用專利法第三十九條「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」之規定。原告起訴理由第㈡點引據訴願決定書主張原告於訴願階段提出修正之適法性，並謂經濟部及行政院維護該訴願人之權益卻罔顧原告之權益，顯違平等原則云云。惟查行政救濟之目的固然在於透過救濟程序使人民權利損害減至最低，然其前提應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政處分時，方需維護人民權利之教濟程序，就本案而言，原告不依專利法進行專利申請程序，卻期望透過行政救濟程序維護其權益，豈非本末例置。查依專利法第三十六、三十八、三十九、四十三、四十四條之規定，專利案件之審查乃被告之職責，且專利文件之修正亦應向被告為之，而被告在審定之前，亦已依專利法第四十條第二項之規定，將認為有不予專利之情事通知原告，並限期申復，其至已寬限期限，因此原告理應把握機會在期限內進行修正，絕非在未限修正而遭不予專利之審定後，將取得專利之申請程序延宕至行政救濟階段。而且，若將取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，被告之核駁理由先行通知書及審定書形同具文，就法律之安定性而言，亦無一明確之期限，而屬不安定，因此將被告審定後而於行政救濟階段方提出之修正本納入此次系爭案件審究之範圍，實非公平合理。再者，由訴願法第一條規定「人民對於中央或地方機關之『行政處分』，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願、再訴願」

及行政訴訟法第一條規定「人民因中央或地方機關之違法『行政處分』，．．．得向行政法院提起行政訴訟」，可見爭訟審議之對象乃被告審定書所為之處分有無違法或不當之處，並非審定後向行政救濟機關修正之申請專利範圍，其於行政救濟階段修正之申請專利範圍修正本既未經本局審審，自無由據以駁斥被告之審定，因此經濟部與行政院未因原告在訴願階段修正本案申請專利範圍而撤銷被告之處分，可謂合法之決定，而原告不依專利法規定正當進行取得專利之申請程序，未在充分之修正期限內，依被告明確之核駁先行通知理由及引證資料刪修不符「新穎性」專利要件之處，已明顯違法在先，自無由指責經濟部與行政院反平等原則。復查原告所附附件之八十二年十一月四日經（八二）訴六二二四○四號訴願決定書之理由部分，可知經濟部係因被告對該案（即第00000000號案）之不具新穎性有誤認之處，故撤銷被告之處分，命被告查明再另為適法之處分，因此，該案與本案不同（本案並無誤認之處），此種純屬個案拘束問題，實難據以指責經濟部或行政院有違反平等原則之處，且各案審查過程各異，不得比附援引執為本案應准予修正之論據。原告起訴指稱根據專利法第四十四條之立法意旨，本案訴願階段所提修正實屬有理由。惟查專利法第四十四條所指之修正係指在被告「審查時」（如第一項規定）及「審定『公告』之後」提出者（如第二項規定），本案於訴願階段所提修正本既非在被告「審查時」所提出，亦非在「公告」之後（本案未核准專利，自無法公告）所提出，自難符合專利法第四十四條之規定。原告起訴主張即使被告准予不具新穎性部分之化合物範圍，原告日後仍有可能因異議或舉發，而依專利法第四十四條之規定向被告提出縮限申請專利範圍之修正，而若無異議或舉發，則本案自未造成不當之公眾損失，即使所請範圍過廣亦無任何實益云云。惟此項主張實已說明了原告不願完全依被告核駁理由先行通知書所述修正不具新穎性申請專利範圍，申請專利範圍雖為田之權利所在，但其目的並非在造成公眾之損失，專利權亦非在造成公眾之損失後，方顯出其實益。反之，取得專利權之發明受到產業界之利用，並進而從事研發新的發明，方能彰顯其發明之實益，而此乃專利制度之目的。詳言之，專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明，以促進產發展，故對於新技術之發明，賦予專有排他之「專利權」，以保護其發明，並代價公開其發明，使第三者可藉由此項公開而得知該發明之技術內容，並可進而利用該發明以從事新的發明，因此造成公眾之損失絕非專利制度之目的，而不具新穎性之部分，亦非專利制度所鼓勵者，否則豈非增加社會之成本。由此，專利制度之目的下所訂定之專利法規自應為所有專利申請人所遵守，方足以順利推展專利制度，促進產業發展，並維公平正義，本案經經濟部二次送請財團法人工業技術研究院化學工業研究所鑑定結果均認不具新穎性，不予專利之審定並無違誤，有該所八十六年二月四日（八六）工研化審字第○二二○號函暨審查意見書，八十六年七月七日（八六）工研化審字第一○二一號函暨審查意見書各乙份在卷可證。綜上所述，被告所為本案應不予專利之審定，於法尚無不合，訴願決定及再訴願決定遞予維持，尚無違誤，原告起訴意旨經查無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。

行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 評 事 陳 石 獅評 事 徐 樹 海評 事 彭 鳳 至評 事 黃 合 文評 事 林 茂 權右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官 蘇 金 全