最高行政法院(含改制前行政法院)95年度判字第00950號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95年度判字第00950號

上訴人

美商‧因特希耳公司（INTERSIL CORPORATION）

代表人

甲○○○○○（Paul A.Bernkopf）

訴訟代理人

曹志仁律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生

上列當事人間因發明專利申請事件，上訴人對於中華民國94年1月12日臺北高等行政法院92年度訴字第4778號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人於89年9月1日以「具有受控輸出阻抗的電流模式直流／直流轉換器」（下稱系爭專利）向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿發給發明第158315號專利證書（專利權期間係91年7月1日至109年8月31日止）。嗣上訴人於91年12月4日，向被上訴人申請系爭專利範圍之更正，案經被上訴人審酌後，認所請求更正者構成實質變更，與申請時專利法（下稱專利法）第67條規定不符，乃於92年3月18日以智專二㈡04070字第09220268320號函為不准更正之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟。

二、上訴人起訴主張：㈠訴願決定稱：「……倘原案申請專利範圍所載已屬明確，則判斷更正本中申請專利範圍是否有變更實質，自應以原案申請專利範圍與更正本作為比較對象。倘如訴願人（即本件上訴人，下同）所稱只要係原案說明書或圖式已記載，縱然該部分未載於原案申請專利範圍中，亦可將其以更正方式將該部分轉為更正後之申請專利範圍中，此舉無異將使原案所界定之客體等申請專利範圍，經更正方式，而不當擴大原案所保護的標的及範圍，除有違專利法一發明一申請所建立之原則外，勢有影響第三人利益之虞，故訴願人主張判斷更正本之申請專利範圍是否變更實質，應將原案說明書及圖式一併加入考量，顯非可採」乙節，實有待商榷，蓋：⒈按專利法第22條第1項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之」，以及同條第3項規定：「第1項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」，此外，同條第4項則規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，由此可見，前揭之申請專利範圍應包含於專利案說明書之中，並為說明書的一部分，俾與必要圖式構成一完整專利說明書，事實上，專利法第67條第1項即規定：「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式……」，依申請時專利法第71條有關撤銷發明專利權之規定，其中第3款為「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」，以及第4款之「說明書之記載非發明之真實方法者」，即知不將發明專利權「鎖定」為「申請專利範圍」。又依「發明一體」或「專利一體」而論，發明應整體觀之，亦即其包括說明書（內含申請專利範圍）及圖式，均屬發明專利權之範疇，並得為異議或舉發之依據。是訴願決定所持「倘原案申請專利範圍所載已屬明確，則判斷更正本中申請專利範圍是否有變更實質，自應以原案申請專利範圍與更正本作為比較對象」之見解，即與上揭法條不合。⒉另依專利法第39條規定：「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之」，亦即該公告之申請專利範圍為審查之當時所核准者，惟依目前各國申請後之初步公開本或核准後之公告本觀之，例如美國、日本、歐洲，甚至於中國大陸，其不論初步公開本或公告本內容，除包含申請專利範圍及／或必要圖式外，尚包括發明摘要及發明說明，俾令熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，足見說明書、申請專利範圍、及／或必要圖式為專利案所不可或缺者。事實上，揆諸我國之公告資料，於公開之申請專利範圍內的獨立項或附屬項之元件、構造或裝置之後俱無圖式標號相對應，實難一窺申請專利範圍之真正技術內容，故訴願決定不願將說明書及圖式一併列入更正考量，實有失公允。⒊又專利法第31條固規定：「申請發明專利，應就每一發明各別申請」，惟其但書規定：「兩個以上之發明，利用上不能分離……發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法、生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物，得併案申請」，揆諸本案申請專利範圍更正本所增加請求之獨立項。如：「直流至直流轉換器之控制器」、「控制直流至直流轉換器之方法」、「直流至直流轉換器之電路」、「直流至直流轉換器」及具有直流至直流轉換器之「一種電路」，業已符合專利法第31條第1項第2款之「專為利用該物特性之物」及「使用該物之方法」相關規定，並源自原案所請求之「直流／直流轉換器」及「直流／直流轉換的輸出電壓方法」，且應屬專利之單一性原則，且由原案之說明書及圖式亦可支持所增列之各該申請專利範圍，而不致擴大原案所保護之標的及範圍，或有影響第三人利益之嫌。是訴願決定稱本件更正有礙一發明一申請原則及影響第三人利益之虞，顯與事實不符。⒋再者，本案係主張於西元1999年9月1日向美國專利局申請之06/151,971號之臨時申請案為優先權，惟依被上訴人所訂定之「專利審定基準」之第1-5-16頁對臨時申請案（Provisional application）之說明為：「……係申請人未主張申請專利範圍即提出申請，嗣後可視需要再主張申請專利範圍以提出正式申請，並可增加新技術內容」，準此，本案申請專利範圍所增列之更正內容，係在原案所請求之標的下，且在相同發明課題（subject）為前題，自無變更實質之虞。㈡訴願決定又稱：「……該等部分明顯均與原案分屬不同客體，核屬請求標的之增加，自有變更原案之實質，故……本件申請更正實質上係增加請求標的，與兩個發明標的於申請時因符合申請單一性之規定而併案申請之情形不同，自難相提並論」乙節，上訴人認此乃訴願機關曲解專利法第67條及第31條所致，按：⒈更正本所增加之獨立項，如申請專利範圍第14及16項所請求之「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」，以及申請專利範圍第29及32項所請之「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流至直流轉換器」，其技術內容係源自原案之申請專利範圍第1項及第6項，而符合專利法第31條之單一性相關規定。⒉申請專利範圍第13項及15項所請求之「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」，申請專利範圍第17項所請求之「一種用以控制具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」，以及申請專利範圍第32項所請求之具直流至直流轉換器之「一種電路」均源於申請專利範圍第1項所揭示之「直流／直流轉換器」，並「專為利用該物特性之物」，誠為利用上不可分離者，自符合專利之單一性原則，而合於專利法第31條之相關規定。⒊此外，對於請准專利之說明書及圖式，當有⑴申請專利範圍過廣；

⑵誤記之事項；⑶不明瞭之記載時，得依專利法第67條向被上訴人申請更正。綜上，本案擬更正之各該項申請專利範圍，俱揭示於說明書中之說明書及圖式，並可據以支持各該項之申請專利範圍，同時，所據以主張優先權並取得優先權日之外國申請案之外文本譯中，亦可據以支持全部擬更正之申請專利範圍的請求項，故依發明一體之概念，本案之更正內容，並無變更「原發明」，足堪認定。㈢上訴人所為系爭申請專利範圍之更正，係屬專利範圍之釋明及減縮，符合當時專利法第67條第1項（修正後之新法64條第1項）之規定：⒈修正後之專利法第64條第1項第1款所稱「申請專利範圍之減縮」，係指專利權人申請更正之內容，較原已准予專利之專利範圍為小，非指「形式上」專利範圍項數、元件、或敘述文字之減少。是專利範圍項數之增加，不必然即係擴大原有申請專利範圍，如新增加之申請專利項係屬與原專利範圍同一之發明課題，並增加相對進一步限定性之敘述，客觀言之，專利權人申請更正之專利範圍即較原專利範圍為小，故縱使申請更正之專利範圍項數增加，亦屬「申請專利範圍之減縮」，而為專利法所容許。至於在原申請專利項中新增組成元件，如該申請更正之專利項實質上與原專利係屬相同發明課題，邏輯上，該新增組成元件之申請專利項，即為限縮原申請專利範圍，而非擴大，故被上訴人所執增加元件即屬擴大申請專利範圍之說，顯於法未合。⒉次按，專利法之基本觀念本容許專利權人以多於一組以上的專利課題（subjectmatter）敘述來建構一個專利範圍。一旦得准專利，由多項申請專利獨立及／或依附項所伸展之專利範圍。就本案言之，附件一圖1的「原審准之整體專利範圍 (裝置及方法)」，顯然是由原審准專利範圍中的「直流／直流轉換器」（第1項及其依附項）及「控制轉換器之方法」（第6項及其依附項）所伸張出來的整體專利範圍。此即圖中的矩形框以示意性質所標示的「整體專利範圍」。如圖所示，原審准之申請專利範圍各項，涵蓋於此矩形空間之中，而本案所申請更正之新增／修訂之各專利申請項，同樣亦皆完全包含於此原已獲准之申請專利範圍「空間」之中，故自無被上訴人所稱擴大原專利範圍之情事。⒊上訴人於專利請求項中對專利課題之描述性敘述文字之變動，並未變更原申請專利之專利課題：查被上訴人指稱本案申請更正之請求項第13、14、15、16、17、29、32及35等共八項分別係屬增列不同課題到本案專利範圍之中，牽涉變更實質，上訴人對此說明如下：⑴原准第1項之課題標的係敘述為「一種直流／直流轉換器，具有一輸出電壓並且可以將輸出電流傳送到負載上」，乃是與修訂第29及32項所描述之「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流至直流轉換器」實質相同，即一種「直流／直流轉換器」，兩者間之差異僅係敘述文字之排列方式。如同上訴人前呈附件一之圖4及圖5中所分別對比解析者，申請更正之新增第29項及32項，事實上乃是以新增之組成元件之進一步細節描述文字，相對於原准第1項有所限縮。基上，顯係符合專利法可准更正之規定。⑵申請更正之新增第14及16項：原准第6項之專利課題敘述係為一種「降低具有輸出電流的直流／直流轉換器的輸出電壓的方法」，而申請更正之新增第14及16項則皆敘述是為一種「用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」。兩者均在本案說明書以實施例為基礎之詳細說明的揭示範疇之內，所描述之專利課題標的，實質上是指利用本案所揭示之直流／直流轉換器所施行之同一「控制方法」。雖然原准第6項之方法項中對於課題標的之形容描述敘述用語中有用到「降低……輸出電壓」之文字，而新增第14及16項中則無，但本案發明之主題，即直流／直流轉換器，在正常應用情況之下，皆是將輸入電壓降低為輸出電壓。是不論有無提及電壓之「降低」，於本案發明之範疇內並無實質差異，且均有在同一說明書之揭示內容支持；是更正所新增之第14及16項亦無擴充專利範圍之情事，僅係以修訂之敘述文字將原准方法第6項加以釋明，符合專利法申請更正之規定。⑶申請更正之新增第13、15、17、及35項此四申請更正新增裝置請求項，不但仍係屬與原准第1項實質相同之專利課題標的，且其專利範圍並分別各有進一步之限縮，與專利法申請更正之規定並無不符：原准第1項之專利課題敘述係為一種「直流／直流轉換器」，申請更正之新增第13及15項則皆敘述為一種「用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」，另申請更正之新增第17項則敘述為一種「用以控制於具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」，而申請更正之新增第35項則敘述為一種「電路」。雖此更正之新增四獨立請求項所敘明主題標的，由其形容描述之單純用語觀之，似與原准第1項之「直流／直流轉換器」有所差異，但原准之「直流／直流轉換器」以及不論是更正新增第13及15項之所謂「用於……直流至直流轉換器之控制器」，第17項之所謂「用於……直流至直流轉換器之電路」，以及第35項之「電路」，同樣在本案說明書以實施例為基礎之詳細說明的揭示範疇支持之下，全皆實質上指向本案所揭示之直流／直流轉換器「電路」。又如同上訴人前呈附件之圖6，7，8及9中所分別對比解析者，申請更正之新增第13、15、17及35項，相對於原准第1項所敘明之 (1)誤差放大器，(2)以較器及 (3)電源切換開關等組成元件之限定性描述，全皆分別利用原說明書揭示內容中的其他組成元件之進一步細節性限定敘述文字而有所限縮。⑷綜前所述，被上訴人所指本案申請更正之請求項第13、14、15、16、17、29、32及35等共八項更正之新增獨立項，其專利課題與原准第1項之直流至直流轉換器相對照，在本案說明書以實施例為基礎之詳細說明揭示範疇之內，全屬實質相同之轉換器電路課題，並未將不同於原准專利之課題標的增列到本案整體專利範圍之中，被上訴人所稱係屬增列不同課題到本案專利範圍之中，牽涉變更實質之說，顯屬無據。⒋發明專利之專利範圍係依專利請求各項整體敘述界定，而非「一請求項即為一權利」之簡單界定。㈣綜上所陳，上訴人所為系爭申請專利範圍之更正，係屬專利範圍之釋明及減縮，符合新修正之專利法第64條第1項及第2項之規定等語，為此，請將訴願決定及原處分均撤銷。被上訴人則以：㈠上訴人稱「縱使申請更正之專利範圍項數增加，亦屬『申請專利範圍之縮減』而為專利法所能容許」；然其殊不知其已變更實質，依審定時之專利審查基準第四章「申請專利範圍因過廣需限縮時，不得擴張任一請求項之範圍或增加申請專利範圍之請求項，而係就有過廣事由之該任一請求項，予以刪除或者縮減其範圍，以確保原申請案仍可准予專利或原專利權可繼續維持之。」。㈡依審定時之專利法第22條第4項「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」及專利法施行細則第16條第2項「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」之規定，暫僅論其獨立項之「申請專利之標的」，原核准獨立項專利權範圍第1項標的「一種直流對直流轉換器」及第6項「一種降低具有輸出電流的直流對直流轉換的輸出電壓方法」。今所提更正擬增加第13、14、15、16、17、29、32及35項，擬增列不同課題到申請專利範圍中，實屬變更實質。㈢上訴人又擬增列專利說明書其實施例及圖三構成於核准之專利權範圍中，查其擬更正範圍第29項增列電感、電流感應電路、回授電路已屬增列不同課題到申請專利範圍中，實屬變更實質。縱使上訴人辯稱擬更正範圍有原核准第1項之誤差放大器、比較器、電源切換器「構成」之限定，然依專利法施行細則第16條第2項「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」，擬更正範圍第29項並非有原核准完整獨立項第1項何種特徵之誤差放大器、比較器、電源切換器「構成」之限定：且竟擬另增設為獨立項第29項為非限縮於原核准完整獨立項第1項下，為擴大其專利權範圍，亦屬變更實質。㈣上訴人認為欲增加之申請專利範圍第29及32項之技術內容係源自於原案申請專利範圍第1、2項，然比較其差異，並非有原申請專利範圍第1、2項完全構件、特點之限縮，且非為限縮於其申請專利範圍下，申請專利範圍第29及32項加入一功率開關、一電感、一電流感應電路、一回受路徑等構件、特徵實屬不同課題，變更實質，且亦非將原申請專利範圍第1、2項刪除反而增加為獨立項第29及32項，實已變更實質在先，又擬擴大申請專利範圍。㈤上訴人認為所提擬增列各該申請專利範圍為原案之說明書及圖式所能支持且滿足「單一性」要件，可變更專利權範圍；核准專利後，更正專利權範圍可將說明書隨意加入經核准之專利權範圍中；發明專利權不應以「申請專利範圍」為限定。然此等意見與專利法第67條第1項、第56條第3項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」等規定，顯有不同。且審定公告前之「修正」與審定公告後之「更正」有所不同，又被上訴人89年12月14日公告之專利審查基準第一篇第4章第3節「審定公告後之補充修正、更正」亦載明「實質變更之判斷……應予注意的是『核准專利之發明』並不及於（一）記載於發明說明中但與核准專利之發明屬於不同發明課題之發明，或（二）不屬涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明（例如該發明除外之其他實施例發明）……。此與審定公告前「原說明書或圖式」有揭示之任一發明，仍得補充修正成為申請專利之發明，而記載於申請專利範圍之請求項者有別……因此，當補充修正、更正之事項，有下列之情事之一者，即構成實質變更：（一）……（二）導致或造成變更核准專利之發明之實質１……『２以記載於發明說明中而不屬於涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明』……」㈥上訴人以被上訴人之「優先權審查基準」第1-5- 16頁關於國外臨時申請案，係申請人未主張申請專利範圍即提出申請，嗣後可視需要再主張申請專利範圍以提出『正式申請』；然專利法第22條明定「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。……第1項之說明書，除應載明『申請專利範圍』外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」故本國並無臨時申請案之適用，且於審定公告後欲從說明書中增列不同課題到申請專利範圍中擴大其專利權範圍，實屬變更實質。㈦上訴人認為擬更正係屬專利範圍釋明及減縮乙節：查原核准專利權共9項，除獨立項第1項標的「一種直流對直流轉換器」及第6項「一種降低具有輸出電流的直流對直流轉換的輸出電壓方法」外其餘為附屬項。今所提更正擬增加為35項，其中含10項獨立，不知其依據，實屬擴大專利權範圍，並變更實質，不符專利法第67條之規定；又申請專利範圍一經審定核准公告之後即已關涉公眾利益，倘若允許上訴人任意「更正」，藉以擴大、變更其專利保護範圍或標的，勢將妨礙第三人利益，亦有損法律之安定性（專利法第67條第3項：申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。），宜所謹慎。㈧上訴人認為欲增加之申請專利範圍第29及32項之「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流至直流轉換器」其技術內容係緣自於原案申請專利範圍第1項，然比較其差異，擬擴大之申請專利範圍第29及32項加入一功率開關、一電感、一感應電路等實屬不同課題，變更實質；且原案專利權第6項「一種降低具有輸出電流的直流/直流轉換的輸出電壓的方法」此為方法之發明由不同步驟之組成與物之發明由構件組成實屬不同課題，更不應混為一談；且按被上訴人89年12月14日公告之專利審查基準第一篇第4章第3節「審定公告後之補充修正、更正」亦載明「審查上注意事項『補充修正、更正案之申請專利範圍只要有一項擴大，或將不包含於獨立項（以馬庫西形式撰寫）中之內容併入獨立項中，成為馬庫西群之元素，均屬擴大申請專利範圍，不允許補充修正、更正。』」。故被上訴人以上訴人所申請更正不符專利法第67條規定，處分「變更實質，不准更正」當無違誤等語，資為抗辯。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠本件爭點為系爭專利於發給專利證書後之91年12月4日申請更正專利範圍，是否符合當時專利法第67條（原判決誤載為61條）第1項之規定，而應准予更正。經查，系爭專利已取得發明158315號專利證書，其專利權期間自91年7月1日至109年8月31日止，上訴人於發證後之91年12月4日始提出本案更正本。又前揭專利法第56條第3項規定：「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」同法第22條第1項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之」及同條第3項規定：「第1項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」，此外，同條第4項則規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，由此可見，判斷已准專利更正本中申請專利範圍是否有變更原案實質，除原案申請專利範圍有不明瞭等情形，而可參考說明書或圖式，以界定原案申請專利範圍外，倘原案申請專利範圍所載已屬明確，則判斷更正本中申請專利範圍是否有變更原案實質，自應以原案申請專利範圍與更正本作為比較對象，上訴人主張只要原案說明書或圖式已記載，縱然該部分未載於原案申請專利範圍中，亦可將其以更正方式將該部分轉為更正後之申請專利範圍中云云，實非可採。㈡前揭專利法第31條前段明定：「申請發明專利，應就每一發明各別申請。」雖同條項但書亦規定：「但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事者，得併案申請。……發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法、生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。」惟此發明單一性之原則，係屬於申請階段審查之要件，申請時固得以兩項以上之請求項合併申請，但既經核准審定公告，其專利權之範圍即屬確定，非可藉詞發明單一性，而擴張任一請求項之範圍或增加申請專利範圍之請求項；如申請專利範圍因過廣需限縮時，亦祇能就有過廣事由之該任一請求項，予以刪除或者縮減其範圍；上訴人主張新增獨立項而能減縮專利範圍，實屬無據。㈢次查，系爭專利原核准專利範圍共9項，除獨立項第1項標的「一種直流對直流轉換器」及第6項「一種降低具有輸出電流的直流對直流轉換的輸出電壓方法」外，其餘為附屬項。茲上訴人所擬更正本，名義上為原案申請專利範圍之釋明或減縮，實際上卻擬增加為35項請求項，其中含10項獨立項，原有2項之獨立項，根本未加構成元件之限制，亦未將之刪除，反而另外增加獨立項，依前揭說明，已難謂無擴大專利權範圍，並變更實質之情形，自不符專利法第67條之規定。且查上訴人所提更正擬增加第13項「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、第14項「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」、第15項「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、第16項「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」、第17項「一種用於控制具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」、第29項「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」、第32項「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」及第35項「一種電路」，擬增列與原申請專利範圍不同之課題（subject matter）到申請專利範圍中，自已變更原案之實質。是綜上所述，系爭專利之更正本已違反首揭專利法第67條不得變更實質之要件。從而，被上訴人為不准更正之處分，洵無違誤等由，駁回上訴人原審之訴。

四、上訴意旨復執前詞，並主張：㈠原判決理由認定上訴人所提更正擬增加第13、14、15 、16、17、29、32及35項，擬增列不同課題到申請專利範圍中，實屬變更實質云云，惟該段文字全係直接援引被上訴人之意見，未說明何以如此認定之心證理由；又所謂增列不同之課題，究係指上訴人擬增加之各獨立項本身與系爭專利原審准範圍係「不同課題」，抑或指各所擬增列之獨立項，加入了與原專利範圍不同課題之「元件」，原判決亦未加以說明。再者，原判決漏未就上訴人所提更正申請中釋明之部分（更正本新增第14與第16項），敘明駁回理由，均有理由不備之違法。另上訴人業就被上訴人所稱「一請求項即為一權利」、「增加專利申請範圍之專利請求項數即等於擴大專利範圍」之論點，詳述實屬錯誤之理由，詎原判決仍採信被上訴人之說法，顯有適用專利法第67條不當之違法。茲提出臺灣大學謝銘洋教授之法律意見書，該意見書之結論述及：「不得僅以形式上增加請求項，就斷然認定必然會構成申請專利範圍之擴大，即不予准許更正。應從實質內容加以審視，如果增加請求項之結果構成申請範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，由於對於第三人之利益並無影響，應為專利法所容許」等語，肯認上訴人「申請專利範圍項數之增加不等同擴大或實質變更專利範圍」之主張，可證原判決所採上揭論點，實屬適用專利法第67條不當，為此，請將原判決廢棄改判。

五、本院按：㈠申請專利範圍一經審定核准公告之後即關涉公眾利益，倘若允許申請人任意更正，藉以擴大、變更專利保護範圍或標的，勢將妨礙第三人利益，亦有損法律之安定性，自應謹慎為之，因此，專利法第67條第1項規定：「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：申請專利範圍過廣。誤記之事項。不明瞭之記載。」即在表明上揭意旨。㈡經查，系爭專利原核准專利權共9項，除獨立項第1項標的「一種直流對直流轉換器」及第6項「一種降低具有輸出電流的直流對直流轉換的輸出電壓方法」外，其餘為附屬項。上訴人所提更正，擬增加第13項「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、第14項「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」、第15項「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、第16項「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」、第17項「一種用於控制具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」、第29項「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」、第32項「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」及第35項「一種電路」，其中就第29項及第32項之「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」，與原核准之專利範圍第1、2項比較，並非有就原申請專利範圍第1、2項完全構件、特點為限縮，且加入一功率開關、一電感、一電流感應電路、一回受路徑等構件，顯擴大申請專利範圍，並變更請求項之內容，已變更系爭專利之實質，原審就上訴人所提更正，擬增列與原申請專利範圍不同之課題到申請專利範圍內，屬於變更原案之實質等情，業於判決理由內敘明，尚無判決不備理由之違法，上訴人主張原判決有理由不備之違誤云云，不足採信。㈢上訴人於上訴後，提出學者謝銘洋教授就申請更正專利範圍時，是否不得增加請求項一事之法律意見書，認為：「應視增加請求項之結果是否符合專利法所規定之例外情形而定，不得僅以形式上增加請求項，就斷然認定必然會構成申請專利範圍之擴大，即不予准許更正。應從實質內容加以審視，如果增加請求項之結果構成申請範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，由於對於第三人之利益並無影響，應為專利法所容許」等語，此見解係就專利法之規定予以闡述，然上訴人申請更正者，已擴大申請專利範圍並變更系爭專利之實質，有如前述，不符謝銘洋教授之上述法律意見書。㈣綜上所述，原審將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　趙　永　康

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異