最高行政法院(含改制前行政法院)96年度判字第00958號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96年度判字第00958號

上訴人

日商‧大昭和精機股份有限公司

代表人

甲○○ 送達處所同上

訴訟代理人

乙○○技師

訴訟代理人

戊○○○○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

丙○○ 送達處所同上

參加人

日研工作股份有限公司

代表人

丁○○○ 送達處所同上

送達代收人

張毓秀律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國94年7月14日臺北高等行政法院93年度訴字第1084號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人上訴意旨略以：上訴人自訴願階段以來一直請求修正申請專利範圍，所提修正係對於「原申請專利範圍」加入以下2點限縮條件（下稱「限縮特徵」）：⑴主軸側端面la與設在其對向位置之凸緣部端面5d間的容許之對向間隙Y，係在依工業規格所定之數值範圍內；⑵該主軸側端面la與凸緣部端面5d兩者的延伸之突出量α1、α2的合計值為該容許之對向間隙Y。此2點「限縮特徵」為各項舉發證據所無之事實，亦為被上訴人與參加人所無法反駁；且上訴人於原審訴訟中曾以訴狀及言詞一再陳明修正申請專利範圍係依據專利法第44條之1第4項規定，在審定公告後之訴願階段仍應容許限縮修正申請專利範圍，最高行政法院87年度判字第863號、86年度判字第2215號判決及臺北高等行政法院92年度訴字第3789號判決均肯認此一合法請求。是以，原審法院未說明前述判決容許限縮修正申請專利範圍，而系爭案在相同情形下卻不容許限縮修正之理由何在，即對於直接影響判決結果的最重要爭點未載明理由即遽下判斷，顯有判決不備理由之違背法令。第以，系爭專利案即使以「原申請專利範圍」為進步性判斷的對象，亦充分具有進步性而應准予專利：如引證一說明書第280頁左下欄第5至13行之記載內容所述，引證一的突出之環狀面，係基於在機械加工有誤差的情況下亦能接合的目的，為了在接合面的外周面形成稍微突出之環狀面而形成環狀凹部15a，故引證一的突出之環狀面為接合面的一部分；因此，突出之環狀面係位於既有位置，故引證一的突出之環狀面和系爭專利案「原申請專利範圍」第1項中所載之「由主軸之既有基準端面延伸必要突出量而形成延伸端面」，顯不相同。又，通常之規格品，於主軸和刀具保持器卡合時，係使主軸之圓錐角較小，及、或使刀具保持器之圓錐角較大，從主軸的大徑部附近令其卡合，令主軸的大徑部產生彈性變形。然而引證一與此情況正好相反，引證一係使刀具保持器之圓錐狀內面之圓錐角較主軸之圓錐狀外面之圓錐角為大，從小徑部附近令其卡合，使兩個圓錐狀面中的至少一方產生彈性變形而令其卡合，此點不同於既存的主軸和既存的刀具保持器，而為引證一特有的情況。再按，引證一中毫未記載關於系爭專利所具有的一項重要特徵，即與既存之規格品的主軸或規格品的刀具保持器間之互換性，於原審審理時，上訴人所提出之準備程序書面補充資料中，曾非常詳細說明過系爭專利案產品的一項重要特徵，即與既存之規格品的主軸或規格品的刀具保持器間之互換性。反觀引證一的情形，如前述，引證一由於在主軸（即其承接構件1）和刀具保持器（即其連接構件14）之圓錐角的大小設計上，與既存之規格品的主軸或規格品的刀具保持器的情形正好相反，雖然其亦有略微突出的環狀面之記載，但藉由引證一之該略微突出的環狀面根本不可能與既存之規格品間具有互換性。是以，系爭專利案即使以「原申請專利範圍」來判斷其進步性，仍具有引證一所欠缺的核心特徵而應准予專利；原審判決於認定事實及適用法律上均嫌率斷，顯然有判決當然違背法令之違法，爰請求廢棄原判決。

二、被上訴人則以：系爭專利經專利專責機關審查舉發成立，而上訴人於訴願時民國（下同）92年6月27日提出申請專利範圍更正本，依更正時適用的專利法（90年10月24日修正公布專利法）第44條之1第3項規定：「申請人．．．得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式．．．」及第4項規定「依前3項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之:一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。

三、不明瞭之記載。」明定專利專責機關受理發明專利案說明書或圖式之補充、修正，應於申請案或異議案審查階段為之，非指舉發階段說明書或圖式之更正，上訴人之主張容有誤會。本件為舉發案，當事人若提出申請專利範圍更正，自應符合專利法第67條之規定始准予受理，即僅在發明專利舉發案繫屬於專利專責機關時，始能受理當事人所提更正之申請，惟本件因已審定不再繫屬於專利專責機關，自無法受理當事人所為申請專利範圍之更正，故上訴人於訴願階段始請求系爭專利之申請專利範圍更正與其在日本之對應申請案之申請專利範圍一致部分，並不適用於專利法第44條之1第3項、第4項之規定，亦不符專利法第67條之規定，自非訴願階段所得審究，本件仍應依原申請專利範圍審查。原處分已就系爭專利之申請專利範圍逐一與舉發證據比較，系爭專利係運用申請前之習知技術、知識而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。據上，上訴人上開主張，無非對於原審判決認定系爭專利不具進步性之事實認定及證據取捨，指摘其為不當，難認對於原審判決之如何違背法令已有具體之指摘，上訴為不合法等語，資為抗辯。

三、參加人參加意旨略謂：上訴人所請求修正申請專利範圍之期間並非在適法期間，顯然有違系爭案申請專利法第44條之1第3項及第67條之規定，自非可採。次由引證一說明書第278頁及第280頁之記載可知，引證案已充分揭露系爭案之申請專利範圍所主張之技術特徵。是以，縱破例特准上訴人修正申請專利範圍，也無法消除同樣之技術在系爭案申請之前已公開而為熟習該項技術者所能輕易完成、不具進步性之事實。況上訴人對所請求申請專利範圍修正，只是表達其有修正之意願，而自始至終從未付諸實際行動向任何相關機關提出申請專利範圍修正本，所請於法於理皆不合。另上訴人所提臺北高等行政法院92年度訴字第3789號判決案與系爭案之事實、理由、條件、情況均不相同，自不能相提並論。第以，上訴人既要求申請修正專利範圍，應係鑑於引證案已充分揭露同樣之技術，及於日本其他國家所核准之專利範圍均較系爭案原專利範圍狹窄之故，今又主張即使不修正專利範圍亦具專利性，顯然前後矛盾。且系爭案之對應日本申請案之申請專利範圍修正，業經日本智慧財產局高等裁判所（法院）判決修正無效而敗訴，理由為該案已涉及實質變更。另上訴人所稱系爭案獨具「互換性」及強調原申請專利範圍已充分具專利性乙節：上訴人稱系爭案之「由主軸之既有基準面延伸必要突出量（而形成延伸端面）」與引證一之「（略微）突出之環狀面」不同；惟查，上訴人所稱之「既有基準面」即為主軸之原有實體之接合面，與引證一之主軸（引證一稱「承接構件」）之接合面並無不同；況系爭案中所謂「延伸必要突出量」亦不夠具體確定。另，上訴人於一再強調系爭案「不必藉助彈性變形卡合」，但經舉發人提出其發行之產品目錄載明系爭案之構造同樣需「藉彈性變形來達成相互結合」後，上訴人已自承系爭案與引證一同樣需要藉彈性結合。又，舉發人遍閱系爭案專利說明書，並無有關藉彈性變形令二構件卡合相關之記載，顯有隱瞞技術內容之嫌，有違專利法第26條第2項之情事。尤以，上訴人在原審補充理由書中所附「互換性」說明圖中，舉發人亦於答辯理由中指陳其不實際且荒謬矛盾之處。綜上，與系爭案相同之技術早已揭示於舉發證據中，已失新穎及進步性，應撤銷其專利；至上訴人要求在法定時效性已逾之情形下，准其修正系爭專利之申請專利範圍，顯然於法不合；另上訴人在日本之修正已被判決無效；上訴人之上訴為無理由。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：上訴人於92年6月27日提出訴願理由書時雖陳明願修正申請專利範圍與其在日本之對應申請之申請內容一致。但查，依當時專利法第44條之1第3項之規定，申請人於發明專利申請之次日起15個月後，僅得於⒈申請實體審查之同時；⒉申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達之次日起三個月內；⒊專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間內；

⒋申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內；⒌異議答辯期間內；⒍專利專責機關依職權審查通知答辯之期間內補充、修正說明書或圖式。上訴人請求修正申請專利範圍並非在上述期間，於法不合。且上開修正之申請專利範圍並未經被上訴人審查，訴願決定未就上訴人修正之申請專利範圍加以審酌，並無不當，本件仍應依原申請專利範圍審查。經查，引證一說明書第278頁記載：「承接構件1及連接構件14上各設以在與旋轉軸2垂直之方向經表面磨光之接合面4、15，而在此二構件1、14牢固相連接之狀態下，使此等接合面4、15能相接合」及第280頁第3行至第5行載明：「因此兩個平面4、15便成為可以互相接合，亦即第2圖所示之平面4與15間之間隙31完全閉合。」同頁左下欄倒數第8行至12行記載「平面4、15之至少一方之外徑部亦可設置成微微突出之環狀面。例如藉形成如第2圖所示之環狀凹部15a，而使該面15微微突出」，業已揭露系爭案申請專利範圍第1項「將主軸之既有基準端面與設在其對向位置之刀具保持器之既有凸緣部端面朝向相對方向延伸必要突出量而形成延伸端面，使兩個延伸端面互相吻合而在主軸上裝設刀具保持器之技術特徵。」次查，系爭案之技術特徵在於將主軸之既有基準端面與設在其對向位置之刀具保持器之既有凸緣部端面朝向相對方向延伸必要突出量而形成延伸端面，使兩個延伸端面互相吻合，而引證一亦揭露而在主相接平面（4,15）之至少一方之外周面形成有軸向微微突出之環狀面之技術內容，尚不能以引證一係採用在主軸1與刀具保持器14的圓錐角26及28之間設有角度差，藉由圓錐狀面6或17的彈性變形使兩者相頂接的構成，及「使兩個圓錐狀面於近乎全長及全面相互卡合」之技術特徵，即謂系爭案之技術特徵未被揭露。又引證一平面4、15之至少一方之外徑部雖可設置成微微突出之環狀面，但其說明書第278頁已記載：「承接構件1及連接構件14上各設以在與旋轉軸2垂直之方向經表面磨光之接合面4、15，而在此二構件1、14牢固相連接之狀態下，使此等接合面4、15能相接合」，即已說明其突出之環狀面亦可如同系爭案之使既有凸緣部端面朝向相對方向延伸必要突出量而形成延伸端面，使兩個延伸端面互相吻合。因此，上訴人主張引證一整份說明中不曾提到系爭案之核心特徵其記載微微突出不精確的限制突出量無法可確保能獲得與一般規格品間具有互換性的顯著功效部分，亦非可採。又引證六第一圖已顯示有凸緣端面之接觸面積加大，亦即端面直徑加大之構成，與系爭案第2項「將形成刀具保持器之凸緣部之一對凸緣部之一對凸緣片中，位於凸緣部延伸端面側之凸緣片形成為大直徑凸緣片，使兩個延伸面互相吻合而在主軸上裝設刀具保持器」之特徵亦屬相同。又引證三、四及五所揭示之間隙溝技術內容及引證六之間隙溝、主軸及刀具保持器相同大小之延伸端面及相互吻合之兩端面之構造，亦揭露系爭專利第3項「在刀具保持器之凸緣部之大直徑凸緣側面中靠近內側附近位置設置間隙溝，而只在外周側附近設置凸緣延伸面端面」之構造，均據原審認定記載詳明，核無不合。上訴人另主張系爭案已在美國、英國、法國、韓國、日本、加拿大、義大利等國獲准專利一節，經查，各國專利法制不同，審查基準有異，且上訴人申請專利範圍亦未必相同，自難以國外申請案獲准之事實，資為本件有利上訴人判斷之論據。從而系爭案係運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效，被上訴人以系爭專利違反核准審定時專利法第2條第5款之規定，而為舉發成立，應撤銷專利權之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，乃判決駁回上訴人在原審之訴。

五、本院查：（一）按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。」「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：．．．⒌運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。」為系爭案核准時專利法第1條、第2條第5款所明定。本件上訴人於81年11月16日以「刀具保持器之裝著裝置」（下稱系爭案），向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。並於公告期滿後，發給發明第67129號專利證書。嗣參加人提出舉發，經被上訴人以92年4月29日（92）智專三（三）05051字第09220424630號審定書為舉發成立，應撤銷專利權之處分；上訴人不服，提起訴願，經遭決定駁回；遂提起本件行政訴訟。原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被上訴人之訴訟。（二）次按「申請人得於發明專利申請之次日起15個月內，補充、修正說明書或圖式。申請人於發明專利申請之次日起15個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：一、申請實體審查之同時。二、申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達之次日起3個月內。三、專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間內。四、申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。五、異議答辯期間內。六、專利專責機關依職權審查通知答辯之期間內。依前三項所為之補充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之．．．。」修正前專利法第44條之1第2項、第3項、第4項定有明文。是依該條規定修正說明書或圖式，須於上開時間內為之。被上訴人審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許。蓋行政救濟之目的係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政救濟範圍，本件上訴人於行政救濟期間始請求修正，難謂合法。至上訴人所引本院86年度判字第2215號、87年度判字第863號判決，其意旨僅謂被上訴人應先查明專利申請人之修正縮限其專利範圍有無符合當時專利法第44條第4項規定，若係符合則進而應查明修正縮限後是否仍非符合發明專利要件，並未指明專利申請人之修正縮限專利範圍應有上開規定之適用，此有各該判決理由可稽，且各該判決未經採為判例，又所舉原審法院另案之判決，並無拘束本院之效力，上訴人均不得據以主張應許其修正。

（三）系爭案申請專利範圍係：⒈一種刀具保持器之裝著裝置，主要在形成於旋轉或非旋轉主軸上（以後簡稱主軸）之錐形孔內插入具有凸緣部之刀具保持器之錐形柄，在主軸前端之既有基準端面與刀具保持器之既有凸緣部端面之間形成對向間隙而在主軸上裝設刀具保持器，其特徵為：將主軸之既有基準端面與設有其對向位置之刀具保持器之既有凸緣部端面朝向相對方向延伸必要突出量而形成延伸端面，使兩個延伸端面互相吻合而在主軸上裝設刀具保持器。⒉一種刀具保持器之裝著裝置，主要在形成於主軸上之錐形孔內插入具有由ｖ字狀溝及位於其兩側之凸緣片所構成之凸緣部之刀具保持器之錐形柄，在主軸前端之既有基準端面與刀具保持器之既有凸緣部端面之間形成對向間隙而在主軸上裝設刀具保持器，其特徵為：將主軸之既有基準端面與設在其相對位置之既有凸緣部端面在該對向間隙之範圍內朝向相對方向延伸必要突出量而形成為主軸延伸端面與凸緣部延伸端面，並且將形成刀具保持器之凸緣部之一對凸緣片中，位於凸緣部延伸端面側之凸緣片形成為大直徑凸緣片，使兩個延伸端面互相吻合而在主軸上裝設刀具保持器。⒊如申請專利範圍第2項之裝置，其中在刀具保持器之凸緣部之大直徑凸緣片側端而中靠近內周側附近位置設置間隙溝（clearancegroove）只在外周側附近設置凸緣部延伸端面等情，有發明專利說明書附於原處分卷可稽，經被上訴人就舉發人即參加人所提出之引證一至六之證據予以審查，認系爭案屬運用申請前之習知技術、知識而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，乃為舉發成立之處分。原審就系爭案與引證一至六予以比對，綜合引證一說明書第278頁記載：「承接構件1及連接構件14上各設以在與旋轉軸2垂直之方向經表面磨光之接合面4、15，而在此二構件1、1 4牢固相連接之狀態下，使此等接合面4、15能相接合」及第280頁第3行至第5行載明：「因此兩個平面4、15便成為可以互相接合，亦即第2圖所示之平面4與15間之間隙31完全閉合。」同頁左下欄倒數第8行至12 行記載「平面4、15之至少一方之外徑部亦可設置成微微突出之環狀面。例如藉形成如第2圖所示之環狀凹部15a，而使該面15微微突出」，業已揭露系爭案申請專利範圍第1項「將主軸之既有基準端面與設在其對向位置之刀具保持器之既有凸緣部端面朝向相對方向延伸必要突出量而形成延伸端面，使兩個延伸端面互相吻合而在主軸上裝設刀具保持器之技術特徵；又引證六第一圖已顯示有凸緣端面之接觸面積加大，亦即端面直徑加大之構成，與系爭案第2項「將形成刀具保持器之凸緣部之一對凸緣部之一對凸緣片中，位於凸緣部延伸端面側之凸緣片形成為大直徑凸緣片，使兩個延伸面互相吻合而在主軸上裝設刀具保持器」之特徵亦屬相同；又引證三、四及五所揭示之間隙溝技術內容及引證六之間隙溝、主軸及刀具保持器相同大小之延伸端面及相互吻合之兩端面之構造，亦揭露系爭專利第3項「在刀具保持器之凸緣部之大直徑凸緣側面中靠近內側附近位置設置間隙溝，而只在外周側附近設置凸緣延伸面端面」之構造等情，認系爭案屬運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效，而不具進步性，業於判決理由內詳述得心證之理由，經核並無不合，上訴人主張原審判決有理由不備之違誤云云，尚不足採。至於上訴人其餘訴稱，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，仍無可採。綜上所述，上訴意旨指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　劉　鑫　楨

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異