最高行政法院(含改制前行政法院)八十七年度判字第八六三號

行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　　 　　 八十七年度判字第八六三號

再審原告

經濟部中央標準局

再審被告

美商．艾克頌化學專利公司

代表人

甲○○○○○

　　訴訟代理人林志剛　律師

　　　　　　　陳和貴　律師

　　　　　　　乙○○

右當事人間因發明專利申請事件，再審原告對本院中華民國八十六年九月九日八十六

年度判字第二二一五號判決提起再審之訴。本院判決如左︰

主文

事實

緣再審被告於民國八十二年八月十二日以其「芳族烷化作用之新方法設計」特徵在於烷基化劑與芳香族之莫耳比為九九九比一，以避免結焦而延長觸媒壽命：運轉方式在於以多注射口之單一反應器，或將多個反應器連續接連，而在每一反應器之前注入烷化劑等情，向再審原告申請發明專利。案經編為第00000000號審查，不予專利。再審被告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十四年十二月一日台專（玖）○一○六四字第一五三四一二號專利再審查審定書。再審被告循序起訴，經本院八十六年度判字第二二一五號判決：「再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。」，再審原告以該判決有行政訴訟法第二十八條第一款之再審情形為由，對之提起再審之訴，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：再審原告起訴意旨略謂︰一、專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所定三款情事之一者，得申請取得發明專利。若不能供產業上利用者，自不得申請取得發明專利。同條第二項規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。

又申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為同法第二十二條第三項及第四項所明定。本件使用過量之芳族化合物以避免觸媒結焦，係屬先前技藝，本案將莫耳比限為九九九比一，已包括於先前技藝，且未就芳香族與烷基化劑之比例相差極大時，可能於反應器前端反應用盡所有之烷基化劑，而反應器後端無烷基可予反應之問題提出說明。又本案之實施例所述僅為異丁烯及二甲苯，並無其他芳香族與烷基化劑之實施例，亦未界定其沸點。八十四年八月八日所提修正本雖界定觸媒之成分，但其範圍過於籠統，且其中之芳香族與烷基化劑、操作溫度、壓力等皆未明確界定其範圍，難謂可供產業上之利用，再審原告乃於八十四年十二月一日依專利法第二十條第一項前段、第二項、第二十二條第三項及第四項規定，審定應不予專利，合先陳明。二、再審原告依專利法第四十四條第一項第三款「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為．．．．三、補充或修正說明書或圖式」之規定，對於說明書或圖式之補充或修正應係於審查階段時提出，且再審原告前於八十四年六月八日即已依專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」之規定以（八六）台專（玖）○一○六四字第一二四四五七號再審查案核駁理由先行通知書函再審被告申復及修正，其中理由第二項中即已明確要求再審被告修正申請專利範圍，惟再審被告八十四年八月八日所提修正本並未依照指示修正（其於所提經濟部訴願理由書第三項第四點中尚再次重申「本案申請專利範圍第１項已包含本案方法所有之必要條件，並不需要再加以界定」云云。），再審原告乃為應不予專利之審定，且專利法施行細則第三十條「專利專責機關依本法第四十四條、第四十五條規定通知申請人面詢、實驗、補具說明書、模型、樣品或修正說明書、圖式，申請人逾期或不依通知辦理者，專利專責機關得依據現有資料逕予審定。」亦定有明文，再審原告所為審定之程序於法亦無不合，故再審被告雖於行政訴訟理由中提及「惟原告亦願意配合再訴願機關等之要求（不論其要求所依據之觀點是否正確），將本案申請專利範圍縮限至實施例可合理支持之範圍內，如附件７所示，如此即無所謂可供產業上利用之爭執間題。」云云，事實上，再審被告所謂之申請專利範圍修正本並未逕送再審原告，而鈞院於八十六年七月十日送達再審原告之起訴狀副本亦無任何附件。然不論如何，再審被告於行政訴訟期間所提之申請專利範圍修正，係於再審查審定之後始行提出，即未經再審原告審查，自未便在行政訴訟程序中予以審究。又專利法第四十四條第四項雖規定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣．．．．。」然此項之適用乃指「係在發明專利案審定公告之後提出者」，亦即經審查核准專利且依專利法第三十九條第一項之規定予以公告者為限，本件自初審審定書、再審審定書皆為再審原告審定應不予專利，既從未經核准專利，自不曾有過公告之事實，再審被告於行政訴訟期間提出修正，自然不符上開專利法之規定，故原判決適用法規顯有錯誤。此外，鈞院前於七十六年度判字第一六○五號判決要旨謂「．．．．原告於被告機關再審查審定後，始提出修正之請求專利部分，既未經被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究．．．。」準此法理，再審原告對於再審被告於行政訴訟期間所提修正不予審究，並無不當。三、綜上所述，原判決適用法規顯有錯誤，且為維持法之安定性，請將原判決廢棄，並另為維持原處分、訴願決定及再訴願決定之判決等語。

再審被告答辯意旨略謂：一、再審之訴亦屬於行政訴訟，仍應具備行政訴訟法第一條所定行政訴訟之提起條件。亦即，提起再審之訴，必須有政府機關之行政處分存在為前提，故鈞院二十七年判字第二十八號判例闡明：「行政訴訟原以官署之處分為標的，倘事實上原處分已不存在，則原告之訴，因訴訟標的之消滅，即應予以駁回。」則本件再審被告對再審原告申請之第00000000號發明專利申請案所為之原處分，既經原判決撤銷在案，應已不存在，則本件之訴訟因訴訟標的已不存在，自應予駁回，始稱合法。二、又提起行政訴訟之人，必須為其權利受行政處分損害之人民，而為行政處分致損害人民權利之一方，必為政府機關。因此，為行政處分之機關原就不適合當原告，應當為被告。反之，人民不適合當被告，應當為原告，是以行政訴訟法第九條明定行政訴訟之被告，應為機關，而非人民，此亦有鈞院五十五年裁字第一一○號裁判例：「行政訴訟僅得以官署為被告，此由行政訴訟法第九條之規定觀之，殊為明白。再審原告主張再審被告官署即前審被告官署考選部無當事人能力，顯有誤解。」足資參照。由此可見，本件再審之訴，原處分機關經濟部中央標準局以其本身為原告，而以受其處分之申請人（即本人）為被告，顯然有違行政訴訟法第九條規定及上揭判例之闡示。亦即，原處分機關經濟部中央標準局並非本件之適格原告，本人亦非適格之被告，本件訴訟應予駁回。三、行政訴訟法第二十八條第一款所定之「適用法規顯有錯誤者。」依鈞院五十九年度裁字第一四號裁判例闡示：「法律上見解之歧異，不得謂為適用法規顯有錯誤。」，而專利法第四十四條第四項後段之「係在發明專利案審定公告之後提出者」，縱如再審原告解釋為係「經審查核准專利且依專利法第三十九條第一項規定予以公告者為限」，亦只是說明此種經審查核准專利且經公告之申請案，在不變更實質下，其補充修正僅能在專利法第四十四條第四項後段規定所列三款情事之限制下始得為之，而不能依同項前段規定作不受限制之補充修正而已，並非謂經審查不准專利而未公告之申請案，在審查後就不能依專利法第四十四條第四項前段規定，在不變更實質下，就「申請專利範圍過廣」之情形予以縮限修正。尤其專利法第一條開宗明義宣示，專利法之立法宗旨乃在保護發明，如僅因「申請專利範圍過廣」之情形，經修正縮小範圍即能符合准予專利條件，應無不得於審查後依專利法第四十四條第四項前段規定，在不變更實質下准予修正之理。再審原告以此種法律見解之歧異，謂為適用法規顯有錯誤而提起訴訟，實難稱合法。四、鈞院八十六年七月十日送達再審原告之起訴狀副本係由再審被告呈送鈞院，而由鈞院將該副本送予再審原告答辯，再審被告並不直接送予再審原告，故鈞院八十六年七月十日送達再審原告之起訴狀副本有無附送該附件「申請專利範圍修正本」，再審被告並不知情。縱使鈞院漏未檢附，再審原告基於職守亦應自行請求發給，否則即應自負不作為之責任，要難據以提起再審之訴。又上開申請專利範圍修正本，再審被告於該起訴狀曾明白表示係配合再訴願機關等（含訴願及原處分機關）之要求，將本案申請專利範圍縮限至實施例可合理支持之範圍內，既云縮限，自係較修正前之範圍小，而修正前之較大範圍，既經再審原告審查過，則包含於該較大範圍內之小範圍，又指明為縮限至實施例可合理支持之範圍內，再審原告對此修正後之申請專利範圍自應有相當概念，而再審原告又為執行專利法之主管機關，即應本於專利法第一條明示保護發明之立法宗旨，及第四十四條第四項前段之得修正規定予以審究，方稱克盡職守，豈可僅因申請專利範圍大小之修正問題，而不顧制定專利法旨在保護發明之立法宗旨，藉詞推諉不便在行政訴訟程序中予以審究為由，而逕行放棄職守。五、再審原告將申請專利範圍大小問題，視同為發明之可供產業上利用性，乃極大之錯誤觀念。蓋發明人為求其發明能獲得專利，莫不在說明書中記載發明之較佳實施例，以證明該發明確可被實施。此實施例經審查證實為熟習該項技術者可根據該實施例而實施時，即等同證明產業界可利用該發明之此一實施例以從事生產，亦即該發明具有可供產業上利用性。當發明獲得專利後，專利權人於實際上亦僅實施此較佳之實施例，以從事該發明之生產，而不會去實施較差之次佳實施例及理論上推衍可能實施之範圍。其所以要在申請專利範圍中包含較佳實施例之外，尚要包含次佳實施例及理論上推衍可能實施之範圍，其目的並非要利用此較佳實施例以外之範圍來從事生產，而係要防止他人以該等次佳實施例及理論上推衍可能實施之範圍作不正當競爭，而損害其商譽及市場（例如生產品質差之產品低價傾鎖，以破壞其商譽及市場），故此等次佳實施例及理論上推衍可能實施之範圍，並無需以實際之實施例表示，只要在理論上推衍認為可能實施即可。此所以智慧財產權之學者均將申請專利範圍稱為發明之保護區，亦即申請專利範圍之功用，乃在避免他人侵害其發明，並非用來證明該發明具有可供產業上利用性。換言之，用來證明發明具有可供產業上利用性者，乃是說明書中所記載之實施例。至於可能有人質疑，申請專利範圍如用理論上推衍可能實施之範圍當其範圍，未免過廣，將妨礙他人之發明申請專利，此乃因不明瞭專利制度上有所謂「選擇發明」得准予專利之制度存在的原故。所謂「選擇發明」，係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明。此種選擇發明之構成要件之全部或部分，雖涵蓋於已知發明之上位概念內，但因其下位概念之技術內容在已知發明中，並未有具體揭示（如未有實施例揭示），而熟習該項技術者參酌當時之技術、知識，亦未必能從已知發明之上位概念，而導出該選擇發明之下位概念技術內容，如果此選擇發明所達成之功效，又比已知發明之功效更為顯著，或能產生已知發明所未能預知之突出技術特徵時，即認定該選擇發明具備發明專利要件，而准予發明專利。此種選擇發明制度，具有二方面功用，即一方面可逼發明人不敢隱藏其發明之最佳實施例，而將其最佳實施例記載於說明書中，否則其將冒被他人以選擇發明搶走權利之危險；另一方面又可以自動限制發明人任意擴大其申請專利範圍，即使其申請專利範圍過廣，亦無法真正獲得該過廣範圍之保護，因為他人得以選擇發明來瓜分其過廣之範圍。因此只要明瞭說明書中之實施例、申請專利範圍及選擇發明等三者間之關係，即會瞭解為何世界各國專利局所核准之發明專利，是以說明書所記載之實施例確否可實施，來判斷該發明是否具可供產業上利用性，並不是以申請專利範圍是否過廣，作為判斷該發明是否具備可供產業上利用性之依據；對於申請專利範圍之範圍大小，則不以說明書之實施例所支持者為限，而是以理論可合理推衍為其範圍；對於選擇發明，則認可准予發明專利（我國現行專利審查基準第一－二－二十四頁至二十七頁亦規定「選擇發明」可予發明專利）。故再審原告之處分，以本件申請專利範圍過廣為由，論定本件發明不具可供產業利用性，違反專利法第二十條第一項前段之規定，原判決予以撤銷，乃屬正確，應無適用法規顯有錯誤之情形。六、綜上，敬請明察，並為判決駁回再審原告之訴為禱等語。

理由

按行政訴訟當事人對於本院判決提起再審之訴，必須具有行政訴訟法第二十八條所列各款情形之一者，始得為之，而該條第一款所謂適用法規顯有錯誤者，係指原判決所適用之法規與該事件應適用之現行法規相違背或與解釋判例有所牴觸者而言，本院六十二年判字第六一○號著有判例。本件原判決將一再訴願決定及原處分一併撤銷，係以：「原告（即再審被告，下同）主張以：再訴願決定機關認為『本案實施例所述，反應物中含有百分之九十九未參與反應之芳族 para-xylene，para-xylene 和參與反應之芳族間之性質必需相似，因此para-xylene 之應用需有所限制，無法代表所有之芳族化合物皆具相同之性質，申請專利範圍未具體聲明本案實施之必要觸媒範圍及反應操作條件，即難謂可供產業上利用』乙節。原告亦願意配合再訴願機關等之要求，將本案申請專利範圍縮限至實施例可合理支持之範圍內，如此即無所謂可供產業上利用之爭執問題等語，並據提出八十六年七月申請專利範圍之修正本。按『依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情形之一者始得為之：一、申請專利範圍過廣。．．．』專利法第四十四條第四項定有明文。觀其意旨，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。原告修正縮限其本案專利範圍雖在本案被告（即再審原告，下同）審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許，則其本案專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，即有查明之必要。被告答辯書就原告所主張上開事由置而不論，而本案修正本是否單純縮限申請範圍。有無變更申請案之實質，涉及專業知識，宜交由專家審查。」等語為得心證之理由，核無不合。又原判決僅謂再審原告應先查明再審被告之修正縮限其本案專利範圍有無符合專利法第四十四條第四項規定，若係符合，則進而應查明該修正縮限後是否仍非符合發明專利要件。即原判決並未指明該再審被告之修正縮限專利範圍應有上開規定之適用，自不生適用該規定錯誤之問題。綜上所述，原判決所適用之法規，與該事件應適用之現行法規並不相違背，與解釋判例亦無所牴觸，要無適用法規錯誤之可言，再審原告以其適用法規顯有錯誤，對之提起再審之訴為無理由，應予駁回。另本院判決之當事人即得對該判決提起再審之訴，此觀行政訴訟法第二十八條規定甚明，本件再審原告為原判決之被告，其以原判決之原告為再審被告，提起再審之訴，均為適格之當事人。又再審之訴，係請求法院變更已確定之判決，至原判決係撤銷或維持行政機關之處分，均非所問，故本件亦無訴訟標的不存在之不合法情事。至兩造其餘訴辯事由，與判決結果無影響，不復申論，併此敍明。

據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法第三十三條、民事訴訟法第五百零二條第二項，判決如主文。

行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 評 事 黃　鏡　清評 事 廖　政　雄評 事 高 秀 真評 事 藍　獻　林評 事 黃 璽 君右 正　本　證　明　與　原　本　無　異法院書記官　邱　彰　德