臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第二六三五號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第二六三五號

原告

協禧電機股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

唐迪華律師

複代理人

桂齊恆律師（兼送達代收人）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同右

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

建準電機工業股份有限公司

代表人

乙○○董事長

訴訟代理人

蔡東賢律師

複代理人

朱柏璁律師

右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十一年五月九日經訴字

第０九一０六一０九九００號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立

參加被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人前於民國（下同）八十三年一月十八日以「小型散熱扇之定子結合構造」向被告之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給新型第九五六一五號專利證書。嗣原告以其違反核准時專利法第九十八條第二項及第一百零四條第一項第三款規定之要件，檢具舉發證據二為八十二年十一月一日公告之第00000000號「冷卻風扇馬達定子之積磁軛片改良」新型專利案（下稱引證一）。舉發證據三為七十八年四月一日公告之第00000000號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（下稱引證二）。舉發證據四為八十一年三月一日公告之第00000000號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（下稱引證三）。舉發證據五為八十一年十一月一日公告之第00000000Ａ○一號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（下稱引證四，即引證三之追加專利案），對之提起舉發，案經被告審查，於九十年十二月二十一日以（九０）智專三（二）０四０二０字第０九０八九００二五０四號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應為舉發成立之處分。

㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。

㈢參加人未於準備程序及言詞辯論期日到庭，惟具狀聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：

㈠引證一是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性？

㈡原告於本件舉發二案（ＮＯ２）中所提出之引證二至四與其先前就同一系爭案所提舉發一案（ＮＯ１）中之證據二至四相較，是否係就同一事實及同一證據，再為舉發？且其是否違反一事不再理之規定，究應適用本件舉發審定時之專利法七十二條第二項之規定（於九十年十月二十四日修正公布，同年月二十六日施行）或系爭專利核准時之專利法七十二條第二項之規定？

甲、原告主張之理由：

一、按，系爭專利核准時專利法第九十七條規定『稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。』；同法第九十八條第二項及第一百零四條第一項第三款復分別明定：『新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。』、『說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。』；釋循法意，若新型專利案係單純運用申請前之習知技術且未顯著增進功效者，即不符新型專利之『進步性』要件，並且新型專利必須於申請專利範圍載明實施的必要技術內容，不得使實施困難。

二、系爭專利於申請專利範圍界定：『一種小型散熱扇之定子結合結構，其係包括有定子線圈、上、下磁極片、電路板及殼座，其特徵在於：金屬軸管頂端設有一個較大外徑之環唇位，管身成單一外徑，環唇位之徑位大於上、下極片、定子線圈之中心孔內徑，金屬軸管管身外側則略大於上、下極片、電路板之中心孔內徑，而略小於定子線圈之中心孔內徑，以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體，使定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑，然後再藉電路板之中心孔壓合電路板成整個定子在殼外組合完成，最後再移入殼座內，藉由金屬軸管管身外徑略大於殼座中心孔內徑，而以強力壓迫方式直接壓入殼座之中心柱孔內徑，使整個定子穩固的被固定在殼座內。』因此，從系爭專利的申請專利範圍界定的內容可以清楚得知，系爭專利主要係利用一端形成環唇位之單一管徑的金屬軸管，一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體，再將金屬軸管壓迫進入電路板之中心孔及殼座之柱管，利用於殼座外側先行將定子組結合於金屬軸管，再插入定位於殼座的結合方式，達到易於組裝及減少工次之功效。

三、被告對系爭專利申請之標的與技術特點之認定前後不一，顯有違反平等原則及審查欠缺合理充分理由之違法。

㈠參加人於舉發一事件遭「舉發成立」而向原決定機關提起訴願時，一再重覆強調：系爭專利申請之標的與技術特點係在於：「以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體」，同時提出系爭專利於專利說明書內容記載有關於：「定子組預先利用圓孔及凸柱相互結合，藉以供金屬軸管一次迫壓貫穿結合」之結構特徵進行爭取，方能獲得原決定機關及被告之認可，於舉發一事件重新另為「舉發不成立」之處分。因此，被告於審查舉發一事件時，明顯係認定系爭專利申請之標的與技術特點在於：「以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上認極片、定子線圈、下極片成一體」。

㈡誠如原告於專利舉發理由書及訴願理由書一再強調說明：系爭專利要達到「以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體」之技術特點，必須配合「將定子組預先利用圓孔及凸柱相互結合」之結構設計方能據以實施。若系爭專利的上、下極片及定子線圈未利用圓孔及凸柱預先相互結合，根本無法達到讓上極片、下極片、定子線圈之中心孔精確對正及讓金屬軸管一次迫壓貫穿定子組之專利特徵。特別是被告係接受參加人主張系爭專利之申請標的與技術特點係在於「以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上認極片、定子線圈、下極片成一體」之說辭，因此於舉發一事件重新為「舉發不成立」之處分，為釐清系爭專利之專利特徵所在，避免日後發生不必要之爭訟，因此原告於舉發裡由具體提出系爭專利必須將「定子組預先利用圓孔及凸柱相互結合」列於申請專利範圍的構成要件之一，否則依系爭專利現有的申請專利範圍內容，根本無法讓熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，違反系爭專利核准時專利法第二十二條第四項『前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。』之規定。

㈢惟被告完全忽視前述的事實過程，一方面提出系爭專利主要的技術特徵係在於「以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上認極片、定子線圈、下極片成一體」之說辭，另一方面完全未正面回應原告所提問題的情形下，即在欠缺合理及充分之實質理由下，主觀地以「系爭專利申請之標的與特點，並非在於其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造」之理由，草率地作成「舉發不成立」之處分，被告對系爭專利申請之標的與技術特點之認定前後不一，顯有違反平等原則及審查欠缺合理充分理由之違法。

㈣若被告欲辯駁其審查理由未違反禁止恣意之平等原則及審查欠缺合理充分理由之違法，請以具體的理由回應原告以下提出的三個問題：

⒈如果系爭專利的上、下極片31.32與定子線圈3未預先以圓孔及凸柱相結合，如何能達到申請專利範圍所稱「．．．已結合之上極片、定子線圈、下極片．．．」呢？

⒉如果系爭專利的上、下極片31.32與定子線圈3未預先以圓孔及凸柱相結合，讓上、下極片31.32與定子線圈3之中心孔30.34.33嚙合成一直線，如何讓系爭專利以金屬軸管4一次迫壓貫穿已結合成一體之上極片31、定子線圈3、下極片32成一體呢？

⒊依系爭專利於說明書揭示的技術手段，系爭專利的上、下極片及定子線圈如何能不利用圓孔及凸柱之結合，即可達到讓上極片、下極片、定子線圈之中心孔精確對正及如何讓金屬軸管一次迫壓貫穿已結合之定子組之專利特徵，不會發生系爭專利之實施困難或不可能的現象呢？請鈞院要求被告正面回答原告前述提出之質疑及爭執點，不能讓被告在欠缺合理及充分之實質理由下，即草率地直接認定系爭專利難稱「未明確界定實施的必要構成要件」。若被告無法或不願意正面具體回覆原告前述提出的三點質疑，相信即能有效證明原告之主張是有理由的，系爭專利違反核准時專利法第一百零四條第一項第三款及第二十二條第四項之規定，依法鈞院自應撤銷被告不當且違法之處分。

四、有關引證一之部分：

㈠被告未具體審酌引證一於說明書揭露的技術內容，並且未依「專利審查基準」揭櫫應以合理的生活經驗來判斷證據證明力的「經驗法則」，被告對於原告所提出之證據未具體加以審酌，顯有違反「應予衡量原則」之違法。

⒈引證一於專利說明書第七頁的創作內容清楚揭示「本創作馬達定子 (10)之組合方式則復觀第一圖並配合第二圖所示，首先以軸管 (11)依次由上而下分別穿入上積磁軛片 (12)之穿孔 (121)、線圈座 (13)之穿孔 (131)及下積磁軛片 (14)之穿孔 (141)，而使線圈座 (13)固定於上、下積磁軛片 (12)(14)之間．．．」之詳細說明，明確顯示引證一的線圈座 (13)係固定於上、下積磁軛片 (12)(14)之間，並且上、下積磁軛片 (12)(14)利用內徑緣面的夾爪以緊配合型態結合於金屬軸管 (11)之結構設計。

⒉被告完全未具體審酌引證一於說明書揭露的技術內容，並完全未依照「經驗法則」來判斷引證一的上、下積磁軛片 (12)(14)內徑是否略小於金屬軸管 (11)及線圈座 (13)的內徑是否略大於金屬軸管 (11)，即在欠缺合理及充分之實質理由下，直接認定引證一不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，被告的審查過程中，明顯未將引證一具體揭露的技術內容納入衡量，已構成衡量短缺之瑕疵，顯有違反「應予衡量原則」之違法。

㈡本件引證一的內容，其中軸管11的一端為較大外徑即相同於系爭案的金屬軸管4及一端形成有較大外徑的環唇位41，又軸管11的外徑可供貫穿積磁軛片12、線圈座13及另一積磁軛片14，在系爭案中亦記載金屬軸管4與上下極片及定子線圈結合，故二者的構造完全相同，又雖系爭案在申請專利範圍中界定各構件的孔徑或外徑之關係，但此舉僅在於說明金屬軸管4與相關元件可確實達到固定作用，此部份由於引證一亦可利用其孔徑與外徑之關係達到固定效果，故不難得知二者此部份的構造完全相同。

五、有關引證二至四之部分：

㈠引證二至四應無一事不再理原則之適用，被告對於原告所提出之證據未加以審酌，顯有違反證據法則或判決不備理由之違法。

⒈本件提出舉發的日期為八十九年九月二十一日，舉發當時的專利法第七十二條第二項係規定『異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。』，雖然系爭專利的舉發一案當時已經為被告作成「舉發不成立」之處分，即使不論本件所主張之事實根本不同於舉發一，由於該舉發一案已經依法提起行政救濟中而尚未「審查確定」，明顯不能作為認定引證二至四有一事不再理原則之適用，本件未違反提起舉發時專利法第七十二條第二項之規定，被告對於原告所提出之證據未加以審酌，顯有違反證據法則或判決不備理由之違法。

⒉再者，舉發案經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實同一證據再為舉發，固為專利法第七十二條第二項所規定，然本件既已為被告機關依法受理，自可認定本件與舉發一案，或非關同一事實，或非屬同一證據，並且本件主要提出四個舉發證據，其中的引證二至四固然曾出現在舉發一案，然本件之證據組合，並不同於舉發一案，被告依法應依整體的證據組合進行審酌判斷，惟被告卻硬是將每個引證案拆開分別判斷認定，並引用舉發一案不同證據組合所產生之舉發結果，作為認定本件適用一事不再理原則之佐證，被告之判斷認定顯然有誤。

㈡本件所提出的引證二至四並無「一事不再理」之適用：

⒈首先，就原告在本件舉發理由書（舉發二案）中，主要係以引證二至四等三項證據，主張系爭案僅為前三項證據的簡易組合轉用，並無任何新增加或相乘的功效，故不具進步性（請參看本件舉發理由書第八至十二頁內容，及在第十二頁所做出如前述的結論）。

⒉參看本件舉發理由書第七頁倒數第三行起至第八頁第九行止已具體清楚記明，本件所提出引證二至四等三項證據，相對於舉發一案所舉出的證據二至四是否有同一事實同一證據而有「一事不再理」的適用，關於此點本件在舉發理由書中第七頁倒數第三行起至第八頁第九行止已先行申明，並清楚指出在本件的舉發二案與在舉發一案所主張的法條、理由及事實均有不同；另亦具體指出在被告所訂頒的「專利審查基準」中，對於是否為「同一事實」、「同一證據」而有「一事不再理」的適用，均已清楚的記載有其判斷原則與方式，故在套用前述的判斷原則及方式之後，當可確認本件舉發案所提舉發證據並無「一事不再理」原則之適用。

⒊本件在準備程序中，鈞院要求被告對本件引證二至四與舉發一案之證據二至四是否有「一事不再理」的適用提出說明，此部份被告僅於答辯書中簡單說明：「．．．本舉發案所據以主張之證據及事實，與業經審定舉發不成立之舉發一案之舉發理由以系爭專利結構特徵已為舉發證據二、三、四所揭露，主張系爭專利僅為習知結構，更不具有任何功效上之增進，不具進步性等，所據以舉發之事實及證據兩者實屬同一，．．．」鈞院若詳細查看此一內容，即可了解被告僅僅提出結論，對於鈞院要求提出說明一事，顯然並未提出任何理由或推論。再參看被告對本件所做出的舉發審定書，其中在理由（四）中審定認為引證一不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，另在理由（五）中認為引證二至四與舉發一案之證據二、三、四相同，．．．，因此，由被告當初的舉發審定書的理由中，亦可以清楚看出並未對原告同時舉出的三項證據之結合對系爭案主張進步性的任何審查意見及斟酌；故可看出對於被告所做出的「一事不再理」適用的論點，明顯不合法理且無法提出任何論點予以支持。

⒋原告為便於鈞院可具體清楚了解到在舉發一案中，所舉出的證據二、三及四等證據並未予以同時相互結合並主張舉發一案不具進步性的事實，以下再予以分析說明：

⑴有關本件舉發二案所舉出的引證二在舉發一案編為證據二，對於此項證據在舉發一案的舉發理由書第五頁至第七頁中，內容僅主張不具新穎性，甚至在第七頁第一行記載主張己不具新穎性，不必再論進步性，．．等，另在該案的舉發審定書中，在理由（三）末行記載有，．．故證據二不具有與系爭專利特徵相同之技術內容，不具證據力．．．，因此，對於此項證據不論係原告的主張或被告的審定理由，均直指對此項證據僅進行「新穎性」審查。

⑵又舉發二案中所提出的引證三及四在舉發一案編為證據三及四，鈞院可在舉發一案的理由書及審定書中看到，對於二項證據的結合後，部份構造主張不具新穎性，僅另一部份的構造係主張不具進步性，亦即二項證據並非僅僅主張不具進步性。因此，配合前述內容的分析說明，即可清楚了解在舉發一案並未同時主張三項證據在相互結合後，對系爭案主張「不具進步性」的事實。

⒌綜前所述，本件舉發二案雖然所舉出的引證二至四等三項證據，與舉發一案所舉出的舉發證據二、三及四為相同，但在本件舉發理由書中主要係主張在相互結合此三項證據後，具體明確主張系爭案不具有「進步性」，反觀，在舉發一案的舉發理由中，主要係以其中一項證據主張不具「新穎性」，另二項證據中部份主張不具「新穎性」及部份主張不具「進步性」，因此，就本件的舉發二案與舉發一案而言，二者即非同一訴訟標的，自無一事不再理之原則的適用，此一論點在最高行政法院九十一年十一月十四日九十一年度判字第二０三０號判決中亦可獲得支持認同。

六、被告未將各舉發證據結合後，再與系爭專利進行比對，其審查理由不完備，應屬於不適用法規及違反證據法則之違法。

㈠被告於編印發行的「專利審查基準」揭櫫：「判斷進步性之前，須先判斷該新型是否具備新穎性要件，經判斷該新型具有新穎性後，始能判斷有無進步性。．．．判斷新型有無進步性時，應確實依據新型所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準（the state of the art），檢索申請當日之前之既有技術或知識，作為引證資料，以研判新型技術手段之選擇與結合，．．．，如為熟習該項技術者基於引證資料所能輕易完成且未能增進功效時，且則不具進步性。」「判斷是否能輕易完成時，⑴准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容互相組合；⑵准予先前技術 (prior art)之各片斷部相互組合。．．．」。

㈡由前開引述的資料內容可知：判斷一件專利案是否具備「新穎性」與「進步性」，必須先後進行，不可混在一起判斷，因為兩者係屬於不同的基本要件，並且判斷進步性時，必須以該專利案具備新穎性為前提，換言之，該專利應該是被認為與先前既有之技術構造有若干差異。因此，若於判斷進步性時，僅著眼於系爭專利與各舉發證據之逐一比對，根本無具體意義且容易造成誤判，特別是被告於「專利審查基準」明白記載判斷進步性時，准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或各該文獻之部分內容互相結合。

㈢惟從被告於本件及舉發一案的審查理由，可以清楚得知，被告明顯係以逐一比對的方式進行審查，根本未將各舉發證據相互結合後，再對系爭專利是否具備「非能輕易完成」之『進步性』要件進行判斷，即草率地以引證一不足以證明系爭專利不具新穎性、進步性及引證二至四不予審查．．．之理由，逕為『舉發不成立』之處分，被告之審查理由明顯不完備，應屬於不適用法規及違反證據法則之違法。

㈣結合引證二至四所公開揭示的內容，將不難發現在此三項證據中均揭露有一軸管，且軸管上均可貫穿由線圈及二側的極片所組成的構件，以達到相互結合固定的目的，又在引證二及四的軸管上，其中一端形成有較大的管外徑可供做為抵頂前述由線圈及二側的極片所組成的構件，因此，雖原告所提出的此三項舉發證據的構造與系爭案不完全相同，但確為熟悉此項技術的人士可輕易了解並予以轉用，故系爭案所欲保護的構造特徵確實不具有進步性。

七、原告於本件係結合各引證案主張系爭專利不具進步性，雖然原告於舉發理由書未具體將引證一與其他引證案相互組合再進行比對說明，惟絕不會改變本件係結合各引證案來主張系爭專利不具進步性之事實。然而被告於本件的專利舉發審定書的審查理由內容，完全未將引證一與其他的任何一個引證案相互組合，再對系爭專利是否具備「非能輕易完成」之『進步性』要件進行判斷，並且完全未對引證二至四進行審查，明顯違反行政程序法第四十三條『行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。』之規定，被告之原處分明顯違法且不當。雖然原決定機關於訴願決定書以原告「並未主張結合引證一至四來判斷系爭案之不具進步性，故此部份非原處分機關及訴願階段所須審究」為由，認為被告之審查作法並無不當。然而若依照原決定機關之見解，難道原告必須再重新提出一個新的舉發案，方能以引證一結合引證二至四的任何一個，來主張系爭專利不具進步性嗎？被告及原決定機關如此的審查作法，不僅明顯未善盡依法合理進行衡量審查之責，並且顯有違反比例原則之違法。特別是，如果原告再以相同的證據組合重新提出一個新的舉發案，屆時被告及原決定機關是否必然以有專利法第七十二條第二項「一事不再理」原則之適用而駁回呢？由此顯見被告及原決定機關審查作法相互矛盾之違法不當。

八、綜上所述，藉由各舉發證據之佐證，系爭專利明顯違反核准時專利法第一百零四條第一項第三款及第九十八條第二項之規定，誠無專利性可言；惟被告及原決定機關並未要詳細審查本件，即逕為『舉發不成立』之處分，被告顯然係屬違法且不當。為此，請判決如訴之聲明，實感德便。

乙、被告主張之理由：

一、原告理由謂系爭專利要達到「以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體」之技術特點，必須配合「將定子組預先利用圓孔及凸柱相互結合」之結構設計方能據以實施。請說明系爭專利的上、下極片及定子線圈未預先以圓孔及凸柱相結合，如何能達到上極片、下極片、定子線圈之中心孔精確對正及讓金屬軸管一次迫壓貫穿已結合之定子組等問題；引證一已揭露系爭專利有關「金屬軸管身的外徑略大於上、下極片、電路板之中心孔內徑」之結構特徵。引證二至四應無一事不再理原則之適用，系爭專利只是將引證一所揭露技術手段，直接轉用於引證二至四揭示的小型散熱扇定子結合結構，誠無專利性可言等云云。

二、惟查，本舉發案就引證二至四之審認係依九十年十月二十四日修正公布之專利法第七十二條第二項規定「異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發」為審究依據，查引證二至四既與業經審定舉發不成立之舉發一案之證據二、三、四相同，即應不得再為舉發，至為明確。且系爭專利申請之標的與特點，並非在於原告欲請被告說明之其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造等問題部分，故系爭專利申請專利範圍內容中對此部分並未予以界定亦難稱為「未明確界定實施的必要構成要件」，更未使系爭專利之實施困難或不可能。再者，由舉發證據二之說明書及相關第二圖並無法看出於上、下積磁軛片12、14之穿孔121、141內徑小於軸管11的外徑，且軸管11的外徑小於線圈座13之穿孔131內徑等，故引證二不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性。又舉發理由並未主張系爭專利為引證一直接轉用於引證二至四揭示的小型散熱扇定子結合，故此部分非原處分審定之依據，參加人亦未據此提出答辯，實不應再予審究。且引證一與引證二至四間之差異，非其等效替換可簡易互換者，強加援引比擬而稱引證一直接轉用於引證二至四而可成就系爭專利，實屬牽強，並不足採。

三、系爭案包括：定子線圈、上、下磁極片、電路板及殼座；其特徵在於：金屬軸管頂端具有一較上、下極片中心孔內徑大之外徑之環唇位，其管身之單一外徑略大於上、下極片、電路板及殼應等之中心孔內徑，但略小於定子線圈之中心孔內徑，藉此該金屬軸管一次迫壓貫穿已結合成一體之上極片、定子線圈、下極片之組合體之中心孔，以及電路板之中心孔，再壓入殼座之中心柱孔內而被固定。（詳其申請專利範圍）

四、引證一之說明書及相關第二圖並無法看出於上、下積磁軛片12、14之穿孔 121、141內徑小於軸管11的外徑，且軸管11的外徑小於線圈座13之穿孔131內徑等，引證一不具有與系爭專利具環唇位且管身為單一外徑之金屬軸管直接一次迫壓貫穿已結合成一體之上極片，定子線圈、下極片之組合體中心孔等相同之構成特徵及作用，系爭案於加工及組裝較簡便，具增進功效，故引證一不足以證明系爭專案不具新穎性及進步性。

五、經查，本舉發案舉發理由主張系爭案直接簡易組合引證二至四顯無困難性可言，單純只是引證二至四之直接替代轉用且未能產生相乘功效，違反專利法第九十八條第二項關於「進步性」要件之規定云云。本舉發案所據以主張之證據及事實，與業經審定舉發不成立之舉發一案之舉發理由以系爭結構特徵已為舉發證據二、

三、四所揭露，主張系爭專利僅為習知結構，更不具有任何功效上之增進，不具進步性等，所據以舉發之事實及證據兩者實屬同一，依九十年十月二十四日修正公布之專利法第一百零五條準用第七十二條第二項規定「異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發」，本舉發案之引證二至四既與舉發一案之證據二、三、四相同，即應不得據以再為舉發，至為明確。至專利舉發一案之審定理由是否將證據二、三、四加以結合與系爭專利比較論究，誠屬另案審查問題，與是否屬一事不再理原則之適用無涉，特予指明。

六、綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。

丙、參加人主張之理由：（參加人未於準備程序及言詞辯論期日到庭，具狀主張理由如下）

一、程序上：

㈠原告主張舉發二案係於八十九年九月二十一日提出舉發，應適用舉發當時之專利法第七十二條第二項之規定，舉發一案已為被告做成「舉發不成立」之處分，然舉發一案已由原告依法向鈞院提起行政訴訟審查中，未「審查確定」，因此，原告主張舉發二案無違專利法第七十二條第二項「一事不再理」之規定云云。但查原告之主張不實，蓋鈞院已就舉發一案做成判決（九十年度訴字第六八九一號），認定系爭案具有新穎性及進步性，系爭案特徵未揭諸在原告之證據中，雖然原告向最高行政法院提出上訴，然最高行政法院只審理法律問題，事實方面仍應以鈞院確定之事實為基礎，行政訴訟法第二百五十四條第一項定有明文，則就系爭案特徵未揭諸在原告所提證據中乙節，實應以高等行政法院認定者為基礎，不容原告任加爭執。

㈡又查，被告於九十年十二月二十一日審定舉發二案「舉發不成立」，並依據九十年十月二十四日修正公布，於九十年十月二十六日施行之專利法第七十二條第二項之規定，審定舉發二案所提之引證二至四，與舉發一案所提之證據二、證據三及證據四相同，而認定舉發一案既業經審定「舉發不成立」，原告卻係以同一事實及同一證據再為舉發，故不應審理引證二至四。被告之前揭認定，實屬正確，蓋基於「實體從舊，程序從新」原則，專利法第七十二條係就舉發案為程序上之規定，自應適用審查時之新法。原告之主張顯不足採。

㈢原告本件舉發二案所提之所謂引證一與引證二至四結合以論究系爭專利進步性之理由，係在訴願階段始行提出，依法不得斟酌：

⒈查專利法第七十二條第四項明文規定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」行政法院八十九年判字第七二二號判決亦明確指出於訴願階段新提出之證據，不應審酌。

⒉查原告前揭所提結合之理由，除其內容毫無技術依據外，其提出時點既在訴願階段，依前揭法條及判決，鈞院自不應加以審酌，核先敘明。

二、實體上：

㈠引證一未揭示系爭專利之技術特徵。

⒈查原告本件舉發二案所提證據，除引證一與舉發一案不同外，其餘僅有引證二至四，但其等與舉發一案的證據二、三、四相同（證據一則為系爭專利），顯見原告是以相同證據提出舉發，無非在浪費行政及司法資源而已，核先敘明。況且舉發一案原告所舉證據二到證據九之資料，並加以結合等主張，均已遭鈞院以九十年度訴字第六八九一號判決，認定不可採，系爭專利特徵未在前述資料（含結合）中出現，自不容原告再惡意攻擊。

⒉原告雖主張舉發證據二之專利說明書已清楚地揭示系爭專利之技術特徵，並且主張被告未依「專利審查基準」所規定之「經驗法則」審酌，顯有違反「應予衡量原則」之違法云云。然查，原告於行政訴訟起訴狀及訴願理由書中固曾主張舉發證據二已揭示「上、下積磁軛片（12）（14）之穿孔（121）（141）內徑小於金屬軸管（11）的外徑及金屬軸管（11）的外徑小於線圈座（13）之穿孔（131）內徑」云云。然查，原告之上述推導及結論均無任何技術依據，純為其主觀之臆測，實不足採。實則，綜觀引證一之專利說明書及其第二圖，其完全未揭示系爭專利申請專利範圍所述之技術特徵，且亦完全無提及或以圖式表示原告所謂之「上、下積磁軛片（1）（14）之穿孔（121）（141）內徑小於金屬軸管（11）的外徑及金屬軸管（11）的外徑小於線圈座（13）之穿孔（131）內徑」。因此，被告舉發審定書及經濟部訴願決定書之理由均審定「由引證一說明書及相關第二圖並無法看出上、下積磁軛片（12）（14）之穿孔（121）（141）內徑小於金屬軸管（11）的外徑及金屬軸管（11）的外徑小於線圈座（13）之穿孔（131）內徑，故不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性」。被告之該審定理由所依據者乃是專利說明書之內容有無揭示而加以審查，實乃相當明確。反之，原告主張所謂「經驗法則」及「應予衡量原則」之推論云云，並無任何技術之依據，理應不足採信。

⒊承上，引據一說明書及其第二圖完全未揭示「上、下積磁軛片（12）（14）之穿孔（121）（141）內徑小於金屬軸管（11）的外徑及金屬軸管（11）的外徑小於線圈座（13）之穿孔（131）內徑」，故以引證一而言，實不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性。另，因引證二至四已經為舉發一案審查認定其單獨或組合均未揭示系爭專利之技術特徵，理應不得再浪費行政資源予以審查。並且，原告所提之將引證一與引證二至四加以組合，以審查系爭專利進步性之理由，係於訴願階段始行提出，依法不得審酌。因此，引證一不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，實乃至明。更何況系爭專利案之特徵為軸管之單一外徑，然查原告舉發二案引證一之軸管則明顯非單一外徑，則亦與系爭專利範圍不同。退萬步言，在技術上，縱使將引證一與引證二至四加以組合，以審查系爭專利進步性。則由於引證一、引證二至四其說明書完全未揭示系爭專利之任何技術特徵，因此，不論該等證據如何組合，必然仍是不會揭示系爭專利任何技術特徵，絕對不會得到：「經由各舉發證據之組合就能揭示系爭專利之所有技術特徵」之錯誤推論，此乃相當簡易之「經驗法則」，因此，不論引證一如何與引證二至四做技術上之結合，其亦未能揭示系爭專利之任何技術特徵，故仍不足以證明系爭專利不具進步性，實可認定。

㈡引證二至四不足以證明系爭專利不具進步性。

⒈在程序上，對於舉發證據三、四、五之審定，理應適用九十年十月二十六日施行之專利法第七十二條第二項之規定，而適用「一事不再理」原則，不應審酌。然而，原告卻另以舉發二案之證據組合不同於舉發一案為由，要求被告依整體的證據組合進行審酌判斷云云。顯然，原告是刻意曲解被告之「專利審查基準」中關於同一事實及同一證據之規定。

⒉「專利審查基準」中固規定：「待證事實若非同一，縱使所舉證者為同一證據，仍無一事不再理規定之適用」。惟參考「專利審查基準」之舉例說明：「例如，前一異議案以系爭案與公開刊物上之先前創作為相同之創作，主張不具新穎性做為訴求的理由，之後另一舉發案係以該系爭案極容易由該公開在先之同一證據刊物中所記載之內容推知，主張不具進步性做為提出舉發之訴求理由時，應視為基於不同事實依據所提出之舉發，而無違一事不再理之規定」。亦即，前一異議案只主張不具新穎性，沒有主張不具進步性，後一舉發案主張不具進步性，才可視為非同一事實。事實上，請參考原告於八十七年十月十九日所提出之舉發一案專利舉發申請書之舉發理由，其所主張系爭專利違反之法條為專利法第九十七條、第九十八條第一項第一、二款及第二項（參考舉發一案專利舉發申請書之第三頁），而第九十八條第一項第一、二款為新穎性之規定，第九十八條第二項為進步性之規定，顯然舉發一案專利舉發理由已曾經主張系爭專利不具進步性做為舉發之訴求理由。舉發二案舉發理由書又以不具進步性做為舉發理由之主張，顯然係與舉發一案專利舉發申請書為同一事實；並且利用同一證據：舉發二案之引證二至四相同於舉發一案舉發證據二、三、四以做為舉發之理由。舉發二案引證二至四之提起顯然違反「同一事實及同一證據」之規定，理應至明。

⒊以技術上而言，依據進步性之比對原則，若系爭專利實際上不具進步性，只要一一列出系爭專利之所有技術特徵，並指出在引證二至四之說明書或圖式何處出現系爭專利之技術特徵即可。然而，綜觀引證二至四之說明書，其完全沒有系爭專利之申請專利範圍所揭示技術特徵之敘述（例如：金屬軸管管身單一外徑略大於上、下極片之中心孔內徑，而略小於定子線圈之中心孔內徑）。再參考引證二至四之圖式與拼湊圖式，亦完全看不出系爭專利之申請專利範圍所揭示技術特徵（例如：金屬軸管管身單一外徑略大於上、下極片之中心孔內徑，而略小於定子線圈之中心孔內徑）。因此，不論由證據二至四之說明書或是圖式以及拼湊圖式，均不能揭示系爭專利之申請專利範圍之技術特徵，引證二至四不足以證明系爭專利不具進步性。系爭專利之進步性確可認定。

㈢雖然原告於準備程序中已敘明「不再爭執系爭專利違反專利法第一百零四條第一項第三款記載不明確問題」，由於原告於起訴狀中所提之理由有諸多嚴重誤導，茲再說明如下：

⒈原告主張於舉發一案中參加人係以專利說明書內容記載有關於：「定子組預先利用圓孔及凸柱相互結合，藉以供金屬軸管一次迫壓貫穿結合」之結構特徵進行爭取，方能獲得原決定機關及原告之認可，於舉發一案重新另為「舉發不成立」之處分云云，原告並要求系爭專利必須將「定子組預先利用圓孔及凸柱相互結合」列於申請專利範圍，否則系爭專利將違反專利法第一百零四條第一項第三款記載不明確之規定云云。然查，原告之上述主張無任何之事實依據，顯不足採。

⒉參考舉發一案「舉發不成立」之處分及訴願決定書，其審定之理由並未有原告所稱之強調系爭專利「定子組預先利用圓孔及凸柱相互結合，藉以供金屬軸管一次迫壓貫穿結合」之技術特徵與舉發證據有所不同，進而審定系爭專利「舉發不成立」之處分云云之情形。實則，在舉發一案「舉發不成立」之處分及訴願決定書中，其審定理由係認為舉發一案之舉發證據與系爭專利在金屬軸管與定子結合之構造上難謂相同，故審定舉發一案之舉發證據不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性。顯然，原告於起訴理由中有關「系爭專利違反專利法第一百零四條第一項第三款記載不明確之規定」云云係嚴重不實，並與事證之記載完全不符。更何況，系爭專利特徵並不包括定子線圈及上下極片之結合，其等如何結合，並非系爭專利之範圍。原告所言純係誤導。

三、綜上，原處分及訴願決定業已經合法性審查，所為之處分合理且適法有據，原告之起訴理由於法無據。請駁回原告之訴，實為德感。

理由

壹、程序方面：本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。

貳、實體方面：

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用，且無欠缺新穎性之情事者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，即欠缺進步性時，仍不得申請取得新型專利，復為同法第九十八條第二項所明定。又依被告機關所頒布之專利審查基準，判斷新型是否能輕易完成時，⑴准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合，⑵准予將先前技術 (prior art)之各片斷部分相互組合。惟上述之組合均係以熟習該項技術者，於申請當時（若有主張優先權者，則指有效優先權日）所能輕易完成且未能增進功效為限。且就複數個既有之構成要件組合而成之新型而言，此種組合必須在整體上要有「相乘」的功效增進，才算是創作，若僅有「相加」之效果，則與新型要件不符（改制前行政法院八十四年判字第一九三三號判例要旨參照），被告機關所頒布之專利審查基準亦認「此種組合新型與集合新型不同之處，在於組合新型可產生某一新功效或增進某種功效，為熟習該項技術者非能輕易完成。至於集合新型，因未能產生某一新功效或增進某種功效，故為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者」。次按「異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」固為現行專利法第七十二條第二項所明定，惟所謂「同一事實及同一證據」係指待證事實與引用之證據均為同一而言，如果待證事實非屬同一，縱然所舉證者為同一證據，或雖然待證事實相同，但引用之證據不同時，仍無一事不再理規定之適用。

二、本件系爭第00000000號「小型散熱扇之定子結合構造」新型專利案，原告所提舉發證據二為八十二年十一月一日公告之第00000000號「冷卻風扇馬達定子之積磁軛片改良」新型專利案（即引證一）。舉發證據三為七十八年四月一日公告之第00000000號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（即引證二）。舉發證據四為八十一年三月一日公告之第00000000號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（即引證三）。舉發證據五為八十一年十一月一日公告之第00000000Ａ○一號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（即引證四，為引證三之追加專利案）。被告認系爭案申請之標的與特點，並非在於金軸管頂端其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造，故其申請專利範圍內容中未予界定，難稱「未明確界定實施的必要構成要件」，更未使系爭案之實施困難或不可能；而引證二至四與舉發一案（ＮＯ１）之舉發證據二至四相同，而該舉發一案（ＮＯ１）業經為舉發不成立之處分，依現行專利法第七十二條第二項規定，應不得再為舉發，且引證一不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，而為舉發不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張其提出舉發的日期為八十九年九月二十一日，依當時專利法第七十二條第二項規定：「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」舉發一案（ＮＯ１）已由原告依法提起行政爭訟，尚未「審查確定」，故仍得執相同之引證案舉發，且被告亦未將引證案一至四適當地相互組合，再對系爭案是否具備「非能輕易完成」之「進步性」要件進行判斷，被告之審查理由及作法明顯不當。又系爭案只是引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，無專利性可言，被告於先前舉發一案（ＮＯ１）之審定書，就此並未審酌，原告於提起本件舉發二案時，即已主張將引證二至四互相組合以證明系爭案不具進步性，應無一事不再理之適用等語。

三、本院查：

㈠系爭案申請之標的與技術特徵，並非在於金屬軸管頂端其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造，故其申請專利範圍內容中未予界定，難稱「未明確界定實施的必要構成要件」，系爭案並未違反核准時專利法第一百零四條第一項第三款之規定，已如前述，原告於本院審理中，亦表示對此部分不再爭執。

㈡原告於訴願時主張被告明顯係以逐一比對的方式進行審查，根本未將引證一、三或引證一、四等二個或二個以上的引證案適當地相互結合，再對系爭案是否具備「非能輕易完成」之「進步性」要件進行判斷云云，經查，原告於舉發階段，僅主張系爭案之結構特徵已為引證一所揭露，係引證一之技術手段之直接轉用，未能增進功效；且為引證二至四之簡易組合轉用未能產生相乘功效等情，並未主張將引證一與引證二、三或四結合來判斷系爭案之不具進步性，故此部分係屬新事實（新爭點），應受訴願時即現行專利法第七十二條第四項自舉發之日起一個月內補提新事實及證據之限制（依改制前行政法院七十二年判字第一四一九判例意旨，至遲應於舉發案審定前，補提新事實及證據）（雖然程序從新，但修正前專利法第七十二條第四項規定內容相同），自非被告及訴願機關於本件舉發案之行政爭訟階段所應審究，訴願決定意旨未就此新爭點加以審酌，並無不合。

㈢按新穎性與進步性係不同的基本要件。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，僅具有新穎性，至於有無進步性，尚須檢視申請專利範圍之請求項所載新型，是否「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」。原處分意旨係以系爭案包括：定子線圈、上、下磁極片、電路板及殼座；其特徵在於：金屬軸管頂端具有一較上、下極片中心孔內徑大之外徑之環唇位，其管身之單一外徑略大於上、下極片、電路板及殼應等之中心孔內徑，但略小於定子線圈之中心孔內徑，藉此該金屬軸管一次迫壓貫穿已結合成一體之上極片、定子線圈、下極片之組合體之中心孔，以及電路板之中心孔，再壓入殼座之中心柱孔內而被固定。而引證一之說明書及相關第二圖並無法看出於上、下積磁軛片之穿孔內徑小於軸管的外徑，且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑等為由，認引證一不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，惟查引證一之說明書及相關第二圖並無法看出於上、下積磁軛片之穿孔內徑小於軸管的外徑，且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑等類似於系爭案之結構特徵，僅能推論系爭案與引證一之技術有差異，引證一不足以證明系爭案不具新穎性，至於系爭案有無進步性，尚須檢視其是否為熟習該項技術者運用引證一之技術或知識，所能輕易完成，及是否有增進功效，始能判斷。然遍尋原處分理由就此部分爭點，並無任何著墨，其審定理由顯然不備，自難昭折服。

㈣現行專利法係於九十年十月二十四日修正公布，於九十年十月二十六日施行，本於「實體從舊，程序從新」原則，舉發案是否成立，應依系爭專利核准時之法律，而前揭專利法第七十二條第二項係就舉發案所為之程序上規定，即專利異議案或舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，就同一專利案再為舉發，無須等待「審查確定」。被告於九十年十二月二十一日為本件舉發審定時，前揭專利法第七十二條第二項已經實施，自應適用此最新程序規定。原告主張其提出舉發的日期為八十九年九月二十一日，依當時專利法第七十二條第二項規定：「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發」，舉發一案（ＮＯ１）已由原告依法提起行政爭訟，尚未「審查確定」，故仍得執相同之引證案舉發云云，固不足取，然查本件原告前於八十七年十月十九日以七十八年四月一日審定公告之第00000000號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（舉發證據二即本件引證二）、八十一年三月一日公告之第00000000號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（舉發證據三即本件引證三）及八十一年十一月一日公告之第00000000Ａ○一號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（舉發證據四即本件引證四），對同一系爭案提出舉發（ＮＯ１），經被告於八十九年七月四日以（八九）智專三（二）○四○二○字第○八九八九○○一一二六號專利舉發審定書為舉發不成立之處分在案，原告不服，訴經經濟部於九十年十一月六日以經（九○）訴字第○九○○六三二五八八○號訴願決定書駁回訴願，尚在行政訴訟中。觀此舉發一案（ＮＯ１）之審定書，被告僅係以逐一比對的方式就各引證案與系爭案進行比較審查，即為舉發不成立之處分，而未將該舉發證據二至四加以組合以論證系爭案是否具進步性，此有該舉發審定書影本附原處分卷及本院卷可稽，則系爭案是否為本件舉發二案之引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，即屬新事實，與先前舉發一案審定之事實並非同一，揆諸前開說明，原告於提起本件舉發二案時，主張將引證二至四互相組合以證明系爭案不具進步性，應無一事不再理之適用。詎被告徒以本件舉發二案之引證二至四與舉發一案（ＮＯ１）之舉發證據二至四相同，該舉發一案（ＮＯ１）)業經為舉發不成立之處分，依專利法第七十二條第二項規定，應不得再為舉發為由，對於原告所主張之新事實，即系爭案為本件舉發二案之引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」等情，不予受理（未作任何實體審查），其踐行之程序，自有違誤。

四、綜上所述，原處分理由及其踐行之程序既有前述瑕疵，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟本件舉發案尚待被告依本院前述判決意旨，重新審酌引證一是否足以證明系爭案不具進步性，及實體審查系爭案是否確為引證二至四之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，而不具進步性，再為適法之處分。故原告請求判決命被告即就系爭案作成舉發成立之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告僅在請求命被告遵照本判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。

臺北高等行政法院 第三庭