臺北高等行政法院判決

原告

香港商‧卓豪光學國際有限公司

代表人

甲○○（總經理）

訴訟代理人

陳世寬律師

訴訟代理人

陳絲倩律師

訴訟代理人

劉致慶律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

文德光學股份有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

劉法正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師

上一人複代理人

黃世瑋律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國93年3月2日經訴字第09306213670號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠參加人文德光學股份有限公司前於民國（下同，除西元外）86年9月6日以「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，於87年4月26 日審定准予專利，並於公告期滿後，發給新型第173282號專利證書。參加人於90年5月2日提出創作說明及圖示之更正本，復於同年6月6日提出申請專利範圍之更正本，並均經被告准予更正並公告在案。

㈡嗣原告於91年3月21日，提出86年6月11日公告之第00000000號「附屬鏡框之結合構造改良」專利案（下稱證據2）、西元1996年公告之日本特許廳登錄實用新案第0000000號「前掛眼鏡」公報（嗣補提出2件樣品，其一之附屬鏡框具有勾體12，另一之附屬鏡框無勾體）（下稱證據4）等證據，以系爭案有違核准時專利法（下簡稱專利法）第98條第2項等規定，對之提起舉發，案經被告審查，以92年8月12日（92）智專3（5）02008字第09220813450號專利舉發審定書（下稱原處分）為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：（原告未於言詞辯論期日到場，茲據其起訴狀之聲明及陳述）

㈠原告聲明求為判決：

⒈原處分及訴願決定均應予撤銷。

⒉被告應為「舉發成立，應撤銷專利」之審定。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告及參加人聲明求為判決：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效？亦即系爭案較諸證據4是否具進步性？

㈠原告主張之理由：

⒈依據系爭案之說明書，其創作之目的係在於：防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動而脫離主鏡框；簡化製造過程；使用者更方便配戴。為達成防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動而脫離主鏡框之目的，系爭案附屬鏡框之橋接元件21或止檔桿22係跨接於主鏡框之橋接元件13頂緣上面（如系爭案之圖2及圖3所示）來避免當配戴者有任何跑步或是上下跳動的動作的時候，該附屬鏡框的止檔桿22可以被主鏡框的頂緣支持住而使得該附屬鏡框不會相對於該主鏡框做往下的移動動作以防止附屬鏡框脫離開該主鏡框。為達成該簡化製造過程及方便使用者配戴之目的，系爭案將習知技術主鏡框及附屬鏡框兩側之磁石移置主鏡框及附屬鏡框之橋接元件上，以減少磁石設於鏡框兩側之製造繁瑣的問題且方便使用者單手將附屬鏡框裝設於主鏡框上。然這些目的或效果，證據4皆能達成，因證據4之附屬鏡框橋接元件之支持墊13同樣係設計成可跨接於主鏡框之橋接元件22上而可達成防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動之效果；證據4同樣將磁石移置主鏡框及附屬鏡框之橋接元件上，可同樣達成減少磁石設於鏡框兩側之製造繁瑣的問題且方便使用者單手將附屬鏡框裝設於主鏡框之目的。此外，證據4更具有防止附屬鏡框相對於主鏡框水平向外（前後方向）脫離之效果，因其支持墊13係呈L型設計而可勾於主鏡框之橋接元件背面以防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框。原告在專利舉發理由書已強調系爭案申請專利範圍第1項所載之結構特徵（即在主鏡框10 之橋接元件13設有至少一第1磁性元件14，該附屬鏡框20 亦在其橋接元件21上設有至少一第2磁性元件24，當該附屬鏡框20磁性吸附於該主鏡框10時，該附屬鏡框之第2磁性元件24位於該主鏡框之橋接元件13頂面上，可和主鏡框的第1磁性元件14相互吸引）只能防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動而脫離主鏡框，但並不能防止附屬鏡框相對於主鏡框水平向外脫離，因其附屬鏡框之橋接元件或止檔桿雖係跨接（即上下重疊）於主鏡框之橋接元件頂緣上面，但並未界定成一L型設計而可勾於主鏡框之橋接元件背面以防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框。又，雖然系爭案在主鏡框與附屬鏡框橋接元件上之磁石係呈上下垂直吸附方式，不同於證據4之主鏡框與附屬鏡框橋接元件之磁石為前後立面吸附方式，但其將該證據4之磁石前後立面吸附方式改為上下垂直吸附方式係屬熟悉此技藝者可輕易完成者，因磁石呈上下垂直吸附方式早已揭示於該證據2中，因此系爭案申請專利範圍第1項明顯屬於運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者而有違前揭專利法第98條第2項之規定，不具進步性。

⒉原告於訴願理由書中，為補強說明系爭案申請專利範圍第1項所界定之特徵結構，其僅能防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動，而無法如證據4可進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框之問題，曾提供系爭案市售實品及系爭案之美國對應案（即美國專利第0000000號）之部分後續案（即美國專利第0000000號）來進一步說明。其中系爭案之市售產品除了具有第1項所述特徵外，另將附屬鏡框之橋接元件之止檔桿部分形成一如該證據4之L型支持墊之L型向下凸出片以勾於主鏡框之橋接元件背面來進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框，但該L型凸出片設計在該系爭案申請專利範圍第1項並未述及；且在該系爭案之美國對應案之部分後續案第0000000號中亦看到類似該證據4之L型支持墊的設計（參該美國專利圖13及14）或是附屬鏡框之橋接元件另形成一U型結構（參該美國專利圖16）而可將主鏡框之橋接元件夾於其間而與該證據4之圖10所示之附屬鏡框之橋接元件整體（14、13）亦形成一U型結構而將主鏡框之橋接元件22夾於其間之作法如出一轍，皆為進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框，可見系爭案申請專利範圍第1項所界定之結構確實不能獲致如該證據4可防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框之功效，才需要在實際眼鏡商品上加裝L型凸出片設計。然訴願決定機關不但同被告對於系爭案申請專利範圍第1項所界定之特徵結構無法如證據4可進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框故不具進步性之問題視而不見而未予審酌，且亦不審酌系爭案之市售產品已作了如同證據4之類似設計的修正，更直指該美國專利第0000000號非證據4之對應案而為新證據不予審究。按系爭案之市售產品及該為系爭案之美國對應案第0000000號專利之部分後續案第0000000號皆係用來補充說明系爭案之申請專利範圍第1項所界定的眼鏡構造確實未能有效達成證據4所能進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框之功能，僅屬與本件舉發證據有關聯之補強說明而非新證據，訴願機關依法應加以審酌。此外，無視於原告所提供之該證據4無附屬鏡框上緣之兩個鉤之樣品以實際證明證據4無兩鉤體12亦能達到附屬鏡框與主鏡框穩固結合之事實，訴願決定機關率爾斷定該證據4之兩磁性元件立面結合之剪切面之抗負載能力較差而需藉兩鉤體12 來達成附屬鏡框與眼鏡鏡框穩固結合，因此兩鉤體12為證據4之必要結構要件，而系爭案不需此鉤體設置故具進步性。但是，縱然系爭案不須此兩鉤體，亦不代表系爭案即具有進步性，因如前所述及，系爭案申請專利範圍第1項所界定之特徵結構無法如該證據4可進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框，而相反地證據4非但具有系爭案所欲達成的所有功能，更具有其無法達到防止水平移動之功能，且系爭案將證據4之磁石前後立面吸附方式改為上下垂直吸附方式亦屬熟悉此技藝者可輕易完成者，顯見系爭案申請專利範圍第1項明顯屬於運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者而有違前揭專利法第98條第2項之規定。訴願決定機關對此種種，均未能察明致令原告遭受訴願駁回的不利決定。又，證據4之鉤體12並非證據4必然需要之設計，其只是額外增加附屬鏡框與主鏡框之穩固結合並非絕對必要。即使無該兩個鉤體12，也能達成使附屬鏡框良好地附著到主鏡框上之效果，除了原告先前於專利舉發階段已提供不具有兩個鉤體12之眼鏡實品可證實外，另可由系爭案之說明書得到補充說明，其中該專利公告第344040號之主框及副框橋接元件之磁鐵和證據4同樣為前後立面吸附的方式（參該專利公告第344040號說明書第3圖），且其說明書第7頁第2段第1至第3行記載「此外必需注意的是，當只有該延伸臂（24）和其磁鐵（26）時，該副框（20）亦可穩固地固定至主框（10）上」，可見即使是系爭案之專利權人亦知曉沒有附屬鏡框上緣之兩個鉤體12亦同樣能達成將附屬鏡框良好附著於主鏡框之結果。相反地，系爭案申請專利範圍第1項之結構，縱然省略了附屬鏡框上緣之兩個鉤體，但其附屬鏡框之橋接元件或止檔桿部分未如證據4形成一L型支持墊13而無一向下凸出片以進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框，可見系爭案申請專利範圍第1項之結構所達成之整體功效確實不如證據4。

⒊至於系爭案之申請專利範圍第2及4項（其皆附屬於第1項），其所界定之結構，同樣無如證據4形成一L型支持墊13而無一向下凸出片以進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框之功效，故不具進步性。此外，系爭案之申請專利範圍第3項（附屬於第1項），其所界定之結構為「第一磁性元件14係置低於主鏡框的橋接元件13的頂面而呈凹陷狀，該第2磁性元件24係由附屬鏡框的橋接元件21往下延伸而可嵌入和勾住主鏡框10的橋接元件13」而可進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框，然此結構類似於證據4L型支持墊之L型向下凸出片可勾於主鏡框之橋接元件背面之方式，因此，顯見該申請專利範圍第3項之結構易從證據4之教示推導而出，且其整體結構功效並未超越證據4而不具進步性。

⒋被告之答辯仍如原處分所持之理由：「惟系爭案當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該其附屬鏡框之第2磁性元件係位於主鏡框之橋接元件之頂面上，可和主鏡框的第1磁性元件相互吸引之構造特徵則未見於證據4中，故兩者之技術手段不同，系爭案無須如證據4尚需設置勾體12、支持墊13等構件，難謂系爭案無功效之增進」云云。事實上，原告一再強調系爭案之主要目的之一是「防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動而脫離主鏡框」，為達成防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動而脫離主鏡框之目的，系爭案附屬鏡框之橋接元件21或止檔桿22係跨接於主鏡框之橋接元件13頂緣上面（如系爭案之圖2及圖3所示）來避免當配戴者有任何跑步或是上下跳動的動作的時候，該附屬鏡框的止檔桿22可以被主鏡框的頂緣支持住而使得該附屬鏡框不會相對於該主鏡框做往下的移動動作以防止附屬鏡框脫離開該主鏡框。然證據4之附屬鏡框橋接元件之支持墊13同樣係設計成可跨接於主鏡框之橋接元件22上（如證據4之圖10所示）而可達成防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動之效果。實則證據4之支持墊13實質相同於系爭案之止檔桿22或直接形成止檔桿作用之橋接元件21，所不同者是證據4之支持墊13係形成呈L型設計而可勾於主鏡框之橋接元件22背面（請參閱證據4之圖10）得以進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框。是以被告所言系爭案無須證據4之支持墊之見解是不正確的，系爭案仍須有類似證據4之支持墊的止檔桿作用，只是系爭案之止檔桿22或直接形成止檔桿作用之橋接元件21 不具有L型型態而已。此從訴願決定書中已不再堅持以「系爭案無須如證據4尚需設置支持墊13」為駁回理由亦可知曉。雖然系爭案將證據4之主鏡框與附屬鏡框橋接元件之磁石為前後立面吸附方式改為上下垂直吸附方式，但此改變係屬熟悉此技藝者可輕易完成者，因磁石呈上下垂直吸附方式早已揭示於證據2中，而且此一改變以及系爭案附屬鏡框不具證據4之勾體12之設計並未使系爭案有更優於證據4之功效，因如系爭案之申請專利範圍第1項所界定之結構只能防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動而脫離主鏡框，但未能如證據4可進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框，原告於前專利舉發理由書、訴願理由書及行政訴訟理由中皆一再舉證說明。因此，系爭案之申請專利範圍第1項顯係屬於運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，而有違專利法第98條第2項所明定之「新型若係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，不得取得新型專利」之規定。被告一再對於系爭案申請專利範圍第1項所界定之特徵結構無法如證據4可進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框故不具進步性之問題視而不見而未予審酌，豈可謂其對此專利舉發案已詳加審理而無不當處分之處？

⒌至於被告另答辯以「起訴理由另提之專利公告第344040號非舉發當時所提出，屬新證據，自不得於訴訟階段作為原處分是否違法之論據」一節，事實上該專利公告第344040號只是用以對原告於前舉發補充理由書中所申明之「舉發證據4之附屬鏡框縱無鏡框上緣之兩個勾體亦能達到良好附著於主鏡框之功效」所作之補充說明，而非作為專利舉發之新證據。原告於前舉發補充理由書中曾以兩件實物樣品（其中一件樣品之附屬鏡框具有勾體12，而另一件樣品之附屬鏡框無勾體12）來證明證據4之附屬鏡框11之上緣之兩個勾體12只是提供額外的安定性，即使無該兩個勾體12，也能達成使附屬鏡框良好地附著到主鏡框上的功效，然此一說明並未為被告及訴願決定機關所採。而原告在起訴理由中所呈之專利公告第344040號（其主框及副框橋接元件之磁鐵和證據4同樣為前後立面吸附的方式，參該專利公告第344040號說明書第3圖），只是以其說明書第7頁第2段第1至第3行之記載「此外必需注意的是，當只有該延伸臂（24）和其磁鐵（26）時，該副框（20）亦可穩固地固定至主框（10）上」來補充說明習知此技藝者亦知證據4無該兩個勾體12也能達成使附屬鏡框良好地附著到主鏡框上的功效，而可見該兩個勾體12並非如被告所言係證據4之必要構成要件。又，系爭案申請專利範圍第1項所界定之結構，縱然省略了附屬鏡框上緣之兩個勾體，但其附屬鏡框之橋接元件或止檔桿部分未如證據4形成一L型支持墊而無一向下凸出片可勾於主鏡框之橋接元件背面以進一步防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動而脫離主鏡框，可見系爭案申請專利範圍第1項之結構所達成之整體功效確實不如證據4而不具進步性。

⒍綜前所述，系爭案明顯屬於運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者而有違前揭專利法第98條第2項之規定，不具進步性。被告所為舉發不成立之處分顯有違誤，尚請 鈞院明鑑。

㈡被告主張之理由：

⒈起訴理由旨謂系爭案之目的或效果，證據4皆能達成，因證據4之附屬鏡框橋接元件之支持墊13同樣係設計成可跨接於主鏡框之橋接元件上，而可達成防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動之效果云云。惟證據4雖揭露有附屬鏡框以磁石與眼鏡本體橋接元件之磁石由立面相吸引，並以勾體12、支持墊13使附屬鏡框與眼鏡本體相結合之構造；惟系爭案當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該其附屬鏡框之第2磁性元件係位於主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第1磁性元件相互吸引之構造特徵則未見於證據4中，故兩者之技術手段不同，系爭案無需如證據4尚需設置勾體12、支持墊13等構件，難謂系爭案無功效之增進。至於起訴理由另提之專利公告第344040號非舉發當時所提出，屬新證據，自不得於訴訟階段作為原處分是否違法之論據。

⒉起訴理由另謂系爭案申請專利範圍第2、3、4項之附屬項不具進步性云云。惟系爭案申請專利範圍第2、3、4項為依附於第1項（獨立項）之附屬項，其範圍應包括所依附獨立項之全部條件和限制。系爭案獨立項之構造及功效與舉發證據不同已載明於原處分，故附屬項之整體構造及功效亦與舉發證據不同。起訴理由殊無足採。

㈢參加人主張之理由：

⒈原告於起訴後始行提出之原證5公告第344040號專利說明書顯為新證據，應無審酌之必要：

⑴按「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之。」舉發審定時專利法第72條第4項定有明文，同法第105條新型專利準用之。且按「依專利法第102條第2項及第105條準用第72條第4項規定，異議人或舉發人補提證據，應自異議或舉發之日起1個月內為之。上開規定均屬強制規定，異議人或舉發人未於期限內提出證據，即發生失權之效果，不得再於其他行政救濟程序中提出新證據。」90年高等行政法院法律座談會第14號提案之研討結論可資參照。且縱認審定時專利法第72條第4項所定期間非屬不變期間，惟按「專利法第105條準用同法第72條第4項規定：『舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之。』該項規定雖非法定不變期間，專利主管機關於審定之前，舉發人補提之理由及證據，固應予以受理；然一旦已就審查當時提出之理由及證據而為審定後，自不容舉發人於行政救濟程序中另行提出新證據。」最高行政法院91年度判字第1565號亦著有判決可資參照，從而舉發人在舉發審查階段，茍未於法定期間內提出證據供舉發審查機關審酌，則在專利舉發已就審查當時所提出之理由及證據作成審定之後，舉發人自不得在行政救濟階段另行提出新證據，合先敘明。

⑵經查原告所提出之原證5公告第344040號專利說明書根本未見原告於舉發階段提出，原告於今始行提出上開證據，實已逾舉發審定時專利法第72條第4項規定之不變期間，參酌前揭90年高等行政法院法律座談會第14號提案研討結論之見解，原告既未在時限內提出，自已發生失權效果，而不應允許其在本件訴訟提出上開證據。退步言，縱認審定時專利法第72條第4項所定期間非屬法定不變期間，惟原告於提起本件行政訴訟後始行提出之上開證據在舉發階段並無不能提出之情事，更甚者，在仍屬於行政機關自我審查之訴願程序階段，原告仍未提出上開證據以供審酌，原告於提起本件行政訴訟後始行提出，足見原告顯有延滯程序進行之意圖，且一旦上開證據可加以審酌，不啻鼓勵不利益行政處分之相對人得運用於行政訴訟提出新證據之手段達到撤銷對其不利益行政處分之目的，此對行政處分之效力無異是一大斵傷，從而參酌前揭最高行政法院判決見解，原告於提起行政訴訟後所提出之上開證據仍不應審酌。

⒉系爭案顯無運用申請前既有技術之情事：

⑴就系爭案而言，系爭案當附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第2磁性元件係位於主鏡框之橋接元件頂面上，亦即附屬鏡框與主鏡框間已因為磁性元件之磁力相互吸附而緊密牢靠的相結合，除非藉由外力強加拉扯，否則該附屬鏡框與主鏡框間根本不可能發生任何方向之位移（並請參見參加人所庭呈之系爭案產品），從而原告所謂系爭案並不具備防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平移動之功效云云，顯與事實不符。

⑵何況根據系爭案之創作背景說明、系爭案申請專利範圍第1項之記載：「一種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良˙˙˙其特徵係在於：˙˙˙使得該附屬鏡框即可快速又穩固地吸附固定至該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響˙˙˙」以及系爭案創作說明中有關創作目的之記載：「本創作的一個目的係在於提供一種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，其不僅可防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動，其更可簡化製作過程，而且又可以防止附屬鏡框脫離主鏡框，使用者更可方便配戴。」可以得知系爭案之目的在於改良習知技術所無法避免之附屬鏡框容易相對於主鏡框作向下移動而脫離主鏡框的缺失，以及前案將磁性元件設置在附屬鏡框、主鏡框兩側所造成的配戴不便以及高製造成本，至於防止主鏡框與附屬鏡框發生水平移動本即不在於系爭案之申請專利範圍內，且事實亦證明系爭案透過附屬鏡框之第2磁性元件位於主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第1磁性元件相互發生吸引，即系爭案透過附屬鏡框與主鏡框間以上下垂直吸附方式結合，不僅達到「防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動」之創作目的及功效，也達到防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平方向移動之功效，且此種利用「上下垂直吸附方式」結合附屬鏡框與主鏡框之技術也顯非「熟習該項技術者所能輕易完成」（參加人按：證據2採兩側各設磁性元件的結合方式，證據4採「3點結合」的方式，足證「上下垂直吸附方式」並非熟習該項技術者所能夠輕易發見或慮及），從而系爭案顯無專利法第98條第2項不具進步性之情事。

⑶請參照證據4圖7（附屬框）與圖9（結合之圖式）鏡框左右兩側各有1個勾（元件12號），系爭案則無此勾的設置，其圖10磁鐵是前後吸附的方式，副磁鐵（元件15）與主磁鐵（元件22）前後吸附方式結合。系爭案則是上下吸附方式。

⒊綜據上情，原告在起訴後復提出新證據，此類新證據既然是在原處分暨訴願決定作成之後始行提出，從而此類新證據顯無審酌之必要。且原告指稱系爭案並不具進步性，惟觀其所提出之證據，無論個別觀察或組合觀察，均無法自其所提出證據之教示獲得系爭案確不具進步性之結論，足見原處分暨訴願決定並無違誤之處。

理由

一、本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰併準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、原告起訴主張：系爭案之目的或效果，證據4皆能達成，因證據4之附屬鏡框橋接元件之支持墊13同樣係設計成可跨接於主鏡框之橋接元件上，而可達成防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動之效果，原處分顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。

三、被告則以：證據4雖揭露有附屬鏡框以磁石與眼鏡本體橋接元件之磁石由立面相吸引，並以勾體12、支持墊13使附屬鏡框與眼鏡本體相結合之構造；惟系爭案當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該其附屬鏡框之第2磁性元件係位於主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第1磁性元件相互吸引之構造特徵則未見於證據4中，故兩者之技術手段不同，系爭案無需如證據4尚需設置勾體12、支持墊13等構件，難謂系爭案無功效之增進等語置辯。

四、本件兩造對於事實概要欄所述之事實均不爭，此有新型專利說明書及其圖示、專利舉發申請書、中華民國專利公報、86年6月11日公告之第00000000號「附屬鏡框之結合構造改良」專利案、西元1996年公告之日本特許廳登錄實用新案第0000000號「前掛眼鏡」公報及原處分附於原處分卷可稽，堪認為真實。

五、按專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」第98條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」又按第105條準用第72條第1項後段規定：新型專利有違反第97條及第98條之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，被告自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。是本件之爭執，厥在於系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效？亦即系爭案較諸證據4是否不具進步性？

六、經查：

㈠按被告83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-17頁規定：「〔熟習該項技術者〕，係指虛擬成、於申請專利當時具有該新型所屬技術領域之技術常識；能運用研究、開發等一般技術性手段 (指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段)，以發揮一般創作能力，例如選擇材料或變更設計等，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者而言。」「〔輕易完成且未能增進功效〕，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成。」第2-2-21頁規定：「獨立項之新型具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（專利法第1條參照）相符，被告於審查系爭案是否具有進步性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

㈡查原處分以證據4雖揭露有附屬鏡框以磁石與眼鏡本體橋接元件之磁石由立面相吸引，並以勾體12、支持墊13使附屬鏡框與眼鏡本體相結合之構造；惟系爭案當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該其附屬鏡框之第2磁性元件係位於主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第1磁性元件相互吸引之構造特徵則未見於證據4中，故兩者之技術手段不同，系爭案無需如證據4尚需設置勾體12、支持墊13等構件，難謂系爭案無功效之增進，又系爭案申請專利範圍第2、3、4 項為依附於第1項（獨立項）之附屬項，其範圍應包括所依附獨立項之全部條件和限制，系爭案獨立項之構造及功效既與舉發證據不同，故附屬項之整體構造及功效亦與舉發證據不同，是原處分關於進步性之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。

㈢至原告主張並無可採，茲說明如下：

⒈查系爭案申請專利範圍經參加人於90年6月6日修正後其第1項記載其特徵：「在主鏡框之橋接元件設有至少1第1磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少1第2磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第2磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第1磁性元件相互吸引，使得該附屬鏡框可快速又穩固的吸附固定至該主鏡框上，又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響。」此有系爭案專利說明書附於原處分卷可按，是可知系爭案之附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第2磁性元件係位於主鏡框之橋接元件頂面上，呈上下向吸附之關係；而觀諸證據4之申請專利範圍（即請求項）及其圖示，其雖亦揭露有附屬鏡框以磁性元件（磁石）與眼鏡本體橋接元件之磁性元件相互吸附之技術手段，然其磁性元件係由橋接元件之立面上相吸附，即呈前後向吸附之關係，且並須以勾體12使附屬鏡框與眼鏡本體相固定之構造，此有日本登錄實用新案公報附於原處分卷可按；是兩案相較，系爭案之構造特徵並未見於證據4中，且系爭案可達到「防止附屬鏡框相對於主鏡框往下移動」之創作目的及功效，也達到防止附屬鏡框相對於主鏡框作水平方向移動之功效，則被告認此種利用上下向吸附方式結合附屬鏡框與主鏡框之技術顯非熟習該項技術者所能輕易完成者，具有進步性，洵屬有據。

⒉按專利法第105條準用第72條第1項後段規定：新型專利有違反第97條及第98條之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之，已如前述，是系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應以舉發申請人於舉發申請時迄至原處分作成前所附具證據來判斷，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，則專利專責機關所為舉發不成立之處分，即屬合法有據，職是，行政法院自不得就原處分作成後，舉發申請人再提出之其他證據加以審酌。查本件原告提出之引證即原證5既非原處分作成前所提出者，此為原告所不爭，則本院於審查系爭原處分之違法性時，自無庸加以審酌，附予敘明。

七、綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案無審定核准時專利法第98條第2項不予新型專利之事由，就參加人之舉發申請為不成立之審定，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰

上列正本係照原本做成。

法院書記官 鄭 聚 恩