臺灣臺北地方法院九十一年度簡上字第八四四號

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　　　　　九十一年度簡上字第八四四號

上訴人

丙○○

上訴人

戊○○

上訴人

丁○○

右三人共同

訴訟代理人　桂齊恆律師

複代理人　　乙○○

被上訴人　　甲○○○○○○

右當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國九十一年十月二十八日本院臺

北簡易庭八十九年度北簡字第二二四八號第一審判決提起上訴，本院於中華民國九十

二年九月三十日言詞辯論終結，判決如左：

主文

事實

甲、上訴人方面：

一、聲明：

（一）原判決廢棄。

（二）右廢棄部分被上訴人應給付上訴人新台幣（下同）伍拾萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

（三）被上訴人不得使用臺灣臺北地方法院八十九年度聲字第一二五號保全證據事件中之燙髮器。

（四）第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

二、陳述：除與原審判決書所載者相同茲予引用外，補稱：

（一）被上訴人不僅未經上訴人同意而向國外進口侵害上訴人專權之燙髮器，並公然於其所經營之髮廊使用，被上訴人之行為當然有侵害上訴人之專利權，無庸置疑。依專利法第一百零五條新型專利準用第八十八條第一項之規定，上訴人得依法請求損害賠償，並得請求排除其侵害。且被上訴人迄今仍繼續使用中，故有必要禁止其使用。

（二）查本案業經財團法人台灣經濟發展研究院為系爭物品之相對構成要件與中華民國新型第一二七六九○號專利權之申請專利範圍實質相同之鑑定結論。

（三）被上訴人自稱於八十八年五月下旬出國研習時，親自購買本案系爭物品攜回台灣。惟上訴人早於取得專利權後即於雜誌上刊登廣告，向業界主動推銷此一新穎技術及產品，並多次舉辦新產品發表會，向業界廣為推介。由此足見，被上訴人係美髮業界之人，其於已得知上訴人就系爭物品享有專利權之情形下，仍貪圖便宜，使用進價甚低之仿冒燙髮器削價競爭，並侵害上訴人之專利權。且被上訴人之去韓國購買行為，係由都都行有限公司（下稱都都行公司）關係企業元譽實業有限公司之離職員工沈志宏率團至韓國購買，沈志宏對本件系爭專利知之甚捻，故被上訴人實難謂無侵害他人專利權之故意。

三、證據：除援用原審之立證方法外，另提出國稅局各類所得扣繳暨扣繳憑單影本為證，並聲請由財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定被上訴人使用之「ＱＵＩＣＫＰＥＲＭ」產品是否侵害上訴人之專利。

乙、被上訴人方面：

一、聲明：駁回上訴。

二、陳述：除與原審判決書所載者相同茲予引用外，補稱：

（一）上訴人提起本件訴訟前，自行委請國立中正大學作成鑑定報告書，該鑑定報告書認定被上訴人所使用「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」產品有侵害上訴人之專利，但該鑑定報告書之內容並不周延，且為上訴人私下自行委請國立中正大學作成，未給予被上訴人適當之陳述機會，故其正確性及公平性已有可疑。至於原審囑託國立中興大學所作成之鑑定報告書認定被上訴人所使用之「ＱＵＩＣＫＰＥＲＭ」產品與系爭專利之專利範圍不同，足見本件被上訴人並無侵害上訴人專利權之行為。

（二）被上訴人除購買及使用前開產品之行為外，並未有以販售之方式侵害上訴人之系爭專利權，故實不能以上訴人販售系爭專利商品予美容院等業者之三十二萬元之售價，作為請求被上訴人賠償之金額。且依據上訴人之經銷商都都行公司與訴外人陳桂菊所簽訂之買賣契約中，關於上訴人專利品之售價僅為一十八萬元，足見本件系爭專利品之價格並非為上訴人所稱之三十二萬元。

（三）上訴人空言其受有業務信譽損失十八萬元，就此部分上訴人並未提出任何之證據方法以實其說，上訴人之主張自無可採。

（四）上訴人是在八十六年取得本件專利，但早於八十四年間已有日本老師來研習，故應屬大眾週知之技術，且其所使用之燙髮器為其自韓國購入，並無侵害上訴人專利權之故意。

三、證據：除援用原審之立證方法外，提出都都行公司與陳桂菊之契約、雜誌剪報節本、臺灣新竹地方法院民事判決書（以上皆影本）等件為證。

理由

一、上訴人起訴主張：其所創作之「燙髮器」具操作快速，捲燙性佳及保護髮質等優點及功能，由經濟部智慧財產局核頒新型第一二七六九０號專利證書。被上訴人為柏迪髮廊負責人，未經上訴人同意，擅自於營業場所內使用前揭專利之仿冒品以為營利工具，業經本院八十九年度聲字第一二五號保全證據事件中保全，被上訴人現使用之「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器與專利範圍之比較，其燙髮棒、頂蓋及底座、燙髮器之轉盤、片狀體、獨立開關、導線、總開關、線帶、高度調節器、鉤狀體與均與上訴人專利範圍相同。被上訴人顯已侵害上訴人之專利權。爰依專利法第一百零五條、第八十八條第一項前段、第八十九條第二項為訴之聲明第一項之請求、上訴人為排除及防止被告繼續侵害行為，爰依同法第一百零五條、第八十八條第一項中、後段規定為訴之聲明第二項之請求，因而提起本訴，求為判決被上訴人應給付上訴人五十萬元及按法定利率計算之利息。並不得使用本院八十九年度聲字第一二五號保全證據件中之燙髮器，亦不得使用其他侵害上訴人新型第一二七六Ｏ號「燙髮器」專利之物品。

二、被上訴人則以：上訴人上開專利品，實乃仿照日本早已申請並公開之產品而製造，上訴人上開商品並不符合申請專利之要件，此業經他人舉發在案。由於系爭商品早經國外披露，被上訴人係八十八年五月下旬前往國外研習時，親自購買「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器攜回台灣自己使用，尚難因使用系爭商品即謂有侵害上訴人專利權之可言。又被上訴人使用之「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器，除外觀與上訴人產品相似外，其內在主要構成部分之「燙髮棒」，顯與上訴人所製造者不同，並未侵犯上訴人專利權範圍。又上訴人專利品之售價僅為一十八萬元，足見本件系爭專利品之價格並非為上訴人所稱之三十二萬元，且其並未舉證說明其如何受有業務信譽損失十八萬元，是上訴人上開請求顯無理由等語置辯。

三、本件兩造不爭執事項：

（一）上訴人之燙髮器，業經經濟部智慧財產局核發新型第一二七六九０號專利證書取得新型專利，專利期間自八十六年八月十一日起至九十八年四月八日止。訴外人蔡旻軒、陳春成分別於八十八年八月十七日、八十九年一月三日向經濟部智慧財產局提出舉發，經審定舉發不成立。

（二）被上訴人張德東為「柏迪髮型」之負責人，柏迪髮型之組織型態為獨資，曾於營業場所內使用本院八十九年度聲字第一二五號保全證據事件中予以保全之「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器。

（三）被上訴人所使用系爭燙髮器，係其於八十八年五月下旬前往韓國研習時，親自購買攜回臺灣自己使用。

（四）系爭燙髮器經原審送交國立中興大學鑑定結果，認定被上訴人所使用系爭燙髮器並無侵犯上訴人專利權範圍之虞。

四、按新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。又新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專利法第一百零三條第一項、第一百零五條準用第八十八條第一項前段定有明文。復按違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第一百八十四條第二項亦定有明文可參。又專利法第一條明訂「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」，故專利權存在之理由，在於國家為促進產業發展，故賦予專利權人某些程度之排他性權利，倘非專利權人違反專利法保護專利權人之相關規定時，即屬違反保護他人之法律而應由侵權行為人證明其主觀上不無故意、過失。本件被上訴人既以前詞置辯，故本件之主要爭點即在被上訴人是否確有侵害上訴人之新型專利及上訴人得請求之損害賠償範圍為何。經查：

（一）上訴人曾取得新型第一二七六九Ｏ號專利「燙髮器」（公告第三一二九二七號，含一個獨立項與六個附屬項）及「燙髮器（追加一）」（公告第三三六四Ｏ五號），此有上訴人所提出專利公報及專利權證書附卷可稽（見原審卷第七頁至第十五頁）。另訴外人蔡旻軒、陳春成分別曾對本件系爭新型專利向經濟部智慧財產權局提出舉發，然經其為審定舉發不成立之處分，此有經濟部智慧財產局八十九年九月八日（八九）智專三（一）０二０一六字第０八九八九００一五五九號及八十九年十一月二十八日以（八九）智專三（一）０二０一六字第０八九八九００二０二四號舉發審定書影本在卷可稽（見原審卷第六十七頁至六十九頁、第一０一至第一０五頁），故上訴人之新型專利並未因訴外人之舉發而遭撤銷，足見上訴人仍係為本件系爭新型專利之專利權人。

（二）又被上訴人雖辯稱：上訴人是在八十六年取得本件專利，但早於八十四年間已有日本老師來研習，故應屬大眾週知之技術云云。然查，我國專利制度係採「先申請主義」，故即便如被上訴人所稱有他人於本件系爭專利申請日前向日本提出申請，惟未向我國申請專利並主張優先權，非為申請在先之本國專利，故不適用專利法第九十八條第一項第二款「有相同發明或新型申請在先並經核准專利者」規定，且其於本件系爭專利申請後才公開，未於本件系爭專利申請前見於刊物，且無其他證據佐證其於系爭專利申請前已公開，為他人所能知悉之習知技術、構造，無法據以論究系爭專利之新穎性及進步性，亦不足證明本件系爭專利係抄襲自被上訴人所主張之日本早已存在之創作。

（三）又被上訴人所使用之系爭燙髮器是否有侵害上訴人之系爭專利，原審雖曾依上訴人之聲請，將被上訴人所購買之「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器與上訴人上開獲有專利權之燙髮器，送請國立中興大學鑑定後，亦認定被上訴人所有之「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器與上訴人所有之上開燙髮器，在功能上雖然類似，然「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器燙髮棒之組織、構造與熱導方式、燙髮棒加熱控制機制，以及整燙裝置高度調整器結構之技術思想、組織建構及操作機制，均與上訴人獲有專利之燙髮器並不相同，並據以認定二者在結構特徵、技術思想均無侵害之虞，此有國立中興大學九十一年八月十六日（九一）興工字第九一一二００００八五號函在卷可稽（見原審卷第一五七至第一七一頁）。又上訴人曾提出其於另案對藝真髮廊負責人劉清水請求排除侵害之案件中，曾囑託國立中正大學就相同型號「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」之燙髮器進行專利侵害之鑑定，該鑑定結果認為兩者之內容實質相同，顯見本件鑑定結果實有疑義云云。惟查，本件「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器與國立中正大學鑑定之「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器，兩者是否確係同一型號商品，已非無疑，故實無法以前開國立中正大學所為之鑑定報告否認前開國立中興大學之鑑定報告結果。然，前開國立中興大學之鑑定報告部分僅就上訴人所有之燙髮器第一追加專利與被上訴人所使用之燙髮器為鑑定比較，並未就上訴人所取得之原先專利部分為鑑定，且因上訴人原審訴訟代理人並未隨案檢送實物樣本，而由鑑定機關派員至現場勘驗並攝取關鍵位置之照片以為鑑定報告之基礎（見鑑定報告第三頁，原審卷第一五九頁），經將專利案之特徵與待鑑物的相對等效特徵比對分析之結果，簡略依據全要件原則、均等論原則認定待鑑案並無侵害專利案之申請專利範圍。然前開鑑定報告除僅就上訴人之追加專利部分與待鑑物為比對外，另亦未就實物為比對。反之，本院經上訴人聲請委由財團法人臺灣經濟發展研究院（下稱臺灣經濟發展研究院）就本件被上訴人所使用之燙髮器是否侵害上訴人專利部分，其鑑定比對上訴人之專利權範圍除追加專利外，尚包括本件第一二七六九０號新型專利，且關於待鑑物係由鑑定人會同兩造至被上訴人處取得並經兩造確認無誤後，方由鑑定人員帶回比對，故自應認臺灣經濟發展研究院所為之鑑定報告比對之專利範圍較為完整、待鑑物之採樣較為精確。又臺灣經濟發展研究員之鑑定報告係先經「全要件原則」之鑑定，得出待鑑物對本件系爭專利之專利申請範圍應構成相同後，再依據「消極均等論原則」之鑑定，得出待鑑物對本件專利之申請專利範圍應構成實質相同；末以因本件系爭專利並未對專利主張範圍有所更改，致使本件系爭專利有放棄權利之處，故無「禁反言原則」之適用，而維持前開消極均等論之鑑定結論，認定被上訴人所使用之「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器確有侵害上訴人專利之情事。（見臺灣經濟發展研究院專利侵害鑑定研究報告書，第二十八頁至第四十二頁）。故本院認比較前開兩份鑑定報告，自以臺灣經濟發展研究院之鑑定報告較為詳密、嚴謹，且合於專業之專利鑑定審查基準。故由前開鑑定報告之結果，足以認定被上訴人所使用之「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器確實有侵害上訴人本件系爭專利。

（四）被上訴人復提出購買系爭燙髮器之支票及其習期間在韓國購買，其僅為單純使用並未侵害上訴人之專利權云云。然查：本件被上訴人主張其係於民國八十八年間購入「ＱＵＩＣＫ　ＰＥＲＭ」燙髮器，此觀被上訴人所提出其於韓國購買燙髮器時所開立之支票影本及之簽證日期影本在卷可稽。而本件上訴人所享有之專利期期間係自八十六年八月十一日至九十八年四月八日，且本件新型專利早於八十六年八月十一日即刊載於專利公報上。且新型專利所保護之範圍包括他人未經專利權人同意而製造、販賣外尚包括使用行為，故本件被上訴人前開使用侵害上訴人專利權之燙髮器，自應認為係對上訴人新型專利權之侵害。綜上所述，本件被上訴人既侵害上訴人之新型專利權，即得請求損害賠償並得排除其侵害。從而，起訴請求被上訴人不得使用台灣台北地方法院八十九年度聲字第一二五號保全證據事件中之燙髮器即屬有據，應予准許。故本件次應審酌，上訴人請求被上訴人賠償所受損害叁拾貳萬元及商譽減損壹拾捌萬元是否有據及範圍是否合理。

五、次按，新型專利權人依據專利法第八十八條請求賠償損害時，得就下列三種擇一計算其損害：（一）依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。（二）依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。（三）法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。專利法第一百零五條準用第八十九條定有明文。末按，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。民事訴訟法第二百二十二條第二項，亦定有明文可參。經查：

（一）被上訴人使用前開侵害上訴人專利權之燙髮器，勢必不會再向上訴人之經銷商購買系爭具新型專利之燙髮器，故上訴人減少銷售一具新型專利之燙髮器投資都都行經銷，係以每具投資設備三十二萬元出售予業者使用，此固有上訴人所提出契約書五紙（見原審卷第九十一頁至第九十五頁）為證。然被上訴人否認上訴人受有其所稱之損害，並提出刊登於美髮雜誌上記載專利所有權人為上訴人而由訴外人都都行公司所銷售之燙髮主機特價每台三萬六千元之廣告為證，辯稱：系爭專利品並非如上訴人所稱銷售價額為三十二萬元等語。然查，前開美髮雜誌係於八十九年五、六月份出刊（見本院卷第六十一頁），然依據被上訴人所提出訴外人都都行公司與陳桂菊於九十年五月間所簽訂之買賣合約書，關於購入本件系爭專利品之價格仍為一十八萬元，故無法僅憑前開雜誌廣告或報導之內容，遽認定本件系爭專利品僅有三萬六千元之售價。又本件上訴人並未爭執被上訴人所提出都都行公司與陳桂菊買賣合約書之真正，自堪認定前開合約書所載系爭專利品出售之價格即一十八萬元為本件上訴人減少銷售一具新型專利燙髮器投資設備所失之利益。本件兩造既別無舉證以供本院參酌情形下，因專利權係屬智慧財產權之範疇，易言之，系爭專利品於市面上之售價，除其實際上製作所需之成本外，尚亦包含新型專利權人就系爭專利品所投入研發之勞力、時間及費用等，且基於商業上考量亦無法強求專利權人提出其實際製作之成本。本件應認為上訴人應被上訴人使用侵害其專利之燙髮器，致使其少出售一具所失之利益為十八萬元，上訴人逾此部分之請求，即屬無據。

（二）另關於上訴人另請求信譽損失壹拾捌萬元之賠償，然此部分其必須舉體證明因被上訴人使用燙髮器之侵害行為導致其具體信譽損失，並非一有侵害行為，即可認定有信譽損失。上訴人雖稱因被上訴人前開侵害專利權之行為，導致市面上向其購買專利品之美容院無法在價格上與其競爭，致消費者上訴人專利品結構、功能產生混淆誤認云云。然其並未具體證明確因被上訴人之行為，而造成其信譽損失，且影響燙髮價格之因素繁多，例如社會整體經濟景氣、同業競爭等均可能造成燙髮價格之下降，故上訴人此部分之請求即屬無據，應予駁回。

六、綜上所述，上訴人本於侵權行為之法律關係，請求被上訴人不得使用本院八十九年度聲字第一二五號保全證據事件中所保全之燙髮器並請求被上訴人給付一十八萬元及自八十九年三月二日（即起訴狀繕本送達翌日）起至清償日止按年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分所為之請求為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第二、三項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核予判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

據上論結：本件上訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第四百三十六條之一第三項、第四百五十條、第七十九條但書，判決如主文。

民事第四庭審判長法官 林勤綱