智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　民國100年2月17日辯論終結

原告

李思壯

訴訟代理人

翁雅欣 律師

訴訟代理人

陳軍宇 律師

輔佐人

林君郁

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

張榮興

參加人

法商賽諾菲－安萬特公司（SANOFI AVENTIS）

代表人

羅勃 迪‧波拉迪尼

訴訟代理人

黃章典律師

訴訟代理人

簡秀如律師

訴訟代理人

湯舒涵律師

輔佐人

朱淑尹

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年7 月26日經訴字第09906060090 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：

㈠參加人之代表人於原告起訴後由Maria Souleau 變更為Robtert DeBerardine （羅勃　迪‧波拉迪尼），業據參加人於民國100 年1 月4 日陳明報經公認證之委任書為憑（本院卷一第91至94頁），核無不符，合先敘明。

㈡原告主張本件陪席法官熊誦梅為臺北地方法院95年度智字第126 號民事判決承審法官，曾就系爭專利有效與否自為判斷，其參與本件訴訟之審判與判決之評議，有侵害當事人審級利益及訴訟權之虞等語。然按行政訴訟法第19條第3 款固規定：「法官有左列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：……三、曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判者。」。惟查，智慧財產行政訴訟法官之迴避，除智慧財產案件審理法有特別規定外，應適用行政訴訟法關於法官之迴避規定。智慧財產案件審理法第34條第2 項規定：「辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第19條第3 款之規定。」此屬關於智慧財產行政訴訟法官迴避規定之一部分。復參酌智慧財產案件審理法第34條第2 項之立法理由：「智慧財產法院管轄之案件，包括智慧財產民事訴訟、刑事訴訟事件，而關於同一智慧財產權所生之各種訴訟，如得由相同之法官辦理，有助於避免裁判之歧異。行政訴訟法第19條第3 款有關辦理行政訴訟事件之法官，曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判者，應自行迴避之規定，如適用於智慧財產行政訴訟案件，顯非妥適，爰增列第2 項明定排除之。」，是以，智慧財產法院之設立目的之一即在於統一行政、民事及刑事裁判之法律見解，避免裁判歧異。換言之，行政訴訟法關於法官迴避之規定，在智慧財產行政訴訟，行政訴訟法第19條第3 款已不在其中。是以，本件原告以熊誦梅法官曾為臺北地方法院95年度智字第126 號民事判決承審法官，曾就系爭專利有效與否自為判斷為由，主張熊誦梅法官於本件行迴避云云，即無可採。

貳、實體方面；

一、事實概要：參加人法商賽諾菲－安萬特公司（原名沙諾費－辛芷拉保公司）前於民國88年6 月15日以「氯匹多瑞（CLOPIDOGREL ）硫酸氫之多晶型式」（下稱系爭專利）向被告申請新型專利，並以87年6 月15日於法國申請之專利案主張優先權，經被告編為第88110001號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第190825號專利證書。嗣原告以其違反系爭專利核准時（90年10月24日修正公布）之專利法第20條第1 項第1 款、第2 項、第22條第3 項、第4 項及第71條第1項第3 款、第4 款之規定，對之提起舉發。嗣參加人於98年6 月2 日提出系爭專利申專利範圍更正本，案經被告審查，認參加人98年6 月2 日更正本與92年11月21日原公告本相較，係屬申請專利範圍之減縮，且未實質擴大或變更申請專利範圍，准予更正，本件舉發案應依前揭更正本審查，並認系爭專利未違反前揭專利法規定，以98年12月22日（98）智專三㈣02021 字第09820821940 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年7 月26日經訴字第09906060090 號訴願決定駁回，原告猶仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，被告應作成第088110001N01號發明專利舉發案「舉發成立」之行政處分。並主張：

㈠被告及訴願決定機關判斷補充證據20美國第5225420 號專利（下稱「第420 號專利」）是否揭露系爭專利結晶〔型式2〕之熔點，而可證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第2 項、第3 項及第4 項不具新穎性，皆以「原公告本第3 項獨立項原界定該晶態多晶型物之熔點為176 ±3 ℃，於98年6 月2 日更正本業已刪除」為由，否定原告之主張，準此，原告如對被告及訴願決定機關審認「專利說明書及圖式更正」之結果有所不服或認為影響權益，原告自得併同訴願決定提起行政訴訟，合先敘明。

㈡原處分及訴願決定並未敘明其為何逕依更正時之專利法及專利審查基準加以判斷，何以不採原告之主張，顯然理由不備，違反行政程序法第43條及第96條第1 項第2 款之規定。

㈢原處分核准參加人刪除系爭專利申請專利範圍第3 項之「更正」顯然違法，訴願決定認同原處分，亦屬違法：

⒈系爭專利說明書第11至第12頁及92年9 月2 日之「中文補充說明書」，一再揭示所謂「熔點176 ±3 ℃」為系爭專利發明標的氯匹多瑞硫酸氫〔型式2 〕之特徵，據以與先前技術〔型式1 〕有所區別，系爭專利專利申請專利範圍第3 項即以「熔點176 ±3 ℃」為型式2 之特徵，應係記載具體且由專利說明書獲得支持，並無「申請專利範圍過廣」之情形。況且，「熔點176 ±3 ℃」為型式2 之固有特徵，無法因參加人片面刪除該等請求項，即可抹滅此一事實，至多僅得認為專利權人自願放棄以「獨立項」保護型式2 熔點為176 ±3 ℃之特徵，參加人無法否認系爭專利說明書第11至第12頁及92年9 月2 日提出之「中文補充說明書」，一再強調「熔點176 ±3 ℃」足以界定型式2 之說法。

⒉參加人刪除獨立項專利申請專利範圍第3 項「熔點176 ±3℃」之必要技術內容，已實質變更申請專利範圍，蓋其企圖藉由刪除專利申請專利範圍第3 項，藉以抹滅型式2 「熔點176 ±3 ℃」之固有特徵，顯屬「刪除原說明書及圖式中作為發明必要技術特徵的構成要件」，即係補充修正的內容超出「原說明書及圖式」範圍，構成實質變更之適例。其情形亦相當於申請專利範圍所記載之技術特徵以相反的涵義用語置換，即「一種（+ ）- （S ）- 氯匹多瑞硫酸氫（型式2）的晶態多晶型物，其不具有熔點為176 ±3 ℃，將導致實質變更發明之情形。再者，系爭專利申請專利範圍第5 項獨立項係一種製備申請專利範圍第1 、2 和3 項任何一項之方法，專利申請專利範圍第6 項、第7 項依附於專利申請專利範圍第5 項其特徵在於：…」。參加人刪除專利申請專利範圍第3 項必然變更獨立項專利申請專利範圍第5 項引用記載形式之獨立項的「引用關係」，並變更專利申請專利範圍第5 項之附屬項專利申請專利範圍第6 項及第7 項之「依附關係」，刪除專利申請專利範圍第3 項將導致原來技術特徵的「結合關係」發生改變，從而造成申請專利範圍之實質變更。被告及訴願機關未加審認參加人刪除獨立項專利申請專利範圍第3 項「熔點176 ±3 ℃」之必要技術內容，是否已實質變更申請專利範圍，原處分及訴願決定作成處分顯然違反審定時專利法第22條第4 項、第5 項、第67條第1 項、專利法施行細則第16條第2 項及專利審查基準之規定。

⒊參加人刪除系爭專利專利申請專利範圍第3 項，違反「禁反言原則」:系爭專利申請過程中，被告審查認為「本申請專利範圍第3項所請型式2 之多晶型物，其係以熔點『176 ±3 ℃』限定，惟查本案說明書第12頁表III 所示型式I 之多晶型物熔點值181.2 ℃，則一旦加減一般實驗誤差值即為『181.2 ℃±3 ℃』，則兩者間有熔點值範圍重疊之情形，所請難符專利要件，應予刪除」。然而，參加人堅決主張「申請專利範圍第3 項所請型式2 晶態多晶型物並未涵蓋習知的型式1 晶態多晶型物而無刪除必要」，並於92年9 月2 日提出「中文補充說明書」，強調所謂「熔點176 ±3 ℃」，的確足以區分型式1 與型式2 。因此，參加人於專利審定公告後始刪除系爭專利請求項3 ，意圖抹滅「熔點176 ±3 ℃」為型式2 之固有特徵，當然已違反「禁反言原則」。被告並未敘明原告前揭主張何以不足採信，僅有「所述違反禁反言之理由當不存在」寥寥數語，並未敘明其依據為何，訴願決定機關對於原告前揭主張更是未置一詞，原處分及訴願決定作成處分顯然理由不備，違反行政程序法第43條及第96條第1 項第2 款之規定。

㈣原處分核准參加人新增系爭專利申請專利範圍第9 項一限制條件「其中該醫藥組成物不是溶液形式」之「更正」顯然違法，訴願決定認同原處分，亦屬違法：

⒈系爭專利「更正」應否核准，應依核准審定時之89年12月14日公告之專利審查基準第四章「說明書及圖式之補充修正、更正」加以判斷，被告及訴願決定機關不當援引93年12月14日起施行之專利審查基準，其適用法令即有不當。更有甚者，99年4 月6 日被告機關訴願答辯書及訴願決定書所引「第1.4.1.4.2 刪除乙節」之內容，乃被告於審查發明專利時，依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式之審查基準，與本件就已核准專利公告之說明書或圖式更正一事，更屬風馬牛不相及，被告及訴願決定顯然引據失當，其作成處分未依照正確之法令，違反審定時專利法及專利審查基準之規定，不符合行政程序法第4 條揭櫫之「依法行政」原則。

⒉參加人新增系爭專利請求項9 一限制條件「其中該醫藥組成物不是溶液形式」之「更正」，並不符合審定時專利法第67條第1 項及專利審查基準之規定，顯然欠缺「更正」之事由。參加人新增「其中該醫藥組成物不是溶液形式」之限制條件，係所謂「負面表示」(Negative Limitations)，意圖以排除參加人「未發明物」之方式而界定專利申請範圍。然而，參加人並未明示其發明究係何物，徒以反面排除之方式，其說明書亦未排除「溶液」形式之醫藥組合物，將使所屬技術領域具有通常知識者無從得知其發明為何，致使申請專利範圍違反「明確性原則」之要求。再者，系爭專利說明書或圖式並未揭露何謂「不是溶液形式」之醫藥組成物。參加人恣意增加「其中醫藥組成物不是溶液形式」之限制，將導致有不屬於「原說明書或圖式」範圍內的事項納入申請專利範圍，構成實質變更，更正後之專利申請專利範圍第9 項顯然不能為說明書之內容所支持，無法據以實施。被告及訴願決定機關未加審認參加人新增專利申請專利範圍第9 項之限制條件，是否已實質變更申請專利範圍，原處分及訴願決定作成處分顯然違反審定時專利法第67條第1 項及專利審查基準之規定。

⒊參加人新增專利申請專利範圍第9 項之限制條件，亦違反「禁反言原則」:

⑴第三人前依美國專利法35 U.S.C. 302 之規定，就系爭專利美國相對應案證據16第6,429,210 號專利（下稱「第210 號專利」）向美國專利商標局（USPTO ）提出之復審程序（Reexamination ）。西元2008年12月9 日SANOFI-aventis U.S. Inc. 致美國專利商標局答辯書，就系爭專利申請專利範圍第9 項對應於美國相對應專利案之請求項全部刪除，未附有任何保留意見。

⑵然而，參加人於我國卻僅於申請專利範圍第9 項新增限制條件即「其中該醫藥組成物不是溶液形式」，與其於美國相對應案之作法大相逕庭，顯然違反「禁反言原則」，無法自圓其說。原處分僅以「各國專利審查基準、法規、國情有別」寥寥數語帶過，並未詳論美國專利審查基準或法規與我國差異何在，訴願決定更是未置一詞，原處分及訴願決定作成處分顯然理由不備，違反行政程序法第43 條及第96條第1 項第2 款之規定。

㈤證據16系爭專利美國相對應案第210 號專利相關證據，可為審認系爭專利可專利性之關連性證據，原處分及訴願決定捨此必要證據置之不論，顯然有違行政程序法第9 條、第36條、第43條及現行專利審查基準之規定。發明專利調和(Harmonization) 的發展，已成為國際智慧權國際化之焦點，近來又因全球化議題，更有稱之「全球調和化」或「全球和諧化」，有關全球智慧智慧財產權，在此資訊跨國流動快速的年代，此議題更為國際所注重。爰證據16 第210號專利確實欠缺新穎性(Novelty) 、非顯而易見性(Non- Obviousness)等可專利性要件，USPTO 曾為撤銷全部專利申請範圍之決定。原告提供此等極具參考價值之他國專利專責機關審定意見的關連性證據，佐證系爭專利不具可專利性，被告及訴願決定機關自應就各證據間之關連性整體綜合判斷，不得僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力，並應就當事人有利及不利之情形，一律注意。原處分及訴願決定拒絕審認上開關連性證據，顯然已違反行政程序法第9 條、第36條、第43條及現行專利審查基準之規定。再者，原處分及訴願斷然拒絕審認上開關連性證據，卻未敘明美國審查基準、法規乃至於國情與我國差異何在，原處分及訴願決定作成處分亦顯然理由不備，違反行政程序法第43條及第96條第1 項第2 款之規定。

㈥訴願決定機關拒絕原告於訴願程序申請陳述意見及言詞辯論之請求，顯然違法：自95年9 月6 日系爭專利舉發案申請時起，迄今已逾3 年6個月有餘，其間涉及臺灣臺北地方法院、本院專利訴訟審理程序及美國專利商標局系爭專利美國相對應案之專利再審查程序，相關卷證成篇累牘，相關引證共達40餘件，足見案情複雜之程度。然而，考諸訴願決定之實質內容，對本件主要爭點，顯有諸多理由不備、違背論理法則、經驗法則、證據法則、違背行政程序法、訴願法、專利法及專利審查基準等相關法規之處，如何逕謂「本案事實及適用法律已臻為明確」？是以，訴願決定機關拒絕原告於訴願程序申請陳述意見及言詞辯論之請求，顯然已違反行政程序法第102 條、訴願法第63條第3 項及第65條等相關規定。

㈦按某一化合物或「晶型」具有獨特之「固有理化特徵」，此乃系爭專利所屬技術領域之通常知識，並非參加人獨獲之創見。不同「晶型」即有不同「固有理化特徵」，為一「事實」，並非參加人於系爭專利「定義」，始產生所謂「晶型」之科學。氯匹多瑞硫酸氫化合物若具有某個特定「熔點」或X-射線粉末繞射圖式（以下簡稱「XRPD」）等「固有理化特徵」，即可認定該化合物具有為某種特定之「晶型」。第420 號專利係於1993年7 月6 日核准公告，第420 號專利氯匹多瑞硫酸氫〔Compound 3〕係根據第265 號專利所製備，即以「熔點」定義〔Compound 3〕，具有熔點「184 ℃」之「固有理化特徵」。系爭專利所屬技術領域具有通常知識者可輕易知悉其熔點與所謂〔型式1 〕熔點（按：184 ℃）不同，可見系爭〔型式2 〕最晚於420 號專利核准公告時已非新穎物質或新穎晶型。又系爭專利發明人Jean Saint-Germain宣誓書之附件，早於1993年12月29日即揭露第265 號專利製備之氯匹多瑞硫酸氫XRPD圖譜，足證系爭專利申請前，依第265號專利教示而製備之產物，即有「結晶型式」之氯匹多瑞硫酸氫，而且其結晶型式並非純的〔型式1 〕，甚至由「約4.11A 」、「約6.86A 」、「約3.60A 」及「約3.87 A」之特徵波峰，可推知當中包含〔型式2 〕。準此，依第265號專利製備所得之氯匹多瑞硫酸氫係以「結晶型式」存在無庸置疑。系爭專利所屬技術領域具有通常知識者觀察第265號專利製備之第420 號專利氯匹多瑞硫酸氫〔Compound 3〕之熔點「固有理化特徵」，即可認定該化合物具有所謂〔型式2 〕晶型（比對系爭說明書對於〔型式2 〕之定義）。由此可知，系爭〔型式2 〕不具有新穎性及進步性。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠系爭專利於88年6 月15日申請專利，優先權日為1998年6 月15日，而經被告審查於92年10月17日准予專利，則其有無撤銷專利權之原因，應以核准審定時所應適用之90年10月24日總統令修正公布之專利法規定為斷，此已在舉發審查理由中首先敘明，而系爭專利既經審查合乎專利法規定而公告，經公告後即與公眾利益有關，此經核准更正之說明書或圖式公告於專利公報後，將溯自申請日生效，故更正說明書或圖式僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明之事項，向專利專責機關申請更正，而依據審查基準第2 篇第6 章說明書之補充修正及更正第2.2 節更正之時機，復按系爭專利被舉發日為95年9 月6 日，依據審查基準第五篇第一章專利權之舉發及依職權審查4.3 更正之規定，被告所作更正處分依據專利法第64條規定並無違誤；而系爭專利基於舉發證據內容，被告在兩造到局面詢中，要求系爭專利作申請專利範圍第3 、9 項更正並無違專利法及相關基準之規定，且依更正基準2.6 審查注意事項乙節，亦指明專利專責機關對於公告後專利案之更正通常不再進行檢索先前技術，顯然該更正僅得對申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明之事項，起訴理由主張該更正必須回到審定核准時之專利法並無依據，被告及訴願決定機關依據專利法第64條第1 項之規定准予更正當無違誤。

㈡系爭專利說明書雖揭露有熔點176 ±3 ℃為(+）﹣(S) ﹣氯匹多瑞硫酸氫〔型式2〕之特徵，但熟習此項量測質有關的技藝人士亦應該認知該熔點並非固定不變之數值，其最高可為179 ℃、最低可為173 ℃，在所規範的溫度範圍中皆有可能是該(+）﹣(S) ﹣氯匹多瑞硫酸氫〔型式2〕之熔點，而舉發補充證據20的美國第5225420 號專利案說明書第4 欄表1 的化合物3 雖有熔點178 ℃的記載，並無進一步揭露該化合物3 有關的x 射線、IR等有關物理或化學數據，僅憑單一熔點值推論該化合物3 具有系爭專利第1 項之X 射線粉末衍射圖顯過於率斷，至於該熔點是否為說明書之必要技術特徵，亦必須依據發明說明所揭露有關內容作判斷，系爭專利主要技術特徵在於氯匹多瑞硫酸氫之多晶型式〔型式2〕，該技術特徵係有關型式2 晶體的獲得與證實，而申請專利範圍的刪除之更正，僅是將該熔點值的權利請求放棄，非屬「刪除原說明書及圖式中作為發明必要技術特徵的構成要件」之情事，被告依據更正審查基準第2.3.1 申請專利範圍之減縮乙節，該項刪除符合「……屬於申請專利範圍減縮之事項例示如下：(1) 刪除一項或多項請求項。……」基準之規範，所作更正並未構成實質變更之適例，亦未違反專利法第64條第1 項第1 款及第2 項之規定。

㈢系爭專利已將熔點有關之請求範圍刪除，係為避免熔點有±3 ℃之不明確值與引證證據之爭議，所作刪除並非將該數值重新調整或變更，所述違反禁反言之理由當不存在，且該項數刪除僅是排除依附項的權利請求，系爭專利更正並無變動其間關係而導致另一權利項產生，所述實質變更並不存在，且該更正係依據專利法所規定作處分，其依據法規、理由當已陳述清楚，並無所指理由不備之處。

㈣又系爭專利新增申請專利範圍第9 項限制條件「其中該醫藥組成物不是溶液形式」之更正，將原醫藥組成物進一步限縮該組成物不是溶液型式，這種排除式（disclaimer）界定亦屬範圍的限縮，依據審查基準第2 篇第6 章有關說明書及圖式之補充、修正及更正第1.4.1.4.2 刪除乙節，所請更正亦應適用「……(7) ……得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載。……，且在請求項中以排除（例如不包含、不包括、除外）該選項之方式修正其技術特徵，……，若在說明書中雖未揭露先前技術之技術特徵時，亦允許在請求項中以排除該先前技術之技術特徵之負面表現方式修正，此時在修正後之請求項雖出現了原說明書所未揭露之技術特徵，可例外視為未引進新事項。」之情事，第9項更正為「不是溶液形式」之醫藥組成物，並未構成實質變更，被告准予更正並無違法，至於美國對應案的審查，其引用的專利法、基準本就與我國有別，不得以該國有關審理內容作為我國審查依據是一種公知知識，否則各國當無審理機關之存在，起訴理由並不足採。

㈤美國第420 號專利案揭露的化合物3 之熔點為178 ℃，系爭專利所揭露的熔點是176 ±3 ℃，該證據內容並無該化合物之物理、化學性質的進一步揭露，例如X 射線粉末繞射、X射線單晶繞射、IR、Raman 、NMR 等光譜分析法、或DTA 、TGA 、DSC 等熱分析方法之數值確定其晶體結構，僅憑單一熔點並無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，足以認定證據所指化合物3 與系爭專利的非唯一值是屬相同之晶體，而系爭專利申請專利範圍第1 項為X 射線粉末繞射圖顯示的特徵波峰、第2 項為IR特徵吸收、第3 項為熔點（已刪除）、第4 項為IR特徵吸收，這些數值並未在證據內容中揭露而證實其晶體與系爭專利為同一，原告所主張欠缺新穎性並無法成立；又起訴理由亦自承物質（單一化合物）限定專利具有多種鑑別資料（鑑識、確認），而系爭專利屬晶型的請求，其晶型結構就是化合物的一種，依據審查基準第二篇第十章醫藥相關發明第4.2.1.1 化合物請求項乙節，所請「申請專利之發明為化合物之結晶物時，原則上，請求項應以其具有其技術特徵之物理、化學性質，例如X 射線粉末繞射、X 射線單晶繞射、IR、Raman 、NMR 等光譜分析法、或DTA 、TGA 、DSC 等熱分析方法之數值界定其晶體結構，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定申請專利之發明與先前技術之區別。」，應有這些鑑識確認其結構，以熟習此項技藝人士而言，並不能僅憑單一個熔點資料就可以得知該物質之其他鑑別資料，起訴理由所主張欠缺新穎性之理由並非屬實。

㈥系爭專利於舉發審定理由㈦中已詳實論述該系爭專利對應的美國專利於復審過程中將第7 項刪除，實際上系爭專利已將該非固定的單一數值溶點值刪除，並將美國對應案的第7 項刪除，雖系爭專利申請專利範圍第9 項與該第7 項對應，但根據美國復審所提證據中並無系爭專利申請日前的公開證據，可以佐證系爭專利申請專利範圍第9 項之界定方式，不具新穎性、進步性，起訴理由所述有違行政程序法第9 、36、43條之規定，並不存在。

㈦又系爭專利所提舉發證據確有諸多引用美國復審理由及相關關聯性證據，即使日期遠在系爭專利公開後外國所作處分，理應喪失證據能力，惟居於證據內容被告仍在舉發審定理由㈤至㈨中根據事實作判斷，期間關聯亦已考量並非僅就個別證據分別審究，被告並無以公開日晚就不具證據能力論結，而美國審查基準、法規、國情也別，審查獨立的精神當是各國審查機關存在之價值，起訴理由所述拒絕審認上述證據並非屬實，當無違證據法則及行政程序法第43條之規定。

㈧系爭專利申請專利範圍第9 項所作「其中該醫藥組成物不是溶液形式」之更正，將原醫藥組成物進一步限縮該組成物不是溶液型式，這種排除式（disclaimer）界定亦屬範圍的限縮，同亦適用審查基準第2 篇第6 章有關說明書及圖式之補充、修正及更正第1.4.1.4.2 刪除乙節，同樣是將過廣之申請專利範圍作更明確限縮，其以排除溶液形式之界定方式，已將說明書第22頁倒數第2 、4 段所述的液劑排除，排除式範圍縮減並未構成實質變更，而以系爭專利所請加有賦形劑的醫藥組成物，即使因製造過程加溫而使其喪失結晶形式，舉發理由亦應提出相關資料證據以實其說，否則僅憑臆測該不可行之主張，並無法讓系爭專利權人信服，被告及訴願決定機關所作處分並無違法。

㈨原告雖於訴願理由中請求到訴願決定機關陳述理由與言詞辯論，惟訴願決定機關皆依據原告所提文件一再請被告補提答辯理由，雖該理由中要求到訴願決定機關陳述理由與言詞辯論，惟所述理由皆已在訴願理由、補充理由中詳實陳述，有無必要到訴願決定機關陳述或言詞辯論，亦非被告所得選擇，且依據訴願法第63條第3 項規定「訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會」之內容，係以有正當理由為前提，本舉發事件已在處分前已給予兩造充分提供理由機會，訴願理由並無須進一步釐清之處，訴願決定機關當可決定通知到會陳述意見或言詞辯論之需，在理由充分的前提下，當無違反行政程序法第102 條、訴願法第63條第3 項及第65條之規定，所述理由亦不足採。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：

㈠本件更正是否應准許，應依「現行」專利法之規定，原處分並無違誤：關於一專利權是否具備專利要件（包括新穎性、進步性）之審查，固係以審定時專利法為準，按必須回歸到審定時之法律及事實狀態，判斷其專利權之授予是否合法適當。然而，針對專利核准後之更正，無論其程序或實體，實務上並非以「審定時」之專利法為準，而是以「更正時」之專利法為斷，非如原告所謂有「實體從舊」原則之適用。本件更正既屬現行專利法修正施行「後」提起者，自應適用現行專利法之規定。況且，現行專利法關於更正之規定，較舊法更為嚴格（最高行政法院98年度判字第1086號判決參照）；在一般情況下，適用現行法其實較舊法更為不利。原告爭執本件應適用審定時專利法（即舊法），實無意義。

㈡參加人刪除系爭專利申請專利範圍第3 項符合現行專利法之規定：

⒈系爭專利之發明係一種新穎的氯匹多瑞硫酸氫晶態多晶型物〔型式2 〕，原審定核准之獨立項申請專利範圍第1 至3 項分別以不同之物化性質特定該多晶型物，包括X 射線粉末衍射數據（請求項1 ）、紅外線光譜數據（請求項2 ）及熔點（原請求項3 ）等。參加人雖刪除申請專利範圍第3 項，系爭專利之多晶型物的熔點事實上仍在176 ±3 ℃之範圍內，參加人將申請專利範圍第3 項刪除，不過是放棄「以熔點為176 ±3 ℃作為將來主張他人侵權之基礎」而已，亦未構成任何實質變更。

⒉再者，原申請專利範圍第3 項為一獨立項，在專利法下每個獨立項均有其獨立之權利範圍，參加人將之刪除，並未實質擴大或變更專利範圍，僅屬申請專利範圍之減縮，自為法之所許（現行專利審查基準第2-6-64頁第2.3.1 節第(1) 點參照）。在申請專利範圍之撰寫實務中，利用物化性質來界定多晶型物，亦屬常見，只要「該物化性質可用以鑑別該多晶型物俾確認專利範圍」即足。再從科學角度而言，單純由申請專利範圍第1 項所列X 射線粉末衍射分析數據，或單純以原申請專利範圍第3 項所定熔點範圍，理論上及事實上均可單獨有效地判斷該化合物之結晶型式是否為系爭專利所界定之型式2 ，二者之間並無必需同時使用作為辨別晶型之要素之「併存」關係，至多僅有「擇一」關係。事實上，「熔點」對於鑑別系爭專利之晶型而言，亦絕非「非用不可」之「限定條件」或「必要技術特徵」。對系爭專利所屬技術領域具有通常知識者來說，其可視設備之方便性及熟悉度，選用其他獨立項所界定之物化性質，例如X 射線粉末衍射分析或紅外線光譜，來判別待鑑定物之結晶型式，並非只能選用「熔點」而已。此與該多晶型物必然具有「熔點」之科學事實毫無關係。

⒊專利審查基準第2-6-70頁第(16)點所謂「變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係」之情況，必須「導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序」，始能認為有構成實質變更之虞。本件原申請專利範圍第5 項為獨立項，其原以選擇方式引用申請專利範圍第1 、2 或3 項中任一項，亦即申請專利範圍第5 項界定之發明，具有三種不同技術特徵之態樣（但仍在發明單一性之原則下），今申請專利範圍第3 項刪除，則原申請專利範圍第5 項僅引用原申請專利範圍第1 或2 項，原申請專利範圍第6 及7 項亦隨著申請專利範圍第請5 項之更正，而僅引用第1 或第2 項，各該項以引用第1 或第2 項之方式所主張之發明範圍均無變動，亦無審查基準所指「改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序」之情事。

㈢參加人刪除系爭專利申請專利範圍第3 項，與禁反言原則無涉：

⒈專利法既然賦予專利權人於取得專利權後就申請專利範圍進行「更正」之權利，其方式復明文包括「申請專利範圍之減縮」（現行專利法第64條第1 項第1 款），則專利權人刪除獨立項，本即係專利權人基於專利法之正當權利，與禁反言全然無涉。

⒉況且，被告前於系爭專利申請過程中要求參加人刪除申請專利範圍第3 項之理由，與參加人於舉發程序中主動刪除申請專利範圍第3 項之理由並不相同，既然參加人於系爭專利申請過程中主張申請專利範圍第項3 毋庸刪除之理由，與參加人嗣後刪除申請專利範圍第3 項之理由並不相同，參加人刪除申請專利範圍第3 項之舉與過去主張亦無矛盾。本件不論於法於理，均無禁反言原則之適用。

⒊另禁反言原則之所以在專利法及專利實務上占有重要地位，其來由之一主要是參酌美國法。參酌美國實務，所謂申請歷史禁反言（prosecution history estoppel）係指「任何為了取得專利而限縮、以與前案相區別之申請專利範圍，不得再擴張以包含前揭業經申請專利範圍中排除之事項」。本件參加人刪除申請專利範圍第3 項，係限縮申請專利範圍，而非擴張申請專利範圍，顯與「禁反言」原則所關心之情況無涉。

㈣參加人於系爭專利申請專利範圍第9 項新增一限制條件，符合現行專利法之規定：

⒈參加人於舉發程序中即已敘明，系爭專利申請專利範圍第9項為包含「申請專利範圍第1 項之(+)-(s)-氯匹多瑞硫酸氫型式2 的晶態多晶型物」的醫藥組合物。由於該型式2 為晶態多晶型物，其當然為固體型式；蓋若醫藥組合物呈溶液型式，自無多晶型之可言，此乃系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者由該醫藥組合物之成分為「晶態多晶型物」之用語，即可直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者。因此，包含溶液型式的氯匹多瑞硫酸氫並不在系爭專利申請專利範圍第9 項範圍內。然為加速舉發案之進行並節省行政資源，參加人於原申請專利範圍第9 項新增一限制條件「其中該組合物不包含溶液型式的醫藥組合物」，以明文排除溶液型式之醫藥組合物。原告辯稱參加人未明示其發明究係何物，顯屬有誤。

⒉退萬步言，縱不採參加人前述主張，對於系爭專利所屬技術領域具有通常知識者而言，當然知悉一般藥物之製劑可能包含何等型式，例如錠劑、膠囊、溶液、…等，蓋此為醫藥領域之「通常知識」，則參加人在申請專利範圍第9 項加列「不是溶液形式」之排除條件，其範圍仍屬明確。

⒊再者，依據現行專利審查基準第2-1-28頁之規定，「以負面表列方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外」，例外乃現行專利審查實務所允許之請求項記載方式。此外，現行專利審查基準第2-6-13頁中，亦明確表明得以「排除」（disclaimer）之方式將申請專利之發明所欲排除之先前技術明列於請求項內。事實上，在已核准之申請專利範圍中利用「排除式」的記載方式，以釋明「先前技術並不涵蓋於申請專利之範圍內」之事實，確實為被告實務上所認可之更正方式；其97年8 月所編印之「專利師考試全部科目免試及格人員專業訓練教材（下冊）」中有關「更正審查基準及實務」之課程教材，更將相關案例列入以訓練專利師。

⒋進一步言之，被告在前述教材所引之案例中，其所允許以「disclaimer」方式排除之先前技術事項，並非原揭載於專利說明書中者，而是申請人為避免與習知前案之糾紛，而主動排除前案所揭示之技術內容；被告於該案例中係引用專利審查基準第2-6-16頁所規定之「未揭露於原說明書或圖式之數值固屬新事項，惟若該數值屬於先前技術，例外允許以排除（例如不包含、不包括）的記載方式補充、修正之」，並論以「第2-6-16頁之規定雖屬數值限定之變更，惟該概念亦可援用於本案下位概念之部分排除」等語，隨後則以「申請專利範圍之減縮」為核准更正之法律依據。由此可知，即便是在原說明書或圖式中未提及之技術內容，但若為達到與引證案相區隔之目的，實務上仍例外准許利用「disclaimer」方式減縮申請專利範圍文義所涵蓋之下位概念而進行更正。被告准許原告利用「排除」（disclaimer）之方式進行系爭專利請求項9 更正，與其實務慣例相合，亦與專利審查基準之規範無違。

⒌原告復指稱參加人「未於更正過程中刪除系爭專利說明書第22頁所例示之多種型式之醫藥組成物」、「可見並無申請專利範圍過廣」之情形云者。惟原告此言又係無稽之談，按專利法從未強制規定專利說明書中所揭露之全部技術特徵均應作為申請專利範圍，說明書之目的係為將發明之技術思想及技術手段交代清楚，而申請專利範圍之目的則在表彰專利權人所欲保護之權利範圍，二者在法律上扮演不同角色及功能，原告卻將之混為一談，毫無理由。

㈤參加人於系爭專利申請專利範圍第9 項新增一限制條件，無違禁反言原則：

⒈我國關於更正之法令與美國並不相同，參加人就美國對應案所為之修正，無從拘束參加人就系爭專利所為之更正，更不能拘束被告之審查，亦無所謂「禁反言」原則之適用，原告主張毫無理由。蓋從無任何國際條約或法令，要求專利權人在全球所申請之對應案只能有一模一樣之權利範圍。承上，參加人就系爭專利申請專利範圍之更正，本即未必與美國對應案所為之修正相同。

⒉再進一步言之，參加人就美國對應案所為之修正與系爭專利不同，係因兩國法規實務不盡相同之故。按美國專利法之規定，專利申請人不得用「負面表現方式」之方式提出修正或更正，除非其修正／更正欲排除者係在說明書中已揭示之內容，此可參照MPEP2173.05(i)，惟我國專利審查基準中並無如此之限制，反之，其更准許專利權人以負面表現方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外。

㈥原告主張證據16美國第210 號專利係審認系爭專利可專利性之關連性證據，而原處分及訴願決定捨此必要證據置之不論，有違行政程序法及專利審查基準之規定云云。惟被告與訴願決定機關均已就證據16為考量，並於審酌後認定其無法證明系爭專利不具可專利性，故原處分與訴願決定並無原告所稱有就必要證據置而不論之情事。

㈦訴願決定機關拒絕原告陳述意見及言詞辯論之請求並無違反行政程序法第102 條、訴願法第63條暨第65條之規定：

⒈由於本件係關於系爭專利是否應被撤銷，而舉發程序在行政法上咸認為屬「民眾訴訟」，法律雖賦予任何人提出舉發之機會，但難謂舉發之結果必然與舉發人之「自由或權利」有直接相關；本件原告亦從未證明其與系爭專利是否撤銷有何法律上利害關係。是以本件經濟部之訴願決定，至多僅可能「限制或剝奪參加人自由或權利」，故本件訴願機關縱然未給予原告陳述意見之機會，或拒絕原告言詞辯論之請求，亦與行政程序法第102 條之規定無違。

⒉復按訴願法第63條與第65條之規定，關於是否給予訴願人陳述意見或言詞辯論之機會，係屬訴願機關之裁量。被告既已在舉發程序中多次令原告與參加人以書狀交換意見並給予雙方面詢之機會，且原告所提訴願理由並不脫其在舉發程序中之主張，則本案事實及法律適用顯已臻明確，訴願決定因認本件無到會說明或為言詞辯論之必要，與法並無不合。

㈧第420 號專利對於化合物3 從未提及氯匹多瑞硫酸氫有不同結晶型式，而僅揭露其結構式及其熔點；然而，由結構式並不能得知一化合物的結晶型式，且光憑熔點的測定值，在無其他科學事證之時空背景下，自不能推論氯匹多瑞硫酸氫有晶型2 之存在。更遑論第420 號專利業已明白揭露其中的化合物係依第265 號專利的方法製得；而第265 號專利製得的氯匹多瑞硫酸氫係為型式1 ，並非型式2 。至於420 號專利中所揭露之熔點178 ℃，經查該專利中並未提及其實驗所用氯匹多瑞硫酸氫之純度及熔點測試條件，其測定值可能由許多實驗操作因素所造成，例如加熱樣品時使用不同之溫度梯度，樣品大小、粒子大小或樣品堆疊上之差異，或實驗室設備及技術之差異等，不一而足。

㈨第210 號專利係提供一種新穎的氯匹多瑞硫酸氫結晶型式2，而第265 號專利則是揭示氯匹多瑞硫酸氫結晶型式1 。在第210 號專利說明書第2 欄及第3 欄第57行至第8 欄，已說明結晶型式2 與型式1 於晶態結構中陰離子排列方式之差異，以及彼等在X 射線衍射分析、紅外線光譜等晶體結構上之差異。

㈩遍查原告之論述，從未見其曾具體指明第265 號專利何處、何段落曾揭示「其製備方法得出型式2 」之說明。第265 號專利僅揭示氯匹多瑞硫酸氫右旋異構物之結構及功效，完全沒有教示或建議氯匹多瑞硫酸氫具有不同之結晶型式；如參加人先前一再說明，是經過嗣後之研究，發現另有結晶型式2 之後，才將第265 號專利所揭示者稱為結晶型式1 ，系爭專利說明書第4 頁有關前案背景部分亦對此說明甚詳。原告不過憑臆測及無科學與法律基礎之推論，以及系爭專利發明人Jean Saint-Germain宣誓書所描述晶型2 發明經過此等根本非屬優先權日前之公開資訊，指稱第265 號專利「已教示如何製備晶型2 」云者，與專利法要求引證文獻之揭露程度必須足使技藝人士得「直接且無歧異得知」系爭發明之原則不合，無可採信。按依智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法之規定，本院對於專利有效性得自為判斷，且依目前卷證資料已足以就系爭專利確具有效性作成結論，原告身為舉發人，未能盡其舉證責任，應認其舉發不成立，要無再使第三人對於「專利有效」與否之法律問題進行「鑑定」之必要，以免延滯訴訟並浪費訴訟資源。故原告請求本院就系爭專利是否「無效」囑託「公證第三人進行鑑定」云云，亦無理由。至於李安榮教授在其專家意見書中提及「氯匹多瑞硫酸氫只有結晶型式1 及結晶型式2 兩種型式」等語，據參加人對醫藥產業及市場之瞭解，目前以氯匹多瑞硫酸氫製備血小板聚集抑制劑之商業化產品，其活性成分確實僅有結晶型式1及結晶型式2 兩種。是以，李安榮教授前述看法應係基於其對鑑定當時市場上以氯匹多瑞硫酸氫作為血小板聚集抑制劑藥物之現狀（亦即僅有晶型1 與晶型2 兩種結晶型式已商業化成為藥品）之理解而判斷者，若由系爭專利申請時之知識，亦可得相同之推論。

五、兩造之爭點（見本院卷一第201頁）：

㈠系爭專利說明書及圖式更正是否核准，應依核准審定時或請求更正時之專利法？

㈡被告核准參加人98年6 月2 日更正系爭專利申請專利範圍，刪除申請專利範圍第3 項及新增申請專利範圍第9 項一限制條件，是否不符核准審定時專利法第67條第1 項或請求更正時專利法第64條第1 項及專利審查基準之規定？

㈢系爭專利申請專利範圍原公告本第5 至9 項（更正後第4至8項）是否有說明書未充分揭露而無法據以實施之情事？

㈣第420 號專利是否已揭露系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 之熔點，故可證明系爭專利申請專利範圍原公告本第1 至4 項或更正後申請專利範圍第1 至3 項不具新穎性？

㈤第265 號專利揭示之製法是否可製得系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 ，故可證明系爭專利申請專利範圍原公告本第1 至4 項或更正後申請專利範圍第1 至3 項不具新穎性？

㈥第265 號專利製法製備之「晶型1 」是否已揭露「晶型2 」之特徵波峰，故可證明原公告本系爭專利申請專利範圍第1、9 項或更正後申請專利範圍第1 、8 項不具新穎性及進步性？

六、得心證之理由：

㈠系爭專利於88年6 月15日申請專利，優先權日為1998年6 月15日，而經被告審查於92年10月17日准予專利，同年11月21日公告，則其有無撤銷專利權之原因，應以核准審定時所應適用之90年10月24日施行之專利法規定為斷。

㈡按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為系爭專利核准時之專利法第19條及第20條第1項前段所明定。惟如發明係「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依本法申請取得發明專利，同法第20條第1 項第1 款及第2 項復定有明文。而發明專利「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」或「說明書之記載非發明之真實方法者」應撤銷其專利權，亦為同法第71條第1 項第3 款及第4 款所明定。又對於獲准專利之發明，任何人認有違反首揭專利法規定者，依同法第72條第1 項之規定，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

㈢系爭專利之技術內容

⒈系爭專利係有關於一種新穎的氯匹多瑞硫酸氫或(+)-(S)-α-(2-氯苯基)-4 ，5 ，6 ，7-四氫塞吩并[3，2-c]比啶-5- 乙酸甲酯的硫酸氫鹽多晶型物和其製備方法。更特而言之，其係有關於該種稱為型式2 的多晶型物的製備方法，及有關於分離該種化合物成為此一新穎晶體型式，亦及有關於含其之醫藥組成物。

⒉系爭專利申請專利範圍：依98年6 月2 日系爭專利申請專利範圍更正本（本件係依更正本為審理，理由詳如後述），其申請專利範圍共有8項，第1 、2 、4 、7 、8 項為獨立項，其餘為附屬項，如下所示：第1 項：一種(+)-(S)-氯匹多瑞（elopidogrel ）硫酸氫（型式2 ）的晶態多晶型物，其X 射線粉末衍射圖中在約4.11；6.86；3.60；5.01；3.74；6.49；5.66 A處顯示表示晶面間距之特徵波峰。第2 項：一種(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫（型式2 ）的晶態多晶型物，其紅外線譜中在2551,1497,1189和1029處顯示以cm-1表示之特徵吸收，所具有之相對透射比百分率為約43；63.7；18；33.2。第3 項：根據申請專利範圍第1 項之(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫（型式2 ）的晶態多晶型物，其紅外線譜中在2551,1497,1189和1029處顯示以cm-1表示之特徵吸收，所具有之相對透射比百分率為約43；63.7；18；33.2。第4 項：一種製備根據申請專利範圍第1 及2 項中任一項之(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式2 的晶態多晶型物之方法，其特徵在於：由(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式1 結晶作用所得到之氫化丙酮母液在溫度低於40℃下，經3 至6 個月期間之後慢慢地生成氯匹多瑞硫酸氫型式2 。第5 項：根據申請專利範圍第4 項之方法，其中由(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式1 結晶作用所得到之氫化丙酮母液含有0.3至1%的水。第6 項：根據申請專利範圍第4 項之方法，其中由(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式1 結晶作用所得到之氫化丙酮母液最後含有10％左右的氯匹多瑞硫酸氫，此數量之計算係由(+)-(S)-α-(2-氯苯基)-4,5,6,7-四氫塞吩并[3,2-c] 比啶-5- 乙酸甲酯梓腦磺酸鹽起始而使用於轉變成為硫酸氫。第7 項：一種製備(+)-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式2 的晶態多晶型物之方法，其中：(a) 將(+)-(S)-α-(2-氯苯基)-4,5,6,7-四氫塞吩并[3,2-c]比啶-5-乙酸甲酯樟腦磺酸鹽懸浮於有機溶劑中，(b)樟腦磺酸使用碳酸鉀的鹼性水溶液萃取且有機相以水清洗，(c) 將有機相在減壓下濃縮，及濃縮的殘餘物溶解於丙酮，其特徵在於：加入94-96%的硫酸，且該溶液以氯匹多瑞硫酸氫型式2 種晶，結晶出產物，冷卻混合物，過濾且清洗結晶，然後在減壓下乾燥以得到氯匹多瑞硫酸氫型式2 。第8 項：一種作為血小板聚集抑制劑之醫藥組成物，其含有根據申請專利範圍第1 項之(+0-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式2 的晶態多晶型物為活性成份，且併用至少一種醫藥賦形劑；其中該醫藥組成物不是溶液形式。

⒊系爭專利之相關圖式如附圖一所示。

㈣系爭專利說明書及圖式更正是否核准，應依請求更正時之專利法為斷：原告主張：參加人刪除系爭專利申請專利範圍第3 項，並不符合系爭專利核准審定時專利法第67條第1 項及專利審查基準之規定，欠缺「更正」之事由云云。惟查：

⒈按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準；申請專利範圍一經審定核准公告後即已關涉公眾利益，倘若允許申請人任意補充修正或更正，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍或標的，勢將妨礙第三人利益。故為平衡上述各項利益得失，如何使專利權人在不影響公眾及其他申請人利益的情形下，得就其請准專利之說明書及圖式的合理範圍內予以更正，即成專利規範之主要課題。我國現行專利法基於上述考量，於第64條明定專利權人僅於「一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明」特定事項下始得申請更正，其更正除不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。此相較於系爭專利核准審定時90年10月24日公告之專利法第67條第1項「一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載」，二者文字雖然有別，但依其修法意旨，目的僅在於將90年版更正法條之文句表達更清楚，如「申請專利範圍過廣」並無法明確瞭解其含意，修正為「申請專利範圍之限縮」，則明白規範僅有在縮減專利權範圍的情況下，專利權人才可申請更正。惟不論新、舊專利法，其重點皆在於更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。

⒉又更正係專利權人在舉發階段維持專利權有效存在的重要手段之一，依據專利法第71條「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：…三、依第六十四條第一項及第二項規定更正」之規定，專利權人於舉發審查時，當舉發證據可證明系爭專利不具新穎性或進步性等要件時，專利權人亦得依專利法第64條第1 項及第2 項規定申請更正，限縮專利權範圍，以維持專利權的有效存在。

⒊最高行政法院99年度判字第1290號判決，就92年8 月19日審定准予專利之專利案，援引申請更正時適用之92年專利法（此為92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行之專利法）第64條為審查更正之法律基礎，亦可支持系爭專利說明書及圖式更正是否核准，應依申請更正時之專利法為斷。

⒋綜上，本件參加人是否可更正系爭專利說明書或圖式，應依申請更正時之專利法相關法條判斷有無法定應准予更正之三款情事。故原告所稱原處分及訴願決定逕依申請更正時之專利法及專利審查基準加以判讀，違反審定時專利法及專利審查基準規定之主張，為無理由。被告依請求更正時之專利法判斷系爭專利說明書及圖式更正是否核准，並無違誤。是以，原告此部分之主張，為無理由。

㈤被告核准參加人於98年6 月20日更正系爭專利申請專利範圍之申請，即刪除申請專利範圍第3 項及新增申請專利範圍第9 項一限制條件，符合請求更正時專利法第64條第1 項及專利審查基準之規定：

⒈原告主張：參加人刪除申請專利範圍第3 項熔點176 ±3℃之必要技術內容或特點，顯屬刪除原說明書或圖式中作為發明必要技術特徵的構成要件，已實質變更申請專利範圍。然查：

⑴按更正專利說明書或圖式，應依申請更正時之專利法相關法條判斷，已如前述，故以下論述係以系爭專利申請更正時之專利法第64條為依據，合先敘明。

⑵次按說明書之目的在於使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其內容，並可據以實施，以作為公眾利用之技術文獻，所以發明說明應明確且充分揭露申請專利之發明。而申請專利範圍之目的在於表彰專利權人所欲保護之專利權範圍，記載於申請專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵，非必要技術特徵得不予記載。依此，發明說明所記載之事項，專利權人若認為非屬必要技術特徵即得不予記載於申請專利範圍（見2004年版專利審查基準第二篇，第2-1-18頁）。

⑶查系爭專利係有關一種氯匹多瑞硫酸氫晶態多晶形物（型式2 ），原審定核准之專利權範圍，其中第1 至3 項分別以不同之物化性質特定該多晶型物，包括X 射線粉末衍射數據（申請專利範圍第1 項）、紅外線光譜數據（申請專利範圍第2 ）及熔點（申請專利範圍第3 項）。參加人98 年6月20日更正系爭專利申請專利範圍刪除原申請專利範圍第3 項，僅係放棄以熔點為176 ±3 ℃作為將來主張他人侵權之基礎，此並不影響系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫晶態多晶形物（型式2 ）的熔點在176 ±3 ℃之範圍內的認定，則原告所稱參加人刪除申請專利範圍第3 項係為了抹滅晶型2 存在熔點之固有特徵云云，即非可採。

⑷再者，在專利法下每個獨立項均有其獨立之權利範圍，參加人刪除原審定核准之申請專利範圍第3 項，相較於核准審定時之專利權範圍僅屬申請專利範圍之減縮，並未實質擴大或變更專利權範圍，亦符合請求更正時專利法第64條第1、2 項之規定。

⒉原告另主張參加人刪除系爭專利申請專利範圍第3 項，會變更獨立項申請專利範圍第5 項之引用關係及附屬項申請專利範圍第6 項、第7 項之依附關係，甚至改變技術特徵之結合關係云云。惟按所謂「變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係」之情況，必須導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序，始能認為構成實質變更（見2004年版專利審查基準第2-6-70頁第（16）點）。查系爭專利原申請專利範圍第5 項為一獨立項，係以選擇方式引用原申請專利範圍第1 、2 或3 項中任一項，亦即原申請專利範圍第5 項界定之發明，具有三種不同技術特徵之態樣，在刪除第3 項後，原申請專利範圍第5 項僅引用原申請專利範圍第1 、2 項，原申請專利範圍第6 、7 項亦隨之而僅引用申請專利範圍第1 或2 項，此對原申請專利範圍第5 、6、7 項以引用原申請專利範圍第1 、2 項之方式所主張之發明範圍均無變動，並無改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序等情事，則原告此部分之主張，與事實不符，並非可採。

⒊系爭專利申請專利範圍第9 項（更正後申請專利範圍第8項）新增一限制條件，符合請求更正時專利法第64條第1項及專利審查基準之規定：

⑴查系爭專利更正後申請專利範圍第8 項為包含「申請專利範圍第1項 之( ＋)-（S ）- 氯匹多瑞硫酸氫型式2的晶態多晶型物」的醫藥組合物，因型式2 為一晶態多晶型物，為一固體型式，若醫藥組合物呈溶液型式，將無多晶型存在可言，因此，就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，包含溶液型式的氯匹多瑞硫酸氫當然不在系爭專利原申請專利範圍第9 項之專利權範圍內。而在已核准之申請專利範圍中利用「排除式」的記載方式，以釋明「先前技術並不涵蓋於申請專利之範圍內」之事實，依據專利審查基準第2-1-28頁規定「以負面表列方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外」，乃專利審查實務所例外允許之請求項記載方式。此外，專利審查基準第2-6-13頁亦明確表明得以「排除（disclaimer）之方式將申請專利之發明所欲排除之先前技術明列於請求項內」。從而，系爭專利利用「排除」方式進行系爭專利原申請專利範圍第9 項之更正，以減縮申請專利範圍文義所涵蓋之下位概念，並未違反申請更正時專利審查基準相關規範。

⑵又依系爭專利說明書第22頁之記載，已例示多種型式之醫藥組成物，包括「錠劑…軟或硬膠囊…可分散於水中的粉末或顆粒可為一種混合物…栓劑…水性懸浮液，鹽溶液或無菌且可注射的溶液…微膠囊型式」，參加人並未於更正過程中刪除該段記載，故更正後申請專利範圍第8項該新增限制條件「其中該醫藥組成物不是溶液形式」，僅係參加人自行放棄「該醫藥組成物是溶液形式」的專利權範圍，且依據說明書內容可知其專利權範圍為錠劑…軟或硬膠囊等非溶液形式，故原告所稱更正後申請專利範圍第8 項違反「明確性原則」，所請範圍顯然不能為說明書之內容所支持，無法據以實施云云，即不足採。

⑶另按專利權人在全球所申請之對應案，其申請專利範圍的內容本來就是依各國專利制度及專利權人專利佈局之所需而有所不同，自無要求各國對應案之申請專利範圍都需完全相同之必要。而依最高行政法院99年度判字第945 號判決意旨，我國專利制度與美國不盡相同，則系爭專利申請專利範圍之更正，當依我國專利法之規定予以審查，並不受參加人美國所為行為之拘束。則參加人就系爭專利申請專利範圍之更正，即使未與其於美國對應案所為之更正相同，亦無禁反言原則違反之情事。故系爭專利申請專利範圍第9 項（更正後申請專利範圍第8項）新增一限制條件，符合請求更正時專利法第64條第1項及專利審查基準之規定。

⒋綜上所述，被告所為核准參加人98年6 月20日更正系爭專利申請專利範圍之處分，並未違反系爭專利請求更正時專利法第64條第1 、2 項及相關專利審查基準之規定。

㈥系爭專利申請專利範圍更正後第4 至8 項並無說明書未充分揭露而無法據以實施之情事：

⒈系爭專利申請專利範圍更正後第4 至7 項部分：

⑴按有關申請專利範圍之認定，若請求項中記載之用語及內容，於發明說明中有定義及說明者，或請求項之記載雖不明確，但在發明說明中有明確記載者，於解釋該用語或內容時，應參酌發明說明之記載內容，如有圖式者，應一併參酌該圖式（見83年版專利審查基準第1-3-7頁）。

⑵查系爭專利說明書雖然並未明確說明「氫化母酮母液」的定義，惟所謂的「氫化」，即指加入氫至一分子的過程，經參酌系爭專利的技術內容，含有氯匹多瑞鹼的丙酮溶液在氮之下置入反應器內，及在20℃下加入80% （或96% ）的濃硫酸後產生氫化丙酮母液（見說明書實施例1B及1C），可知在系爭專利說明書實施例1B、1C，濃硫酸加入之目的在於將氯匹多瑞鹼轉變成氯匹多瑞硫酸氫鹽。從而，更正後申請專利範圍第4 至7 項雖於申請專利範圍並未具體定義「氫化丙酮母液」，但說明書揭示內容已有相關記載，則更正後申請專利範圍第4 至7項於解釋該用語時，亦可參酌發明說明之記載內容，並無原告所稱系爭專利申請專利範圍未為說明書所支持之情事。

⑶再按就發明說明之記載要點而言，「可據以實施」者，謂依申請當時之技術知識，可以正確理解，並且能再現申請專利之發明者而言（見83年版專利審查基準第1-3-4 頁）。有關氯匹多瑞硫酸氫型式2 的製備及使用，系爭專利說明書已提出相關實施例並經由表I 至Ⅸ的實驗數據證實其確可獲得氯匹多瑞硫酸氫型式2 的晶型，參加人亦已確認晶型2 較晶型1 具有較佳穩定性，更適於工業上製備，並據以向FDA 申請「supplementary newdrug application」，其後於2000年獲准。上述事項，皆可驗證原告所稱系爭專利之技術內容不可實施等並非屬實。

⑷至於「設置Turrax參與作用」之意義，依據系爭專利說明書第8 頁最後一段之記載可知，在製備氯匹多瑞硫酸氫型式2 時，可藉助於剪切裝置而將該晶態懸浮液進行機械剪切，該裝置可達到每分鐘大約10,000至15,000旋轉的旋轉速度，裝備有這些特性的裝置例如為由IKA-Werke （DE）售出的Turrax類型。由此可知Turrax裝置是用於將該晶態懸浮液進行機械剪切的一種剪切裝置，換言之，只要具有相同功效的裝置皆可適用，亦非無法獲知的設備。

⑸原告又主張依據永日公司研究報告，實施系爭專利實施例1A之步驟，並無法有效得出氯匹多瑞硫酸氫型式2 云云。惟由永日公司研究報告內容可知，其係以US0000000 專利（即系爭專利之美國相對應案）的實施例1A縮小3 倍進行實驗，預期得到型式2 但結果為1 批型式2 與3 批型式1 。永日公司研究報告僅有基於實例1A中製備結晶型式1 的實驗，並未揭示系爭專利所稱在40℃下，貯存氫化丙酮母液3-6 個月可得到結晶型式2 的必要步驟。再者，有關實施系爭專利實例1A可得型式2 一事，經參加人說明其是因為遭氯匹多瑞硫酸氫型式2 種晶污染所致，則永日公司研究報告所製得之型式2 是來自型式2 的種晶污染或是人為操作條件差異所致，皆不能得以為確定，故永日公司研究報告不足以證明系爭專利無法有效製得氯匹多瑞硫酸氫型式2 等情事。

⑹再依系爭專利說明書所揭示製備氯匹多瑞硫酸氫型式2的方法可知其包含以型式2 種晶製備者（見實施例2 、3 ）及「將氫化丙酮母液置放於40℃下3 至6 個月期間」之方法（見實施例1B、1C），相關實施例亦已實際製得氯匹多瑞硫酸氫晶型2 ，則原告主張系爭專利說明書之揭露顯然無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能暸解其內容而可據以實施云云，即非可採。

⑺綜上，系爭專利說明書已揭示氯匹多瑞硫酸氫型式2 的相關物、化性數據及其製備方法，實施例1B、1C亦已實際製得氯匹多瑞硫酸氫型式2 ，並無原告所稱系爭專利說明書之揭露顯然無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能暸解其內容而可據以實施之情事，故系爭專利申請專利範圍第4 至7 項並未違反核准審定時專利法第22條第3 項之規定。從而，原告此部分之主張，為不足採。

⒉系爭專利申請專利範圍更正後第8 項部分：

⑴按申請專利範圍之目的在於表彰專利權人所欲保護之專利權範圍，記載於申請專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵，非必要技術特徵得不予記載。依此，發明說明所記載之事項，專利權人若認為非屬必要技術特徵即得不予記載於申請專利範圍。

⑵查系爭專利申請專利範圍第9 項為包含「申請專利範圍第1 項之(＋)-（S ）- 氯匹多瑞硫酸氫型式2 的晶態多晶型物」的醫藥組合物，因晶型2 為一晶態多晶型物，若醫藥組合物呈溶液型式，將無多晶型存在可言，因此，包含溶液型式的氯匹多瑞硫酸氫並不在系爭專利原申請專利範圍第9項之專利權範圍內。再者，有關在已核准之申請專利範圍中利用「排除式」的記載方式，以釋明「先前技術並不涵蓋於申請專利之範圍內」之事實，依據現行專利審查基準第2-1-28頁規定「以負面表列方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外」，例外乃現行專利審查實務所允許之請求項記載方式。專利審查基準第2-6-13頁亦明確表明得以「排除（disclaimer）之方式將申請專利之發明所欲排除之先前技術明列於請求項內」。

⑶依系爭專利說明書第22頁之記載，已例示多種型式之醫藥組成物，包括「錠劑…軟或硬膠囊…可分散於水中的粉末或顆粒可為一種混合物…栓劑…水性懸浮液，鹽溶液或無菌且可注射的溶液…微膠囊型式」，而參加人於更正過程中並未刪除該段記載，故該新增限制條件「其中該醫藥組成物不是溶液形式」，僅是參加人自行放棄「該醫藥組成物是溶液形式」的專利權範圍。從而，更正後申請專利範圍第8 項依據說明書內容可知其專利權範圍為錠劑…軟或硬膠囊等非溶液形式，則原告所為更正後申請專利範圍第8項違反「明確性原則」，所請範圍顯然不能為說明書之內容所支持，無法據以實施之主張等，顯不足採。

㈦第420 號專利無法證明系爭專利申請專利範圍更正後第1 至3 項不具新穎性：

⒈原告主張第420 號專利已揭示化合物3 具有熔點178 ℃，此與系爭專利原請求項3 所特定之熔點範圍176 ±3 ℃重疊，因熔點、紅外線光譜、X 射線粉末繞射圖等皆為氯匹多端硫酸氫型式2 之固有理、化特性，則所屬技術領域具有通常知識者依據第420 號專利揭露之化合物3 即可直接且無歧異得知系爭專利所請氯匹多端硫酸氫型式2 云云。惟查：

⑴按「新穎性」之判斷，依系爭專利核准審定時適用之83年版專利審查基準，所請發明於申請前已見於刊物或已公開使用，不具新穎性。此處「申請前已見於刊物」，是指在申請日之前，熟習該項技術者依據刊物所記載事項及相當於有記載之事項，得以判斷知悉發明之技術內容者而言。所謂「相當於有記載之事項」，是指由記載之事項，參酌當時既有之技術知識而導出之事項。前述「導出」，僅限於能由引證文件記載之內容所「直接推導者」，並非可無限制延伸，其重點在於「是否相同」之核心判斷準則。

⑵又按天然物質發明的新穎性，只有其在申請日之前以任何一種方式為公眾所知並可重複製得，才不具新穎性，故在化學領域相關發明，一化合物由於微觀結構如晶型不同而產生新的性質時，該晶型與母化合物雖然二者分子式相同，但該新晶型仍具有新穎性。原告主張同一化合物的不同物、化特性皆可代表確認該化合物，對化學領域具通常知識者而言，固非無見，但其適用前提在於該化合物的各個物、化特性皆為已知者；若為新合成的化合物，因其各種物、化特性皆不明確，則須經由多個物、化特性同時確認，才能使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定此新合成化合物的存在。

⑶查第420 號專利僅揭示ㄧ熔點為178 ℃的化合物3 ，並無基本的物、化性資料，則在未經科學求證下，氯匹多瑞硫酸氫型式2 具有何種物、化特性仍處於不明狀態，即謂經由第420 號專利化合物3即可直接推導出氯匹多瑞硫酸氫型式的晶體結構與物、化特性，並不具理論基礎，且其推導過程亦與該項技術領域具有通常知識者的認知有所差異。

⑷再者，依據系爭專利說明書揭示內容可知，氯匹多瑞硫酸氫型式2的熔點範圍為176±3℃，經展開其範圍可得173 ℃至179 ℃，若扣除第420 號專利的化合物3 熔點為178 ℃，則氯匹多瑞硫酸氫型式2 的熔點範圍尚包含173 至177 ℃及179 ℃，如附表一所示。換句話說，具有熔點173 、174 、175 、176 、177 、179 ℃的化合物皆有可能是氯匹多瑞硫酸氫型式2 。在分析化學上，此時尚須經由其他物理、化學特性的驗證才能予以確認第420 號專利化合物3 是否就是氯匹多瑞硫酸氫型式2。第420 號專利化合物3 至多只可能是氯匹多瑞硫酸氫型式2 之ㄧ，但非必然是氯匹多瑞硫酸氫型式2 的所有可能，則原告主張化合物3 熔點178 ℃就等同於系爭專利申請專利範圍第1 項所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 熔點173 ℃至179 ℃之範圍，尚非足取。

⑸又由系爭專利說明書內容可知，系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 ，經熱示差分析（DSC ）測得其熔點為176 ℃（見系爭專利說明書第9 頁），已知第420 號專利化合物3 熔點為178 ℃，亦可得二者熔點並不相同，則原告僅依系爭專利申請專利範圍第1 項之專利範圍已涵蓋第420 號專利化合物3 之熔點，就直接推導出二者為同一化合物，亦已違反專利審查基準有關「導出」，僅限於能由引證文件記載之內容所「直接推導者」，並非可無限制延伸的定義。

⑹綜上，原告在未經相關科學實證下，僅由第420 號專利的化合物3 熔點落入氯匹多瑞硫酸氫型式2 之熔點範圍內，主張第420 號專利化合物3 就是系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫型式2云云，為無理由。

⒉又原告主張第420 號專利已揭示化合物3 具有熔點178 ℃，與系爭專利原申請專利範圍第3 項所特定之熔點範圍176 ±3 ℃重疊，且第420 號專利揭露之化合物3 乃第265號專利之製備方法所製得；而早在1997年，參加人以第265 號專利製備匹多瑞硫酸氫型式1時，氯匹多端硫酸氫型式2 即已存在，由此可推知，第265 號專利之製備方法可能產出結晶型式1及型式2兩種結晶型式，所以第420號專利化合物3 ，其具有熔點178 ℃之理化特徵，即已揭露型式2云云。但查：

⑴按有關「新穎性」之判斷，依系爭專利核准審定時適用之83年版專利審查基準第1-2-5 、1-2-6 頁，係指判斷申請專利範圍之請求項所請發明之新穎性而言，而判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同。而比對方式，應採單獨比對，以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「請求項所載發明」比對（83年版專利審查基準第1-2-6頁）。

⑵查第420 號專利係揭示以四氫比喃併嘧啶衍生物作為血管新生抑制劑之用途，依其說明書第1 欄第59行至第2欄第38行「…These compounds,a number of whichare known and are ,in particular ,described inEP 0000000 and EP 0000000 ，may be prepared in aconventional manner by the action of a…undernon-racemising conditions.」之記載可知，該專利所使用的四氫比喃併嘧啶衍生物部分已揭示於EP0000000及EP0000000 號專利案（即第265 號專利相對應案），其可依已知方法…予以製備等。另第420 號專利表1 所列化合物3 ，其熔點為178 ℃。承上可知，第420 號專利表I 所示化合物3 就是由第265 號專利製得之氯匹多瑞硫酸氫右旋同分異構物，其熔點為178 ℃。

⑶在化學學理上，同一鏡像異構物可能因存在兩種或多種不同的分子排列而產生不同的固體結晶相的現象，此乃習於該項技藝者的通常知識，故對氯匹多瑞硫酸氫右旋同分異構物而言，在未經科學實證下，習於該項技術者並無法確切得知其究竟含有多少種不同晶型。從而，氯匹多端硫酸氫型式2 在申請日之前雖有可能存在，但因多晶型之特殊晶格及晶格數目是無法預測的，則就同一化合物而言，可製備多少不同之晶型、如何製備晶型以及任何晶型之特性都是需要人為努力才能完成。雖然第420 號專利化合物3 其熔點178 ℃已落入系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫多晶型式2 之熔點範圍（176 ±3 ℃），惟第420 號專利不僅完全未教示氯匹多瑞硫酸氫型式2 之存在與製造方法，甚至連氯匹多瑞硫酸氫是否具有不同之結晶型式等皆未提及。另第265號專利雖可製得氯匹多瑞硫酸氫右旋同分異構物，其熔點為184 ℃，但此與氯匹多端硫酸氫型式2 是否在系爭專利申請日之前即已存在的現象並不相關。故原告在無其他多個物、化性數據可同時佐證第420 號專利化合物3 就是系爭專利所揭示的氯匹多瑞硫酸氫型式2 情況下，逕以第265 號專利之製備方法可能產出結晶型式1 及型式2 兩種結晶型式，第420 號專利說明書第3 欄表I 之化合物3 ，其熔點為178 ℃，已落入系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫多晶型式2 之熔點範圍（176 ±3 ℃），而將第265 號專利及第420 號專利自行組合據以推論第420 號專利已揭示氯匹多瑞硫酸氫型式2 云云，已明顯違反前述專利審查基準有關新穎性應採單獨比對，以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對之判斷原則。

⑷再者，美國專利商標局在審酌系爭專利美國對應案（即第210 專利）之複審程序時，雖曾表達第420 號專利化合物3 之熔點與系爭專利原申請專利範圍第3 項所特定之熔點範圍重疊，故技藝人士得自該引證案之教示預期得到系爭專利之型式2 等初步意見，惟美國專利商標局因該複審案程序有誤，已於2009年7 月28日作成取消整個複審程序，迄今美國專利商標局對第420 號專利是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 項並未作出最後審定意見。

⑸有關氯匹多瑞硫酸氫型式2 的製備方法，系爭專利揭示必須接種型式2 種晶或將氫化丙酮母液置放於40℃下3至6 個月才可製得。雖美國第420 號專利說明書第3欄表I 化合物3 ，其熔點為178 ℃，雖已落入系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫多晶型式2 之熔點範圍（176 ±3 ℃），惟第420號專利不僅完全未教示氯匹多瑞硫酸氫型式2 之存在與製造型式2 之方法，甚至連氯匹多瑞硫酸氫是否具有不同之結晶型式或與其相關的物、化特性等皆未提及。就化學領域具有通常知識者而言，熔點是鑑定新合成化合物的特性之ㄧ，但如同人類的指紋，雖然各不相同，畢竟已知化合物具有相似熔點的也不少，所以尚須有其他的佐證（如NMR圖譜、IR圖譜或其他物理、化學性質）始可確認該化合物的真正。則原告在無其他多個物、化性數據可同時佐證第420 號專利化合物3就是系爭專利所揭示的氯匹多瑞硫酸氫型式2情況下，逕依二者熔點範圍有所重疊即主張第420號專利已揭示氯匹多瑞硫酸氫型式2 ，實乃原告在系爭專利申請日之後，所做未經科學實證的推論，不但有違前述有關新穎性的專利審查基準，亦與化學從業人員的通常知識有所不符。

⑹另第265 號專利之發明人Alain Badorc曾出具書面證詞，證實第420號專利之發明人在發明當時所測試之氯匹多瑞硫酸氫，乃彼所提供，且該化合物係Alain Badorc當時依其發明之第265 號案所載製法所製造之型式1 ，並非氯匹多瑞硫酸氫型式2 。

⑺至於原告質疑第420 號專利化合物3 為何熔點為178 ℃，不可能為單純、偶然或未預期之出現等語。惟如前所述，熔點雖可為鑑定化合物的特性之ㄧ，但不同化合物具有類似的熔點亦為化學鑑定實務常見事項，需在多項鑑定資料同時存在下，才可確認二者是否為同一化合物。故第420號專利化合物3為何熔點為178℃，此乃科學上所需探究事項，亦與系爭專利所請型式2 是否具有新穎性之判斷並無關聯。

⑻復按系爭專利更正後申請專利範圍第8 項所請範圍為「一種作為血小板聚集抑制劑之醫藥組成物，其含有根據申請專利範圍第1 項之(+0-(S)-氯匹多瑞硫酸氫型式2的晶態多晶型物為活性成份，且併用至少一種醫藥賦形劑；其中該醫藥組成物不是溶液形式。」，亦即其係以申請專利範圍第1 項之氯匹多端硫酸氫型式2 為主要活性成分，因申請專利範圍第1 項具有新穎性，故更正後申請專利範圍第8 項所請醫藥組成物亦具新穎性。

⑼又系爭專利申請專利範圍第1 項所請氯匹多端硫酸氫型式2 相較於型式1，在丙酮中較不易溶解且較不具靜電性，因此具有更高的熱穩定性，更易於製造且加工成錠劑的功效，具有進步性。更正後申請專利範圍第8 項所請範圍係以申請專利範圍第1 項之氯匹多端硫酸氫型式2 為主要活性成分，因系爭專利申請專利範圍第1 項具有進步性，故正後申請專利範圍第8 項所請醫藥組成物亦具進步性。

⑽綜上，第420 號專利不足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項、第8 項不具新穎性及進步性。

⒊另原告主張由US6,767,913 （下稱第913 號專利）可知氯匹多瑞硫酸氫除了型式1及型式2兩種晶型外，尚有其他製法所製得之無晶型、型式3 、型式4 及型式5 。而型式3 熔點為105 ℃，型式4 熔點為160-170 ℃，型式5熔點為126-132 ℃，益加證明第420 號專利化合物3 就是氯匹多瑞硫酸氫型式2 云云。然查第913號專利之申請日為2004年7月27日，相較於系爭專利申請日1999年6月15日，可知第913 號專利非為系爭專利之先前技術，自不足以證明系爭專利所請範圍不具新穎性。再者，第913號專利雖然揭示氯匹多瑞硫酸氫之不同結晶型式及其個別熔點，惟此與第420號專利化合物3是否為氯匹多瑞硫酸氫型式2 並不相關，因為氯匹多瑞硫酸氫具有多少種不同的結晶型式，而其熔點各為多少，此皆需科學實驗予以實證，斷無僅依單一文件即可證明。綜上，原告逕以第913號專利所揭示的技術內容判斷第420號專利化合物3 就是氯匹多瑞硫酸氫型式2 等說法，誠乃後見之明，其理論基礎亦失之客觀。是以，原告此部分之主張，亦不可採。

㈧US4,847,265 號專利（下稱第265 號專利）無法證明系爭專利申請專利範圍更正後申請專利範圍第1 至3 項不具新穎性，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項及更正後申請專利範圍第8 項不具新穎性及進步性：

⒈原告主張第265 號專利之實施例1 步驟（e ），與系爭專利相對應第210 號專利之實施例1A、1B、1C的製程（用以製備氯匹多瑞硫酸氫之型式2 ）近似，故可製備氯匹多瑞硫酸氫型式2云云。惟查：

⑴按有關「新穎性」之判斷，依系爭專利核准審定時適用之83年版專利審查基準，所請發明於申請前已見於刊物或已公開使用，不具新穎性。此處「申請前已見於刊物」，是指在申請日之前，熟習該項技術者依據刊物所記載事項及相當於有記載之事項，得以判斷知悉發明之技術內容者而言。所謂「相當於有記載之事項」，是指由記載之事項，參酌當時既有之技術知識而導出之事項。前述「導出」，僅限於能由引證文件記載之內容所「直接推導者」，並非可無限制延伸，其重點在於「是否相同」之核心判斷準則。換言之，先前技術必須客觀上已揭示與系爭專利完全相同之內容，或至少可由該文獻所揭示之內容，為不特定多數人中之「熟習該項技術者」，依其記載內容得以判斷知悉系爭專利所請發明之技術內容者，始可證明系爭專利不具新穎性。在化學領域相關發明，一化合物由於微觀結構如晶型不同而產生新的性質時，雖然新晶型與母化合物二者分子結構相同，僅結晶型態有所不同，但該新晶型仍具有新穎性。

⑵按系爭專利所請發明是已知化合物氯匹多瑞硫酸氫之新晶型（型式2 ），其較已知型式1 具有在丙酮中較不易溶解且較不具靜電性，因此具有更高的熱穩定性，更易於製造且加工成錠劑的功效。故型式2 雖然與型式1 之化合物分子式相同，但其結晶型態已然不同且具有新的特性，型式2 具有新穎性。

⑶依據系爭專利說明書所載技術內容可知，製備氯匹多瑞硫酸氫型式2 的方法主要包括兩種方法，一種是將氫化丙酮母液在40℃以下的溫度置放3 至6 個月期間；另一種是添加氯匹多瑞硫酸氫型式2 種晶。有關原告所提第265 號專利案之實施例1 步驟（e ），與系爭專利相對應第,210號專利之實施例1A、1B、1C的製程（用以製備氯匹多瑞硫酸氫之型式2 ）近似一事，經比對其技術內容，詳如附表二所示。

⑷由附表一可知，系爭專利實施例1B、1C相較於第265 號專利之實施例1 步驟（e ），多了將「將氫化丙酮母液在40℃以下的溫度置放3 至6 個月期間；」的步驟；而由上表亦可得第265 號專利之實施例1 步驟（e ），與系爭專利相對應第210 號專利之實施例1A、1B、1C 的製程各不相同，如步驟1 鹼化，第265 號專利氯匹多瑞樟腦-10-磺酸鹽（SR25990B）與二氯甲烷之比例、混合時間、加入鹼性碳酸鹽的種類及濃度等皆與第210 號專利之實施例1A、1B、1C的製程不相同。在步驟2 分離氯匹多瑞，第265 號專利相較於第210 號專利1A、1B、1C多了以硫酸鈉去除有機相水分的步驟。步驟3 形成氯匹多瑞硫酸鹽，第265 號專利是加入低溫丙酮與93.64%濃硫酸，此與美國第210 號專利加入丙酮（未特定溫度）與80% 濃硫酸並不相同，且第265 號專利並無加熱回流步驟。步驟4 形成氯匹多瑞硫酸鹽結晶，第265 號專利相較於第210 號專利多了以丙酮清洗沉澱物之步驟。

⑸又按已知化學反應受起始物、溫度、使用溶劑、酸鹼值等多種因素的影響，就熟習該項技術者而言，需要在控制條件下才能確保化學反應所產出的化合物為相同。則在第265號專利實施例1步驟（e），與系爭專利相對應第210號專利之實施例1A、1B、1C的製程多種條件不同情況下，原告卻主張第265 號專利之實施例1 步驟（e），與系爭專利相對應第210號專利之實施例1A、1B、1C的製程（用以製備氯匹多瑞硫酸氫之型式2）近似，已揭示如何製備氯匹多瑞硫酸氫型式2 云云，其理由與事實不符，顯不可採。

⑹有關系爭專利實施例1A雖然沒有將氫化丙酮母液在40℃以下的溫度置放3 至6 個月期間的步驟，卻依然可製得氯匹多瑞硫酸氫型式2。經參加人進一步澄清其係遭氯匹多瑞硫酸氫型式2種晶污染等，此觀諸於系爭專利發明人Jean Saint-Germain博士於專利複審案程序之宣誓書所自承有關氯匹多瑞硫酸氫型式2 的研發過程等內容，亦非不無可能。又參酌第265號專利說明書，其技術內容包含氯匹多瑞硫酸氫右旋異構物之結構及功效，實例1 步驟（e ）係製備氯匹多瑞硫酸氫右旋異構物，其熔點為184 ℃（即氯匹多瑞硫酸氫型式1 ）。惟綜觀第265號專利全文，並未記載氯匹多瑞硫酸氫多結晶型式2 之晶態結構、熔點、紅外線光譜、X 射線粉末繞射圖譜等相關物理、化學性質及製備方法等相關技術內容，則熟習該項技術者，並沒有明顯的動機依其記載內容或由其所記載之事項，參酌當時既有之技術或知識去實施國第265 號專利實例1 步驟（e ）之製法，以直接製得或導出系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 及其製法等相關發明。是以，第265 號專利不足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 至3 項不具新穎性。

⒉又原告主張第210 號專利發明人Jean Saint-Germain（即系爭專利發明人珍聖- 吉曼）博士於美國專利商標局專利複審案程序之宣誓書，聲稱系爭專利之發明人自承型式2於1997年即出現於Orgamol 藥廠，且依照第265 號專利之製造方法可產出氯匹多瑞硫酸氫型式2 ，故型式2 並非新穎云云。然查，系爭專利發明人珍聖- 吉曼博士之宣誓書，係參加人於第210 號專利之美國複審程序中向美國專利商標局提出之ㄧ項證物，其內容在說明氯匹多瑞硫酸氫型式2 的研發過程。該宣誓書提及由於受到型式2 種晶污染之緣故，1997年7 月位於瑞士的Orgamol 製造廠依第265號專利製造氯匹多瑞硫酸氫（稱型式1 ）時，發現一批產物外觀呈粉白色且質地較為緊密，初期誤以為是產品汙染物，其後經分析研究，參加人才發現氯匹多瑞硫酸氫型式2 ，其後對其結晶結構進行研究、確認其物理及化學性質、製備方法及相關醫療功效等研發過程才完成系爭專利請發明。另查第265 號專利係揭示氯匹多瑞硫酸氫右旋異構物之結構及功效，依其製程所製得之產物原本應是氯匹多瑞硫酸氫（型式1 ），但於Orgamol 藥廠製程中卻出現另ㄧ種晶型化合物（型式2 ）。惟Orgamol 藥廠在其製程中發現型式2 存在的此一現象，當時僅為工廠內部資訊，並未成為「公知」或「公用」之狀態，此不影響系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 之新穎性及進步性的判斷。而有關已知化合物之新穎結晶型式是否具有可專利性，世界各主要先進國家之專利制度均予以肯認（參照系爭專利結晶型式2 之專利狀態表），概多晶型之特殊晶格及晶格數目是需要科學實證的，並無法予以憑空預測，故就同一化合物而言，可製備多少不同之晶型、如何製備晶型以及任何晶型之特性是需要人為努力才能完成。從而，先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及結晶物等喪失新穎性（見83年版專利審查基準第1-2-7頁）。另美國專利商標局在re-examination案中，第1 次及第2 次核發之「ACTION CLOSING PROSECUTION」，均認為「不論在型式2 出現前或後，使用265 號專利的方法可得到型式1 ，故265 號專利的方法不會產生型式2 ；的確，乾燥的結晶型式1 不會自發地轉變成結晶型式2 」（Patent Owner has persuasively shown theForm 1 can be obtained using the Bardorc process 《即265 專利所載製法》both before and after the appearance of Form 2,indicating that the Bardorc process does not inherently produce Form 2.Indeed,drycrystalline Form 1 does not spontaneously transform（or convert）to Form 2 ），亦可佐證第265 號專利所請製法不會必然產出氯匹多瑞硫酸氫型式2 ，從而原告此部分之主張，亦非足採。

⒊原告復主張「Orgamol 藥廠按照第265 號專利製造型式1，卻出現新的結晶型式，經證明其為型式2 」；US7,714,133 （下稱Veverka 專利案）及美國第2006／0000000A1號專利案（下稱Sajja 專利案），永日公司研究報告、WO2007／017886A1號專利，在製備型式1 之過程中，將無可避免地會產生型式2 ，且無須「將氫化丙酮母液於40℃置放3-6 個月，方可得到型式2 等」，以上可佐證其第265號專利教示之型式1 的製備方法可產出型式2 云云。惟查：

⑴Veverka 專利案係2006年2 月23日公開、Sajja 專利案係2006年9 月14日公開、WO2007／017886A1係2007年2月15日公開、永日公司研究報告公開於2007年6 月12日，以上參考文件皆公開於系爭專利申請日之後。雖然參加人辯稱Veverka 專利案及Sajja 專利案中所得到者為氯匹多瑞烷硫酸鹽（alkylsulfate salt ），並非系爭專利之氯匹多瑞硫酸氫，是以本質上不能作為與系爭專利比對之依據等語。然查Veverka 專利案實施例4 及Sajja 專利案實施例5 所製得之產物皆是氯匹多瑞硫酸氫型式1。

⑵再由系爭專利揭示內容可知，製備氯匹多瑞硫酸氫型式2 的方法有兩種，一是將氫化丙酮母液在40℃以下的溫度置放3 至6 個月期間；另一種則是添加氯匹多瑞硫酸氫型式2 種晶。查Veverka 專利案專利說明書第7 頁第1 欄揭示氯匹多端硫酸氫型式1會自動轉變為型式2 ，故製備型式1 之流程，至少會產出型式2 ；Sajja 專利案說明書第1 頁揭示第210 號專利及第265 號專利所提供製備型式1 的方法，並無法持續產生型式1 ；WO2007/017886A1 說明書揭露在丙酮溶劑中，因型式2 為熱力學上較穩定之晶型，故製備型式1 之過程中，將無可避免地產生型式2 ，且無須長久放置；而永日公司所完成之研究報告第6 頁實驗內容指出「以US 0000000專利（即系爭專利）的1A範例縮小3 倍進行實驗…預期得到型式2 ，但是結果卻為1 批型式2 與3 批型式1 ，數據如下…」，第13頁「結果與討論」第5 點指出，在丙酮溶劑中結晶無法可靠的製備型式1 或型式2 ，相同條件下，兩個晶型皆有可能發生等；以上專利文獻之目的皆是在改良第265 號專利之製法，此與系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 並不相關。

⑶承前所述，在第265 號專利，氯匹多瑞硫酸氫型式1製備過程中，有可能受到型式2 種晶的污染而出現氯匹多瑞硫酸氫型式2 （當時以為是不純物），則原告主張所提出之Veverka 專利案、Sajja 專利案、WO2007／017886A1及永日公司研究報告，雖然可觀察到型式2 的存在，只是再一次驗證先前所提由第265 號專利製備氯匹多瑞硫酸氫型式1 時可能受到型式2 種晶的汙染。

⑷次按有關以自然形態存在之物的發明的新穎性，通常，在自然界客觀存在的物質不一定屬於先前技術，只要其在申請日之前並未為公眾所知且不可重複製得者，即具有新穎性。例如發現自然界中存在之某基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，則該基因或微生物本身均符合發明之定義。換言之，雖然自然狀態的天然物質通常都以混合物狀態存在，但曾使用含有該未知物質的天然混合物並不能使該物質喪失新穎性，必須證明申請日前使用的物質與所申請的物質完全相同或直接等同才能破壞其新穎性。同理，雖然由第265 號專利製備氯匹多瑞硫酸氫型式1 的結果可觀測到另ㄧ結晶型式（當時以為它僅是一種雜質）的存在，但第265 號專利全文並未提及有另ㄧ種結晶型式的存在，遑論其他如氯匹多瑞硫酸氫型式2 的結構、特性及製備方法等技術內容。從而，所屬領域具有通常知識者不可能僅由觀察到另ㄧ結晶型式的存在，就可預期必然會有氯匹多瑞硫酸氫型式2 的生成，亦不可能藉由第265 號專利技術內容，暸解如何製備及利用氯匹多瑞硫酸氫型式2 。

⑸WO2007／017886A1係關於一種用於製備氯匹多瑞硫酸氫型式1 的方法，其中包括溶解氯匹多瑞硫酸氫型式2 至第一有機溶劑並接種2-2.5 ％的（S ）- （＋）氯匹多瑞硫酸氫型式1 至第一有機溶劑殘餘物的步驟，該引證案技術內容與系爭專利完全無關。至於永日公司研究報告，乃原告單方面委請私人企業出具之報告，公信力存疑，且其實驗人員及操作條件等均不詳，不足為證。對於系爭專利及第210 號專利之請求項1 ，亦即以「7 個d 值」定義結晶型式2 者，美國專利商標局在其第1 次及第2 次核發的「ACTION CLOSING PROSECUTION」均肯認此請求項相較於第265 號專利、Veverka 專利案、Sajja 專利案，具備新穎性及進步性。

⑹綜上，原告所稱Veverka 專利案、Sajja 專利案、WO2007／017886A1及永日報告皆可支持第265 號專利教示之型式1 的製備方法可產出型式2 ，第265 號專利足以證明系爭專利不具新穎性，為無理由，並不可採。

⒋另原告主張Veverka 專利案、Sajja 專利案、Jean Saint-Germain博士宣誓書附件之1994年2 月14日報告（其中所含1993年12月29日圖譜），皆已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項型式2 之X 射線粉末繞射光譜（簡稱XRPD）特徵波峰d 值（如附表三所示），故系爭專利申請專利範圍第1 項型式2 之「約4.11；6.86；3.60；5.01；3.74；6.49；5.66Α」之XRPD特徵波峰並不具新穎云云。然查：

⑴按已知X射線粉末繞射光譜（簡稱XRPD）可以鑑定結晶性物質的存在，其學理依據在於每個晶體物質都有其獨特的特徵波峰。由該特徵波峰可推導出一組d 值（結晶面垂直距離）與I/I1（相對強度）值，d 值和I/I1值可用來鑑定晶體化合物的種類。

⑵查附表三所示Veverka 專利案型式1d值係由實施例4 而來；Sajja 專利案型式1 d 值係由實施例5 而來；有關氯匹多瑞硫酸氫型式1 、2 之X-射線粉末繞射圖譜及特徵波峰d 值均已見於系爭專利說明書，比對系爭專利所揭示氯匹多瑞硫酸氫型式I 與型式II的X-射線粉末繞射圖譜，如附圖二所示，二者並不相同。

⑶另由系爭專利說明書表I、II所揭示型式1與型式2的特徵波峰d 值，二者並不相同，表I 為型式2 示於圖2 的顯著反射，表II為型式1 示於圖1 的顯著反射，比對內容如附表四所示。

⑷原告雖稱Veverka 專利案、Sajja 專利案、Jean Saint-Germain宣誓書附件資料所揭示之d 值，已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項型式2 之X 射線粉末繞射光譜（簡稱XRPD）特徵波峰d 值（如附表三所示）云云。但查Veverka 專利案、Sajja 專利案、Jean Saint-Germain宣誓書附件資料皆與氯匹多瑞硫酸氫型式1有關，如比對Jean Saint-Germain宣誓書附件資料所揭示型式1 之X-射線繞射圖譜與系爭專利所揭示之型式1之X-射線繞射圖譜，二者波峰特徵ㄧ致，應可確認Jean Saint-Germain宣誓書附件資料所揭示者應為型式1 之X-射線繞射圖譜。另比對附表三Veverka 專利案、Sajja 專利案、Jean Saint-Germain宣誓書附件資料所揭示之d 值與附表四，可知附表三所示Veverka 專利案、Sajja 專利案、Jean Saint-Germain宣誓書附件資料所揭示之d 值與型式2 之特徵波峰d 值相距甚遠，如系爭專利型式2 之d 值為6.86，Veverka 專利案、Sajja 專利案、JeanSaint-Germain 宣誓書附件資料所揭示之d 值各為6.38、6.49、6.17；系爭專利型式2 另ㄧd 值為5.01，Veverka 專利案、Sajja 專利案、Jean Saint-Germain宣誓書附件資料所揭示之d 值各為4.93、4.97、4.94，可知原告僅係是由型式1 之X 射線粉末繞射圖譜，隨意挑選與型式2 之特徵波峰d 值相對應之d 值以為比對，其比對結果自不具意義，並無參考價值。是以，原告主張Veverka 專利案、Sajja 專利案、Jean Saint-Germain宣誓書附件資料均已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項型式2 特徵波峰d 值云云，並不足採。

⒌原告復主張西元1993年12月29日型式1 之XRPD圖譜，Veverka 專利案依照第265 號專利製法製備之氯匹多瑞硫酸氫型式1 已發現型式2 之4.11A 、6.86A 、3.60A 、3.87A單一特徵波峰；參加人亦已自認化合物3 係根據第265 號專利製備，亦得以推論第265 號專利教示之型式1 製備方法可產出型式2云云。惟查：

⑴如前所述，比對1993年12月29日型式1 之XRPD圖譜與系爭專利氯匹多瑞硫酸氫型式1之與XRPD圖譜可得，二者波峰分布實質相同，且二者顯示之特徵波峰d 值，實質上亦可相互對應，應為相同的結晶型式。

⑵再者，每個晶體物質都有其獨特的特徵波峰圖譜，由該特徵波峰圖譜可推導出一組d 值（結晶面垂直距離）與I/I1（相對強度）值，可用來鑑定晶體化合物的種類。雖然在X 射線粉末繞射光譜可觀察到為數眾多的波峰d值，但除特徵波峰d 值外，其他僅是眾多波峰之ㄧ，並無任何特別意義。西元1993年12月29日型式1 之XRPD圖譜為型式1 的X 射線粉末繞射圖譜，雖可觀察4.11A 、6.86A 、3.60A 、3.87A 之單一d 值波峰，然此僅為型式1的X射線粉末繞射圖譜的眾多波峰d值之ㄧ，並無任何特別意義。原告卻誤認Veverka 專利案、Sajja專利案、Jean Saint-Germain宣誓書附件資料所揭示之d 值已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項氯匹多瑞硫酸型式2 之特徵波峰d 值，為無理由。

⑶西元1993年12月29日型式1 之XRPD圖譜乃Jean Saint-Germain 博士向美國專利商標局所提宣誓書之附件1994年2 月14日報告所涵括，該份文件為參加人內部實驗紀錄，並未公開於世，更不足以證明原告所稱系爭專利更正後申請專利範圍第1 至3 項所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 已不具新穎性。

⑷而美國專利商標局在複審案中所核發之第1 次「ACTIONCLOSING PROSECUTION」均已肯認系爭專利之美國對應案即第210 號專利申請專利範圍第1 項（相當於系爭專利申請專利範圍第1 項，以7 個d 值界定的氯匹多瑞硫酸氫型式2 ）相較於第265 號專利、Veverka 專利案、Sajja專利案，具備新穎性及進步性。其中，美國專利商標局還指出Veverka 專利案、Sajja 專利案根本未建議或教示在第265 號專利製備型式1 的過程中，有「必然會形成型式2」的情況（見第一次「ACTION CLOSINGPROSECUTION」第14頁）；而Veverka 專利案所主張之「預期型式1 將會被型式2 污染」等，缺乏實驗證明。反之，第210 號專利已證實即使在型式2 出現之後，第265號專利仍可持續製造型1 。

⑸原告固主張之美國專利商標局複審案第一次「ACTIONCLOSING PROSECUTION 」第22至23頁及第二次「ACTIONCLOSING PROSECUTION 」，均已認定第210 號專利申請專利範圍第8 項至第14項已被第265 號專利、Veverka專利案所揭露等語。但查美國專利商標局在複審案中所核發之第一次或第二次「ACTION CLOSING PROSECUTION」，係因第210 號專利申請專利範圍第8 至14項都以「單一d 值」定義氯匹多瑞硫酸氫型式2 ，美國專利商標局認為如此定義之請求標的確實涉有可專利性之疑問。且查系爭專利申請專利範圍並無該等對應的請求項，則原告所為第210 號專利申請專利範圍第8 至14項已被第265 號專利、Veverka 專利案所揭露，系爭專利所請氯匹多瑞硫酸氫型式2 不具新穎性之主張，並非可採。

⑹又系爭專利更正後申請專利範圍第8 項係以申請專利範圍第1 項之氯匹多端硫酸氫型式2 為主要活性成分，因申請專利範圍第1 項具有新穎性，故更正後申請專利範圍第8 項所請醫藥組成物亦具新穎性。而系爭專利申請專利範圍第1 項所請氯匹多端硫酸氫型式2相較於型式1，在丙酮中較不易溶解且較不具靜電性，因此具有更高的熱穩定性，更易於製造且加工成錠劑的功效，具有進步性。更正後申請專利範圍第8 項所請範圍係以申請專利範圍第1 項之氯匹多端硫酸氫型式2為主要活性成分，因申請專利範圍第1 項具有進步性，故更正後申請專利範圍第8 項所請醫藥組成物亦具進步性。

⑺承上，第265 號專利不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項及更正後申請專利範圍第8 項不具新穎性及進步性。是以原告此部分之主張，亦不可採。

⒍綜合上述，可知第265 號專利無法證明系爭專利申請專利範圍更正後申請專利範圍第1 至3 項不具新穎性，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項及更正後申請專利範圍第8 項不具新穎性及進步性。

㈨本件訴願決定機關拒絕原告陳述意見及言詞辯論之請求，並無違反行政程序法第102 條、訴願法第63條暨第65條之規定：

⒈本件係關於系爭專利是否應被撤銷，而舉發程序在行政法上咸認為屬「民眾訴訟」，法律雖賦予任何人提出舉發之機會，但難謂舉發之結果必然與舉發人之「自由或權利」有直接相關，惟本件原告從未證明其與系爭專利是否撤銷有何法律上利害關係，故本件經濟部之訴願決定，至多僅可能「限制或剝奪參加人自由或權利」，是以，本件訴願機決定關縱然未給予原告陳述意見之機會，或拒絕原告言詞辯論之請求，亦與行政程序法第102 條之規定無違。

⒉復按訴願法第63條與第65條之規定，關於是否給予訴願人陳述意見或言詞辯論之機會，係屬訴願機關之裁量。查被告既已在舉發程序中多次令原告與參加人以書狀交換意見並給予雙方面詢之機會，且原告所提訴願理由並不脫其在舉發程序中之主張，則本件事實及法律適用顯已臻明確。原告雖於訴願理由中請求到訴願決定機關陳述理由與言詞辯論，惟訴願決定機關皆依據原告所提文件一再請被告補提答辯理由，雖原告請求至訴願決定機關陳述理由與言詞辯論，惟其所述理由皆已在訴願理由、補充理由中詳實陳述，且依據訴願法第63條第3 項規定「訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會」之內容，係以有正當理由為前提，本件舉發事件即已在處分前已給予兩造充分提供理由機會，訴願理由並無須進一步釐清之處，則訴願決定機關決定不通知原告到會陳述意見或命兩造為言詞辯論，當無違反行政程序法第102 條、訴願法第63條第3 項及第65條之規定，原告此部分所為主張，亦不足採。

七、綜上所述，第420 號專利、第265 號專利等舉發諸證據均無法證明系爭專利申請專利範圍不具新穎性及進步性，故原告所訴，為不足採。從而，被告所為本件「舉發不成立」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並求為判決被告應就系爭專利作成舉發成立之審定，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭