智慧財產及商業法院107年度民商上更(一)字第1號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 11 月 15 日
• 法官: 汪漢卿、熊誦梅、曾啟謀
• 當事人: 台灣糖業股份有限公司、台糖營造股份有限公司

智慧財產法院民事判決
107年度民商上更(一)字第1號上　訴　人　 台灣糖業股份有限公司
法定代理人　 黃育徵
訴訟代理人　 陳岳瑜律師
丁嘉玲律師
張庭維律師
被上訴人　　 台糖營造股份有限公司
兼法定代理人　林建成
訴訟代理人　 陳忠儀律師
陳家祥律師
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國104 年3 月31日本院103 年度民商訴字第31號第一審判決提上訴，經本院104 年度民商上字第7 號第二審判決後，上訴人提起上訴，經最高法院部分廢棄發回更審，本院於107 年10月25日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人對於被上訴人台糖營造股份有限公司之請求部分廢棄。
被上訴人台糖營造股份有限公司不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱；並不得使用（含授權他人使用）相同或近似上訴人「台糖」之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外）由被上訴人台糖營造股份有限公司負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係依商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
二、次按，不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更追加，民事訴訟法第463 條準用第256
條定有明文。上訴人台灣糖業股份有限公司（下稱台糖公司）於民國107 年7 月2 日準備程序將上訴聲明第2 項、第3
項「台糖營造公司」部分修正為「台糖營造股份有限公司」。台糖公司上開所為係補充或更正事實上或法律上之陳述，非訴之變更追加，揆諸上開說明，應予准許。
三、台糖公司雖依據82年商標法第23條第2 項、現行商標法第36條第1 項第3 款但書規定主張被上訴人台糖營造股份有限公司（下稱台糖營造公司）因侵害系爭商標2 ，其得請求台糖營造公司「附加適當之區別標示」等語，惟此一請求事項並非原審起訴範圍，台糖營造公司不同意其追加，並辯稱系爭商標2 既於90年1 月15日專用期限屆滿而消滅，則台糖公司請求台糖營造公司「附加適當之區別標示」云云亦無權利保護之必要等語，且台糖公司並未就此部分提起追加之訴，此部分核非本件民事訴訟第二審更審訴訟之審理範圍。職是，本院不得就附加適當之區別標示部分為審酌，否則即為訴外裁判，附此敘明。
貳、實體事項：
一、台糖公司主張：
㈠台糖公司分別於42年12月10日、79年8 月3 日、88年8 月25日、97年9 月10日以「台糖」、「TSC 」等文字或文字及圖案向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局，下稱智慧局）申請商標註冊，並分別經核准註冊為第1675號商標、第49593 號商標、第128342號商標、第148153號商標、第1363078 號商標、第1363094 號商標（即系爭商標1 至6 ），且台糖公司所有之「台糖」2 字已成為大眾周知之著名表徵與著名商標。
㈡台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名稱之特取部分，並經核准設立登記（統一編號為00000000），且持續使用至今，自應適用現行商標法規定，而台糖營造公司於設立登記時既已明知「台糖」為著名商標，雖其設立登記時系爭商標3 至6 尚未註冊，然台糖營造公司侵害「台糖」著名商標之行為係屬繼續性行為，台糖營造公司對於台糖公司其後合法取得之商標權亦構成侵害，而系爭商標1 、2 之註冊時間早於台糖營造公司設立登記時間，台糖營造公司自無法主張善意先使用。台糖營造公司使用「台糖」2 字作為其公司名稱，將造成具普通知識經驗之相關事業或消費者，於交易時「可能」誤認、誤信渠等公司所提供之商品及服務之來源均來自台糖公司，或誤認與台糖公司間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之關係，而構成「有混淆誤認之虞」之態樣，台糖營造公司亦曾使用「台糖營造股份有限公司（總公司）」之文字，於「1111人力銀行」之網頁上刊載徵才廣告，也有立法委員將所有公司名稱之特取部分為「台糖」之營利事業單位，均誤認係屬台糖公司之關係企業，因此台糖營造公司違反現行商標法第70條第2 款前段規定甚明。又現行商標法第70條第2 款後段「減損商標識別性或信譽之虞」並不以同一或類似之商品或服務為必要，況台糖公司歷年來均有實際從事營造業，因此台糖營造公司之行為，顯有將「台糖」之著名商標由原先僅強烈指示「台糖公司」之商品及服務「來源」，轉變成指示2 種以上之商品或服務來源，將使相關事業或消費者對「台糖」商標產生非單一聯想或非獨特性的印象，堪認已有減損台糖公司著名商標之識別性或信譽之虞，且若不制止，亦會使相關事業或消費者誤以為可任意使用「台糖」之商標，而導致該著名註冊商標識別性之減弱，是以，台糖營造公司確屬違反現行商標法第70條第2 款後段規定。縱認本件應適用台糖營造公司設立登記時之82年12月22日修正公布之商標法（下稱82年商標法），然82年商標法第65條既禁止使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，並經營同一商品或類似商品之業務，則台糖營造公司以系爭商標之「台糖」字樣作為公司名稱之特取部分，縱無惡意，仍屬構成侵害台糖公司之商標權，台糖公司仍可依82年商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因台糖營造公司自始是否具有「欺騙他人之意圖」、「明知」或「使用之惡意」而有所異。台糖公司並未默許台糖營造公司使用「台糖」作為公司名稱，有關「台灣糖業股份有限公司月眉廠」（下稱月眉廠）、「台灣糖業股份有限公司台中區處」（下稱台中區處）簽訂之工程合約，並未有台糖公司之印文，且該二者屬政府採購法之「機關」具備獨立對外招標採購之能力，依權責劃分，台糖公司無從知悉該二工程，自無從知悉台糖營造公司存在。又商標排除侵害請求權與已登記不動產相同並無消滅時效之適用，縱有適用，自應回歸民法第125 條規定以15年長期時效為準，是台糖公司行使權利自無違反誠信原則及時效可言。台糖營造公司違反現行商標法第70條第2 款及82年商標法第65條規定，爰依現行商標法第69條第1 、2 項排除、防止侵害及銷毀侵權物品。
二、被上訴人抗辯則以：
㈠依據法律不溯及既往原則，本件應適用台糖營造公司設立時之商標法：
按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定，有最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決可資參照。經查，台糖營造公司既於87年8 月25日設立，自應適用設立時之82年商標法，始為正論。對於「法律要件事實之回溯連結」者，司法院大法官會議第605 號解釋文之曾有田大法官協同意見書已闡明：「所謂『真正溯及既往』」或『法律效果之溯及生效』，即上述法律不溯及既往原則所擬處理之類型，其與『不真正溯及既往』或『法律事實之回溯連結』在法律效力上之區別，在於後者係指法令公布施行後，對前已開始迄未完結之事實，向將來發生效力，亦即新法將法律效果的發生，連結到其公布施行前既存之事實；而前者則指法令公布施行後，回溯對前已完結之事實回溯生效」在案，故所謂「法律事實之回溯連結」係指案件未完結之事實延續至法令施行或變更後，新法之法律效果可適用於頒布前之構成要件事實。然台糖營造公司於87年8 月25日設立完成，設立行為之事實已經結束，而公司之存續係狀態之繼續而非行為事實之繼續，故與「法律事實之回溯連結」之情形不同，自應適用設立時之法律而非現行法。
㈡無論適用何時之商標法，台糖營造公司均未侵害台糖公司之商標權：
⒈台糖營造公司無違反設立時之82年2 月22日商標法：
按82年2 月22日修正公布之商標法第65條規定已表示若公司或商號名稱申請登記日在商標申請註冊日之前，即不構成侵害商標權。台糖營造公司於87年8 月25日已設立，早於台糖公司主張系爭商標3 、4 、5 、6 之註冊日，故台糖營造公司無侵害該等商標之情形。再者，82年2 月22日修正公布之商標法第65條，係以經營與商標之商品或服務同一或同類商品而使用商標作為公司名稱特取部分，始構成侵害商標權。經查，台糖公司於43年10月1 日雖申請系爭商標1 之註冊在案，然該商標係使用於砂糖、方糖，與台糖營造公司從事營造事業並非同一或同類商品、服務，故台糖營造公司雖以「台糖」作為公司名稱之特取部分，亦無違反82年2 月22日修正公布之商標法第65條規定至明。至於系爭商標2 部分，雖早於台糖營造公司申請登記日，惟此商標於90年1 月15日專用期限已到期，即自到期日起該商標權利已不存在，台糖公司自不得以已不存在之商標主張權利，更遑論於本案請求台糖營造公司不得使用「台糖」作為公司名稱之特取部分。
⒉縱認本件得適用現行商標法第70條第1 項第2 款，台糖營造公司亦無侵害台糖公司商標權：
⑴台糖營造公司於87年8 月25日設立，而系爭商標3 、4 之申請註冊日均為88年8 月25日、系爭商標5 、6 之申請註冊日均為97年9 月10日，皆晚於台糖營造公司設立之日，台糖營造公司自無可能明知其商標之存在而予以侵權，要屬當然，故就系爭商標3 、4 、5 、6 之商標權而言，無論是否為著名商標，台糖營造公司均得主張為善意使用，無構成侵權。且系爭商標3 雖申請註冊使用於「各式建築物之營建、各式建築物之代建、工廠建造、倉庫建造修理、園景造景施工、室內裝潢工程施工、廣告工程施工、貼壁紙、展示會攤位及商店之設置施工、土木建築工程（包括游泳池、跑道、橋樑、機場、海港、捷運系統及其他土木工程）之營建、土木建築工程（包括游泳池、跑道、橋樑、機場、海港、捷運系統及其他土木工程）之修繕」等，惟智慧局業以103 年9 月26日（103 ）智商00349 字第10380519890 號函廢止台糖公司前揭商標使用於上揭項目。從而，台糖公司之上揭商標權既已不存在，更不得主張台糖營造公司有侵害其商標權情形。⑵關於系爭商標2 部分，該商標係於80年1 月16日取得之，惟於90年1 月15日專用期限屆滿而消滅，故台糖公司仍不得以此對台糖營造公司主張任何權利。又「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」為民法第197 條所規定。從而，暫不論台糖營造公司並無侵害商標權，且縱以系爭商標2 之專用期限屆滿末日計算，至本件台糖公司起訴時（103 年6 月30日）亦逾十年之侵權行為請求權期間，則台糖公司主張台糖營造公司侵害其商標權而應負損害賠償責任云云，亦屬無據。
⑶系爭商標1 係指定使用於「第431 類：砂糖、方糖」，故其使用範圍僅在砂糖、方糖，至多亦僅得擴張及於糖類製品或食品類商品，尚無擴及與食品無關之營建業或其他產業，故對於台糖營造公司所屬之營建產業而言，「台糖」商標除非著名商標外，台糖營造公司使用「台糖」2 字作為公司名稱者，亦無「致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞」。實則，台糖公司迄今亦未舉證有何「致相關消費者混淆之虞」或「減損商標之識別性或信譽之虞」之情事，且台糖公司提出之新聞資訊（原證4 ），暫不論該報導之真實性仍有疑義，且其內容係第三人台糖生物科技宅配通公司於網路上販售台糖公司商品，致立法委員於質詢時有所質疑。從而，該案之當事人既非台糖營造公司，其商品、服務為食品亦與本案之營建明顯不同，立法委員之質詢疑義更難等同視為消費者有混淆，故上揭新聞資訊仍無法認定有「致相關消費者混淆之虞」或「減損商標之識別性或信譽之虞」情事。況台糖營造公司設立以來，已承攬諸多大小工程，其中不乏政府機關工程與民間企業、其他私人工程，均無發生有他人誤認之情況，而台糖公司迄今亦未有接獲第三人向其主張台糖營造公司承攬之工程有何爭議或糾紛，足證並無消費者曾誤認台糖營造公司為台糖公司之關係企業，而有致相關消費者混淆誤認之虞，或有減損台糖公司商標之識別性或信譽之虞之情形。
㈢如認為本案應適用現行商標法，且台糖營造公司有侵害台糖公司之商標權云云，惟因商標法之事後變更影響台糖營造公司權益，台糖營造公司仍得主張以信賴保護原則，以維權益：
若認為本案應適用現行商標法，且台糖營造公司有侵害台糖公司之商標權云云，惟台糖營造公司係因信賴舊法而設立，並經營台糖營造公司迄今已有近20年，期間承攬之工程項目不勝枚舉，更有承攬台糖公司之各項工程，因此已累積相當商譽。循此，台糖營造公司既對於當時設立時法律存有信賴基礎，並有設立及經營台糖營造公司之信賴表現，且該信賴之利益涉及台糖營造公司商譽及後續經營，又無信賴不值得保護之情形。因此，台糖營造公司得主張憲法上之信賴保護原則作為抗辯。
㈣台糖公司早已知悉台糖營造公司以「台糖」為公司名稱，卻仍提起本件訴訟，除其請求權已罹於時效外，更有違誠信原則：
⒈按被證1 之資料，可知台糖公司已有數次默許台糖營造公司之使用「台糖」作為公司名稱，台糖公司應不得再向台糖營造公司主張權利：
暫不論台糖營造公司並無侵害台糖公司商標權，台糖公司更分別於89年間及98年間與台糖營造公司簽訂工程合約（被證1 ），使台糖營造公司承攬台糖公司之工程。從而，台糖公司既數次准予台糖營造公司以此公司名稱與其簽訂工程合約，已可認為台糖公司有默許台糖營造公司以「台糖」作為公司名稱之特許部分，故其今日再主張侵害商標權云云，除有違誠信原則外，更非適法。台糖公司雖辯稱，當初與台糖營造公司簽約係各廠區獨立簽約，其總公司並不知情，自無默許情事云云，惟縱認台糖公司之各廠區或有獨立簽約之權限，但法律效果仍屬於同一之台糖公司法人格，台糖公司以此切割抗辯，並無理由；況按常理判斷，各廠區至少於簽約之事前或事後理應將相關契約內容送總公司核准或備查，故台糖公司辯稱毫無所悉云云，誠難採信。綜上，「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」為民法第148 條所規定。台糖營造、台糖建設股份有限公司（下稱台糖建設公司）成立迄今已十年有餘，更多次為台糖公司施作工程（被證1 ），台糖公司對此知之甚明，然台糖公司均予以默許，未曾表示異議。台糖公司竟於默許多年後，無端主張侵害其商標權云云，則台糖公司之權利行使顯然違反誠信原則，故其本件請求更無理由。
⒉縱認台糖營造公司有侵害台糖公司權利情事云云，惟台糖公司早已知悉台糖營造公司存在，遲至今日始主張權利，亦已罹於時效：
⑴台糖公司早於89年間與台糖營造公司簽訂工程合約（被證1
），縱台糖營造公司構成侵權行為云云，亦早為台糖公司所知之，然台糖公司卻於今日始請求台糖營造公司應登報回復名譽及排除侵害商標權云云，顯已罹於2 年之法定時效，故其本案請求亦無理由。
⑵台糖公司又援引司法院釋字第107 號，主張其台糖商標已辦理登記，故無消滅時效之適用云云。惟對照本案爭議者，因商標權之登記僅為對抗要件，登記亦無如土地法第43條規定之絕對效力，且縱台糖公司無法使台糖營造公司將「台糖」商標不再使用於公司名稱之特取部分，亦不妨害台糖公司繼續使用其「台糖」商標於其他事業項目，即無司法院釋字第107 號解釋理由書所擔憂發生台糖公司永久無法使用權利之情形，故本件與司法院釋字第107 號之案件事實明顯不同，實難比附援引。
三、本件關於原審被告台糖建設公司及兼法定代理人丙○○部分，業經最高法院106 年度台上字第2088號民事判決確定，不在本院更審審理範圍，爰不再贅述。本院前審判決駁回台糖公司於第一審對於台糖營造公司及其法定代理人丙○○之請求部分上訴，經最高法院前揭判決廢棄該部分發回本院更審，台糖公司上訴聲明：㈠原判決除確定部分外廢棄。㈡上開廢棄部分，台糖營造公司、丙○○不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱。㈢第一項廢棄部分，台糖營造公司、丙○○不得使用（含不得授權他人使用）含有相同或近似「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品。㈣歷審訴訟費用均由台糖營造公司等連帶負擔。台糖營造公司、丙○○答辯聲明為：㈠上訴駁回。㈡歷審訴訟費用由台糖公司負擔。
四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：
㈠不爭執事項：
⒈台糖公司於42年12月10日以「台糖」、「TSC 」等文字及圖案向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為智慧局）申請商標註冊，並指定使用於「砂糖、方糖」之服務類別，嗣於43年10月1 日經核准註冊為第1675號商標，專用期限至113
年9 月30日（即系爭商標1 ，如附圖1 所示，見原審卷第102 頁）。
⒉台糖公司於79年8 月3 日以「台糖」2 字及圖案向智慧局申請商標註冊，並指定使用於「營建及租售業務」之服務類別，嗣於80年1 月16日經核准註冊為第49593 號商標（即系爭商標2 ，如附圖2 所示，見原審卷第132 頁）。
⒊台糖公司於88年8 月25日以「台糖」2 字向智慧局申請商標註冊，並指定使用於「各種建築物之營建、代建，園景造景工程施工」之服務類別，嗣於89年9 月1 日經核准註冊為第128342號商標（即系爭商標3 ，如附圖3 所示，見原審卷第133 頁）。
⒋台糖公司於88年8 月25日以「台糖」2 字向智慧局申請商標註冊，並指定使用於「各種建築物之租售，不動產買賣、租賃之仲介」之服務類別，嗣於90年9 月1 日經核准註冊為第148153號商標（即系爭商標4 ，如附圖4 所示，見原審卷第134 頁）。
⒌台糖公司於97年9 月10日以「台糖」、「TSC 」等文字及圖案向智慧局申請商標註冊，並指定使用於第36類之服務類別，嗣於98年5 月16日經核准註冊為第1363078 號商標（即系爭商標5 ，如附圖5 所示，見原審卷第135 至136 頁）。
⒍台糖公司於97年9 月10日以「台糖」、「TSC 」等文字及圖案向智慧局申請商標註冊，並指定使用於第37類之服務類別，嗣於98年5 月16日經核准註冊為第1363094 號商標（即系爭商標6 ，如附圖6 所示，見原審卷第13頁）。
⒎台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名稱之特取部分，並經核准設立登記（統一編號為00000000），登記之所營事業為綜合營造業（見原審卷第156 頁）。
㈡本件爭點:
⒈台糖營造公司、丙○○是否有侵害台糖公司商標權之行為？⑴本件應適用何時期之商標法規定？
⑵台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名稱之特取部分設立登記並使用至今，是否侵害系爭商標1 至6 ，而違反82年商標法第65條、第61條規定？
①台糖營造公司是否為惡意？
②兩者是否經營同一或同類商品之業務？
③該規定適用期間台糖營造公司是否曾經利害關係人請求停止使用而不停止使用？
⑶台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名稱之特取部分設立登記並使用至今，是否侵害系爭商標1 至6 ，而違反現行商標法第70條第2 款規定?
①台糖公司所有之系爭商標1 至6 於台糖營造公司設立登記時，是否為著名商標？
②台糖營造公司是否構成善意合理使用？
③本件是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性或信譽之虞？
⒉台糖公司是否有默許台糖營造使用「台糖」作為公司名稱而不得再向台糖營造公司主張權利？台糖公司行使權利是否有違民法第148 條誠信原則？
⒊台糖公司依現行商標法第69條第1 項、第2 項規定，對台糖營造公司請求排除侵害、銷毀侵權物品，並依公司法第23條第2 項、民法第28條規定請求丙○○應與台糖營造公司負連帶責任，是否有據？台糖公司對台糖營造公司、丙○○之排除侵害請求權及銷毀請求權是否已罹於時效？
五、本院得心證之理由：
㈠本件應適用現行商標法規定：
按商標法第70條第2 款規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。上開擬制侵害商標權之規定，乃商標法於92年修正時所增設（92年商標法第62條，100 年修正文字並移列於第70條第2 款），目的在於加強對著名商標之保護，並與國際規範相調和。襲用他人著名商標中之文字，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要件。又依上開規定經擬制為侵害商標權者，非單純選定名稱之行為，而係名稱選定與著名商標文字相結合之狀態。倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於92年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃「法律要件事實之回溯連結」，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題。
㈡系爭商標1為著名商標：
次按，商標法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名商標之因素：⒈商標識別性之強弱。⒉相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。⒊商標使用期間、範圍及地域。⒋商標宣傳之期間、範圍及地域。⒌商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。⒍商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。⒎商標之價值。⒏其他足以認定著名商標之因素。查系爭商標1 至2 之註冊時間均在台糖營造公司設立登記之前，而台糖公司於35年5 月1 日成立，自42年起即以「台糖」文字陸續註冊多件商標，其中系爭商標1 所指定使用之砂糖、方糖或類似商品，行銷事業遍及全台等情，有台糖公司所提便利商店一覽表附卷可參（見原審卷第144 頁），堪認台糖公司使用系爭商標1 於糖類製品、食品或其他類似產品已達一般社會大眾所普遍認知之程度，而為著名商標。至系爭商標2 雖指定使用於營建及租售業務，台糖公司並提出相關資料證明其確實有從事營造業（見本院前審卷第221 至224 頁、250 至259 頁），然觀之上開資料，可知台糖公司於台中市○○區○○段00○號及高雄市○○區○○段000 ○號有自建之建案（見本院前審卷第224 頁反面），台糖公司於84年12月29日、87年2 月20日以起造人名義取得台南市政府工務局使用執照，此雖可證明台糖公司有實際從事營建業之事實，然該等資料數量不多，尚難認為系爭商標2 因台糖公司廣泛使用而於營建業取得著名商標之地位，至台糖公司86年11月3 日工程合約係台糖公司委託第三人興建房屋（見本院前審卷第252 至258 頁）、台糖公司合作興建房屋契約書及94至104 年度與合建廠商合作興建與房屋一覽表（見本院前審卷第259 頁至第267 頁反面），均係台糖公司提供土地委託他人建造房屋，台糖公司之身分為地主，自難以此認定台糖公司有從事營建業。準此，台糖建設公司設立登記時，系爭商標1 使用於砂糖、方糖或相關產品部分，已因台糖公司長期、廣泛之使用而廣為相關事業或一般消費者所普遍認知而達著名商標之程度，至系爭商標2 使用於營建業部分，並無證據證明已達相關消費者普遍認知之程度，而非著名商標。
㈢台糖公司請求台糖營造公司不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱，為有理由：
又按，使用相同或近似於他人著名商標或標章，於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於商標法第30條第1 項第11款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據以異議商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法條之適用（最高行政法院101 年度判字第47號、第48號參照）。由此可知，所謂減損著名商標識別性之虞，即商標之淡化，並不以侵權人與著名商標所指定使用之商品相同或類似為必要，正因其等所指定使用之商品毫無關聯，才會使得原本單一指向著名商標使用於特定之商品或服務，因侵權人之使用行為而逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。又上開有關著名商標淡化之判斷原則於「以他人著名之註冊商標中之文字作為自己公司名稱」之侵權態樣亦有適用。查系爭商標1 使用於砂糖、方糖或相關產品，已因台糖公司長期、廣泛使用而為著名商標等情，業如前述，且系爭商標1 之商標權迄未消滅之事實，為兩造所不爭執，則台糖營造公司雖設立登記於87年8 月25日，惟其公司名稱以系爭商標1 之文字作為特取部分，依其公司登記資料查詢所示，台糖營造公司所營事業為綜合營造業之業務（見原審卷第156 頁），將使高度著名之系爭商標1 原可使消費者對其產品或服務來源產生單一或獨特之聯想，因台糖營造公司以系爭商標1 之文字作為公司名稱之特取部分，而削弱系爭商標1 於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想甚明，自有減損系爭商標1
之識別性，因而造成淡化著名商標之狀態，持續迄今仍未終結，而構成商標法第70條第2 款之視為侵害商標權。職是，台糖公司請求台糖營造公司不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱，為有理由，自應准許。至於台糖公司依民法第28條、公司法第23條第2 項請求丙○○應與台糖營造公司負連帶責任部分，因係連帶賠償責任，而台糖公司之上開請求為不作為請求權，無連帶給付可言，故台糖公司此部分對於丙○○之請求，自屬無據。
㈣台糖營造公司雖辯稱本件有信賴保護適用云云，顯係錯誤理解信賴保護原則之要件，蓋現行法除係為加強對著名商標之保護外，亦兼有保護消費者免於混淆誤認之「公益」，此等現行法保護下之法益，顯較台糖營造公司之公司名稱使用權為重，據此顯見，台糖營造公司卻仍持續使用「台糖」2 字作為公司名稱之持續性侵害行為，並非值得保護之信賴。
㈤台糖公司並無默許台糖營造公司使用「台糖」2 字商標作為其公司名稱之意思，台糖公司行使權利並無違反誠信原則：⒈台糖營造公司固主張伊於89年及98年間，曾分別與「台灣糖業股份有限公司月眉廠」及「臺灣糖業股份有限公司台中區處」簽訂相關工程合約云云，並提出伊於98年6 月4 日所承攬施作「土牆復舊工程」之統一發票影本1 紙，然檢視該張發票上，並未蓋有任何台糖公司之印文，及相關代表人員之簽名或蓋章，台糖營造公司復未能提出關於該項工程之契約書、該張統一發票之原本及其他相關資料以實其說，而為台糖公司所否認。查上述月眉廠、台中區處為台糖公司公營事業所屬之「廠、區、處」，依「台灣糖業股份有限公司月眉廠組織規程」第3 條即明定：「本廠置廠長一人，秉承本公司決定之方針，綜理本廠業務」，另第5 條第9 項第1 款就月眉廠「會計課」所職掌之職務規定：「預、決算之編擬及執行事項」、第8 條：「本廠各級人員之編制名額另定之。」、第9 條：「本廠各級人員之任免、聘派，依本公司各級人員任免聘派程序之規定辦理。」、第10條：「本廠因業務需要得設各種委員會。」，再依台糖營造公司於原審所提之被證1 合約書中，亦可見月眉廠有自己獨立之印信，綜此可知，月眉廠具備有自己之「組織規程」、「獨立預算」、「編制員額」及「印信」之四要件，核屬政府採購法第3 條所稱之機關，自得本於招標機關之地位，具備對外獨立辦理採購之權能。再者，依台糖公司於94年9 月27日所發「人發字第0940009529號」函中，說明第四點即謂：「各區處組織調整後，有關印信、投保單位、各項文件及證照等等，請依規定辦理變更。」、以及依「台灣糖業股份有限公司區處組織簡則」第5 條規定：「區處編制員額在本公司年度預算員額限額內辦理。」，由此亦足見台糖公司台中區處具有「組織規程」、「獨立預算」、「編制員額」及「印信」之四要件，且揆諸首揭工程會兩函釋之意旨，公營事業所屬之區處亦屬政府採購法第3 條所稱之機關，而具備對外獨立辦理採購之權能。
⒉依原審被證1 之合約書所示，月眉廠於89年間所招標、簽約之「台中縣921 震災建築廢棄物堆置清理工程」，得標廠商為台糖營造公司，其採購金額僅為新臺幣（下同）92萬8,200 元，屬未達工程會於88年4 月2 日發布「（88）工程企字第8804490 號」函釋所定「公告金額為新臺幣100 萬元之工程採購」；另台中區處於98年間所發包之「土牆復舊工程」，亦由台糖營造公司所施作，其採購金額為9 萬7,866 元，更僅屬上開工程會函釋所定「新臺幣10萬元以下之中央機關小額採購」。再者，依「台糖公司與各單位權責劃分表（採購類）」所示，其中第「壹、二、２」點規定：「指定由舉辦單位自行核定之工程」部分，其下方之「劃分層級」顯示係由各單位「核定」，備註欄之說明更謂：「變更金額低於公告金額或發包金額百分之十且未達查核金額者，變更後總金額未超過核定概算及低於原核定預算，概由舉辦單位自行核定。」，據此，月眉廠（舉辦單位）前開所自行發包之廢棄物堆置清理工程採購案，因其採購金額低於「公告金額新臺幣100 萬元」，故屬由舉辦單位即月眉廠依權責所「自行核定」之工程，依前開權責劃分表之規定，月眉廠事前並不須報台糖公司核准，事後亦不須報台糖公司備查，足認台糖公司並不知悉月眉廠於89年間所發包之該清理工程。而台中區處前開所發包之土牆修復工程，因其採購金額亦未達100
萬元，故亦屬由舉辦單位即台中區處依其權責所自行核定之工程，台中區處事前無須報台糖公司核准，事後亦無須報台糖公司備查，故台糖公司亦無知悉台中區處於98年間所發包之土牆修復工程。是以，台糖公司既不知悉月眉廠及台中區處所分別發包之上開二工程內容，自亦無從知悉台糖營造公司之存在，更遑論知悉應對台糖營造公司行使權利，台糖公司於102 年12月間搜尋以「台糖」2 字作為公司名稱之相關公司後，始知悉台糖營造公司及台糖建設公司有侵害台糖公司之商標權及涉嫌違反公平交易法等情，並隨即於103 年1
月9 日發函予渠等公司請求更名，自難謂有何行使權利違反誠信原則之理，更無所謂行使權利罹於時效之情。
⒊縱認台糖公司知悉月眉廠於89年間發包工程予台糖營造公司，因而知悉台糖營造公司使用「台糖」商標作為公司名稱之行為，惟遍查該發包之工程契約內容，除相關工程施作、價金給付之約定外，並未涉及商標使用之同意或授與，自難認台糖公司有任何明示或默示之意思表示，而同意台糖營造公司使用「台糖」作為公司名稱之行為；此外，台中區處所發包予台糖營造公司之土牆修復工程，更僅有一紙收款發票為佐，除外並無任何採購契約等相關文件，是更無從證明台糖公司究有何明示或默示之意思表示，而同意台糖營造公司使用「台糖」作為其公司名稱。綜上，台糖公司雖於89年及98年間未行使權利，而請求台糖營造公司予以更名，但此僅屬單純之沉默，並無發生任何法律效果之意思，自非屬默示之意思表示。台糖公司現依法請求台糖營造公司予以更名，核屬行使權利之正當行為，自難謂有何違反誠信原則之處。
㈥本件請求權未罹於時效：
台糖公司所主張商標法第69條第1 項之「侵害除去及防止請求權」，立法者既已明示消滅時效應回歸民法適用，而不適用商標法第69條第4 項之消滅時效，依大法官107 號解釋之意旨，自應認為商標權（無體財產權）之回復請求權，與不動產（有體財產權）之回復請求權，同屬「已登記」財產權之回復請求權，應為相同之解釋，無消滅時效之適用，始符合「登記制度」之旨趣，及財產權之保障，是以，台糖公司告知請求台糖營造公司予以更名之「侵害除去或防止請求權」並無消滅時效之適用。退步言之，縱認商標法第69條第1
項所定之權利亦有消滅時效制度之適用，則依商標法第69條第4 項之立法理由，既已明確表示「侵害除去或防止請求權」不適用同條第4 項之短期消滅時效，故於適用消滅時效規定時，自應回歸民法第125 條規定，以15年長期消滅時效為準。
㈦台糖營造公司明知「台糖」2 字為台糖公司著名商標，卻仍以「台糖」2 字作為其公司名稱之特取部分，攀附台糖公司商譽，顯非「善意合理使用」：
⒈按現行有效之商標法第70條第2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：…二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」、同法第69條第1 項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。」
⒉次按，「商標法第30條第1 項第1 款、第3 款規定，所謂之善意，係指不知其為他人之商標而為使用者而言…上訴人之商標如確實多年來已廣為消費者所熟知而成為著名商標，則被上訴人於明知『英代爾』係上訴人之著名商標之情形下，仍以混淆交易往來對象、攀附該著名商標之意，而以『英代爾』為其公司名稱之特取部分，能否謂被上訴人係符合商標法第30條第1 項第1 款規定之善意使用，而不受上訴人商標權之效力所拘束，及被上訴人之行為不致減損上訴人著名商標之識別性或信譽，殊有斟酌之餘地」，最高法院98年度台上字第1595號判決意旨可資參照（該案於最高法院發回本院後，經本院判決被上訴人應予更名確定，參本院99年度民商上更㈢字第3 號判決）。
⒊查現行商標法第36條雖定有善意使用他人商標權之例外，惟於本件情形，台糖公司早於43年10月1 日即以「台糖」及「TSC 」之文字及圖案經核准註冊為系爭商標1 在案（參原審原證10及原證20），而台糖公司所享有之系爭商標1 已在全台使用、行銷超過60年之歷史，衡情台糖營造公司於辦理公司設立登記時，顯然即應已明知台糖2 字為台糖公司所有之著名商標（已論述如前），且於103 年12月8 日，經濟部智慧財產局以( 103 ) 智商00599 字第10380637600 號函，核准通過系爭商標1 之申請延展註冊案，其商標權利期間已延展至113 年9 月30日（參原審原證20）。又台糖公司於80年1 月16日以「台糖」2 字經核准註冊為系爭商標2 在案（參原審原證11），亦廣為ㄧ般消費者為熟知，系爭商標2 之商標權利期間雖於90年1 月15日終止，但台糖營造公司於87年8 月25日將上開「台糖」2 字使用作為渠公司名稱之特取部分，晚於上開台糖公司相關商標之註冊申請日前，自已不符現行商標法第36條第1 項第3 款所定「在他人商標註冊申請日前」之要件。
⒋次查，台糖營造公司於辦理公司名稱之設立登記時，既已明知台糖公司上開業經申請註冊在案之「台糖」2 字商標權之存在，卻仍執意使用之，顯係有意攀附台糖公司之商譽，更將減損「台糖」著名商標之識別性或信譽，自不符合現行商標法第36條第1 項第1 款所定「符合商業交易習慣之誠實信用方法」或第3 款所定之善意使用等情形，是以，台糖營造公司辯稱其為善意使用，並非可信。
⒌綜上，台糖營造公司於87年8 月25日辦理公司設立登記時，即均已明知「台糖」2 字為台糖公司所有之著名商標，惟仍以該著名商標中之文字作為自己公司名稱之特取部分，且顯非善意合理使用。
㈧台糖公司得請求命台糖營造公司排除防止侵害商標權並銷毀侵權物品：
台糖公司於本件起訴請求台糖營造公司排除、防止侵害，自須台糖營造公司之侵害行為現實仍存在或依現況觀之系爭商標1 有遭侵害之危險，始足當之。經查，現行商標法第70條第2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致……減損該商標之識別性或信譽之虞者。」而系爭商標1 為著名商標，且台糖營造公司以「台糖」作為公司特取名稱有減損系爭商標1 之識別性等情，已如前述，且系爭商標1 之商標權利期間至今亦有效，是就現行法觀之，台糖營造公司對系爭商標1 之侵害現實仍存在，故台糖公司請求命台糖營造公司排除防止侵害商標權並銷毀侵權物品，自屬有據。至台糖公司雖依民法第28條、公司法第23條第2 項請求丙○○應與台糖營造公司負連帶責任，然民法第28條規定：「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責」，此為法人與自然人負連帶賠償責任之規定，非自然人丙○○與公司負連帶賠償責任之依據，至公司法第23條第2 項規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，雖為公司負責人應與公司負連帶賠償責任之依據，然排除、防止侵害請求權及銷毀請求權乃作為及不作為請求權，無連帶給付可言，台糖公司依公司法第23條第2 項請求丙○○應與台糖建設公司連帶排除、防止侵害或銷毀侵權物品，自屬無據，又台糖公司並未舉證證明丙○○有何侵害台糖公司商標權之行為，是其對丙○○之此部分請求並無理由，應予駁回。六、綜上所述，上訴人請求㈠被上訴人台糖營造公司不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱；㈡被上訴人台糖營造公司不得使用（含授權他人使用）相同或近似原告「台糖」之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，為有理由，應予准許，被上訴人台糖營造公司所為抗辯無可取。原審為上訴人此部分敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判，如主文第2 項所示。至於上訴人對於被上訴人丙○○部分為無理由，原審為上訴人此部分敗訴之判決，並無不當，上訴意旨指摘原判決此部分違法，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回，如主文第3項所示。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第499 條第1
項、第78條、第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　11　　月　　15　　日智慧財產法院第二庭
審判長法　官　汪漢卿
法　官　熊誦梅
法　官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　107　 年　　11　　月　　21　　日書記官 丘若瑤
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。