智慧財產及商業法院民事判決

上訴人

曜鼎餐飲股份有限公司

法定代理人

廖本欽（即清算人）

訴訟代理人

楊理安律師

被上訴人

徐孟群

訴訟代理人

沈靖家律師

　鮑湘琳律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國114年4月16日本院113年度民商訴字第28號第一審判決提起上訴，本院於115年1月29日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、上訴人曜鼎餐飲股份有限公司（下稱上訴人）已決議解散並選任法定代理人廖本欽為清算人，雖於民國114年11月25日向臺中市政府申報，此有股東臨時會議事錄影本、經濟部商工登記公示資料查詢資料可稽（二審卷第263頁、第313至314頁）；惟上訴人係因解散前經營業務行為涉有侵害他人權利所生損害賠償事件，性質上屬於公司解散前所生債務有無之爭議，仍屬公司未了業務，而於該範圍內上訴人應視為存續，故其仍為適格之當事人，且廖本欽於涉及本件爭議事項範圍內，仍得代表上訴人為訴訟上行為，合先敘明。

二、被上訴人主張：伊為我國註冊第02012173號「都渴以」商標（如附圖1，下稱系爭商標）之商標權人，指定使用於第43類之商品及服務，上訴人未經同意或授權，自110年4月26日起，以與系爭商標相似之「渴以茶」文字（下稱「渴以茶」商標）使用在店面、招牌、菜單、臉書粉專等經營茶飲店之行為（詳如附表一所示），已足以使相關消費者產生混淆誤認之虞，構成商標法第68條第3款之侵害商標權行為。伊於111年8月10日即以律師函要求上訴人及各加盟店禁止使用「渴以茶」商標行銷其相關商品及招牌，卻遭上訴人置之不理，迄114年2月19日止仍有使用該商標之行為，顯係故意侵害系爭商標之商標權。爰依商標法第69條第1、3項、第71條第1項第2款以及民法第184條第1項前段規定，請求排除及防止上訴人侵害系爭商標與負損害賠償責任等情。

三、上訴人答辯：伊經營茶飲店所使用之「渴以茶」商標另有結合「COYTEA」及茶葉圖案，並以紅磚色為主要基調，核與系爭商標所傳達之觀念、讀音順序、外觀，以及系爭商標於實際交易使用時另有搭配人像圖形或英文「whatever」，並以黃色、黑色為主要基調等，給予相關消費者之整體印象完全不同，整體觀察兩者並不構成近似，客觀上無致相關消費者混淆誤認之可能，主觀上亦無攀附被上訴人之商譽或侵害系爭商標權之故意或過失。況被上訴人對伊前法定代理人提起違反商標法之刑事告訴，業經檢察官作成不起訴處分，足證伊之實際使用態樣與系爭商標不構成近似，且伊曾於110年1月25日以「渴以茶」商標申請註冊（如附圖2），於112年5月間知悉伊商標註冊行政訴訟案件敗訴確定後，即全面更換所有直營店及加盟店之招牌、文宣及包材為「嗑以茶」搭配「COYTEA」文字，並無違反商標法第68條第3款規定。另伊之營業毛利係以營業收入為計算基礎，然伊提供手搖飲獲得之營業收入，未必與侵害系爭商標之銷售有關，將伊取得之營業毛利擬制為被上訴人所受損害，實有過度賠償之情形，是伊之營業毛利與侵害系爭商標所得利益，二者欠缺相當因果關係，被上訴人及原審以之作為計算損害賠償之依據，且未予扣除店面租金、薪資、水電瓦斯等必要之成本支出，均無理由等語置辯。

四、原審判決被上訴人全部勝訴，即判命：㈠上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）150萬元及自113年1月30日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息（併為諭知供擔保後准為假執行及免為假執行之宣告）；㈡上訴人不得使用「渴以茶」字樣之店面、招牌、菜單、臉書粉專或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用「渴以茶」字樣之行為。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人於第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。

五、兩造不爭執事項（二審卷第218至219頁）：

(一)被上訴人為系爭商標之商標權人，商標目前仍有效。

(二)上訴人於110年1月25日以「渴以茶」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，申請號為第110005396號（如附圖2），於111年1月26日經智慧局駁回後，上訴人提起訴願，於111年6月14日遭經濟部駁回訴願，上訴人提起行政訴訟，經本院於111年11月25日以111年度行商訴字第58號判決駁回後，復經最高行政法院於112年3月9日以112年度上字第116號裁定駁回上訴人之上訴而確定。

(三)被上訴人就上訴人使用「渴以茶」商標經營茶飲店之行為向本院聲請定暫時狀態處分，經本院於112年5月30日以112年度民暫字第7號裁定駁回，被上訴人提起抗告後，業經本院於112年7月27日以112年民暫抗字第7號廢棄原裁定，並准許為定暫時狀態處分確定。

(四)被上訴人實際使用系爭商標於菜單及流動攤位之照片如被證3、5（即臺灣臺中地方法院113年度智字第1號卷【下稱中院卷】第289頁、第317至319頁）所示。

(五)被上訴人對於上訴人前法定代理人張凱倫提起違反商標法之刑事告訴，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官於112年7月19日做成111年度偵字第49924號不起訴處分，嗣經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署於112年9月4日以112年度上聲議字第363號處分書駁回再議確定。

六、得心證之理由：

(一)上訴人使用「渴以茶」商標經營茶飲店，應有致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第68條第3款之侵害系爭商標行為：

⒈按未得商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

⒉經查：⑴系爭商標為略經設計之橫書中文「都渴以」，上訴人使用之「渴以茶」商標則由中文橫書「渴以茶」構成，其上下方雖另有分別標示較小之茶葉葉片圖案、「COYTEA」英文字母，然因我國消費者係以中文為母語，二商標給予消費者寓目印象之主要識別部分即為中文「都渴以」、「渴以茶」，因二者均有「渴以」中文，僅「都」、「茶」字之些微差異，彼此在外觀、觀念及讀音均有相彷彿之處，若標示在相同或類似的商品或服務上，以具有普通知識經驗之相關消費者於異時異地隔離並整體觀察之際，極易產生同一系列商標之聯想，而誤認二者商標之商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，故兩造使用之商標圖樣應為近似，且近似程度不低。⑵系爭商標指定使用於如附圖1所示「冷熱飲料店、泡沫紅茶店、茶藝館、流動咖啡餐車」等服務，而上訴人係將「渴以茶」商標使用於經營茶飲店而提供販賣手搖飲料商品等服務，依一般社會通念及市場交易情形，兩者應屬同一或高度類似之服務。⑶系爭商標與其所指定使用之商品或服務間尚無直接明顯之關聯，消費者會將其視為指示及區別來源之識別標識，當具有相當識別性；另由系爭商標之申請、獲准註冊均早於「渴以茶」商標，上訴人並未提出使用「渴以茶」商標之銷售量、市場佔有率、廣告資料等具體證據，無從判斷相關消費者對於上訴人商標之熟悉程度，本於我國所採取之商標註冊主義及先申請主義，應賦予系爭商標較大之保護。⑷上訴人開設手搖飲料店前即以「渴以茶」文字向智慧局申請商標註冊於附圖2所示商品或服務，然經智慧局認其與系爭商標構成近似及所指定使用之商品或服務間存有高度類似而駁回其申請後，應能知悉系爭商標為被上訴人所有且具有相當識別性，上訴人仍持續有如附表一所示之商標使用行為，難謂其使用「渴以茶」商標行為屬於善意。⑸綜合審酌二商標圖樣近似程度不低，均使用於同一或高度類似之茶飲店服務，系爭商標具有相當識別性，且上訴人之商標使用難謂屬於善意等情，堪認具有普通知識經驗之相關消費者可能會誤認系爭商標與「渴以茶」商標所提供服務來自同一來源，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，應有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成商標法第68條第3款之商標侵權行為。

⒊上訴人雖抗辯「渴以茶」商標設計概念係以「以茶（解）渴」、以「COYTEA」之音譯或「可以查」之諧音為發想，而系爭商標設計概念係以「都可以（whatever）」之諧音為發想，二者在外觀、觀念上均有差異，系爭商標之字體亦經特別設計；又系爭商標於實際使用時係搭配人像圖形或英文字「whatever」，並以黃色、黑色為主要基調，主要販售商品為乳製品，且均以餐車或流動攤販為主，與上訴人實際使用商標時係以紅磚色為底色，且店面招牌、看板、裝潢及菜單之設計風格，係採用完全不同設計與系爭商標迥異，並無使相關消費者混淆誤認之虞云云。然查：⑴商標近似之判斷係採取異時異地、隔離觀察原則，即設想在一般實際購買行為態樣，一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點，來作重覆選購的行為，而不是拿著商標以併列比對的方式來選購，所以細微部分的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能（智慧局頒布混淆誤認之虞審查基準第5.2.3點參照）。上訴人所使用「渴以茶」商標雖有於圖樣下方標示略小的英文「COYTEA」，然其中文諧音「可（渴）以查（茶）」與中文「渴以茶」相同，是相關消費者唱呼時極易將之與商標「渴以茶」中文部分聯想，顯然更容易將該商標之中文「渴以茶」部分作為商品或服務來源之判斷依據。另系爭商標「都渴以」於實際使用時雖曾搭配有人像圖形或英文「whatever」文字，惟「whatever」其中文寓意有「都可以」之意，為一般生活用語，且與系爭商標中文「都渴以」發音相同，相關消費者不會將英文「whatever」作為辨識或判斷商品或服務來源之主要依據，至於人像圖形部分則無從唱呼。職是，縱使兩商標在實際使用時另標有「COYTEA」、「whatever」外文或圖像，然以異時異地隔離觀察及交易時連貫唱呼之際，具備普通知識經驗相關消費者，施以通常辨識與注意，兩商標予消費者寓目印象深刻主要識別部分僅有中文「都渴以」、「渴以茶」，故在外觀、觀念及讀音上均構成近似，且均指定使用於同一或類似之茶飲店服務，則相關消費者即可能會誤認兩者來自同一來源，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，實有致相關消費者混淆誤認之虞。⑵商標近似之比對係以註冊商標與實際使用之侵權商標圖樣進行比對，上訴人所謂兩造使用商標時底色之不同、店面招牌、看板、裝潢及菜單使用色調、店鋪型態及設計風格等差異，均不影響兩商標構成近似之判斷，難謂具有足使相關消費者得以區辨兩商標不同之識別性；況上訴人復未能舉證證明因其使用不同色調、店鋪型態及設計風格，已使消費者熟知「渴以茶」商標並將其作為與系爭商標區別依據，故上訴人之主張，並不可採。

⒋另上訴人所舉過往本院判決（本院107年度民商訴字第43號、107年度民商上易字第4號、108年度民商訴字第52號、108年度民商上字第15號、113年度民商上更一字第1號民事判決等）所為商標近似比對與是否致相關消費者混淆誤認之虞判斷標準，核與本件並無不同；況上開案件所涉商標圖樣、指定商品或服務、實際使用情形等均與本件情形不同，個案事實及證據樣態均有差異，自無從比附援引作為本件並無造成相關消費者混淆誤認之虞之論據。至於上訴人所提臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第49924號不起訴處分書（中院卷第335至339頁），僅係就上訴人前法定代理人張凱倫有無違反商標法之刑事責任所為判斷，並無從拘束本院之認定，尚無法為上訴人有利之認定，附此敘明。

(二)被上訴人得依商標法第69條第1項規定請求排除、防止上訴人侵害系爭商標：按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之，有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，並不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要，且不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。查上訴人既有被上訴人主張前揭侵害系爭商標權之行為，且前經本院以112年度民暫抗字第7號裁定准許為定暫時狀態處分，則被上訴人依上開規定請求上訴人不得使用「渴以茶」商標於店面、招牌、菜單、臉書粉專或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用該商標之行為，即屬有據，應予准許。至於上訴人雖以其於112年5月間知悉伊敗訴確定後，即全面更換所有直營店及加盟店之招牌、文宣及包材為「嗑以茶」搭配「COYTEA」文字等等，惟依被上訴人所提同年5月間之line照片顯示（本院112年度民暫抗字第7號卷第33至59頁），上訴人之飲料杯或手提袋上商標僅係以貼紙將「渴」以「嗑」字覆蓋，但仍有部分分店之飲料商品外包裝或手提袋尚未完成遮蔽，致「渴以茶」商標仍可清楚辨識，故仍有排除或防範上訴人未來可能侵害之必要，附此敘明。

(三)被上訴人得依商標法第69條第3項、第71條第1項第2款規定，請求上訴人賠償150萬元本息：

⒈按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第3項定有明文。又因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第184條第1項前段亦有明文。又所謂故意係指行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生或預見其發生，而其發生並不違背其本意而言。查系爭商標早於108年9月16日經註冊對外公告，處於任何人可得知悉之狀態，兩造同為經營販賣手搖飲料業者，上訴人對於同為飲料業之被上訴人之系爭商標，自應較一般消費者有更高認識並有注意及查證之能力。又上訴人於111年1月26日遭智慧局駁回「渴以茶」商標註冊時，應已知悉系爭商標為被上訴人所有，未經其同意或授權即不得使用相同或近似之商標行銷。上訴人雖辯稱其主觀認為兩商標不構成近似，並就該核駁商標註冊之處分提起行政訴訟，且於112年5月知悉其商標註冊行政訴訟案件敗訴確定後立即全面更換，並無侵害商標權之故意或過失云云；然上訴人於遭智慧局駁回其商標註冊時，既知悉「渴以茶」商標與系爭商標構成近似，且兩者指定服務為同一或高度類似，應對於可能造成相關消費者混淆誤認之虞有所認識或預見，卻仍於112年3月9日敗訴確定後有如附表一所示商標使用行為，顯然縱有發生侵權事實亦不違反上訴人之本意，仍應負故意侵權之行為責任，是上訴人所辯尚無可採。

⒉按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：㈡依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，為商標法第71條第1項第2款、第2項明文規定。又商標權人依商標法第69條第3項規定請求損害賠償，倘仍須依一般侵權行為之法則，證明侵害人所得之利益或商標權人所受之損害，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，同法第71條第1項各款乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於同條第2項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則，此為民法損害賠償之特別規定，且將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用。另參以商標法第71條第1項規定，本即為解決商標權人難以舉證其所受損害額所設，商標權人無需證明自己所受損害或所得利益，只需證明侵權人侵害商標權行為之全部收入即可，而上訴人使用「渴以茶」商標為如附表一所示經營販賣手搖飲料而侵害系爭商標，故被上訴人主張依商標法第71條第1項第2款規定，請求以該商標對外販賣手搖飲料之營業收益作為上訴人所得利益之計算，即無不合。

⒊觀被上訴人所提甲證10之臉書截圖（原審卷第301頁）可知，上訴人於110年（西元2021年）4月26日即有以「渴以茶」商標經營販售手搖飲之行為，上訴人自承其於112年5月間收到「渴以茶」商標行政訴訟敗訴確定後，即將招牌、文宣、包材等變更為「嗑以茶」，自該時即不再使用「渴以茶」商標（二審卷第67頁），是被上訴人得請求損害賠償期間應自110年4月26日至112年5月之期間。而查上訴人公司於110至112年之全年營業額分別為O,OOO,OOO元、O,OOO,OOO元、O,OOO,OOO元，扣除銷貨退回、營業成本後之營業毛利為O,OOO,OOO元、O,OOO,OOO元、OOO,OOO元，此有上訴人所提損益及稅額計算表可稽（原審秘保卷第5、7、15頁）。另上訴人為經營販售手搖飲商店所支出之薪資、租金及水電瓦斯費，核其性質應為經營販售手搖飲之必要費用，均應予扣除，故上訴人於110年度營業收益於扣除後為O,OOO,OOO元（計算式：O,OOO,OOO元－OOO,OOO元－OOO,OOO元－OO,OOO元＝O,OOO,OOO元）、111年度營業收益於扣除後為O,OOO,OOO元（計算式：O,OOO,OOO元－OOO,OOO元－OOO,OOO元－OO,OOO元＝O,OOO,OOO元）、112年度營業收益於扣除後為0元（計算式：OOO,OOO元－OOO,OOO元－OOO,OOO元－OO,OOO元為虧損OOO,OOO元）。其中，110年度營業收益應自110年4月26日之後開始計算為O,OOO,OOO元（計算式：O,OOO,OOO元×250/365＝O,OOO,OOO元，小數點以下四捨五入，下同），故上訴人於110年4月26日至112年5月期間所得利益合計為O,OOO,OOO元（計算式：O,OOO,OOO元＋O,OOO,OOO元＋0元＝O,OOO,OOO元）。至於上訴人雖主張依其所提損益及稅額計算表可知111、112年之營業淨利均為虧損狀態，並無任何獲益，不應將其營業毛利擬制為被上訴人所受損害云云。然上訴人所謂「營業淨利」指扣除營業成本之外，再扣除附表二所示相關成本及費用；惟觀諸附表二所示相關支出費用性質，除前揭薪資、租金及水電瓦斯費（附表二編號1、2、9）為必要費用之外，上訴人均無法舉證係屬於銷售「渴以茶」商標商品所直接支出之成本及必要費用，是上訴人主張應扣除該部分相關支出費用並以營業淨利計算云云，並不可採。

⒋再者，上訴人雖使用「渴以茶」商標經營與系爭商標具有競爭關係之手搖飲料生意，然市場上手搖飲料品牌眾多，且新舊品牌更新汰換頻率極高，系爭商標僅為消費者選購因素之一，尚有其他諸多因素：如商品是否好喝、使用原料良莠、衛生程度高低、服務態度及消費者口碑等；另參酌上訴人曾於110年1月25日向智慧局申請商標註冊，嗣最高行政法院於112年3月9日以112年度上字第116號裁定駁回確定後，旋即著手更新包裝、提袋、招牌、菜單等（被證9，中院卷第339至344頁）、上訴人侵權態樣以及該商標所占營業收益之貢獻度，倘將所有營業收益均評價為上訴人侵害系爭商標行為之所得利益，顯非合理相當，斟酌上情，即有依商標法第71條第2項規定予以酌減之必要。經本院裁量後認被上訴人因上訴人侵權行為所生損失賠償金額應酌減六成為O,OOO,OOO元（計算式O,OOO,OOO元×4/10＝O,OOO,OOO元）。故本件被上訴人請求上訴人給付150萬元，及自民事起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，並未逾上開賠償金額，核屬有據。至於上訴人主張其自112年5月更新商標後，銷售額反而有所提升（被證11），其認營業毛利與侵害系爭商標所得利益之間不具相當因果關係云云，並不可採。

七、綜上所述，本件上訴人有違反商標法第68條第3款之侵害商標行為，則被上訴人依前揭規定，請求上訴人給付150萬元之本息以及排除、防止上訴人之侵害，洵屬有據。從而，原審判命上訴人應給付被上訴人150萬元，及自113年1月30日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，以及不得使用「渴以茶」商標之店面、招牌、菜單、臉書粉專或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用「渴以茶」商標之行為，核無違誤。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回上訴。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法或所舉證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決結果，爰不逐一論列，附此敘明。

九、結論：本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

智慧財產第一庭

附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。 附圖：