臺灣高雄地方法院97年度智字第14號

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　　97年度智字第14號

原告

敦煌書局股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

蘇吉雄律師

訴訟代理人

陳雅娟律師

被告

周黃彩娟即高雄縣私立敦煌英語短期補習班

訴訟代理人

甲○○

　　　　　　黃秀珠律師

上當事人間侵權行為損害賠償事件，本院於民國97年11月27日言

詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序事項：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第7 款定有明文。所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或追加之訴與原訴之原因事實，有其社會事實上之共通性及關連性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於變更或追加之訴得加以利用，且無害於他造程序權之保障者而言，俾符訴訟經濟。本件原告起訴主張被告擅自以原告所有商標即「敦煌」作為服務標章）申請註冊，並指定使用於與原告營業性質相關聯之英語補習班服務，侵害其商標權，依商標法第61第1 項、第63條及民法第213 條第1 項、第3 項之規定，聲明本院為如下之判決。嗣於審理中主張被告上開行為亦同時違反公平交易法第20條第1 項第2 款及第24條之規定，屬不公平競爭之行為，追加同法第30條、第31條、第32條第2 項、第34條為請求權基礎。被告雖表示不同意追加，然原告依上開不同訴訟標的所請求之原因事實具有共通性及關聯性，基礎事實同一，且不甚礙於被告之防禦及本件訴訟之終結，依上開規定，應認原告訴之追加為合法，合先敘明。

貳、實體部分：

一、原告主張：原告早於民國41年間即創立敦煌書局，營業迄今已有55年，初期已經營中國藝術、文史哲等英文翻版書為主，嗣後漸轉型銷售英文書為主，並銷售兒童英語教材及語文教學類圖書，且不斷舉辦活動推廣英語教育，舉辦英語教學講座，而「敦煌」、「敦煌CAVES 」、「敦煌書局CAVESBOOKS 」、「CAVES 」等商標為原告首先使用並已註冊為商標。詎被告未經同意，擅自以「敦煌」（下稱系爭商標）作為服務標章（商標法92年5 月28日修正後，同法第85條第1項規定已註冊之服務標章視為商標，以下即以商標稱之）申請註冊，並指定使用於與原告營業性質相關聯之英語補習班服務，經原告向經濟部智慧財產局申請評定為無效，被告不服提起訴願及行政訴訟，案經最高行政法院駁回而確定，是被告已無權使用系爭商標於英語補習班服務。然經原告於96年11月21日以存證信函通知如欲繼續使用系爭商標，應取得原告同意，詎被告竟函覆不同意此項主張，並仍繼續使用系爭商標，自已侵害原告之商標權。又被告不思自創商標，而以攀附原告之生育及不當仿襲被告或服務之表徵，即屬掠取他人努力成果之行為，不符合商業競爭倫理，亦構成公平交易法第20條第1 項第2 款及第24條之不公平競爭行為。爰依商標法第61第1 項、第63條及民法第213 條第1 項、第3 項之規定，並依公平交易法第30條、第31條、第32條第2項 、第34條等規定，聲明：㈠禁止被告使用系爭商標使用於英語補習班服務；㈡被告應給付原告新臺幣（下同）1 元；㈢被告應將如起訴狀附件所示道歉啟事以「半十批」規格（內容、字體及大小均如附件）刊載於自由時報之彩色內頁版一日；㈣願供擔保聲請准為假執行。

二、被告則以：被告固於行政訴訟敗訴後仍繼續使用「敦煌英語」之招牌，但係合理使用自己商號名稱「敦煌英語短期補習班」之行為，並非以「敦煌」作為商標使用。且被告早於85年間即以「敦煌英語短期補習班」作為商號名稱，於高雄地區經營英語補習班十餘年，分校達6 家之多，並於85年間即先申請註冊系爭商標，且核准在案，嗣雖遭原告於91年間提出評定為無效，然被告係依商標法第30條第1 項第1 款規定，善意使用自己商號，不因未取得系爭商標註冊而受影響，應無原告所指侵害原告擁有系爭商標權之行為。又原告所引現行商標法第62條規定，係於92年5 月28日修正公布，於同年11月28日施行，並無溯及既往之特別規定，則被告於該法律修正施行前合法使用「敦煌英語短期補習班」迄今，自不因該法律修正而受影響。另被告使用「敦煌英語」作為商號名稱所經營之補習班業務性質，與原告申請系爭商標指定使用於「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行、查詢、訂閱、翻譯各種書刊之編輯」之服務，非屬相同或類似，無令消費者混淆誤認之虞，與侵害商標權之要件實不相符，退萬步言，兩造自85年至今，有長期買賣書籍交易往來，顯見原告亦有默示同意被告使用敦煌英語作為商號名稱。且被告係善意合理使用自己之商號名稱，並無不公平競爭之行為等語資為抗辯，並聲明：㈠駁回原告之訴；㈡如受不利判決，願供擔保聲請宣告免為假執行。

三、本件原告於91年間申請系爭商標之註冊，並於96年3 月1 日獲准註冊而取得商標權，嗣因被告於85年間以「敦煌」為服務標章，指定使用於英語補習班服務，原告於92年間申請評定前開服務標章，經經濟部智慧財產局於92年9 月9 日評定評定被告之前開服務標章為無效，被告不服提起訴願，並向臺北高等行政法院、最高行政法院提出行政訴訟，均遭駁回確定一情，有原告提出之經濟部智慧財產局檢索服務、92年9 月9 日（92）智商0810字第9280439670號服務標章評定書、臺北高等行政法院93年度訴字第1149號判決及最高行政法院95年度判字第2059號判決等件為證，並為兩造所不爭，自堪認上情屬實。

四、除上開不爭執事項外，本件仍有下列之爭點：

（一）商標法第62條關於視為侵害商標權之規定，於本件有無適用？

（二）被告使用「敦煌短期英語補習班」作為商號名稱，是否侵害原告所有之系爭商標權？

（三）被告使用「敦煌短期英語補習班」作為商號名稱，是否有致相關消費者有混淆誤認之虞？

（四）被告是用系爭商標，是否應依商標法第29條第2 項規定，取得原告同意？又原告是否有默示同意被告使用「敦煌英語」作為商號名稱？

（五）被告主張使用「敦煌短期英語補習班」作為商號名稱，係善意且合理使用表示自己商號名稱之行為，依商標法第30條第1 項第1 款規定（原審查時整理爭點載為第1 款，係屬誤載，業經原告於97年11月27日之準備書狀更正），不受原告所有系爭商標權效力所及，是否可採？

（六）被告是否違反公平交易法第20條第1 項第2 款、第24條之規定，而有不公平競爭之行為？

四、本院之判斷：

（一）關於爭點一，乃商標法第62條關於視為侵害商標權之規定，係商標法於92年5 月28日修正時增訂，則本件被告未經同意使用系爭商標之事實既在該條文增訂前，則原告是否仍得援引本條為其主張依據之問題。按現行商標法第61條第1 項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之」，而92年5 月28日修正通過、同年11月28日施行前之同項則規定：「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之」，依其修正理由載稱「第一項配合修正條文第一條之規定，酌為文字修正」等語可知，此項規定修正前後僅文字略有不同，內容則無二致。是本件原告依商標法第61條第1項規定為請求，即無法律不溯既往原則之適用。至92年5 月增訂之同法第62條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，乃新增「擬制」侵害商標權之類型，係為利於第61條之認定及適用。該條2 類「視為侵害商標權」之情形，於修正施行前之行為，仍得作為認定有無侵害商標權之法理予以援用（此部分立法說明可參照經濟部智慧財產局94年12月發行之商標法逐條釋義第149 、150 頁），可見亦與法律不溯既往原則無涉。何況被告迄今仍繼續使用系爭商標作為其部分商號名稱，尤無所謂法律溯及適用之問題。據此，被告辯稱係單純使用系爭商標作為自己商號名稱，屬商標法第62條之行為態樣，惟該條係92年5 月28日修正商標法所增訂，不得溯及適用等語，自非可採。

（二）被告使用「敦煌短期英語補習班」作為商號名稱，是否侵害原告所有之系爭商標權？

1、關於此一爭點，原應就商標法第62條所規定2 類侵害類型之要件事實，即並就爭點三「被告使用『敦煌短期英語補習班』作為商號名稱，是否有致相關消費者有混淆誤認之虞？」進一步為實體上之判斷。惟系爭商標權應歸原告所有，業經上開最高行政法院以95年度判字第2059號判決確定在案，其理由並詳為闡釋系爭商標即「敦煌」二字，於異時異地隔離觀察，易使消費者產生混同誤認之虞，屬近似之「服務標章」，此有該判決書附卷可稽。則該確定判決之效力對於本件此爭點之拘束效力為何？自宜先予論究。

2、按依我國司法體制，區分公法與私法，採二元主義裁判制度，行政爭訟與民、刑事訴訟分屬二個裁判系統管轄，對於行政處分不服，必須循訴願及行政訴訟程序救濟，以行政法院為認定原處分是否適法之裁判機關。惟公法與私法如何區分，向難求得絕對標準，加以早期行政訴訟制度尚未健全，或由於立法政策使然，將某些性質上接近於公法之事件，劃歸由普通法院審理，使吾國司法救濟途徑略呈歧異紊亂現象，衍生問題之一，乃人民因救濟管道選擇錯誤，致法院以欠缺審判權為由駁回訴訟，未能確實保障人民程序基本權；衍生問題之二，即作為決定本案法律關係（主要問題）之先決問題，涉及不同審判機關之固有權限範圍時，受訴法院如就先決問題加以審查，可能造成不同法院間裁判結果互相牴觸之情形，影響人民對司法之信賴。有鑑於此，87年10月28 日 修正公布行政訴訟法第12條明定：「民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。」「前項行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序」，是作為先決問題之行政處分，原則上應依行政爭訟程序確定，但如該程序尚未開始者，仍得由本案裁判法院自為判斷。本條立法，除為防止裁判矛盾外，另寓有確立行政法院關於行政處分是否無效或違法有優先判斷權之作用，並兼顧及維護不同裁判機關審判獨立之精神。由是以觀，本件經濟部智慧財產局就被告使用系爭商標於與原告營業性質相關聯之英語補習班服務，客觀上有致公眾誤信及導致消費者混同誤認之虞，乃評定被告原已核准使用之系爭商標為無效，並經高等行政法院維持該處分、最高行政法院判決駁回被告之上訴而確定。此項處分既經行政爭訟程序確定，且為本案判斷被告使用系爭商標是否侵害原告商標權之先決問題，自有拘束本院之效力，庶免裁判兩歧。因此，被告使用系爭商標作為自己商號名稱，自應認已導致相關消費者有混淆誤認之情形，被告仍執陳詞否認上情，尚無可取。

（三）被告使用系爭商標，是否應依商標法第29條第2 項規定，取得原告同意？又原告是否有默示同意被告使用「敦煌英語」作為商號名稱？此部分涉及使用他人商標依法應先取得商標權人之同意或授權，同法第62條亦有相同規定。如上所述，原告為系爭商標之擁有者，被告使用系爭商標為自己商號名稱，確有導致相關消費者混淆誤認，是如未取得原告之同意，即應認有侵害原告商標權之情。被告雖主張其自85年即使用系爭商標迄今，並持續與原告有書籍買賣之交易往來，是可推認原告至少有默示同意被告使用系爭商標等語。然意思表示雖不必依一定之方式，無論依書面或以言詞為之，或以明示或默示之方法為之，均生效力，但仍以行為人有表達其內心意思之外觀事實，始足當之，僅為單純之沈默，尚與默示之意思表示有間。本件原告未明確以書面或言詞表示同意被告使用系爭商標，固不待言，雖被告主張兩造長期有書籍之交易往來一情，為原告所不爭，但此一事實或有其他諸如商業上利害關係等隱藏之動機考量，惟充其量亦僅得認係原告未自始積極就被告使用系爭商標主張其權利，而僅為單純之沈默，不得逕認原告已有默示之同意。此由原告於96年11月21日以存證信函通知被告不得繼續使用系爭商標一節，有該存證信函附卷足據，足見原告尚無同意被告使用系爭商標之默示意思表示，是被告此部分所辯，亦無可採。

（四）被告主張使用「敦煌短期英語補習班」作為商號名稱，係善意且合理使用表示自己商號名稱之行為，依商標法第30條第1 項第3 款規定，不受原告所有系爭商標權效力所及，是否可採？

1、按依現行商標法第61條第2 項及第62條之規定，所謂侵害商標權，包括未得商標權人同意而為下列行為：㈠違反商標法第29條第2 項之規定者，亦即侵害註冊商標權限（第61條第2 項）；㈡減損著名註冊商標之識別性或信譽者（第62條第1 款）；㈢以他人註冊商標表彰自己營業主體或來源之標識等（第62條第2 款）等3 種侵害之態樣。其中後2 種法條明訂「視為侵害商標權」，有別於第61條第2項之侵害類型。所謂「視為」，係將原非合於某一法條所定要件事實之情形，以法律擬制之方法，於實體法上使生與該法條相同法律效果之一種立法技術，訴訟法上，則生舉證責任負擔減輕之結果。換言之，只須擬制條文之前提要件事實已獲得證明，該條文擬制之事項即無庸再為舉證。本件原告主張被告有上開違反商標法第62條第2 款之行為，如上所述，既得認定被告確有該條款所規定之要件事實，即被告使用系爭商標致相關消費者有混淆誤認之情，則自應「視為」業已侵害原告之商標權，此時原告自無庸再就其「發生何具體之侵害事實」另行舉證。被告主張原告應舉證證明其有何種損害云云，自屬無據。

2、如上說明，以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，因本質上均非屬商標使用之行為，是商標法第62條乃特別以擬制之方式，規範此類行為為侵害商標權態樣之一。則此一行為態樣，既仍具有商標法第61條第1 項「侵害商標權」之內涵，在適用上自應同受商標法第30條善意且合理使用之限制，尚不宜拘泥法條文義，謂商標法第61條第2 項始有明定應以同法第29條第2 項為限制規定，進而排除上開62條之擬制侵害類型適用第29條第2 項規定，而認不得主張同法第30條之免責事由，應予敘明。

3、按商標法第30條第1 項第1 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」。所謂「善意合理使用」，係指僅係單純使用自己之名稱，並未將該名稱作為「商標」使用之情形而言。本件被告主張於85年起即設立「高雄縣私立敦煌英語短期補習班」，而使用系爭商標經營英語補習班迄今。85年申請商標註冊當時，曾事先查詢原告並未指定補習業之商標專用權，始提出申請，自始即無惡意之問題等語（見本院言詞辯論筆錄第4 頁），經核卷內第7 頁所附原告提出之系爭商標經濟部智慧財產局商標資料檢索服務單，系爭商標係96年3 月1 日始完成註冊公告，可見被告所言非虛。雖依上開臺北高等行政法院93年度訴字第1149號判決書認定之事實，原告係於41年即創立「敦煌書局」、76 年 創辦「敦煌書訊」、83年改為「敦煌英語教學雜誌」，並陸續舉辦多項推廣英語教育、教學、講座、比賽等活動，而有先使用系爭商標之情形，但此係被告原申請註冊之商標應否被評定為無效之問題，仍無礙於被告申請系爭商標註冊當時，主觀上尚無攀附原告商標加以利用之侵害意圖之事實認定。再者，原告系爭商標之註冊指定商品類別，於「商品名稱」欄並無記載有關「英語補習班」甚至「補習班」之項別，則被告於系爭商標經行政爭訟程序敗訴確定後，繼續使用系爭商標之行為，亦難遽指出於惡意。何況兩造迄今仍有書籍買賣之交易往來，此由卷附原告所提出被告函覆之存證信函（卷第26頁），記載「貴我雙方在業務上持續往來將可共拓商機，創造互利雙贏」等文字，可得為證，益徵被告確無惡意侵害原告商標權之主觀意思。而且，被告85年即以「高雄縣私立敦煌英語短期補習班」登記為其商號名稱，使用自己商號之名稱本屬當然，此一商號名稱之使用，固以系爭商標即「敦煌」二字為其特取部分，就此而言誠如上述，兩造營業性質具有關聯性，二者使用之系爭商標，於異時異地隔離觀察，易使消費者產生混淆誤認之情，但依原告所提出被告使用系爭商標之照片顯示（卷第20、21頁），被告除系爭商標外，係以「敦煌英語」、「敦煌英語中心」作為補習班經營地點之招牌使用，與社會上習見原告以「敦煌書局」為主要招牌之名稱相較，被告於招牌上使用該名稱，應已有與系爭商標初步區隔之作用。準此，被告既僅係單純使用自己商號之名稱，尚無積極攀附或利用系爭商標藉以混淆大眾取得利益之情事，自難遽謂被告並非合理使用自己之商號，而應受原告系爭商標權之限制。從而，被告主張一商標法第30條第1 項第1 款之規定，係以善意且合理使用之方法，使用自己之商號名稱等語，核屬有據，應予採信。

（五）被告是否違反公平交易法第20條第1 項第2 款、第24條之規定，而有不公平競爭之行為？按公平交易法第20條第1項第2 款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」，故受公平交易法保護之商品或服務表徵，必須為相關事業或消費者所普遍認知，其判斷標準則為經長期使用而達到相關大眾所共知，使交易相對人以之作為區別商品來源之認定對象。亦即事業用以區別商品或服務來源之特徵，須有顯著性、獨特性或辨識性，經該事業長期使用於其商品或服務上，使一般人一見該表徵即知該產品或服務之來源為某特定事業，始足構成。查「敦煌」二字本為中國大陸之地名，尚非獨特，如未特別標示原告商品或服務之名稱，一般消費者尚不致一見系爭商標即「敦煌」二字，即得知悉相關服務或商品之來源為原告，故亦不具顯著性或辨識性。再按公平交易法第24條係不公平競爭行為之概括規定，其目的在於維持自由競爭手段，以建立市場競爭秩序，管制足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不當競爭行為，因此受規範者必須為以競爭為目的之行為。而競爭關係者，於有相同之商品買受人或服務提供者之營業主體間方有其存在，在主觀方面上亦須有競爭意圖始足當之。本件被告以經營補習班為業，於85年成立迄今，本與原告經營業務無直接關聯，原告亦未舉證證明被告特取系爭商標作為自己商號名稱，係出於影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，卷存事證亦未發現被告有何與原告競爭之主觀意圖，是原告此部分主張，自嫌無據，委無可採。

五、綜上所述，本件原告雖取得系爭商標權，但依其所舉事證，被告將系爭商標附加其他文字，而以「敦煌英語」、「敦煌英語中心」之招牌文字，附掛在經營之補習班外牆面，本院認係以善意且合理使用之方法，表示自己之名稱，尚非作為商標使用，有商標法第30條第1 項第1 款免責規定之適用。且依原告聲明第1 項，係請求全然禁止被告以「敦煌」二字作為商標使用於英語補習班服務，已過度擴張其商標權之權利範圍，並不當限制被告適當使用自己名稱之基本權利。是其依商標法第61第1 項、第63條及民法第213 條第1 項、第3 項之規定，並依公平交易法第30條、第31條、第32條第2項、第34條等規定，請求禁止被告使用系爭商標於英語補習班服務，並請求被告賠償1 元及刊登道歉啟事，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。

六、本件判決之基礎事實已明，兩造其餘訴訟上之攻防，自無逐一論述之必要，併此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。