最高行政法院(含改制前行政法院)101年度判字第1113號

最　高　行　政　法　院　判　決

101年度判字第1113號

上訴人

潘怡瑾

訴訟代理人

陳群顯 律師

訴訟代理人

陳翠華

上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

被上訴人

聯勝光電股份有限公司

代表人

黃國書

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國101年6月14日智慧財產法院101年度行專訴字第2號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人潘怡瑾於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因其提起本件專利舉發申請，係在請求智慧局即原處分機關就系爭專利作成「舉發成立，應撤銷專利權」之行政處分，訴訟當事人一方應為作成該審定行政處分之機關即智慧局，是雖其於上訴狀列為上訴人，仍應認係為智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴人，並列潘怡瑾為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。

二、被上訴人前於民國（下同）81年9月22日以「貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品」向中央標準局申請發明專利，經其編為第81107457號審查，准予專利，而於公告期滿後，核給發明第86340號專利證書（下稱系爭專利），其申請專利範圍共4項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。中央標準局並於88年1月26日改制為經濟部智慧財產局。上訴人潘怡瑾嗣於97年9月19日以系爭專利違反核准時即83年1月21日修正公布之專利法第20條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發。被上訴人為此分別於98年6月19日、98年11月3日、98年11月6日、98年12月22日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查結果，認前揭98年12月22日申請專利範圍更正本，已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，或已實質擴大、變更申請專利範圍，應不准更正，並通知被上訴人限期申復，惟被上訴人逾期未提出申復或更正本，智慧局遂依原公告本內容審查，認其有違前揭專利法第20條第2項規定，復以100年5月30日(100)智專三（二）04118字第10020466930號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」處分。被上訴人不服原處分，提起訴願，經決定駁回，遂向原審法院提起行政訴訟。原審法院因認本件判決之結果，將影響上訴人潘怡瑾之權利或法律上之利益，爰依職權裁定命其獨立參加訴訟。嗣經原審法院判決將訴願決定及原處分均撤銷，上訴人潘怡瑾不服，遂提起上訴。

三、被上訴人起訴主張：被上訴人更正系爭專利第1項至第4項之原公告本專利申請範圍，均未逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，應予准許；系爭專利之發明摘要、發明說明及圖示，均已明顯揭露發光二極體之物品結構，則將系爭專利第1項至第4項中，有關「一種貼附式發光二極體晶粒製造過程及其產品」，更正為「一種貼附式發光二極體晶粒產品」，完全為原專利說明書所支持；原申請專利範圍第1項記載以適當黏著材料點附，應記載為「粘附」，此為誤記事項之更正，亦無實質擴大申請專利範圍。更正後系爭專利第1項至第4項在熔點、發光性、應力、導電性等方面與證據2、3不同，具有新穎性及進步性。證據4係晶粒與晶粒之結合，且兩者大小明顯不同，非晶圓結合技術，其與更正後系爭專利第1項強調晶圓結合後，切割成晶粒之技術，並不相同，且其與系爭專利所訴求之LED電極反轉、提升亮度及調整晶粒厚度之功效，完全不相關，故證據4不足以證明系爭專利更正後不具新穎性或進步性。更正前之系爭專利以「點附」方式黏貼，可使用較少粘著材料，達成與證據2相同之粘著功效，藉由此種材料或元件省略，仍可達成相同功效，故系爭專利第1項具進步性，則其附屬第1項之第2至4項亦具有進步性等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。

四、上訴人智慧局則以：被上訴人於智慧局審理階段已知悉通知不准更正之理由，並經於100年3月25日通知申復，其逾期不為申復，難謂本件處分未賦予被上訴人補充、修正或申復之機會；原審法院98年度民專訴字第68號民事判決理由業已敘明，系爭專利公告本之申請專利範圍已記載產品製造過程及其順序，暨實施例之步驟說明，自應屬方法發明，不能以其中含有「及其產品」之記載，即認其屬物之發明；準此，被上訴人應將系爭專利之標的名稱更正為「一種貼附式發光二極體晶粒製造過程」而非「一種貼附式發光二極體晶粒產品」；系爭專利固將「點附」更正為「粘附」，然粘附包括「部分粘附」及「全部粘附」，相較於「點附」之部分黏貼，其涵義較廣，故此部分已實質擴大申請專利範圍；又將「導電基材」更正為「有歐姆接觸之導電基材」，然「有歐姆接觸之導電基材」係在導電基材上形成有歐姆接觸層，而歐姆接觸具有低電阻特性，且為金屬與半導體間之接面，其與更正前單純「導電基材」特性並不相同，此部分之更正已構成實質變更申請專利範圍。更正前系爭專利第1項與證據2之差異，僅在於系爭專利之磊晶片以點附方式粘著於導電基材上，而證據2將磊晶片一面全部貼附於導電基材上。因粘著面積之變化僅為一般通常知識，而粘著材料隨面積變化而增減，亦為可預期之功效，故更正前系爭專利第1項不具進步性；證據2第2頁左下欄已揭示導電基材為矽晶圓、粘著材料可為相同之金錫合金，其他材料之置換並無產生無法預期之功效，故第2、3項不具進步性；證據2第2頁左下欄已就歐姆接觸電極部分，揭示有利用蒸鍍方式形成之技術特徵，而利用蒸鍍、濺鍍等方式形成金屬層，其為系爭專利申請時之通常知識，故熟習該項技術者由證據2所揭示之蒸鍍方式，可推知並加以完成，故第4項不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

五、上訴人潘怡瑾則以：被上訴人於取得系爭專利之過程中，先主動將「貼附」修改為「點附」，係將不限粘附範圍之上位概念「貼附」，限縮為非全面性、部分性粘附之下位概念「點附」即已刪除、放棄部分範圍，自不應准予被上訴人復將下位概念用語「點附」修正為與「貼附」相當之用語「粘附」；被上訴人所為更正，係於原第1項增加「其中適當粘著材料為銦、錫或錫鉛合金等」限制條件、於第2項界定「導電基板」僅為「III-V族化合物半導體」之選用、於第3項界定所涉「粘著材料」僅為「銦」之特定選用、於第4項界定「另一種導電基材」為「有歐姆接觸」者，已引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵，且使發明所欲解決之問題與更正前不同，實質變更申請專利範圍。又證據2已揭露系爭專利原核准公告第1項之所有技術特徵，並可證明系爭專利原核准公告請求項第1項至第4項不具新穎性或進步性，是原處分及訴願決定並無違法等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）更正後之系爭專利第1項係將標的名稱「一種貼附式發光二極體晶粒製造過程與其產品」，更正為「一種貼附式發光二極體晶粒產品」，可得原先專利說明書之支持，且可使標的更為明確，未逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，並未實質擴大或變更申請專利範圍；系爭專利說明書未出現「點附」一詞，而係以「貼附」、「粘著」兩者在說明書內交互替代使用，況「點」與「粘」在注音符號上，僅於第一個符號有些微差異，故可認「點附」一詞為「粘附」一詞之誤植，是「點附」更正為「粘附」屬誤記事項之訂正，未逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍。又更正後之系爭專利第1項加入「適當粘著材料為銦、錫或錫鉛合金等」技術特徵，對應至更正前第3項，可認更正之第1項係原第1項與第3項結合，屬於原獨立項之記載限縮為下位概念或進一步限定；再者，更正後第1項刪除原第3項之「銀膠」、「金鍚合金」，其屬於刪除擇一記載形式或馬庫西形式中所敘述之一個選項，參諸審查基準第二篇第六章2-6-64頁之說明，該更正屬申請專利範圍之減縮。準此，更正後第1項未逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍。（二）更正後之系爭專利第2項係加入「導電基材為III-V族化合物半導體」技術特徵，對應至更正前第2項，可認更正之第2項係原第1項與第2項結合，屬於原獨立項之記載限縮為下位概念或進一步限定；再者，更正後第2項刪除原第2項之「Si」、「或不同結構之磊晶片」，屬於刪除擇一記載形式或馬庫西形式中所敘述之一個選項，係屬申請專利範圍之減縮，且原說明書第4頁所揭之砷化鎵，其屬III-V族化合物半導體。職是，更正後第2項未逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍。（三）更正後之系爭專利第3項係加入「適當粘著材料為銦，而導電基材為Si」技術特徵，分別對應至更正前第2項、第3項，可認更正後第3項係原第1項至第3項結合，屬於將多個附屬項分別與其所依附之獨立項合併，以形成新獨立項，而使原獨立項之記載限縮為下位概念或進一步限定；再者，更正後第3項刪除原第2項之「III-V族化合物半導體」、「或不同結構之磊晶片」，亦刪除原第3項之「銀膠」、「金鍚合金」、「錫」、「錫鉛合金」，屬於刪除擇一記載形式或馬庫西形式中所敘述之一個選項，係屬申請專利範圍之減縮。準此，更正後第3項未逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍。（四）更正後第4項係將上位概念「導電基材」，更正為下位概念「有歐姆接觸之導電基材」，此增加之限制亦為原說明書內容所明確界定，為就技術特徵本身所記載之整體詳細描述，且屬於在原申請專利範圍所包含之技術範圍內，故未實質變更申請專利範圍。又更正後第4項係加入「導電基材為可Si或III-V族化合物半導體」技術特徵，對應至更正前第2項，可認原第2項已述明「導電基材，通常可為Si、III-V族化合物半導體或不同結構之磊晶片」，而原說明書第4頁所揭之砷化鎵，其屬III-V族化合物半導體，具通常知識者依據原說明書第5頁第二實施例內容可得知，另一半導體即為Si半導體，故該更正係屬申請專利範圍之減縮。準此，更正後第4項未逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍。綜上，更正後之系爭專利第1項至第4項係屬申請專利範圍之減縮，原處分不准予更正，即有未合，訴願決定未予糾正，亦非妥適。被上訴人申請更正系爭專利申請專利範圍，其有無符合申請專利範圍之減縮，事涉系爭專利是否具新穎性或進步性之認定；智慧局未以更正後之系爭專利申請專利範圍，判斷系爭專利有無進步性，即為舉發成立之行政處分，顯有未洽，訴願決定予以維持，亦有違誤；是本件有待發回，由智慧局依原審上述法律見解再為審查處分等語，因而將訴願決定及原處分均撤銷。

七、本院按：

㈠現行專利法第136條第1項僅對異議案件規定：「本法中華民國92年1月3日（該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」對於舉發案件，並未規定其適用法規基準時，本件舉發審定是否有違法事由，依實體從舊、程序從新原則，程序事項應適用舉發審定時即現行專利法舉發程序之規定，實體事項從專利核准審定時專利法規定。經查，系爭專利之申請日為81年9月22日，核准公告日為84年7月11日，上訴人嗣於97年9月19日以系爭專利違反核准時即83年1月21日修正公布之專利法第20條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發。被上訴人為此分別於98年6月19日、98年11月3日、98年11月6日、98年12月22日提出系爭專利申請專利範圍更正本。本件關於系爭專利有無具備新穎性或進步性之實體判斷，應依核准系爭專利審定時，有效之83年1月21日修正公布之專利法為審認依據。

㈡次按專利法第71條第3項關於程序事項規定：「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：．．．3、依第64條第1項及第2項規定更正。」另「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一申請專利範圍之減縮。二誤記事項之訂正。三不明瞭記載之釋明。」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」為專利法第64條第1項及第2項所明定。是以若當事人爭執更正是否超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，或有無實質擴大或變更申請專利範圍，自應依舉發時規定為適用法條。又上開舉發中之更正係對公告之申請專利範圍及原說明書或圖式為之，與申請中之補充修正不同（同法第49條第3項亦有相同之「申請時」原說明書或圖式文字），舉發中更正條文所謂「申請時」，正確解釋應為公告本之原說明書或圖式，始合於舉發係對已核准公告專利所提出之制度本旨，原處分及訴願決定書解釋該「申請時」之定義時，拘泥於文義，殊非可採，是本件應以公告時之原說明書或圖式為更正之判斷基準，本件原判決雖認更正程序仍應適用修正施行前專利法第67條第1項規定，容有未合，惟關於更正之判斷基準為公告版，則屬無訛，且其論述並未因法條誤引而為錯誤之結論，尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當，上訴意旨雖未提及，但仍在此敘明。

㈢經查，原判決業已詳述更正後之系爭專利第1項係將標的名稱「一種貼附式發光二極體晶粒製造過程與其產品」，更正為「一種貼附式發光二極體晶粒產品」，可得原先專利說明書之支持，且可使標的更為明確，未逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，並未實質擴大或變更申請專利範圍；系爭專利說明書未出現「點附」一詞，而係以「貼附」、「粘著」兩者在說明書內交互替代使用，況「點」與「粘」在注音符號上，僅於第一個符號有些微差異，故可認「點附」一詞為「粘附」一詞之誤植，可認定「點附」更正為「粘附」屬誤記事項之訂正，亦未實質擴大或變更申請專利範圍等情，且載明其認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨略以：不論使用何種中文輸入法，「點」、「粘」二字的鍵盤規則、敲打順序均顯然不同，惟原判決逕以該二字之注音符號僅於第1個符號有些微差而認應准予更正，其認定顯然違反經驗法則與論理法則；被上訴人將「點附」申請更正為上位概念用語「粘附」，除將請求項所記載之技術特徵以較廣涵意取代外，更恢復核准專利前已刪除之技術內容（如全面黏附、全面貼附），即違反禁反言原則，並實質擴大申請專利範圍，而違反專利法第64條第2項及專利審查基準2.4.1規定，惟原判決未審酌該更正是否已擴大申請專利範圍之事實，自有適用法規不當之違法云云；惟查，系爭專利說明書未出現「點附」一詞，而係以「貼附」、「粘著」兩者在說明書內交互替代使用，此為原審所認定之事實，是以貼附應係唯一解釋，點附確屬明顯錯誤且無意義，其更正不致實質擴大或變更申請專利範圍，自得允其更正。上訴意旨，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

㈣再者，原判決關於更正請求項第1至4項均屬申請專利範圍之減縮之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨以：更正後之系爭專利第4項與第2項皆對應於原核准公告之申請專利範圍第2項，即更正後導致複數請求項與更正前單一請求項相對應，而屬「增加新的請求項」，惟原判決逕認更正後之第1項至第4項係屬申請專利範圍之減縮，有違專利法第64條及專利審查基準2.4.1、2.4.2規定，有不適用法規或適用不當之違法云云；惟查，更正後之系爭專利申請專利範圍第2項係加入「導電基材為III-V族化合物半導體」技術特徵，更正後之系爭專利申請專利範圍第4項為一種貼附式發光二極體晶粒與其產品，均個別對應於更正前之請求項，此比較公告本及更正後之申請專利範圍自明，並無將第4項與第2項對應於原核准公告之申請專利範圍第2項情事，上訴意旨，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，並非足取。

㈤末查，原審法院固於準備程序曾諭知「1.更正後之系爭專利請求項1至4已逾申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且已實質擴大或變更申請專利範圍。」，其目的顯係在曉諭本件爭點為：「本案更正是否應准許及是否不具進步性之爭點」後，即命兩造及參加人表示意見，予以雙方當事人辯論機會，原審係在曉諭爭點，而非表明法律上見解或開示心證，且於曉諭上開爭點後，確由兩造及參加人就爭點為辯論，此觀之原審法院準備程序筆錄甚明，自無突襲性裁判可言，上訴意旨以：原審於開示心證後，卻於原判決作出與前揭諭示意見不同之認定，顯然突襲上訴人，使上訴人無從適時表示意見及聲請調查證據，有違智慧財產案件審理法第8條之規定云云，顯係誤解，殊非可採。

㈥上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條，民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第四庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異