最高行政法院(含改制前行政法院)103年度判字第237號

最　高　行　政　法　院　判　決

103年度判字第237號

上訴人

德商雨果伯斯商標管理公司（HUGO BOSS TradeMark Management GmbH & Co. KG）

代表人

茱蒂斯艾克爾（Judith Eckl）

訴訟代理人

張伯時 律師

上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

被上訴人

中保寶貝城股份有限公司

代表人

林建涵

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國102年9月12日智慧財產法院102年度行商訴字第46號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人德商雨果伯斯商標管理公司（下稱上訴人雨果伯斯商標公司）係原審依行政訴訟法第42條所定之獨立參加人，其因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，因其利害關係與原審被告經濟部智慧財產局一致，爰逕列該局為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照，下稱該局為上訴人智慧局），合先敘明。

二、被上訴人前於民國96年5月24日以「BabyBoss及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖等商品，向上訴人智慧局申請註冊，經該局審查結果，於97年1月1日准列為註冊第1295843號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人雨果伯斯商標公司以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12款及第14款規定，對之申請評定。上訴人智慧局審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行。依現行商標法第106條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。案經上訴人智慧局審查，認系爭商標之註冊近似上訴人雨果伯斯商標公司之著名商標，有致相關公眾混淆誤認之虞，有違註冊時商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段規定，以101年11月15日中台異字第1000259號商標評定書為其註冊應予撤銷之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，經原審法院判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人不服，乃提起本件上訴。

三、被上訴人起訴主張：㈠、上訴人雨果伯斯商標公司至今未提出任何與第30類商品之相關使用事證，所提出之證據僅為「礦泉水、杯子」之照片。且未有在台灣之銷售單據，亦無其他具體客觀事證得證明據以評定商標使用在礦泉水、杯子等產品上已因國外廣泛使用而使商標知名度到達我國，當更不能認為其知名度有達到第30類商品。上訴人智慧局相關商標評定書、智慧財產法院相關判決，雖認定據以評定商標所表彰之信譽已為我國消費者所熟悉，屬著名之商標，然該等商標之商標圖樣、指定商品、商標實際使用情形等，皆與本案不同，自不得直接比附援引於本案。㈡、在判斷本件時，不應忽略觀察所佔比例極大之圖形，並將所佔比例極小之文字「BabyBoss」割裂為「Baby」、「Boss」兩部分，逕認「Boss」為主要識別部分，由整體觀察原則可知，本件系爭商標與上訴人雨果伯斯商標公司據以評定商標非屬近似。系爭商標與據以評定商標商品/服務，兩者在功能、材料、產製者或其他因素上不具有共同或關聯之處，自難構成類似關係。系爭商標較據以評定商標有更高之識別性，且先權利人多角化經營事證薄弱。另相關消費者對各商標皆熟悉，消費階層各異，滿足消費者之需求亦不同，各消費者應不生混淆誤認。又系爭商標經廣泛大量使用，復經各媒體與報章雜誌競相訪問報導，知名度也已到達海外，消費者對系爭商標足以辨識，與據以評定商標不致有混淆誤認之虞。㈢、被上訴人確實將系爭商標使用於指定商品上，而上訴人雨果伯斯商標公司未能提出據以評定商標在我國使用於第30類之證明，更無事證足以證明據以評定商標於國外使用在第30類等之知名度已為我國相關消費者所知悉，相較之下我國消費者對系爭商標應較為熟悉，自應給予較大之保護。㈣、被上訴人於訴願程序中所主張之中台異字第980170號商標異議審定書及中台異字第980106號異議審定書，二者均涉及據以評定商標之商標爭議，訴願決定機關未依相關異議審定書意旨，本於行政自我拘束原則就相同事件為相同之處理，認定本件商標評定事件為近似商標，違反憲法第7條及行政程序法第6條所揭示之平等原則等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局應作成系爭商標評定不成立之處分。

四、上訴人智慧局則以：「BOSS」系列商標，除經上訴人雨果伯斯商標公司及其前手德商雨果伯斯公司在世界多國廣泛行銷使用及受註冊商標保護外，其商品已在全球102個國家有超過5,000間商店販售，且經德商雨果伯斯公司自74年起陸續在我國註冊取得數十件商標權，嗣後將該等商標權移轉予上訴人雨果伯斯商標公司，其商品已在我國長期廣泛銷售，經我國新聞媒體、報章雜誌等廣為宣傳報導，足堪認定系爭商標96年5月24日申請註冊時，據以評定商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達高度著名之程度，該局多件商標異議審定書、最高行政法院、臺北高等行政法院及原審法院等判決皆認定其屬著名之商標。系爭商標係由外文「BabyBoss」及3個代表不同職業身分之卡通人物圖形所構成，整體圖樣即在傳達「BabyBoss」之印象，應為主要識別部分，與據以評定以外文「BOSS」為主要設計概念之系列商標相較，二者均有引人注意之相同外文「BOSS」，整體觀之，系爭商標易使人誤認係據以評定商標衍生之品牌，以提供小孩相關商品或服務之聯想，兩造商標自構成近似之商標，且近似程度不低。復考量上訴人雨果伯斯商標公司為多角化經營之企業，除將據以評定商標註冊使用於多種商品及服務外，並逐漸擴增其業務經營範圍至食品類商品上；再就消費者而言，據以評定商標係消費者較熟悉之商標，亦應給予較大之保護。綜合上開因素判斷結果，本件系爭商標註冊使用於茶葉包、冰淇淋等商品，一般消費者極有可能誤認其商品係由上訴人雨果伯斯商標公司所提供，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。揆諸上開說明，應有註冊時商標法第23條第1項第12款暨商標法第30條第1項第11款規定之適用。另被上訴人所舉其於中國大陸所註冊之「BabyBoss及圖」商標與上訴人雨果伯斯商標公司之「HUGO BOSS」商標認定不構成近似，惟各國或地區民情不同，商標法制及審查基準仍有差異等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

五、上訴人雨果伯斯商標公司則以：㈠、據以評定商標係著名商標，系爭商標與據以評定商標近似，有致相關公眾混淆誤認之虞，並有減損其識別性及信譽之虞。㈡、經濟部訴願審議委員會曾以經訴字第10206102180、10206094370號訴願決定書，認定被上訴人另案註冊之第01335987、01338330號第41類「BabyBoss City」、「BabyBoss職業體驗任意城」商標分別與上訴人雨果伯斯商標公司據以評定「BOSS」系列商標構成近似，復肯認上訴人雨果伯斯商標公司據以評定「BOSS」系列商標之高著名程度與其多角化經營，而其商業活動之經營亦擴及上開被上訴人第41類商標指定服務相關聯之商品與服務領域。原審法院102年度行商訴字第22號行政判決，關於被上訴人另案註冊第1449933號「BabyBoss」商標亦指定使用於第30類商品，該判決肯認據以評定商標具極高之著名程度，並認二造商標指定使用之商品或服務類似，有致相關公眾混淆誤認之虞。上開案例之案情、爭議之商標圖案，與本案或相同或類似或具關聯性，自應為有利於上訴人之認定。㈢、被上訴人主張系爭商標已以「聯合品牌」（Co-Branding）方式，與國內外知名食品品牌進行異業合作云云。惟其所舉系爭商標使用於餅乾及冰淇淋商品之事證，係為該商品製造商之商標使用（即乖乖及杜老爺），尚難執為系爭商標使用之證據。當相關消費者見到該餅乾及冰淇淋商品時，將認為該等商品係源自於其食品製造商，而非源自被上訴人等語。

六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

㈠、比較系爭商標與據以評定商標，系爭商標主要部分應係其上方之圖形，難認係下方較小字體之外文「BabyBoss」；而據以評定商標係以外文「BOSS」，或將外文「BOSS HUGOBOSS」等作反白呈現，並以其他顏色為底等圖樣所構成，並無任何卡通人物圖形，其中，外文「BOSS」字體最大，是字體最大部分即為據以評定商標主要部分，則系爭商標主要部分既難認係下方較小字體之外文「BabyBoss」，尚無從僅以系爭商標之外文「BabyBoss」與據以評定商標之外文「BOSS」為比較，仍應為整體觀察，且外觀已有極大差別。其次，系爭商標與據以評定商標之讀音明顯有別。再者，兩者固均有引人注意之相同外文「BOSS」，然系爭商標除文字外，復有彩色卡通人物圖形，且所占比例遠大於外文「BabyBoss」，是兩者之觀念仍有差別。準此，以具有普通知識經驗之消費者或相關公眾，於實際交易時施以普通之注意，異時異地隔離及整體觀察，系爭商標與據以評定商標不論外觀、觀念、整體、讀音予人寓目印象有別，視覺感受亦有不同，是系爭商標與據以評定商標之整體近似程度甚低。

㈡、本件據以評定商標之外文「BOSS」為既有之名詞，並非上訴人雨果伯斯商標公司所獨創，其作為商標固屬任意性商標，而較創意性商標之識別性為弱，惟「BOSS」並未直接傳達與其使用商品本身或與其內容有關之相關資訊，仍具有相當之識別性。況據以評定商標於我國已長期廣泛銷售，經多件商標異議審定書及判決認定據以評定商標屬著名之商標，則據以評定商標予消費者印象自具有強烈之識別性。

㈢、系爭商標與據以評定商標之指定使用商品/服務相同或類似程度：系爭商標指定使用於第30類之茶葉包、巧克力製成之飲料等商品，與如原判決附圖2至39所示據以評定商標指定使用於第6、7、9、14、18、19、35、41、42、43、44、64、75等類眼鏡及其組件等商品或服務相較，系爭商標商品為冰淇淋、糖果、餅乾等食品類商品，據以評定商標商品或服務均非食品，亦與食品無涉，於用途、功能、材料、產製者、消費者及行銷管道等因素上難認具有共同或關聯之處，所提供之商品或服務亦無法滿足消費者相同或類似之需求，則所指定使用之商品或服務間，尚難謂係屬相同或類似商品。

㈣、衡酌系爭商標圖樣與據以評定商標之圖樣近似程度甚低，指定使用商品或服務並不相同或類似等特別顯著之因素，應可降低對其他因素之要求。是以縱然據以評定商標為著名商標，綜合各種混淆誤認之因素判斷結果，仍因上開二因素之故，難認相關消費者有誤認系爭商標與據以評定商標之商品或服務為同一來源，或者誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。準此，系爭商標之註冊自無92年5月28日修正公布商標法第23條第1項第12款前段規定及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。至上訴人雨果伯斯商標公司以系爭商標之註冊另有92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第14款規定之適用部分，並未經上訴人智慧局判斷，法院無從審酌，應由上訴人智慧局另為適法之處分。

七、上訴意旨除復執與起訴主張相同之論證外，另略以：

㈠、相關消費者或業者用以認讀本件系爭商標時，均係以「Baby 」、「Boss」方式稱呼，且系爭商標上之外文「BabyBoss」，係用以表彰其商品與他人同類之商品相區別，自為系爭商標之主要部分。原判決認系爭商標之主要部分為文字上方之圖形，與本院47年判字第51號判例相悖，有判決不適用法規或適用不當之違法。

㈡、原判決就系爭商標與據以評定商標近似程度，自行認定為：「系爭商標與據以評定商標之整體近似程度甚低」，惟原判決亦肯認原審法院98年度行商訴字第203號、98年度行商訴字第216號、98年度行商訴字第225號及98年度行商訴字第226號行政判決之被上訴人商標與本件系爭商標相同。然上開各案均認被上訴人商標與上訴人雨果伯斯商標公司之相關系列商標係屬近似商標，原審與上開判決之認定矛盾，卻未說明理由，僅以其指定商品或服務不同，個案有別為由，而採用不同之認定標準。原判決有理由不備及理由矛盾之違法。

㈢、有關指定使用商品是否近似，原審法院102年度行商訴字第22號行政判決中，被上訴人另案註冊之「BabyBoss」商標與本件之系爭商標同係指定使用於第30類商品。該案肯認上訴人雨果伯斯商標公司多角化經營之情形，且其系列商標指定使用之商品與被上訴人指定使用之第30類商品係屬高度近似且具關連性，輔以另案原審法院97年度行商訴字第135號判決亦認定衣服、食品等商品為日常生活用品或是日常消費性商品，二者之消費族群均普及於一般公眾而有所重疊，惟原審卻與前述判決之認定相悖，且未說明其理由，僅稱個案有別，實有判決理由不備及認定事實不憑證據之違法。

㈣、原處分及訴願決定之認定，與「混淆誤認之虞」審查基準並無違背，原判決未採，而就商標之近似程度，以及指定使用商品相同或類似程度自為認定。揆之本院92年度判字第1426號判決要旨，其認定違背行政訴訟法第4條第1項之規定，而有判決不適用法規或適用不當之違法。

㈤、依本件系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定觀之，僅規定為「著名商標或標章」，並未規定須於同類或類似商品之著名商標，本件據以評定商標既屬著名商標，則其保護之範圍本不以其所指定使用之商品類別為限，故原判決僅略以據以評定商標單純指定使用商品或服務非屬食品，而對於著名商標保護之範圍本不以其所指定使用之商品類別，更對其實際上已多角化經營，擴及果汁、咖啡、麵包、糕點、茶等食品及飲料商品略而不論，對此部分之認定容有違誤，顯有認定事實未依證據之違法。

八、本件原審以系爭商標之註冊並未違反註冊時商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之規定，上訴人智慧局所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分係屬未洽，乃撤銷訴願決定及原處分，固非無據，惟查：

㈠、按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段均有明文規定。上開條文旨在加強對著名商標之保護，以防止著名商標所表彰之來源遭受混淆誤認之虞。由於商標法給予著名商標保護，較一般商標更為周到而有效，適用時自應慎重，故是否符合該條文之要件，首應判斷據以評定商標是否為著名商標；其次，再判斷是否有致相關公眾混淆誤認之虞。後者之判斷應就商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等各種因素綜合判斷。又上開各因素間具有互動的關係，商標著名程度愈高，即使商品/服務類似程度較低，仍易產生混淆誤認之虞（經濟部於現行商標法修正前發布之商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準2.2及現行之商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準2.2參照）。

㈡、本件因原處分係以系爭商標有註冊時商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之適用，而撤銷系爭商標之註冊，原審乃以有無上開條文之適用，作為本件之爭點。依前開說明，據以評定商標於系爭商標於96年5月24日申請註冊時，是否為著名商標及其著名之程度，自宜先予認定。上訴人智慧局於原審答辯稱據以評定商標已在我國長期廣泛銷售，其商品並在全球102個國家超過5,000間店販售，據以評定商標於系爭商標96年5月24日申請註冊時，已屬著名商標且其著名程度極高等情，是否可採？即屬本件有無上開條文適用之先決條件，且將影響混淆誤認之虞之判斷，自應加以認定，原判決未於判斷混淆誤認可能之前先就此認定，直接進行混淆誤認因素之判斷，致判斷混淆誤認因素時，未能斟酌據以評定商標之著名程度與判斷混淆誤認因素之互動關係，以為適切之判斷，其適用法規即有未當之處。

㈢、其次，判斷系爭商標有無致相關消費者混淆誤認之虞，應就商標識別性、近似性、商品/服務類似性，暨各該判斷因素之程度高低，以及先權利人多角化經營之情形，相關消費者對各商標熟悉之程度等各種因素綜合判斷，已如前述，分述如下：按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通之注意，就兩商標之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。原判決將系爭商標與據以評定商標相較，認系爭商標圖樣（如原判決附圖1所示）係由分別扮演畫家、廚師及消防隊員等3種職業角色之卡通人物各自站在正反Ｂ字母設計圖形之左右兩側及上方，並占整體商標圖樣極大部分，下方則為較小字體之外文「BabyBoss」，所共同組成，上開圖案係分別以綠、橘、藍等三色加以構圖，其圖形化之正反向Ｂ字母係以大寫字母呈現，顯係意指下方較小字體外文「BabyBoss」之縮寫；又兩造商標均有引人注意之相同外文「BOSS」，外文「BOSS」之直譯為老闆或領袖之意，而「BabyBoss」之直譯即有小老闆或小領袖之意，此為原審認定之事實（原判決事實理由五、㈢２及其附圖2至39參照）。基此，就其觀念加以比較，二造商標之「BOSS」與「BabyBoss」；「老闆或領袖」與「小老闆或小領袖」觀念上能否謂不近似？另就讀音而言，二造商標之「BOSS」與「BabyBoss」於連貫唱呼之際能否謂其讀音不近似？如標示在相同或類似之商品時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，能否謂無混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯來源之情形？原審以二造商標之外觀圖樣不同，觀念、讀音及視覺感受亦不同，認二造商標整體近似程度甚低，非無再行斟酌之處。

㈣、又上訴意旨主張原審法院98年度行商訴字第203號等商標異議事件，就類似之案件已為其有利之認定，原審判決為不同之認定有理由不備及理由矛盾之違法等語。經查，原審法院98年度行商訴字第203號商標異議事件，其爭議商標與系爭商標相同，據以異議商標則為上訴人雨果伯斯商標公司之「BOSS」系列商標，該判決就其爭議商標是否有92年商標法第23條第1項第13款規定不得註冊之情形？認為二造商標圖形外觀有別，但觀念極相彷彿，倘標示在相同或類似之商品或服務上時，經異時異地隔離觀察，仍易予人為據以異議商標所衍生提供有關孩童商品之系列商標之聯想，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。另原審法院98年度行商訴字第216號、98年度行商訴字第225號、98年度行商訴字第226號商標異議事件亦為相類似之情形，該三判決亦均認為其二造商標同有「BOSS」文字，相關消費者混淆誤認之可能性極高。原判決以上開各案之商標圖樣與系爭商標雖然相同，但指定使用之商品或服務不同為由，為不同之認定，惟按商標法之本質為不正競爭防止法之一環，商標權保護之範圍常取決於防止不正競爭之需要，其範圍並不以其所指定使用之商品或服務類別為限，商標之著名程度愈高，其應予保護之範圍就愈大，進而其所能跨類保護之商品或服務範圍即越廣。原處分認據以評定商標為著名程度極高之商標，是否可採？又二造商標是否近似？均有待原審再加斟酌已如前述，原審未加審認上開因素，遽為不同之認定，亦有未當。至於其他致混淆誤認之虞之判斷因素，如前所述，各因素彼此之間具有互動關係，本件原判決已論明據以評定商標具有強烈之識別性，並認上訴人雨果伯斯商標公司有多角化經營之情形，據以評定商標較系爭商標為相關消費者所熟悉（原判決事實理由五、㈥參照），惟對上訴人雨果伯斯商標公司主張其實際上已多角化經營，擴及果汁、咖啡、麵包、糕點、茶等食品及飲料商品乙節，原審未加審酌，遽為本件商標無致混淆誤認之虞之認定，其認定事實未依憑證據，亦有未洽。

㈤、綜上所述，原判決撤銷訴願決定及原處分，核與92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之規定，及商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準2.2及現行之商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準2.2之規定不合，上訴意旨指摘原判決有適用法規不當之違法，求予廢棄，即非無據，應予准許。本件事實仍有待調查，爰將本件發回原審法院，由該院重為調查後另為適法之裁判。末查，本件被上訴人起訴係因不服上訴人智慧局撤銷系爭商標之處分，而訴請撤銷原處分及訴願決定，故其所提之訴訟類型係屬撤銷訴訟。惟其於原審起訴之聲明併請求上訴人智慧局應作成其註冊第01295843號「BabyBoss及圖」之商標評定不成立之處分，經核係屬贅列，法院無庸加以審酌，原審就此漏未說明，爰併此加以敘明。

九、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

最高行政法院第六庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異