最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第00093號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　94年度判字第00093號

上訴人

甲○○

訴訟代理人

林鎰珠律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

參加人

允榮製材股份有限公司

代表人

黃明秦

上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國92年7月17日臺北高等行政法院91年度訴字第1724號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人之前手莊文澤於民國（下同）85年1月11日以「雕花門板之改良結構」向被上訴人改制前即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編訂為第000000 00號審查，准予專利，於公告（編號：291914）期滿後，發給新型第153131號專利證書（下稱系爭案），旋於89年5月30日將該專利權讓與上訴人，並向被上訴人申准專利權讓與登記。嗣參加人以其不符新型專利要件，對之提出舉發，經被上訴人審查為舉發成立之處分，上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

二、上訴人於原審起訴主張：系爭案於說明書內容清楚揭示，系爭案與習用之不同處，係於雕花門板的上、下木薄片與木屑合成層之間分別夾設一浸含有樹脂之樹脂紙，該樹脂紙不僅能夠讓上、下木薄片於模壓過程配合凹凸雕花均勻地延展成型，不會產生明顯不雅的裂痕，並且樹脂紙會於木屑合成層表面形成具阻隔作用的保護層，杜絕水氣滲入木屑合成層而破壞雕花門板之結構，與習用的原木薄片直接模壓貼合於表面具有凹凸雕花的木屑合成層不同。因此，系爭案於申請專利範圍第1項即界定：一種雕花門板之改良結構，該雕花門板主要係於一合成層上、下分別包覆上、下木薄片熱壓而成，其特徵在於：合成層與上、下木薄片間分別夾設有一浸過樹脂之樹脂紙，且令兩樹脂紙分別與上、下木薄片內表面及合成層表面完全貼合。而被上訴人專利舉發審定書及訴願決定機關之訴願決定書均具體指明，公告編號第217677號「木屑成型之原木雕花門內門板構造」專利（下稱引證一）、吉盛木藝股份有限公司（下稱吉盛公司）83年間之統一發票及其證明書（下稱引證二），前已由參加人對系爭案提起異議（PO1），業經被上訴人審查為「異議不成立」，並經本院88 年度判字第3748號判決確定在案。依專利法第105條準用第72條第2項規定之一事不再理原則，參加人自不得再以引證一、二對系爭案進行舉發。次按進步性之判斷不應在瞭解系爭案的技術內容後，再以後見之明倒推系爭案係為熟習該項技術者所能輕易完成，難稱具進步性，此係專利審查基準內容清楚揭櫫之判斷原則，即被上訴人的審查委員應將時序倒回到系爭案申請日之時，以系爭案為例即為85年1月11日以前，再判斷系爭案所請技術內容是否容易由公告編號第2412 21即申請案號00000000「具飾紋門板之製造方法」專利（下稱引證三）之揭示而得到啟發，判斷的關鍵在於熟習該項技術者，面對相同的技術課題時，在未被提示系爭案揭示之技術特徵以前，是否會，而非是否能採取系爭案之技術手段來解決問題，並且為避免被上訴人的審查人員陷入事後之明，實務上必需考量一些次要因素，例如系爭案提及習用雕花門板構造存在的問題是否可被解決、系爭案於商業上是否成功等等。查：⑴系爭案的創新設計公開推出後，立即在市場上獲得全面性的成功，依據專利審查基準內容「新型在市場上之成功，如係因新型之技術特徵本身直接所獲得者，可以作為進步性之有利事證之一。」因此，系爭案與引證三空間型態明顯不同，並經被上訴人於專利舉發審定書認可。按專利法第1條、第97條，並徵諸改制前本院72年度判字第1013號、71年度判字第608號及79年度判字第2078號判決，系爭案之空間型態係屬創新，並且能夠充分解決系爭案申請前雕花門板結構設計之缺弊，產生確保雕花門板外型之完整美觀及提供防潮效能等功效之增進，完全符合新型專利之要件。⑵引證三於說明書內容多次清楚且具體指明：「本發明可藉由薄木片及紙料之疊合處理，而使門板材料具有較佳之韌度，而使門板於飾紋壓製成形之過程中，且質感堅實、不易變形凹損之飾紋紋路．．．」，可以得知引證三間隔疊合於薄木片間之紙料，係要讓門板材料具有較佳之韌度，完全沒有任何提到紙料係可用以防止門板內層吸收水氣之說明，被上訴人有關於引證三利用紙料防止門板內層吸收水氣之審查理由，明顯是被上訴人自行主觀草率臆測之說詞，被上訴人之審查認系爭案不具進步性作法明顯不當且違法。因此，系爭案與引證三之設計目的、欲解決的問題點、運用技術手段及達成功效均明顯有別。⑶臺灣省機械技師公會經過仔細的技術構成分析及比對說明後，明確地作成系爭案具新穎性與進步性之具體結論。⑷上訴人專利之創作之結構係以木屑為合成層，而在合成層之上、下薄木片間分別夾設有一浸過樹脂之樹脂紙，以使上、下木薄片在熱壓時，不易因收縮產生裂痕，達到補強結構之功效，同時可有效杜絕木纖維之合成層接觸到外界之水氣，且藉由樹脂紙表面具與上、下木薄片對應之紋路，而可產生自然之補飾作用，而引證三係一種飾紋門板之製造方法，其係以浸過膠劑之紙料之下方一木薄片重複疊合，再加熱、加壓成一門板，引證三之最外層係紙料，並非木薄片，被上訴人顯然誤解，復依引證三之附屬項第3項所述：「如申請專利範圍第一項所述之具紋飾門板之製造方法，其中，該以紙料及薄木片所組成之紙、木混合中位於最上層之紙料，係可為印有如木材紋路或印有顏色之紙材構成。」，紙料為引證三之最上層，最上層之紙料在引證三中亦明白界定其功效，今若將引證三最上層之紙拿掉後，豈是引證三專利案。況將引證三最上層之紙拿掉後，其內部之紙並無設計與表面木薄片相同之花紋，故無法產生補飾之功效。⑸上訴人專利權之門板之花飾紋路，係源自於木薄片而產生天然之木紋，上訴人於木薄片下方設置樹脂紙，藉由樹脂紙之設計，除可防止下方合成層之吸水外，更可於薄木片產生裂痕時，產生自然補飾之效果。引證三之最外層為紙料，則外層紙料如何補飾，且依引證三在申請專利範圍第4項附屬項之替代結構所述，其獨立項紙料之功能，為三夾板所取代，因而其獨立項之紙料，並非用於補飾或杜絕水氣，且由引證三之專利圖示第5圖為另一較佳實施例圖，顯然圖中木薄片E係置於三夾板D之後，亦即由第5圖之三夾板之實施例圖，尤可明證引證三之最外層並非木薄片，而為紙料或三夾板，也正因為引證三之最外層並非木薄片，而為紙料，因而引證三申請專利範圍附屬項第3項有謂：「如申請專利範圍第1項所述之具紋飾門板之製造方法，其中，該以紙料及薄木片所組成之紙、木混合中位於最上層之紙料，係可為印有如木材紋路或印有顏色之紙材構成」。⑹依上訴人專利權申請時專利法第98條第2項規定之反面解釋，系爭案可達到引證三所不能達到之效果，且在空間形態上亦與引證案不同，上訴人依法自可取得新型專利，況兩者技術手段、效能俱不相同，亦有財團法人臺灣經濟發展研究院所出具之專利鑑定研究報告可參。綜上，引證三顯不足以否定系爭案之進步性，請將訴願決定及原處分撤銷等語。

三、被上訴人則以：查引證三之紙料浸潤過膠劑，如同系爭案之樹脂紙浸過樹脂，同樣可使紙料具有防止門板內層吸收水氣，二者之技術與功效相同，並不因引證三專利品明書內未提及，而不具此技術與功效。另引證三之紙料浸潤過膠劑後，置於薄木片間，同樣具有平均延展的特性，使薄木片不會產生明顯的裂痕等語，資為答辯。

四、參加人除持與被上訴人相同之論見外，另以：系爭案之樹脂紙只是紙加上膠而已，而吉盛公司為參加人協力廠商，也提供產品給參加人使用。系爭案是紙在裡面，外面是木薄皮，但引證三是一層木、一層紙疊合，構造上兩者相同，即使系爭案使用木屑作成木夾板，功能、原理也與引證三相同。

五、原審判決意旨以：按「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭案審定時專利法第98條第2項定有明文。查上訴人於89年6月22日申請說明書及圖式之更正，惟因該更正係將系爭案專利審定公告本第1圖上、下薄片之雕花除去，且與說明書第6頁第17、21行之下木薄片、上木薄片具雕花所述不同，與原專利說明書公告本比較，已變更實質內容，有違專利法第105條準用第67條之規定，被上訴人不准其更正，核無不合，故本件仍應依原公告本審理，合先敍明。次按，系爭案申請專利範圍為：⒈一種雕花門板之改良結構，該雕花門板主要係於一合成層上、下分別包覆上、下木薄片熱壓而成，其特徵在於：合成層與上、下木薄片間分別夾設有一浸過樹脂之樹脂紙，且令兩樹脂紙分別與上、下木薄片內表面及合成層表面完全貼合。⒉如申請專利範圍第一項所述之雕花門板之改良結構，其中樹脂紙表面形成有與上、下木薄片對應之紋路。次查引證三為84年2月21日審定公告（按公告編號為：241221）之第00000000號（即申請案號）「具飾紋門板之製造方法」發明專利案，引證三技術特徵係將紙料經膠劑浸潤吸收處理，再由若干特定厚度之薄木片，依其紋路之縱、橫走向，依序一片片疊合於紙料之間，再加熱、加壓製成門板。系爭案雖係在上、下薄片與各合成層間夾設一浸過樹脂之樹脂，與引證三係膠劑浸潤紙料與薄本片依序疊合，紙料在上之空間組態雖略有不同，但引證三經膠劑浸潤紙料亦有設於上、下薄木片間之型態，系爭案於利用上、下木薄片間夾設有一浸過樹脂之樹脂紙之技術特徵自屬運用引證三之特點，可由熟習該項技術者所能輕易完成。又引證三技術特徵之主要功效雖在使門板具有較佳之韌性，但引證三於經膠劑浸潤紙料設於上、下薄木片間之型態，仍具有使上、下木薄片於模壓過程均勻地延展成型，避免裂痕及杜絕水氣滲入之作用，系爭案與之相較，亦不具功效之增進。再系爭案目的功效主要係於木纖維與樹脂混合而成之合成層與上、下木薄片間分別夾設有一樹脂紙，藉此可有效填補上、下木薄片產生裂痕之現象，具有木屑吸收水氣。至將上、下木薄片內層之樹脂紙表面，形成與上、下木薄片相同之紋路，而達到補飾效果，增進門板美觀之功效，係屬申請專利範圍第2附屬項之附屬特徵，其將申請專利第1項之技術內容再加限制描述，範圍仍不出第1項之技術內容，亦不能以此主張具功效之增進。上訴人主張此為引證三所不能達到之效果云云，核非可採。至上訴人所舉有關之專利鑑定報告，僅具參考性質，而本院認系爭案與引證三相較不具進步性，理由已如前述，故尚不能以該專利鑑定報告執為有利上訴人之論據。從而被上訴人以系爭案違反專利法第98條第2項規定，而為舉發成立應撤銷專利權之處分，應屬合法，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

六、上訴意旨略以：（一）原審對於涉及專業法律問題，未依行政訴訟法第162條第1項之規定，採信上訴人所提出由「台灣省機械技師公會」出具之鑑定分析，亦未徵詢從該學術研究之人的意見，率爾為不具進步性之違法判決，有判決不適用法規及判決不備理由之違法。（二）申請專利範圍之附屬項原本是所依附項次之加以限制，其功效亦是因為實施其結構所產生，不應混為一談，否則即無需將申請專利範圍寫為多項。倘依專利審查基準所列之「申請專利範圍應逐項審查」之觀念，當獨立項不具進步性，亦應繼續審查附屬項是否具專利性，不能遽認附屬項不具進步性，原審之判決理由對於專利審查方式有所曲解而有違論理法則。（三）原審既然已知引證三係紙料在上，即知其觸感與視覺觀感絕對與木薄片在上之系爭案不同，引證案表面較平滑而不真實，一看即知為劣質品，反之，系爭案表面會產生如原木之表面觸感與質感，此亦為其他業者競相仿製之原因，此種功效卻為原審所忽略。再者，引證三係紙料在上，既是紙料在上即無法產生所謂的補飾效果，而系爭案夾設於內的樹脂紙除了防止水氣、增加韌度以外，並且兼具補飾效果，此乃引證三所未具。是原審對於系爭案功效增進之認定方式過於草率，並且有違經驗法則。（四）原審之判決理由僅述及上訴人之主張「應非可採」、「核非可採」，至於不可採的理由並未加以說明，屬於判決不備具理由之違法。請求將原判決廢棄，及撤銷訴願決定與原處分等語。

七、被上訴人則以：（一）依行政訴訟法第162條第1項之規定，上訴人委託從事該學術研究之人所提出的書面鑑定分析報告書，在行政訴訟準備程序、言辭辯論中都有充分討論，於行政法院判決書中第四點也述明，上訴理由第一點並不確實。

（二）原審判決中「申請專利範圍第2附屬項之附屬特徵，其將申請專利第1項之技術內容再加限制描述，範圍仍不出第1項技術內容，亦不能以此主張具功效之增進。」上述判決十分清楚，完全無認定方式有曲解之情事。（三）查引證三之紙料浸潤過膠劑，如同系爭專利之樹脂紙浸過樹脂，同樣可使紙料具有防止門板內層吸收水氣，二者之技術與功效相同，並不因引證三專利說明書內未提及，而不具此技術與功效，另引證三之紙料浸潤過膠劑後，置於薄木片間，同樣具有平均延展的特性，使薄木片不會產生明顯的裂痕等語，資為答辯。

八、本院按「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依倫理及經驗法則判斷事實之真偽。依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決。」行政訴訟法第189條定有明文。而判斷真偽所依據全辯論意旨及調查證據之結果，包括辯論之重要內容、證據能力之有無、證據能力之強弱以及證據之取捨等。又鑑定人係依其特別之知識經驗，陳述對於特定事務之判斷意見之人，同為證據方法之一，是法院就鑑定人之意見可採與否，仍應依據全辯論意旨及調查證據之結果，依倫理及經驗法則決定取捨，並將取捨判斷而得心證之理由，記明於判決，否則即屬行政訴訟法第243條第2項第6款所謂判決不備理由之違法。本件上訴人於91年5月9日向原審起訴時，即提出其委請台灣省機械技師工會91年5月3日之「專利分析鑑定報告」，以證明系爭案（公告編號：291914；公告日期：85年11月21日；申請案號：00000000；申請日期：85年1月11日）與引證三（公告編號：241221；公告日期：84年2月21日；申請案號：00000000；申請日期：83年4月22日）比對分析鑑定結果，系爭案較引證三具新穎性及進步性。該專利分析鑑定報告內容「三、說明」載明，以引證案（即引證三）及待比對案（即系爭案）之目的及其實施方法，依A、欲改善之先前技術。B、先前技術之缺點。C、創作目的。D、技術特徵。E、功效特徵等五項分析比對結果，待比對案與引證案比較具新穎性之原因如下：「（1）二者欲改善之先前技術不相同。（2）二者欲改善之先前技術之缺點不相同。（3）二者之創作目的不相同。（4）待比對案之紙料與薄木片於門板上下側皆僅一層，而不需層層疊合，與引證案不同。（5）待比對案使用非特定之膠劑（樹脂），為業界所通用者，與引證案特殊膠劑不同。（6）待比對案熱壓成型後所得之成品為具雕花（紋路）之飾板層。以上6項，其中（1）、（2）及（3）屬目標對象之不同；（4）及（5）為技術方法之不同；（6）為成品領域（成品階段）之不同；上述差異使待比對案與引證案比較，具新穎性。」而待比對案與引證案比較具進步性之原因如下：「（1）待比對案紙料與薄木片於門板上下側皆僅一層，而不需多層疊合，較引證案節省相當之人工與材料。（2）待比對案熱壓成型後所得之成品為具雕花之整體門扇，已可使用；引證案熱壓成型後所得之成品為雕花層，須再與門扇本體貼合方能使用。待比對案不需二次加工，較引證案節省相當之工時。

（3）待比對案樹脂具防水防潮之功效，引證案不具該功效。（4）待比對案樹脂紙具表面飾補之功效，引證案不具該功效。以上4項，其中（1）及（2）屬技術手段之進步；（3）及（4）為功能之進步；上述差異使待比對案與引證案比較，具進步性。」嗣於訴訟進行中，上訴人復提出上訴人在92年5月5日委託財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所，就系爭案（即本鑑定研究報告書所稱「專利二」，以下同）與引證三（即同鑑定研究報告書所稱「專利一」，以下同）進行鑑定分析「專利二」於其申請專利範圍所主張之技術是否與「專利一」之申請專利範圍構成實質相同」之專利權鑑定研究報告書，該鑑定報告計35頁，鑑定期間92年5月6日至同年5月27日、審核期間同年5月28日至5月30日，92年6月2日完成，由該所鑑定小組依據專利法、專利法施行細則、被上訴人機關88年3月印製之專利侵害鑑定基準及鑑定機關公布之專利侵害鑑定準則公報以處理該鑑定案。鑑定報告書第二篇「鑑定理由」共29頁（第6頁至34頁）分章、節分就「專利一」、及「專利二」之創作要點、申請專利範圍、圖式（此部分又各分為5項，「專利一」部分依序為：專利之具飾紋門板之製造流程圖、專利之立體分解圖、專利之具飾紋門板成品之立體外觀圖、局部放大側視圖-係顯示專利門板製品中之飾紋斷面形狀及彎曲變化之狀態、專利另一較佳實施例所得之飾紋門板之立體外觀圖；「專利二」依次為：專利創作之立體分解圖、專利創作之立體外觀圖、專利創作之剝開圖、專利實施例示意圖、習用雕花門之結構示意圖等）予以分析，再從「字義範圍」及「等效原則」進行鑑定分析，而於第三篇得到最終鑑定結論：系爭案「雕花門板之改良結構」專利權之申請專利範圍所主張之技術，與引證三「具飾紋門板之製造方法」專利權之申請專利範圍構成實質不相同。由上鑑定報告記載，該二鑑定均就「系爭案」與「引證三」專利案予以比對分析，並依其專業知識加以判斷，敍明理由作成結論。惟原判決就上訴人所提對其有利且屬專業鑑定機關所為鑑定之證據方法，只於判決書記載上訴人所舉有關之專利鑑定報告，僅具參考價值，不能以該專利鑑定報告執為有利上訴人之論據云云，未將上訴人所舉何種「有關」之具體鑑定報告如何參考後不予採納而得心證之理由，記明於判決，遂為不利上訴人之認定，揆諸上開說明，即有判決不備理由之違法。上訴論旨據此指摘原判決違誤，求予廢棄，非無理由，爰將原判決廢棄，發回原法院續為調查審認後，另為妥適之判決，以昭折服。

據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

第三庭審判長法 官　林　清　祥

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異