最高行政法院(含改制前行政法院)99年度判字第89號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99年度判字第89號

上訴人

經濟部

代表人

甲○○

上訴人

即參加人

捷揚光電股份有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

蔡清福 律師

訴訟代理人

洪順玉 律師

被上訴人

圓剛科技股份有限公司

代表人

丙○○

訴訟代理人

楊祺雄 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國97年4月24日臺北高等行政法院96年度訴字第1184號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人即參加人（下稱參加人）捷揚光電股份有限公司於原審訴訟程序為本件原審被告經濟部智慧財產局之獨立參加人，因本件參加人提起本件專利舉發申請，係在請求原處分機關就系爭專利作成「舉發成立，應撤銷專利權」之行政處分，案經原處分機關審查為「舉發不成立」之處分，經經濟部96年2月7日經訴字第09606061980號訴願決定撤銷原處分，訴訟當事人一方應為作成該訴願決定之機關即上訴人經濟部，是以雖參加人捷揚光電股份有限公司於上訴狀列自己為上訴人，仍應認係為訴願決定機關經濟部提起本件上訴，本院爰逕列經濟部為上訴人，並列捷揚光電股份有限公司為上訴人即參加人，先予敘明。

二、緣被上訴人圓剛科技股份有限公司前於民國（下同）90年2月6日以「可標定投影位置之實物投影裝置」向原處分機關經濟部智慧財產局申請發明專利（下稱系爭專利），經該局編為第00000000號審查，於90年12月19日准予專利，並於公告期滿後，發給發明第149208號專利證書。嗣參加人捷揚光電股份有限公司以其有違系爭專利核准時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，以舉發證據證據1西元1997年7月11日公開之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」專利案（下稱引證1）、證據2西元1991年6月25日公開之美國第0000000號「Apparatus and method for converting picturesor images into video signals」專利案(下稱引證2)、證據3西元1999年4月9日公開之日本特開平00-00000號專利案（原證據3係西元2002年4月16日公開之美國第6,373,599B1號專利案，參加人於原處分機關面詢時，陳明改以與其具優先權關係之證據3-1前揭日本專利案作為舉發之證據，故以證據3-1取代證據3，下稱引證3)、證據4為西元1996年9月24日公開之美國第Des.374020號「VIDEO MICROSCOPE」專利案（下稱引證4），於94年6月6日對之提起舉發。案經原處分機關審查，經被上訴人於95年2月10日提出申請專利範圍更正本（刪除申請專利範圍第5項，將原申請專利範圍第6項技術併入第4項予以限縮），認屬申請專利範圍之限縮，而准予修正。並於95年5月16日以（95）智專三㈢05018字第09520388260號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。參加人不服，提起訴願，經上訴人96年2月7日經訴字第09606061980號訴願決定撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分。被上訴人不服，遂提起行政訴訟，經臺北高等行政法院96年度訴字第1184號判決撤銷訴願決定，參加人不服，遂對之提起上訴。

三、被上訴人起訴主張：上訴人訴願決定係以引證1認定足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性或進步性，混雜論斷系爭案不具新穎性或進步性，其認定顯不符專利法基本原則，故所為之訴願決定確已違法而應予撤銷。又依訴願法第65條言詞辯論程序之踐行，立法者有意以訴願人或參加人申請為前提，強制行言詞辯論。被上訴人於訴願參加意見書依法申請言詞辯論，旨在向上訴人進一步說明系爭專利案之現有事證，俾釐清相關案情，以免上訴人有所誤解。詎料上訴人對被上訴人之申請完全未予理會，逕自作成不利於被上訴人之撤銷原處分決定，並僅於訴願決定書以參加人請求到會言詞辯論乙節，查系爭專利不具新穎性及進步性業如前述，且案情已臻明確，核無必要，簡短一語帶過，上訴人此一作法完全違背訴願法第65條規定與本院一再之見解，特別強調「尤其訴願決定之結果，係符合請求為言詞辯論者之願望時，自亦毋須非經言詞辯論而不可」。被上訴人訴願決定主要係以引證1、引證4以及所謂習知元件為據，認定系爭案各申請專利範圍請求項不具新穎性或進步性，核該訴願決定針對系爭案請求項第1、4及5項之理由內容，實有混雜論斷新穎性及進步性而違反專利審查基準之規定，至其理由不備與說理內容不明確等重大瑕疵，更違反行政程序法第5條、第43條、第96條第1項第2款以及訴願法第89條第1項第3款等關於明確說理之義務。查系爭案係關於一種可標定投影位置之實物投影裝置，其主要以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出其影像訊號。而為達成能「標定實物影像擷取範圍」之技術目的，系爭案之技術手段包含：該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，其具體實施方式包括，其中上述之投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡，用以發射燈光並標定該實物影像擷取範圍。至於引證1則係為一種「資料提示裝置」，其係為達成能讓使用者「能輕易辨識出攝影機之攝影中心位置」或「可輕易判別攝影範圍中之上下方向」之技術目的，而透過將「箭頭符號形狀或朝上三角形狀」之可視光，「朝向電視攝影機之影像範圍內之預定位置照射」。而其所謂攝影機之影像範圍，係指「攝影機在兩根腳架所圍起來的範圍內」而與系爭案有所區別。是相較於引證1，系爭案無論在技術目的、技術手段或所達成之技術功效方面皆不相同等語，求為判決撤銷訴願決定。

四、上訴人則以：訴願決定書中已指明引證1所述本發明之資料提示裝置，係藉圖像信號輸出機構來輸出由電視攝像機所讀取之圖像信號；又該可見光照射機構，係朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光。所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判斷上下方向。又為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角。其攝像機部24中內部裝有可見光照射部40，其係將高輝度LED燈泡40A作為光源，已經揭露系爭專利申請專利範圍第1項中所述:該實物影像擷取鏡筒(亦即對應引證1之攝像機部)具有一投影定位裝置(亦即對應引證1之攝像機部24內部裝有可見光照射部40)等特徵。且引證1中的可見光照射部40具有「可朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」以及「為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」等特徵，亦與系爭專利申請專利範圍第1項所述：「實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」之特徵相同等語，因本部係撤銷原處分，故應由原處分機關重新審酌引證1係證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性或進步性。因此上訴人並非混雜論斷。又訴願法第65條非不可解釋為雖經訴願人等之申請，受理訴願機關仍應衡酌雙方當事人所訴理由、原處分機關答辯及個案上之證據資料等因素，加以綜合考量，而得依職權決定是否有其必要進行言詞辯論程序，並非毫無斟酌之權限。本件作成訴願決定前，曾通知被上訴人參加訴願程序，而被上訴人於參加意見書中，針對訴願理由已一一具體指駁，其書面資料已敘述非常詳盡，故經上訴人所屬訴願審議委員會審議認為尚無言詞辯論之必要等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

五、原審撤銷訴願決定，係以：被上訴人於訴願階段中所提之「訴願參加意見書」第10-11頁中載明「申請到會言詞辯論」之意旨，是被上訴人確有在訴願中申請言詞辯論之事實，洵堪認定。惟審諸本件訴願決定書載明：「．．．至參加人申請到會言詞辯論乙節，．．．且案情已臻明確，核無必要．．．」，足知訴願機關並未依訴願法第65條之規定就系爭專利事項舉行言詞辯論，參照該條之立法理由，上訴人顯然剝奪被上訴人依訴願法所享有之程序權利，容有未合。另查上訴人曾就系爭專利相關事項函請財團法人工業技術研究院審查，並請其於一個月內將審查意見交付之，財團法人工業技術研究院並於95年11月16日以工研轉字第0950016192號函回覆並寄交上訴人「審查意見書」，審諸該審查意見，分別就系爭專利申請專利範圍及引證1及4，予以具體細部比較，並作出不利於被上訴人之審查結論，乃上訴人受理系爭專利之訴願案後，為供其作成訴願決定之參考，依職權所為之調查證據，核其性質，參考本院89年度判字第1552號及86年度判字第2536號判決意旨，該審查意見書實具鑑定之性質。且對照訴願決定書第5頁至第7頁所載之理由，係引述上開審查意見書㈣至㈦之意見內容，可知上訴人係採納該審查意見作為對被上訴人不利訴願決定之基礎。該審查意見書顯然屬上訴人調查證據所得資料之一部，上訴人自應依訴願法第67條第3項之規定提示當事人，予以表示意見之機會，始得據為不利被上訴人訴願決定之基礎。然查上訴人並未將該審查（鑑定）意見提示予被上訴人，使其有申辯之機會，即據以作成訴願決定，不啻剝奪被上訴人之程序權利，於法自有未合。末查，被上訴人爭執參加人所提附件2引證1之日文翻譯成中文之正確性，主張於舉發答辯第9-10頁即已爭執該譯文。審諸被上訴人所指之舉發答辯第9-10頁係被上訴人就引證1日文內容之解讀：「．．．另外，亦可於包圍攝影領域的四角落投射光記號。」而參加人於原處分機關所提之譯文為「．．．又，為了圍繞攝像領域，將光線標誌投射到四隅角。」。比對被上訴人與參加人所提出之譯文解讀並不相同，何者始為正確，或兩者譯文均有偏差，涉及引證1中可見光照射部(40)具有「可朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光」以及「為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」等技術特徵之文義，暨與系爭專利申請專利範圍第1項所載「實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」之技術特徵是否相同之認定。自屬影響判斷系爭專利是否具備專利要件之重要爭點理由，惟訴願決定意旨對此並未有所著墨，乃對當事人業已提出之重要攻擊防禦方法漏未審酌，即屬理由不完備，而難謂符合訴願法第89條第1項第3款之規定。上訴人所為訴願決定既有如上所述之程序瑕疵，被上訴人據以指摘，訴請撤銷，為有理由，應予准許。又系爭訴願決定既有上開程序之瑕疵，依「先程序後實體」之審理原則，本件兩造有關實體之主張即尚無審究之必要等詞，為其判斷之基礎。

六、本院按：

㈠訴願法第65條規定：「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」受理訴願機關對於訴願人之請求，是否有正當理由，本有斟酌之權，非謂一經訴願人申請，訴願機關即應為言詞辯論，訴願機關未行言詞辯論程序，尚難遽指為違法，此為本院一貫之見解（參見本院96年度判字第973號、97年度判字第947號、97年度判字第946號、98年度判字第118號判決；98年度裁字第2370號裁定）本件訴願機關經濟部斟酌結果，未通知被上訴人到場說明，於訴願決定理由末已載明，足見訴願決定已就現有資料依職權審酌，認無必要行言詞辯論，揆諸前開說明，訴願決定係因有正當理由拒絕訴願人即本件被上訴人之申請，不行言詞辯論，所踐行之審議程序尚與法無違。原判決依訴願法第65條規定以：訴願人、參加人請求言詞辯論，受理訴願機關即應准許，並無斟酌是否實施言詞辯論之餘地，否則其訴願審議程序即有瑕疵等語為由，而撤銷本件訴願決定，係適用法規不當之違法。

㈡再按行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束；行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，行政訴訟法第125條第1項、第133條前段分別定有明文，另按行政訴訟法第188條第1項規定：「行政訴訟除別有規定外，應本於言詞辯論而為裁判。」又同法第189條規定：「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決。」，行政訴訟係採言詞辯論及職權調查主義，是行政法院在審理案件時應盡闡明義務，使當事人盡主張事實及聲明證據之能事，並盡職權調查義務，以查明事實真相。此在行政訴訟法第4條第3項撤銷訴願之訴，訴願決定的作成違反程序規定者，除訴願決定程序重大違法已構成訴願再審事由（訴願法第97條第1項規定參照），或訴願決定程序之違反，客觀上足以影響訴願決定的實體結果，而該實體事項為行政法院所難以或不能調查者，始以訴願決定程序違反，構成該決定得撤銷之原因，此係基於高等行政法院採行言詞辯論及職權調查主義，自應於審理案件時盡闡明義務，使當事人盡主張事實及聲明證據之能事，並盡職權調查義務，以查明事實真相，殊不得因訴願決定之訴願審議程序違法即予撤銷訴願決定。原判決逕以：上訴人並未將該審查（鑑定）意見提示予被上訴人，使其有申辯之機會，即據以作成訴願決定，不啻剝奪被上訴人之程序權利，即以訴願決定程序違法為由，撤銷訴願決定，亦有適用法規不當之違法。

㈢再者，訴願決定係為行政自我審查功能，而為提起行政訴訟之前置程序，並非行政訴訟之前審，是以受理訴願機關依訴願法第69條所送請鑑定者，並非行政訴訟審判程序中之鑑定，訴願決定係以該鑑定引為證據而為認定事實之依據者，應係行政法院審查訴願決定所調查事實採認證據事項違法與否之範圍，行政法院應盡職權調查義務，以查明事實真相，自不得以受理訴願機關未提示鑑定報告予訴願當事人，即率予認定訴願決定違法。經查，上訴人經濟部曾就系爭專利相關事項函請財團法人工業技術研究院審查，該研究院已寄交上訴人經濟部「審查意見書」，而該審查意見係作出不利於被上訴人之審查結論，此為原判決所認定之事實，縱認該審查意見書係屬鑑定性質，亦係受理訴願機關依訴願法第69條所送請鑑定者，並非行政訴訟審判程序中之鑑定，本件訴願決定係以該鑑定引為證據而為認定事實之依據者，自係原審法院應實體審判，就訴願決定調查事實採認證據違法與否之審理範圍，原判決以受理訴願機關未提示予訴願當事人，即逕認定訴願決定違法，殊有未合。至於行政法院要將訴願程序中所為之鑑定採為證據方法之一種，則於行政訴訟審理中對該所謂鑑定所應踐行之程序為何？亦應有所斟酌，附此敘明。

㈣末按舉發審定時即現行專利法施行細則第3條第2項（修正前專利法施行細則第2條第3項相同文字移列）規定：「申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。」蓋作為舉發案專利要件新穎性、進步性比對證據之引證文件，其內容包括申請專利範圍、說明與圖式，均可作為先前技術進行比對，其圖式已明確揭露技術特徵者，自得作為引證文件之一部分。再者，系爭專利申請專利範圍係以吉卜森式寫法，請求項第1項所載「其中特徵係為」以下部分為本件系爭案之專利特徵，即：「該投影定位裝置係用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」之特徵，是以本件比對重點在於系爭案是否對應引證1之所述之技術特徵。經查，關於參加人所提引證1之日文譯文為「"為了"圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，被上訴人為「"像是"圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」，不管上開說明譯文正確為何，顯然引證1均有揭露「圍繞攝像領域」、「可將光線的標誌投射到四隅角」之技術特徵，且引證1是否揭露該技術特徵，只要參酌系爭案其他說明內容上下文字及相關圖示，熟習該項技術者即得輕易理解，並據以判斷是否足以證明系爭專利不具專利要件，詎原判決徒以：參加人之譯文與被上訴人不同，訴願決定對當事人業已提出重要攻擊防禦方法漏未審酌，屬理由不備，即違反訴願法第89條第1項第3款規定，並以有程序瑕疵為由，撤銷訴願決定等情，自有判決適用法規不當之違法。

㈤綜上所述，原判決就上述法令適用之重要事項未予詳究，即遽爾駁回上訴人在原審之訴，其法令之適用，容有未洽，上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由。原判決既有上揭可議之處，為明真相，自應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院，另為適法之裁判。本件既經發回，則智慧財產法院就訴願機關送請鑑定結論，與原審定行政處分認定不同之處，應盡職權調查義務，以查明事實真相。再鑑定報告內容中對申請專利範圍第1項結論泛稱不具新穎性或進步性云云，是否合於專利要件之審查基準？對依附本件獨立項所敘述之重要技術特徵之附屬項第4項或依其他附屬項是否未為逐項審查？本件獨立項前言部分及依附該前言部分之構件之附屬項，是否僅為以習知技術對先前技術之附加等等，均係重為審理之重點，不可逕以所謂鑑定報告為審判之依據，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。

最高行政法院第六庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異