最高行政法院(含改制前行政法院)99年度判字第366號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 99年度判字第366號

上訴人

昆盈企業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

丙○○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國97年7月24日臺北高等行政法院97年度訴字第697號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人於民國（下同）93年11月12日以「無線輸入裝置」向被上訴人申請發明專利（下稱系爭申請案），經被上訴人經濟部智慧財產局編為第00000000號審查，不予專利。上訴人不服，申請再審查，經被上訴人於96年6月8日以（96）智專三㈠04080字第09620323130號專利再審查核駁審定書，仍以系爭申請案違反專利法第22條第4項規定，依專利法第44條規定而為應不予專利之處分。上訴人不服，提起訴願及行政訴訟，均遭駁回，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張：㈠原處分未給予上訴人充分陳述意見之機會：查上訴人於96年3月9日接獲被上訴人（96）智專三㈠04080字第09620132870號審查意見通知函（下稱審查意見函），即根據被上訴人所指駁之意見，於96年5月4日提出修正申請專利範圍及申復理由（下稱修正本及申復本），並依據修正本申復說明本案「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」之重要技術特徵。惟由原處分記載，其所稱之「CN0000000案」為新引證，「非連動獨立開關設計為先前技術」為新理由；新引證及新理由皆並未見於審查意見函中，自應再次給予上訴人充分陳述意見之機會，而非逕予處分，妨害上訴人充分陳述意見之機會。是以，原處分違反專利法第46條第2項之規定。㈡原處分混淆新穎性及進步性之判斷：依據專利審查基準第二篇第三章3.3節之規定，「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象」，本案申請專利範圍第1項清楚載明扣持裝置之結構及其與電源開關之連結關係；另前揭審查基準第二篇第三章3.6節亦規定，「審查進步性時，應確實依據所檢索之文件中所載的先前技術，認定發明是否能輕易完成」；換言之，審查進步性時，必須確實依據所檢索之先前技術有無明白之建議或教示，方能令該項技術領域中具有普通知識者得以輕易完成。因此，在原處分依據了所檢索文件而認為無明白教示本案請求項所載之整體下，何以還能引證1、2給予該項技術領域中具有通常知識者之明白教示下，該項技術領域中具有通常知識者還能夠轉用、置換、改變或組合而完成本案申請專利範圍第1項?查被上訴人訴願答辯所稱「雖然沒有明白教示引證2之扣和裝置與引證1之電源開關兩者直接結合連動」之理由，係為認定本案具備「新穎性」之理由。惟依前揭審查基準之規定，「新穎性」係依據先前技術所揭露之內容作為判斷，「進步性」組合先前技術內容，必須要在明顯的情況下作為判斷。而原處分之「沒有明白教示」係為進步性之判斷，並非被上訴人訴願答辯時所稱之新穎性判斷；既然原處分在心證上已認定「雖然沒有明白教示引證2之扣合裝置與引證1之電源開關兩者直接結合連動」，那麼對於該項技術領域中具有通常知識者無法明白教示，即無專利審查基準中所規範之「明顯」情況，何以還能認為為該項技術領域中具有通常知識者可以輕易完成?此等前後矛盾之審定理由，實違前揭審查基準進步性專利要件之認定方式。再者，從無法明白教示即跳躍至可以輕易完成，如此跳躍式之審定方式，僅僅抄錄專利審查基準之條文，亦不符合行政行為之明確性原則，亦與原審法院91年度訴字3368號判決及94年度訴字1414號判決之見解有異。㈢本案符合進步性專利要件：本案所請求之扣持裝置是能夠使得「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」，而此一請求特徵皆未於引證1或2所揭露，縱使結合引證1、2，亦無法對於「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」產生任何之教示或建議，此點在原處分亦採相同見解之情況下，本案實難謂所屬技術領域中具有通常知識者依據前述引證技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式所能完成。況引證1的電源控制在無線滑鼠之內部，引證2的扣持裝置係設置在殼體的外側，先天上引證1、2對於該項技術領域中具有通常知識者，除無明白教示外，更是產生結合上之難度，引證2完全沒有提到類似或相關之開關連動設計，何以能夠與引證1的電源控制相結合、置換、組合或是轉用?再者，本案藉由「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」，使得電源開關切換的動作更為簡單，亦可確保在無線接收器收納於容置槽內時，無線輸入裝置之電源可以被關閉，達到無線輸入裝置閒置時，減少電力之消耗，此為本案「顯然之進步」，自符合專利審查基準對於進步性之要求。㈣綜上論述，本案符合進步性之要求等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並為「准予專利」之處分。

三、被上訴人則以：㈠被上訴人並無違反專利法第46條第2項之規定：按專利法第46條第2項之規定，其係指再審查經逐項審查後發現申請專利範圍之請求項有不予專利之情事而言，非對申復後之申復理由再行限期申復。查本案96年5月4日所提之申請專利範圍修正為第2項併入於第1項，其餘依附項做項次變更（詳申復理由書第2頁第4行），修正後之申請專利範圍實質上為修正前申請專利範圍第2至10項（即刪除第1項）。而修正前申請專利範圍第2至10項不符進步性之理由，被上訴人曾於96年3月7日以審查意見函通知申復（已踐行限期申復），而上訴人申復理由也於原處分理由第2段答覆，且原處分所述之理由及引證也不脫離前述審查意見函原意，故審定時並無舉出新事證新理由突襲，而違反專利法第46條第2項之規定。㈡按「申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包括擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。」為進步性審查基準3.2所載。又新穎性2.3.2單獨比對原則，若一引證有教示或參考另一份引證則視為單一引證，因此原處分所提「雖然沒有明白教示引證2之扣合裝置與引證1之電源開關兩者直接結合連動」，實質認定引證1、2非視同單一引證之比對，故具新穎性之後，再審其進步性要件；又因本案獨立請求項所有構件功能均揭露於引證1、2之組合，依據進步性審查基準規定，「只要發明所屬技術領域中具有通常知識者依據初審引證技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成者，應認定整體即屬顯而易知」，而不具進步性，因此認定具新穎性與認定不具進步性為不同專利要件，其理由並無不明確；且相關審查基準也公開於網路上，任何人均可輕易查詢而了解，故被上訴人無違反行政程序法第5條「行政行為之內容應明確」之規定等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」為專利法第46條第2項所明定，此即實務上所謂之「核駁理由先行通知書」；準此，本條項規定意旨，乃課予再審查之審查人員在作成不予專利之審定前，不能逕為核駁之審定，應先將不予專利之理由通知申請人，並限期申復，給予申請人提出答辯、陳述意見之機會。查本件修正前申請專利範圍第1至10項不符進步性之理由，被上訴人曾於96年3月7日以審查意見函即「核駁理由先行通知書」通知上訴人申復，且上訴人業於96年5月4日提出第000000000號專利再審案申復理由書函覆，並於該函說明四、㈢中敘明「申請專利範圍第1項…主要構件功能均揭露於引證1、2中．．．故不具進步性」等語，且上訴人申復理由已於原處分即再審查核駁審定書理由㈡予以函覆，而原處分所述之理由及引證資料並不脫離前述審查意見函之原意，故上訴人主張原處分未給予上訴人充分陳述意見之機會，有違反專利法第46條第2項之規定云云，自不足採。至上訴人主張「原處分包含有經查該獨立的開關設計．．．為先前習知CN0000000專利案技術」、「引證1發明摘要第8行．．．沒有明白教示引證2之扣合裝置與引證1之電源開關兩者直接結合運動」等新理由，並未再次給予上訴人充分陳述意見之機會等語。查上開上訴人所引原處分內容或非本件不予專利之理由，僅為被上訴人針對上訴人之申復理由予以指駁，或屬引證1所欲達成功效之明確指明，尚非以新理由為本案應不予專利之處分。是上訴人該主張，容有誤解，亦不足採。㈡查本件系爭申請案修正後之申請專利範圍第1項為一種無線輸入裝置，惟主要構件均已為引證1、2所揭露，包括一殼體（相當引證1圖2元件21），其中容置有一電子電路裝置（相當引證1圖2元件22），以容置一無線訊號接收器（相當引證1圖2元件1），且該殼體具有一容置槽（相當引證1圖4元件20），以容置一無線訊號接收器（相當引證1圖2元件1）；該殼體更包括有一扣持裝置，且設於該容置槽之一側，並可於該殼體表面進行移動；該電子電路裝置具有一電源開關（相當引證1圖2元件2222）；其中該扣持裝置之一端具有一滑動塊，而另一端與該電源開關相接；該扣持裝置進行位移時，該扣持裝置之滑動塊係止檔於該容置槽之外側（相當引證2圖8或9元件60），並扣持該接收器於容置槽中（相當引證2圖8或9元件600扣持電池元件4），同時該扣持裝置切換電源開關。又本件之技術特徵為電源開關，係與該無線接收器之扣持裝置相互地連動，可有效避免使用者因疏忽，忘記關閉輸入裝置之電源；然本件之扣持裝置構件已見於引證2元件600，電源開關連動切換裝置亦見於引證1元件2222，又引證1中文創作摘要載以「藉由容置空間收納一接收器時則壓動預設之控制鈕上，進而切斷輸入裝置之電源，藉此達到減少佔用體積空間、不易囤積灰塵且有效節省電源耗費之效用者」等語，是引證資料雖沒有明白揭示引證2之扣合裝置與引證一之電源開關兩者直接結合連動，但此等技術發明乃所屬技術領域中具有通常知識者依據前述引證技術，並參酌申請時的通常知識，即能輕易完成，自不具進步性。㈢至申請專利範圍第2項為申請專利範圍第1項之附屬項，第3項為第2項之附屬項，第4項為第3項之附屬項，第5項為第4項之附屬項，第6項、第7項、第9項均為第1項之附屬項，第8項則為第6或7項之附屬項，亦屬習知技術之簡易變化附加運用，係運用申請前之先前技術或知識，為其發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，自亦不具進步性。㈣綜上所述，被上訴人認系爭申請案為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，以違反專利法第22條第4項規定，而為應不予專利之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。上訴人主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被上訴人應為「准予專利」之處分，為無理由，應予駁回。因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、上訴人上訴意旨除復執與原審起訴相同之主張外，另略以：上訴人於原審時附呈證物1與證物3，並於證物1中清楚標註出相較於證物3新增之處分內容，原判決未能加以詳查再審查核駁理由先行通知書與原處分之實質差異，僅以「原處分內容或非本件不予專利之理由，僅為被告針對原告之申復理由予以指駁，或屬引證1所欲達成功效之明確指明」判決被上訴人之原處分內容非為新理由。然而，何以非系爭申請案不予專利之理由需記載於原處分中？何以指駁上訴人之申復理由不屬於原處分？何以引證1所欲達成功效之明確指明不屬於新心證？再者，若將原處分新增之事實、證據及心證等部分移除，保留原處分內容與移除原處分新增部分內容之法律效果為何？給予上訴人陳述意見之機會與不予上訴人陳述意見之機會是否對於行政處分產生實質影響？顯然原判決本應注意原處分所可能導致一切法律上的瑕疵，以及依職權調查所導致法律上的瑕疵造成之法律效果將是如何，均未提出實質說理，原判決自難謂為合法判決。另原判決將原處分之「明白教示」更改論述為「明白揭示」，「教」與「揭」非同義詞，不可混為一談，原判決當是發現原處分理論前後矛盾，且明顯混淆新穎性與進步性之判斷基礎，方於判決理由中更改論述為兩個實質不同定義之專利要件。是以，原判決更改論述後又為上訴人之訴駁回之判決，自是理由矛盾。末查，原處分針對系爭申請案申請專利範圍第2-9項皆以「限定組合未能產生預期以外之功效」，即以制式化的理由作成不具進步性之之依據；原判決亦認為系爭申請案第2-9項為習知技術之簡易變化附加運用。然要如何利用該隱晦不明的先前技術而引用、轉用、置換、改變或組合進而獲得系爭申請案中於專利範圍第2-9項中之技術，原處分及原判決均未能清楚指出，有違專利法第24條中「依申請前之先前技術」進行審查之法定要件，亦違反專利審查基準第3章中有關進步性之審查規定，實可謂判決違背法令等語。

六、本院查：

㈠按「凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者」，固得依法申請取得發明專利，為專利法第21條暨第22條第1項所規定。惟發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4項所明定。是以，凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依規定申請取得發明專利，惟其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得依法申請取得發明專利。

㈡又按發明專利是否未符專利要件之事證，乃事實認定問題，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理及經驗法則，即不得任意指為違法。再者，發明專利進步性之審查，係以先前技術為基礎判斷專利申請是否具有進步性。專利之發明或創作與先前技術之差異比較，重在申請專利案是否容易達成，應就申請案之發明或創作為整體（as a whole）判斷，並非僅就申請案之發明或創作之各個構成要件，逐一與先前技術比對而已，並應就申請專利範圍之每項請求項所載發明或創作整體為判斷，審視其是否所屬技術領域中具有通常知識人或熟悉該項技術者（a person having ordinarily knowledge in the artbased on the prior art），以先前技術所能輕易完成者，並得以一份或多份引證文件組合以為判斷；惟其組合，以熟悉該項技術者於申請時（若有主張優先權者，則指有效優先權日），所能輕易完成者為限。故而，發明專利之審查非不得將不同引證資料予以組合，再與系爭申請案之申請專利範圍之技術內容為比對，資以判斷系爭申請案是否具有突出之技術特徵或顯然之進步（obviousness）。

㈢查系爭第00000000號「無線輸入裝置」發明專利申請案，依上訴人96年5月4日申請專利範圍修正本，其申請專利範圍計9項，除第1項為獨立項外，其餘第2項至第9項俱為附屬項。而被上訴人據以核駁之主要引證證據資料為：92年9月21日公告之第00000000號「可收納接收器之無線裝置」新型專利案（下稱引證1）；另一為：90年7月21日公告第00000000號「盒體扣合裝置㈠」新型專利案（下稱引證2）。而查，本件系爭申請案修正後之申請專利範圍第1項係一種無線輸入裝置，惟主要構件功能均已為引證1、2所揭露，故系爭申請案申請專利範圍第1項係為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性；暨申請專利範圍第2-9項，其中第6、7及9項均為第1項之附屬項、第3項為第2項之附屬項、第4項為第3項之附屬項、第5項為第4項之附屬項、第8項則為第6或7項之附屬項，亦屬習知技術之簡易變化附加運用，仍係運用申請前之先前技術或知識，為其發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，均不具進步性之事實，俱經原審本於職權調查證據，詳就系爭案之申請專利範圍之獨立請求項及附屬項，逐一比對整體觀察審究，始認定引證資料雖沒有明白揭示引證2之扣合裝置與引證1之電源開關兩者直接結合連動，但此等技術發明乃所屬技術領域中具有通常知識者依據前述引證技術，並參酌申請時的通常知識，即能輕易完成，自不具進步性。因而據以維持原處分及訴願決定不予專利之結論，並無違誤。上訴意旨主張系爭申請案與引證案仍有差異，引證案並非顯然證明系爭申請案不具進步性，原審未予詳查認定事實有誤等語，乃對原判決取捨證據及認定事實之職權行使事項予以指摘，並對原判決所不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有不適用法規及適用不當、調查事實違反經驗及論理法則及理由不備或理由矛盾之違背法令情形。

㈣上訴意旨另主張原處分記載之「獨立的開關設計為（非運動）先前技術CN0000000案技術」，其中「CN0000000案」為新證據，「非運動獨立開關設計為先前技術」為新理由，並未見於審查意見函中，被上訴人據以作成系爭申請案不具進步性，未給予上訴人陳述意見機會，有違行政程序法第102條及專利法第46條第2項規定等語。

⒈惟按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」為專利法第46條第2項所明定。而被上訴人對於系爭申請案修正前申請專利範圍第1至10項不符進步性之詳細理由，業於96年3月7日以（96）智專三㈠04080字第09620132870號核駁理由先行通知書通知上訴人申復，上訴人收受該通知書送達後，亦已於96年5月4日提出第000000000號專利再審案申復理由書函覆在卷，亦經原審本於職權調查審認明確，復記載其論斷理由在原判決第12-13頁，其因而據以認定原處分作成前並無未予上訴人陳述意見之機會，亦未違反專利法第46條第2項之規定，自屬有據，並無不合。上訴意旨對原判決所不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有不適用法規或判決理由不備之違背法令情形。

⒉又查，原處分對於系爭申請案不予專利之處分理由，並不以上訴人所稱之「CN0000000案」先前技術而已，另有引證1及2，有如上述，此觀之系爭申請案之再審查核駁審定書之理由自明。再按專利法第44條規定發明專利申請案違反第22條第4項規定者，應為不予專利之審定。該條項所稱之「先前技術」，因我國係採申請主義國家，就發明而言，先前技術係指在發明專利申請前已存在之技術而言。包括書面、電子、網際網路、展示或使用等多種態樣，不一而足，並不因核駁理由先行通知書有無記載該先前技術，而影響該先前技術之存在或不存在。上訴人主張被上訴人上開核駁理由先行通知書未記載「CN0000000案先前技術」給予表示意見之機會即不得在原處分引用，容有誤解法令，無法憑採；況審諸系爭申請案發明專利說明書「發明說明」之「先前技術」欄位已經記載「．．．申請人於CN0000000案中，揭示了一具有可強制斷電的無線輸入裝置．．．」（見原處分卷第41頁），是上訴人亦難謂不知「CN0000000案先前技術」之存在情形。所稱原判決對原處分未給予上訴人充分陳述意見之機會，有違行政程序法第102條及專利法第46條第2項，難謂有據。

七、綜上所述，原審業對本件引證案之證據逐一審酌，並斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，始作出上述論斷，復將其得心證之理由記載在原判決，據以維持原處分及訴願決定，核無違誤，並無判決理由不備、判決不適用法規等違背法令情事，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨主張原審未踐行職權調查義務，其認定事實未予詳查，有違專利法第46條及行政程序法第102條等規定，系爭申請案申請專利範圍等項實具進步性，原判決有違反論理及經驗法則、判決不備理由之違背法令情形等云，無非持其歧異之法律見解，對原判決取捨證據、認定事實之職權行使事項及對業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第四庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異