臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第一三九一號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第一三九一號

原告

建準電機工業股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

乙○○律師

複代理人

丁○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

戊○○

參加人

丙○○

右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年三月十三日經訴

字第○九一○六一○五六○○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）八十七年三月十三日以「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其有違系爭專利核准審定時專利法第九十八條第一項第

一、二款及第二項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，認其違反專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，爰於九十年十月三十日以（九○）智專三（三）○五○三九字第○九○八九○○二○五七號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應為異議不成立之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：

⒈本件應適用系爭專利審定時之專利法（即八十三年一月二十一日修正公布之專利法），抑或審定後修正之專利法（即九十年十月二十四日修正公布之專利法）？又前者是否已有「擬制新穎性」之規定？

⒉系爭專利是否違反審定時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，而應不予專利？

⒊原處分是否有訴外裁判之違法？

㈠原告主張：

⒈系爭案之重點應在於：

⑴就異議證據二（以下簡稱引證一）所揭示之技術而言，系爭案之申請專利範圍第２項是否為運用申請前既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，而不具有進步性。

⑵就異議證據四（以下簡稱引證三）所揭示之技術內容而言，系爭案與該引證三是否為相同或同一之新型，而不具新穎性。

⑶引證一圖㈥、圖㈤所揭示之技術內容，是否足為認定系爭案申請專利範圍第２、６項不具「進步性」之依據？

⑷原處分以「擬制新穎性」為專利要件，法律依據何在？「擬制新穎性」與「新穎性」要件是否相同？「擬制新穎性」之基礎事實得否為認定「新穎性」之依據？

⑸被告適用擬制新穎性之「原則性規定」時，其「例外規定」應否一體適用？

⒉原處分有訴外裁判之違法：

⑴按參加人提出引證一為異議證據，係以其專利說明書第三頁及第六圖已揭露習用技術之塑膠殼座在成型之同時即先埋有金屬軸管，該金屬軸管可供電路板、定子線圈及其極片之組合，金屬軸管中設軸承 (B)，扇葉 (A)之中心軸樞設於軸承為「證據資料」（異議申請書第六頁第一至五行），主張「在民國八十三年一月十八日之前的習用散熱扇結構中，即完全揭露被異議案設計之結構特徵及技術手段」云云（異議申請書第六頁第七、八行）。

⑵查前開所謂「完全揭露」云者，實指系爭案申請專利範圍所揭露之結構特徵及技術手段與前開「證據資料」「完全相同」而不具「新穎性」。亦即，參加人係以前開「證據資料」證明系爭案不具「新穎性」，而與參加人以引證二、三主張系爭案不具「進步性」者有所不同（異議申請書第七頁倒數第二行、第十頁第一行）。則被告以前開「證據資料」認定系爭案申請專利範圍「第二項」不具「進步性」，自有訴外裁判之違法！

⒊系爭案具進步性，未違反審定時專利法第九十八條第二項規定：

⑴按「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」為行政程序法第四十三條所規定。又「認定事實，須憑證據，不得出於臆測」、「證據之證明力，應由審定之被告依據事實與經驗法則認定之，若其認定之結果與事實不符，其處分即難謂無違誤」，分別有最高行政法院六十一年判字第七十號判例及八十五年判字第二一九四號判決可參。

⑵次按「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」、「判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載新型有無專利法第九十八條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性」、「申請專利新型之技術內容上解決問題點所採的手段及手段間之結合關係、作用關係亦內含於『構成及其實施之必要技術內容、特點』」，分別為專利法施行細則第十六條第二項、被告專利審查基準第2-2-17頁倒數第六行及第2-3-11頁第四行所規定。又「對申請專利新型之認定，應依申請專利範圍之『請求項所載新型』之內容為之。‧‧‧①請求項之記載內容明確時，應完全依照記載內容認定之‧‧‧③請求項所載新型與新型說明書中所載之新型創作之目的、功效縱有不對應，亦不得無視於請求項所載新型之存在。亦即，不得僅以新型說明書中所載之新型創作之目的、功效，據以認定請求項所載新型而作為審查對象。」復為被告專利審查基準第2-3-6頁所規定。

⑶本件被告之處分理由謂：「引證一圖㈥之習知技術塑膠殼座 (D)在成型之同時先設埋有金屬軸管，該定位之凸出軸管可供電路板、定子線圈及其極片之組合，金屬軸管中設軸承 (B)，扇葉 (A)之中心軸樞設於軸承。引證一圖㈥已揭示系爭案申請專利範圍第二項之主要構造特徵及技術手段，系爭案中心軸設環槽供定位元件扣接為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性」。

⑷查被告認定系爭案申請專利範圍第２項不具進步性，乃以引證一載有：「一般工業用之小型散熱扇係由扇葉（Ａ）、軸承（Ｂ）、定子（Ｃ）、塑膠殼座（Ｄ）所組成，而傳統之該種小型散熱扇，其係以塑膠殼座在成型之同時先設埋有金屬軸管，或是在塑膠殼體成型時直接一體成型凸設塑膠軸管，而由該定位之凸出軸管可供電路板、定子線圈及其極片之組合」為憑（說明書第三頁第二至七行）。而系爭案係以「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」為「申請專利之標的」，並非單純以「金屬管」或「軸承」之構造為客體；且其「構成及其實施之必要技術內容、特點」，如其申請專利範圍第２項所載，係包括有：殼座，設軸座結合定子座之金屬軸管；定子座，由一金屬軸管結合在殼座，金屬軸管外徑結合電路板、線圈、極片；金屬軸管內徑可以供一個以上含油軸承緊配合固定；轉子，由中心軸樞接在含油軸承內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接。查前開系爭案「金屬軸管內徑可以供一個以上含油軸承緊配合固定；轉子，由中心軸樞接在含油軸承內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接」等技術手段部分，並未為引證一圖式或說明書所揭露；且軸承構造不知凡幾，則被告遽認上開技術手段為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，自須有既有技術、知識資料為憑；否則憑空認定，除不符證據法則外，亦與被告自訂「審查上應注意事項」有悖（附件十六第11至14行）！因此前開憑據為何？請惠予調查。

⑸查系爭案係以改良公告號第310782及314286號先前技術之塑膠軸管因散熱扇轉動時而生高熱成熱脹冷縮所致之缺失為「創作目的」（專利說明書第三頁第一至十五行），其解決問題之技術手段（創作手段），並非逕以金屬軸管21取代塑膠軸管即能達成，除金屬軸管21外徑須結合電路板22、定子線圈23及極片24等構件外，其內徑猶須佐以「一個以上含油軸承緊配合固定」及「轉子中心軸樞接在含油軸承內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接」之設計，此有系爭案申請專利範圍第二項所載可稽。雖然上開組合構件皆為習用，惟系爭案並非以其構件本身之結構為申請專利之標的，而係以其組合後之空間型態為標的，此亦有系爭案申請專利範圍各項揭載可稽。故欲判斷其「新穎性」或「進步性」時，根據前開規定，自須以申請專利範圍之「請求項所載新型」之內容為依據，而不得遽以新型創作之目的、功效為審查對象。經查：①引證一第六圖之金屬軸管係在塑膠殼座成型時預先埋設在內，然後再與定子C及軸承B結合，此與系爭案係結合電路板22、定子線圈23及極片24等成「定子座２」之後始與殼座１結合者已有不同（系爭案說明書第４頁第一行以下）。②引證一第六圖定子C之線圈採徑向繞線，與系爭案定子線圈23採軸向繞線者之磁力方向有所不同，故二者之金屬軸管雖皆貫穿其定子C或定子座２，但引證一第六圖之金屬軸管不必與其定子C「緊密接觸」，僅埋設金屬軸管之塑膠軸管部分與其定子C緊密接觸而已，此與系爭案之金屬軸管21非與其定子座２「緊密接觸」即無作用者，亦有不同。③引證一第六圖雖揭露其金屬軸管之「部分外觀」，惟其內部之結構並未如系爭案第２、３圖及其申請專利範圍有所揭露，而其內部之結構卻為重要之創作題材，此有系爭案所欲改良之先前技術─公告號第310782號第二圖及第314286號第五、六圖可稽（系爭案說明書第三頁）。故僅憑引證一第六圖金屬軸管之「部分外觀」，不得遽為其內部結構之具體推斷，極其顯然。從而參加人僅憑系爭案之「創作目的」涉及「塑膠軸管」之改良，並用到金屬軸管，即不顧系爭案申請專利範圍「請求項所載新型」之具體內容為何，乃逕行主張系爭案不具「新穎性」，被告則遽認不具「進步性」，均與前開規定有違！更何況，被告既得以「引證二並未揭示系爭案金屬軸管內徑可以供一定位套26成緊密配合固定等構造特徵」為引證二尚難證明系爭案不具「新穎性」及「進步性」之依據，對於同樣「並未揭示系爭案金屬軸管內徑可以供一定位套26成緊密配合固定等構造特徵」之引證一，卻為相反之認定，誠與經驗法則及論理法則有悖！

⑹茲將系爭案所揭示之技術特徵與引證一所揭示之技術手段比較如下：

①引證一之圖㈥所揭示者，係該引證一申請前已公開之習用散熱風扇結構，且該引證一說明書之創作說明載述：「‧‧‧，按一般工業用之小型散熱扇係由扇葉（A）、軸承（B）、定子（C）、塑膠殼座（D）所組成，而傳統之該種小型散熱扇，其係以塑膠殼座在成型之同時先設埋有金屬軸管，或是在塑膠殼體成型時直接一體成型凸設塑膠軸管，而由該定位之凸出軸管可供電路板、定子線圈及其極片之組合」。

②引證一所公開之技術手段，無論是由其圖式或說明書所記載之內容觀之，該引證一均未揭示有系爭案之：「金屬軸管內徑可以供一個以上含油軸承緊配合固定；轉子，由中心軸樞接在含油軸承內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接」等技術手段。因此，該引證一並未揭示系爭案之該技術特徵。

⑺按，專利異議事件係當事人進行主義，本件被告應僅得就參加人所提證據加以審理，如當事人所提證據不足，其自應為異議不成立處分，本件被告無法再憑參加人所提異議證據以外之個人主觀意識，另作不利於系爭案之處分，否則其即有失公允，無法令人誠服。況且，引證一所揭示之技術內容確實如前所述，並未具備系爭案之上述技術特徵，且其亦無其它證據可用以證明系爭案之上述技術特徵為申請前已公開之既有技術或知識，因此，本件被告稱系爭案申請專利範圍第２項不具進步性應屬違誤。

⒋原處分以「擬制新穎性」為專利要件，法律依據何在？「擬制新穎性」與「新穎性」要件是否相同？「擬制新穎性」之基礎事實得否為認定「新穎性」之依據？

⑴按「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得依本法申請取得新型專利，固為系爭案核准審定時之專利法第九十八條第一項第二款所規定，惟該款在本件異議審定之前已修正為第九十八條之一：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」此有民國九十年十月二十四日修正之立法說明二可稽。前者，即有關「新穎性」規定；後者，即有關「擬制新穎性」規定，亦有附件四、五、九可證。被告答辯時稱前者係有關「擬制新穎性」規定（第三頁第八行），顯自相矛盾！查前揭「擬制新穎性」規定，於系爭案核准審定時，尚未公布實施，本無可爭，惟被告卻以彼時專利審查基準第2-2-12頁載有：「‧‧‧由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬定為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性」，乃認即為「擬制新穎性」規定云云。查前開所謂「法律為顧及」及「以法律擬定」之「法律」，究於何時公布生效？彼時之專利法尚無前開基準所稱「法律為顧及」及「以法律擬定」之「法律」存在，已如前述，則被告無視於自己在前開審查基準及立法說明所為登載，竟不惜謊稱前開「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」之「新穎性」規定即係「擬制新穎性」規定（被告行政訴訟答辯書第三頁第八行），令人扼腕！

⑵次查前揭專利法第九十八條第一項第二款既為有關「新穎性」規定，則該款之發明或新型雖經核准，惟若未「公開」，即與判斷「新穎性」之既有技術須「已公開」之前提要件不符。系爭案申請時，引證三雖已申請在先，惟尚未公告，為當事人所不爭，則被告及參加人據彼主張系爭案不具「新穎性」，自非適法！而前揭「擬制新穎性」規定，除「須有相同之技術已公開」要件與「新穎性」相同外，他如：其「公開時間」須在後案申請之後，與「新穎性」須在後案申請之前不同；其「公開方式」以載於前案說明書或圖式中而被公開者為限，與「新穎性」尚包括載於一般刊物或公開使用者亦有不同，故二者要件顯有差別，不可混為一談！從而「擬制新穎性」之基礎事實不得作為認定「新穎性」之依據，自屬當然！

⒌系爭案具新穎性，未違反審定時專利法第九十八條第一項第二款規定：

⑴本件被告之處分理由謂：「引證三圖㈤、㈨線圈座⑴之軸管（11）裝設有一定位套（未標號），定位套兩側各裝設大一滾珠軸承（13），扇軸（2）之主軸（21）樞接於滾珠軸承（13）內，且夾固有一定位元件（22）貼設於一滾珠軸承外側端，另一滾珠軸承（13）外側端和扇輪（2）本體或凸緣間設有墊圈（3）或（4），軸管（11）外側有電路板、線圈和極片。引證三圖㈣、㈧線圈座（1）之軸管（11）內裝設有一含油軸承（12），扇葉（2）之主軸（21）係樞接在含油軸承（12）內，且夾固有一定位元件

（23）可使含油軸承（12）定位，該含油軸承（12）兩側端可各貼設一墊圈（3），軸管（11）外側有電路板、線圈及極片，引證三和系爭案申請專利範圍第一項、第二項特徵實質相同，系爭案申請專利範圍第一項、第二項不具新穎性」。以及，「另系爭案申請專利範圍第三項『墊圈』、第四項『橡膠材質』亦和引證三墊圈（3）係由橡膠、矽膠等軟性材質製成技術手段實質相同；系爭案申請專利範圍第五項『密閉平面』亦已見於引證三圖㈤，故系爭案申請專利範圍第三、四、五項不具新穎性。系爭案申請專利範圍第六項『透空之孔洞』已見於引證一圖㈤中，故不具專利性」。

⑵按，系爭案審定時專利法第九十八條第一項第二款規定：「有相同之發明或新型申請在先，並經核准專利者，不得申請新型專利」。該條款之立法精神係指該二發明或新型之申請專利範圍相同或同一為限，如該二發明或新型之申請專利範圍不同，其即無該法條之適用。本件被告於八十八年八月十八日公告「追加專利」、「聯合新式樣」審查基準指出：「依我國專利法規定，申請人應就其每一發明，分別以獨立之專利案提出申請。但當相同申請人或專利權人，認為有沿續利用自己原發明（以下稱原案）之主要技術內容而再發明時，除依規定可以獨立之專利案提出申請外，亦可依專利法第二十八條第一項之規定，選擇以追加專利的態樣，提出追加專利申請（以下稱追加案）。對專利申請權人或專利權人而言，究係以追加案或獨立之專利案提出申請，係屬其本身之利益衡量。‧‧‧前述規定，於新型專利均準用之」。按，該被告所作公告應具法律效力，因此，被告自應依該公告之審查基準審理系爭案件始為正確，本件被告機關所作處分應屬違誤，茲說明如下：

①系爭案與引證三均同由原告所申請，系爭案與該引證三之說明書所載技術內容雖然係沿續利用自己原發明（引證三）之主要技術內容而再發明，惟若該二案之申請專利範圍如有不同，其仍應為法所允許。況且系爭案之申請日（八十七年三月十三日）亦在該引證三公開日之前，因此，系爭案在該引證三未公開之前提出申請專利，係未違反審定時專利法第九十八條第一項第二款之規定。

②系爭案申請專利範圍第１項、第２項之標的為「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」，引證三之標的為「馬達主軸之墊圈」，該二技術內容一為散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造，一為馬達主軸之墊圈構造，二者技術內容不同，非屬同一之新型。

③系爭案申請專利範圍所請求保護範圍在該殼體ａ定子座ｂ轉子3，其金屬軸管21與定位套26、滾珠軸承25之結合及其轉子3與滾珠軸承25頂接構造；或，該殼體ａ定子座ｂ轉子3，其金屬軸管21與含油軸承34之結合及其轉子3與含油軸承34頂接構造。該申請專利範圍特徵與引證三申請專利範圍特徵在墊圈之材質、形狀及與主軸樞接之保護對象不同，且該二申請專利範圍亦不相同，因此，系爭案自無該條款之適用。

④本件被告之主要處分理由係以系爭案與該引證三相關圖式所揭示之構造相同為前提。該原處分實質上係以系爭案違反被告所頒「專利查基準」第2-2-12頁有關「擬制新穎性」規定為前提，並套用行為時專利法第九十八條第一項第二款（新穎性）規定而為異議成立之審定，稱系爭案申請專利範圍第一項、第二項等獨立項特徵與引證三實質相同，即稱本案不具新穎性，該處分應屬違誤。

⑶原處分以行為時專利法未規定之事項（即擬制新穎性）為處分之依據，違法：查系爭案係於八十七年三月十三日申請專利，並於八十九年三月十一日審定公告，彼時前開「擬制新穎性」規定尚未完成立法程序，因此系爭案無「擬制新穎性」規定之適用，至為明顯！則原處分以行為時專利法未規定之事項為處分之依據，自與行政訴訟法第四條第二項規定：「逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。」及最高行政法院四十一年判字第十七號判例：「按法律有明文規定或上級官署依法已以命令指示之事項，下級官署自無運用行政裁量權另事裁量之餘地。否則因裁量之結果牴觸法令，即不得不謂為違法之行政處分。」意旨有悖！

⑷專利審查基準將後案申請時尚未公開，而在後案申請後始公開之新型擬定為既有技術，俾得以之作為認定後申請案不具新穎性之依據，其理由乃以：為顧及一新型一專利原則云云。查「一新型一專利」原則為專利法第一百零五條準用第二十七條所規定，其適用，以前後申請案「申請專利範圍」所載之新型相同為前提，並不包括未載於「申請專利範圍」而僅載於說明書或圖式者。系爭案「申請專利範圍」僅與引證三相關圖式所揭示之構造相同，並未與引證三「申請專利範圍」相同，為原處分等所認定，則系爭案並無違背「一新型一專利」之原則，甚為明白！系爭案既無違背「一新型一專利」之原則，而引證三亦為原告所申請，且在其申請時，引證一說明書及圖式復未公開，亦無喪失新穎性之情事，自與「擬制新穎性」規定之精神未有牴觸，則系爭案應有「擬制新穎性」例外規定之適用（現行第九十八條之一但書參照），始符行政程序法第四條：「行政行為應受律及一般法律原則之拘束。」、第六條：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」及第九條：「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」規定之旨趣！

⑸系爭案亦無行為時專利法第九十八條第一項第二款規定之適用：按行為時專利法第九十八條第一項第二款：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」雖未如同項其他二款規定使用「申請前」字樣，惟在判斷有無新穎性之時點上，其所謂「申請在先」亦與前開「申請前」一樣，均指「申請當日之前」而言。除有前開第二項之１所述可參外，另有專利審查基準2-2-6頁第十八至二十二行及2-2-12頁第七、十二及十三行可稽。又該款所謂「並經核准專利」，雖未如同項其他二款規定得自其規定之文義，如「已見於刊物或已公開使用」、「已陳列於展覽會」等直接顯示其所謂之先前技術僅侷限於已公開者；惟參以前開第二項所述，「新穎性」及「擬制新穎性」規定之共同要件既以「須相同之技術內容被公開」為前提，故其所謂「並經核准專利」，自指業經核准並公告（行為時專利法第一百零五條準用第三十九條第一項）而言。若僅核准而未公告，即不符新穎性「須相同之技術內容被公開」之要件。故在後案申請當日之前，若申請在先之相同發明或新型僅核准而尚未公告者，仍不符該款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」之規定，自無該款規定適用之餘地！以上，若另參以該款及第二十條第一項第二款民國八十三年一月二十一日修正公布之立法說明及專利審查基準2-2-12頁第十二至十五行所載：「‧‧‧在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理」，益可獲得證實。查系爭案係於八十七年三月十三日申請專利，在其申請當日之前，引證三雖已申請在先，但尚未核准公告（公告日期：八十八年十月一日），則根據前開說明，其公告日期既在系爭案申請當日之後，根本不符「新穎性之公開時間須在後案申請當日之前」之要件，至多僅屬「擬制新穎性」之範疇！故訴願決定及原處分等依行為時專利法第九十八條第一項第二款規定為不具「新穎性」之決定及處分，適用法規自有錯誤！況原處分為審定時，前開規定已為第九十八條之一「擬制新穎性」規定所取代，參以最高行政法院四十八年判字第八十一號判例：「‧‧‧本件被告為再審定時，商標法固尚未修正，但原告申請註冊之商標，既尚在審定公告異議審查之階段，其間商標法即經修正，則本件自有修正後現行商標法之適用。」意旨，該規定是否仍得適用，不無疑義！

⑹系爭案附屬項亦無「擬制新穎性」及「新穎性」規定之適用：查系爭案申請專利範圍第一項、第二項等獨立項之特徵，既無「擬制新穎性」及「新穎性」規定之適用，已如前述，則其附屬項自亦無該規定之適用。併予說明。

⑺綜上所述，系爭案係依九十年十月廿四日修正公布前之專利法第九十八條第一項第二款（新穎性）規定審定准予專利者，而原處分卻以行為時尚無法律依據，而於系爭案審定准予專利後，始自該款修正而來之專利法第九十八條之一之前段規定（擬制新穎性），為異議成立之處分，自屬違法！退而言之，即使原處分係依「專利審查基準」有關「擬制新穎性」規定而為處分，惟該基準僅為行政命令，且其規定內容復與行為時專利法第九十八條第一項第二款規定牴觸，亦不得作為原分之依據！再退而言之，原處分既以「擬制新穎性」規定而為處分，則不論自該規定之精神或九十年十月廿四日始修正公布之專利法第九十八條之一規定，其未同時適用有利於原告之排除條款（第九十八條之一但書），亦有差別待遇之違法！

⒍被告適用擬制新穎性之「原則性規定」時，其「例外規定」應否一體適用？

⑴按「逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。」行政訴訟法第四條第二項定有明文。又「按法律有明文規定或上級官署依法已以命令指示之事項，下級官署自無運用行政裁量權另事裁量之餘地。否則因裁量之結果牴觸法令，即不得不謂為違法之行政處分。」最高行政法院著有四十一年判字第十七號判例。

⑵查前開基準所規範者關係專利申請之准駁，屬於中央法規標準法第五條第二款規定應以法律規定之事項，則被告逕以該基準為准駁之依據，自屬前開逾越權限或濫用權力之行政處分，且與前揭判例有悖！退步而言，即使無視於前開違法事實，惟被告既得遽以法律尚未公布生效之事項為准駁依據，則其在適用前開擬制新穎性之「原則性規定」時，其「例外規定」自應一體適用，始符法律適用之整體性原則。查「擬制新穎性」要件，對前後案申請人相同之案件，若其申請專利範圍並非相同時，即可排除其適用，此為被告答辯時所自認（第三頁第五至七行），並為九十年十月二十四日修正公布之專利法第九十八條之一但書所明定。系爭案與引證三同為原告所申請，二者之申請專利範圍復未相同，既為當事人所不爭，則被告未一體適用其但書規定，否則難謂無違行政程序法第四條：「行政行為應受律及一般法律原則之拘束。」、第六條：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」及第九條：「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」規定之旨趣！況系爭案核准審定時，前開專利法固尚未修正，但系爭案既尚在審定公告異議審查之階段，其間專利法既經修正，則本件自有前開修正後專利法之適用（最高行政法院四十八年判字第八十一號及五十七年判字第九十五號判例參照）。

⒎茲再將系爭所載之申請專利範圍案與引證三逐一比較說明如下：

⑴系爭案之申請專利範圍第一項(第一獨立項)與引證三不同：

①系爭案申請專利範圍第一項揭示之技術內容如下：一種散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造，係包括有：殼座，設軸座結合定子座之金屬軸管；定子座，由一金屬軸管結合在殼座，金屬軸管外徑結合電路板、線圈、；金屬軸管內徑可以供一定位套成緊配合固定，定位套二側設有鬆配合之滾珠軸承；轉子，由一中心軸樞接在定子座之滾珠軸承，中心軸設環槽供定位元件扣接，由定位元件貼接在其一滾珠軸承之外側端，及由轉子本體或其凸體或其凸緣頂在另一滾珠軸承之外側端。

②系爭案之「定位套成緊配合固定在金屬軸管內徑」，引證三揭示之軸管未說明材質，與系爭案揭示之金屬軸管不同，且在既知之現行技術領域當中，該軸管亦可以為塑膠材質製成，因此，系爭案所請求「定位套成緊配合固定在金屬軸管內徑」之權利保護對象與引證三不同。

③系爭案之「定位套成緊配合固定在金屬軸管內徑，定位套二側設有鬆配合之滾珠軸承」。引證三並未揭示該定位套如何固定在軸管內徑，以及，該引證三亦未說明定位套二側之滾珠軸承與其軸管內徑間之固定關係，因此，系爭案所請求「定位套成緊配合固定在金屬軸管內徑，定位套二側設有鬆配合之滾珠軸承」之權利保護對象與引證三不同。

④系爭案之「轉子本體或其凸緣頂在其一滾珠軸承之外側端」。引證三第５圖、第９圖之扇輪2凸緣先頂接一墊圈3或4，由墊圈3或4再頂接在滾珠軸承13之外側端，該二者之技術內容完全不同，因此，系爭案所請求「轉子本體或其凸緣頂在其一滾珠軸承之外側端」之權利保護對象與引證三不同。

⑤系爭案申請專利範圍第１項之上述技術特徵可以達成系爭案之創作目的，即，在解決該傳統散熱扇其因旋轉所生高熱而成熱脹冷縮，會使其軸承在軸管內鬆動，致該支撐轉子旋轉之二軸承中心軸孔偏斜等缺失，因此，系爭案以上述技術特徵來達成本案之創作目的，基本上，系爭案僅屬利用引證三既有技術再發明，該申請專利範圍第1項（第１獨立項）之權利保護對象與引證三並不相同，系爭案仍具有新穎性。

⑵系爭案之申請專利範圍第２項（第２獨立項）與引證三不同：

①系爭案申請專利範圍第２項揭示之技術內容如下：一種散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造，係包括有：殼座，設軸座結合定子座之金屬軸管；一定子座，由一金屬軸管結合在殼座，金屬軸管外徑結合電路板、線圈、極片；金屬軸管內徑可以供一個以上含油軸承緊配合固定；轉子，由中心軸樞接在含油軸承內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接。

②系爭案之「含油軸承成緊配合固定在金屬軸管內徑」。引證三揭示之軸管並未說明材質，其與系爭案揭示之金屬軸管不同，且其亦未說明該含油軸承12與軸管內徑間之固定關係，因此，系爭案所請求「含油軸承成緊配合固定在金屬軸管內徑」之權利保護對象與引證三不同。

③系爭案之「轉子3由中心軸31樞接在含油軸承34內徑，中心軸31有環槽32凸出在含油軸承34外側，環槽32供定位元件27扣接」。引證三第４圖、第８圖揭示之扇輪2主軸1樞接在含油軸承12內徑，主軸21有環凸出在含油軸承12外側，且供定位元件22扣接。惟，該引證三之定位元件22與含油軸承12之間設有一墊圈3或4，該構造與系爭案不同，因此，系爭案所請求「轉子3由中心軸31樞接在含油軸承34內徑，中心軸31有環槽32凸出在含油軸承34外側，環槽32供定位元件27扣接」之權利保護對象與引證三不同。

④系爭案申請專利範圍第２項之上述技術特徵可以達成系爭案之創作目的，即，在解決該傳統散熱扇其因旋轉所生高熱而成熱脹冷縮，會使其軸承在軸管內鬆動，致該支撐轉子旋轉之含油軸承中心軸孔偏斜等缺失，因此，系爭案以上述引證三所未揭示之技術特徵來達成系爭案之創作目的，基本上，系爭案僅屬利用引證三之再發明，該申請專利範圍第２項（第２獨立項）之權利保護對象與引證三並不相同，系爭案仍具有新穎性。

⑶系爭案之申請專利範圍第３項與引證三不同：

①系爭案申請專利範圍第３項係附屬在第２項（獨立項）之附屬項，附屬項之技術應與獨立項一併考慮，系爭案申請專利範圍第２項（獨立項）已如前述與引證三不相同，因此，系爭案申請專利範圍第３項之權利保護對象與引證三並不相同，系爭案申請專利範圍第３項仍具有新穎性，未違反審定時專利法第九十八條第一項第二款規定。

②系爭案申請專利範圍第３項更進一步揭示：「在含油軸承34另端設墊圈35與轉子3貼接」。該特徵亦未被載述於引證三之申請專利範圍，因此，其實難謂系爭案該申請專利範圍第３項不具新穎性。

⑷系爭案申請專利範圍第４項（附屬項）與引證三不同：

①系爭案申請專利範圍第４項係附屬在第３項（附屬項）之再附屬項，在附屬項之技術應與其附屬之附屬項及獨立項之技術內容一併考慮，系爭案申請專利範圍第２項（獨立項）、第３項（附屬項）之權利保護對象已如前述與引證三並不相同，因此，系爭案申請專利範圍第３項仍具有新穎性，未違反審定時專利法第九十八條第一項第二款規定。

②系爭案申請專利範圍第４項更進一步揭示：「該墊圈35為橡膠材質」。該特徵亦未被載述於引證三之申請專利範圍，因此，其實難謂系爭案該申請專利範圍第４項不具新穎性。

⑸系爭案申請專利範圍第５項（附屬項）與引證三不同：

①系爭案申請專利範圍第５項係附屬在第１項（第１獨立項）或第２項（第２獨立項）之多項附屬項，該附屬項之技術應與獨立項之技術內容一一併考慮，系爭案申請專利範圍第１項（第１獨立項）或第２項（第２獨立項）之權利保護對象已如前述與引證三並不相同，因此，系爭案申請專利範圍第５項仍具有新穎性，未違反審定時專利法第九十八條第一項第二款規定。

②系爭案申請專利範圍第５項更進一步揭示：「在殼座1所設軸座11之圈圍範圍係形成密閉之平面10」。該特徵亦未被載述於引證三之申請專利範圍，因此，其實難謂系爭案該申請專利範圍第５項不具新穎性。

⑹系爭案申請專利範圍第６項（附屬項）與引證一不同：

①被告所作之處分書指稱：「系爭案申請專利範圍第六項『透空之孔洞』已見於引證一圖（五）中，故不具專利性」。按，該理由僅稱系爭案不具專利性，其所謂不具專利性與專利法所稱之不具新穎性或進步性並不相同，且其亦未指明系爭案申請專利範圍第６項究竟違反那一法條規定，因此，該處分應屬違誤。

②再且，系爭案申請專利範圍第６項係附屬在第１項（第１獨立項）或第２項（第２獨立項）之附屬項，附屬項之技術應與獨立項一併考慮，系爭案申請專利範圍第１項（第１獨立項）或第２項（第２獨立項）之權利保護對象已如前述與引證一並不相同，係具新穎性，且係被告所不予否認者，因此，系爭案申請專利範圍第６項係具有新穎性，未違反審定時專利法第九十八條第一項第二款規定。

③系爭案申請專利範圍第６項更進一步揭示：「殼座1所設軸座11之圈圍範圍係形成透空之孔洞」。該構造縱若為引證一所揭示者相同，惟，由於該申請專利範圍第１項、第２項之技術內容與引證一不同，因此，系爭案申請專利範圍第６項係具新穎性及進步性，被告以系爭案不具專利性為由，所作處分係屬違法且不當，系爭案申請專利範圍第６項未違反審定時專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定。

⑺綜上所述，被告謂系爭案有違反審定時專利法第九十八條第一項第二款、第二項規定之處分應屬違法，且訴願決定機關不察遞予維持亦屬違誤。系爭案具新穎性、進步性，並未違反審定時專利法第九十八條第一項第二款、第二項規定，請判決如訴之聲明。

㈡被告主張：

⒈行政訴訟理由：引證一並未揭露系爭案「金屬軸管內徑可以供一個以上含油軸承緊配合固定之轉子，由中心軸樞接在含油軸孔內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接」等技術手段，系爭案申請專利範圍第二項具進步性。查引證一圖（六）之習知技術塑膠殼座 (D)在成型之同時先埋設有金屬軸管，該定位之凸出軸管可供電路板、定子線圈及其極片之組合，金屬軸管中設軸承 (B)，扇葉 (A)之中心軸樞設於軸承等已揭露系爭案申請專利範圍第二項之主要構造及技術手段，系爭案中心軸設環槽供定位元件扣接為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。

⒉訴願理由：系爭案與引證三均同由原告所申請，系爭案申請日八十七年三月十三日係在引證三公告日八十八年十月一日之前，系爭案並未違專利法第九十八條第一項第二款之規定；系爭案申請專利範圍之標的為「散熱馬達之金屬管及其軸承構造」和引證三之標的「馬達主軸之墊圈」兩者技術內容不同，非屬同一之新型；系爭案申請專利範圍和引證三墊圈之材質、形狀及與主軸樞接等兩者申請專利範圍不同；被告之主要處分理由係以系爭案與引證三相關圖式所揭示之構造相同為前提，有違擬制新穎性之規定；系爭案「申請專利範圍」僅與引證三相關圖式所揭示之構造相同，並未與引證三「申請專利範圍」相同，系爭案並無違背「一新型一專利」之原則，而引證三亦為原告所申請，且在其申請時，引證三說明書及圖式復未公開，亦無喪失新穎性之情事，自與「擬制新穎性」之規定精神未有牴觸；引證三之公告日八十八年十月一日既在系爭案申請日八十七年三月十三日之後，僅屬「擬制新穎性」之範疇；系爭案係依九十年十月二十四日修正公布前之第九十八條第一項第二款「新穎性」之規定審定准予專利者，而原處分卻以行為時尚無法律依據，而於系爭案審定准予專利後，始自該款修正而來之專利法第九十八條之一之前段規定「擬制新穎性」而為異議成立之處分，自屬違法等云云。查系爭案申請日八十七年三月十三日，被告於八十九年一月五日審定准予專利，是否違反規定，自應以核准審定時所適用之八十三年一月二十一日修正公布之專利法規定為斷；異議理由書引用法條為第九十八條第一項第二款及第二項，無關專利法第一百零五條準用第二十七條須以申請專利範圍相同與否為審查依據，九十年十月二十四日修正公告之專利法第九十八條之一「‧‧‧但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」故倘原異議審定書係引用九十年十月二十四修正公告之專利法，在受「申請人相同」之限制下，則審定書應無「異議成立，應不予專利」之處分；系爭案申請專利範圍之主要構造及技術手段即為引證三相關圖式所揭露，系爭案顯然違反八十三年一月二十一日公布之第九十八條第一項第二款擬制新穎性之規定，修法後專利法第九十八條之一方規定申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限，系爭案係適用舊法併與陳明。

⒊訴願理由另稱：引證三並未說明軸管之材質、定位套如何固定在軸管內徑、定位套二側之滾珠軸與軸管內徑間之固定關係，系爭案轉子本體或其凸緣頂在其一滾珠軸承之外側端等和引證三圖（五）、（九）者，兩者保護對象不同，基本上，系爭案申請專利範圍第一項僅屬利用引證三既有技術再發明，具新穎性等云云。查系爭案為獨立項之申請案並非追加專利案，故本件以系爭案和引證三為彼此獨立之專利案審理，應屬合法，引證三雖未明確說明軸管材質，安裝之鬆緊，並不代表其軸管之材質不可為金屬材質，或定位套、滾珠軸承不可為緊、鬆軸管內；引證三圖（五）、（九）滾珠軸承（13）外側端固設有一定位元件（22），另一滾珠軸承（13）外側端和扇輪（2）本體或凸緣間設有墊圈（3）或墊圈（4）等和系爭案定位元件（27）貼緊在一滾珠軸承（25）外側端，另一滾珠軸承之外側端受轉子本體或凸緣（33）抵頂等兩者技術手段實質相同，系爭案申請專利範圍第一項已為引證三圖（五）、（九）所揭露（詳見異議審定書理由五），系爭案不具新穎性。

⒋訴願理由：引證三並未說明軸管之材質，含油軸承（12）與軸管內徑間之固定關係，系爭案申請專利範圍第三項「含油軸承成緊配合固定在金屬軸管內徑」之權利保護對象與引證三不同；引證三之定位元件（22）與含油軸承（12）間設有墊圈（3）或（4）等和系爭案中心軸（31）有環槽（32）凸出在含油軸承（34）外側等，兩者保護對象不同；基本上，系爭案申請專利範圍第二項僅屬利用引證三之再發明、具新穎性等云云。查系爭案為獨立項之申請案並非追加專利案，故本件以系爭案和引證三為彼此獨立之專利案審理，應屬合法，引證三雖未明確說明軸管材質，安裝之鬆緊，並不代表其軸管之材質不可為金屬材質，或含油軸承之不可為緊、鬆配合固定於軸管內徑；引證三圖（四）、（八）線圈座（1）之軸管（11）內裝設有一含油軸承（12），扇葉（2）之主軸（21）係樞接在含油軸承（12）內，且夾固有一定位元件（23）可使含油軸承（12）定位，該含油軸承兩側端可各貼設一墊圈（）等和系爭案申請專利範圍第二項實質相同，系爭案不具新穎性。

⒌訴願理由稱：系爭案申請專利範圍三、四、五等項須與獨立項一併考慮，亦均具新穎性；另審定書「系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」已見於引證一圖（五）中，故不具專利案」，其所稱不具專利性，並未明指法條，應屬違誤。查系爭案申請專利範圍第三、四、五等項已為引證三所揭露，不具新穎性；系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」已見之於引證一第（五）圖中，不具進步性（詳見訴願決定書第五頁第七行至第十一行)。

㈢參加人經合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。

理由

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所明定。惟其新型如有相同之發明或新型申請在先並經核准專利，或係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第九十八條第一項第二款及第二項所明定。

二、本件系爭第00000000號「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」新型專利案，係包括有：殼座，設軸座結合定子座之金屬軸管；定子座，由一金屬軸管結合在殼座，金屬軸管外徑結合電路板、線圈、極片；金屬軸管內徑可以供一定位套成緊配合固定，定位套二側設有鬆配合之滾珠軸承；轉子，由一中心軸樞接在定子座之滾珠軸承，中心軸設環槽供定位元件扣接，由定位元件貼接在其一滾珠軸承之外側端，及由轉子本體或其凸緣頂在另一滾珠軸承之外側端。另金屬軸管內徑可以供一個以上含油軸承緊配合固定；轉子，由中心軸樞接在含油軸承內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接者。參加人檢附之異議證據計有：證據二為八十三年十二月十一日公告之第00000000號「小型散熱扇之定子結合構造」新型專利案（即引證一）；證據三為西元一九九○年二月六日公開之美國第0000000號「TWO-PHASE DC BRUSHLESS MOTOR」專利案（即引證二）；證據四為八十八年十月一日公告之第00000000號「馬達主軸之墊圈」新型專利案（即引證三）。經被告審查，認：引證一第六圖已揭示系爭案申請專利範圍第二項之主要構造及技術手段，系爭案中心軸設環槽供定位元件扣接，乃為熟習該項技術者所能輕易完成且未增功效者，不具進步性；又引證三和系爭案申請專利範圍第一項及第二項獨立項特徵實質相同；系爭案申請專利範圍第三項「墊圈」、第四項「橡膠材質」和引證三墊圈係由橡膠、矽膠等軟性材質製成等技術手段實質相同；系爭案申請專利範圍第五項「密閉平面」已見於引證三第五圖，系爭案申請專利範圍第一至五項不具新穎性；另系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」亦見於引證一第五圖中，不具進步性，乃為本件異議成立，應不予專利之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟。兩造之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為：⑴本件應適用系爭專利審定時之專利法（即八十三年一月二十一日修正公布之專利法），抑或審定後修正之專利法（即九十年十月二十四日修正公布之專利法）？又前者是否已有「擬制新穎性」之規定？⑵系爭專利是否違反審定時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，而應不予專利？⑶原處分是否有訴外裁判之違法？

三、經查：

㈠系爭案申請日為八十七年三月十三日，被告於八十九年一月五日審定准予專利，故其審定是否違反規定，自應適用核准審定時之專利法（即八十三年一月二十一日修正公布之專利法）規定為斷。至於原告所舉前行政法院四十八年判字第八十一號及五十七年判字第九十五號判例，主張本件應適用審定後於九十年十月二十四日修正公布之專利法云云。惟查，上開判例係針對商標法之規定而解釋，究與本件係屬專利案件無關；況查，商標之申請註冊，經審查後認為合法，應審定公告三個月，期滿無人異議或異議不成立確定後，始予註冊，並自註冊之日起，始由註冊人取得商標專用權（參照商標法第四十一條、第二十一條），此與專利之申請，經審定公告後即暫准發生專利之效力，其審查確定後亦自公告日起給予專利權及證書（參見專利法第五十條、第一百條、第一百零九條），不待公告期滿或異議不成立確定，即取得專利權之情形，顯然有別；而前揭判例所指者，均為尚未取得商標專用權前之程序，與本件系爭案已取得暫准之專利權，尤屬有別，自無援用之餘地。次查，八十三年一月二十一日修正公布之專利法第九十八條規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」其第一項第二款係新規定，所稱「申請在先並經核准專利者」，係指先申請，其後並經核准專利，但在後申請案申請前尚未公告於專利公報者而言。若在後申請案申請前已經公告者，則屬於本條第一項第一款所稱之「申請前已見於刊物」之情事。由於「申請在先並經核准專利」之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此，後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依本條第一項第一款規定，本非不具新穎性；惟為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，有必要將此等先申請案所記載之新型，以法律擬定為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故有本條第一項第二款之新規定，此即所謂「擬制新穎性」之規定。至於九十年十月二十四日修正公布之專利法，雖將修正前之九十八條第一項第二款，修正為：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」並變更為第九十八條之一，其修正之主軸在但書之規定，其餘僅係將原第九十八條第一項第二款「擬制新穎性」之規定修正為更明確、更周延而已。是原告主張八十三年一月二十一日修正公布之專利法第九十八條第一項第二款，尚非「擬制新穎性」之規定云云，顯有誤解。

㈡系爭「散熱扇馬達之金屬管及其軸承構造」新型專利案，係包括有：殼座，設軸座結合定子座之金屬軸管；定子座，由一金屬軸管結合在殼座，金屬軸管外徑結合電路板、線圈、極片；金屬軸管內徑可以供一定位套成緊配合固定，定位套二側設有鬆配合之滾珠軸承；轉子，由一中心軸樞接在定子座之滾珠軸承，中心軸設環槽供定位元件扣接，由定位元件貼接在其一滾珠軸承之外側端，及由轉子本體或其凸緣頂在另一滾珠軸承之外側端。另金屬軸管內徑可以供一個以上含油軸承緊配合固定；轉子，由中心軸樞接在含油軸承內徑，中心軸有環槽凸出在含油軸承外側，環槽供定位元件扣接者。查引證一第六圖之習知技術塑膠殼座在成型之同時先設埋有金屬軸管，該定位之凸出軸管可供電路板、定子線圈及其極片之組合，金屬軸管中設軸承，扇葉之中心軸樞設於軸承；另引證三第一圖之扇葉（扇輪）之中心（主軸）設有環槽，供定位元件扣接；是引證一、三已揭示系爭案申請專利範圍第二項之主要構造及技術手段。又引證三第五及九圖之線圈座之軸管裝設有一定位套，定位套兩側各裝設一滾珠軸承，扇軸之主軸樞接於滾珠軸承內，且夾固有一定位元件貼設於一滾珠軸承外側端，另一滾珠軸承外側端和扇輪本體或凸緣間設有二墊圈，軸管外側有電路板、線圈和極片；引證三第四及八圖之線圈座之軸管內裝設有一含油軸承，扇葉之主軸係樞接在含油軸承內，且夾固有一定位元件可使含油軸承定位，該含油軸承兩側端可各貼設一墊圈，軸管外側有電路板、線圈及極片；足見引證三和系爭案申請專利範圍第一項及第二項獨立項特徵實質相同。原告雖稱：引證三並未說明軸管之材質、定位套如何固定在軸管內徑、定位套二側之滾珠軸與軸管內徑間之固定關係，系爭案轉子本體或其凸緣頂在其一滾珠軸承之外側端等和引證三圖（五）、（九）者，兩者保護對象不同，基本上，系爭案申請專利範圍第一項僅屬利用引證三既有技術再發明，具新穎性等云云。惟查系爭案為獨立項之申請案並非追加專利案，故本件自應以系爭案和引證三為彼此獨立之專利案審理；又引證三雖未明確說明軸管材質，安裝之鬆緊，惟此僅為材質及實施例方式之選擇，自為熟習該項技術者所能輕易完成，尚非有何創作。另系爭案申請專利範圍第三項「墊圈」、第四項「橡膠材質」和引證三墊圈係由橡膠、矽膠等軟性材質製成等技術手段實質相同；系爭案申請專利範圍第五項「密閉平面」已見於引證三第五圖，系爭案申請專利範圍第六項「透空之孔洞」亦見於引證一第五圖中。基上說明，系爭案申請專利範圍第一至六項，原處分以其不具新穎性或不具進步性，認有違首揭專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，並無違誤。

㈢原告另訴稱原處分有訴外裁判乙節，查參加人之專利異議申請書，一開始即引用（審定時）專利法第九十八條第一項第一、二款及第二項之規定，其最後並稱：「綜上所述，被異議案（系爭案）‧‧‧不具創作之新穎性及進步性‧‧‧」，此有該專利異議申請書附原處分卷可稽，故原處分認系爭案不具新穎性、進步性，有違審定時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，自無「訴外裁判」之可言。原告僅因該異議申請書理由內曾敘述引證一已完全揭露系爭案設計之結構特徵及技術手段等字句，即謂參加人僅主張系爭案不具新穎性，並進而指摘原處分有訴外裁判之違法，殊嫌率斷。

㈣綜上所述，本件原告起訴意旨，並非可採。被告認系爭案已違反審定時專利法第九十八條第一項第二款及第二項之規定，而為異議成立，應不予專利之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，及命被告為異議不成立之處分，均無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭