臺北高等行政法院判決

原告

美商‧因特希耳公司（INTERSIL CORPORATION）

代表人

甲○○○○○Pa

訴訟代理人

曹志仁律師

訴訟代理人

許秀雯律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

　　　　　　乙○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國92年8月28日經訴字第09206218270號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）89年9月1日以「具有受控輸出阻抗的電流模式直流／直流轉換器」，向被告申請發明專利，經被告將其編為第00000000號審查，准予專利。並於公告期滿發給發明第158315號專利證書（專利權期間係91年7月1日至109年8月31日止）。嗣原告於91年12月4日，向被告申請本案專利範圍之更正，案經被告審酌後，認其與專利法第67條規定不符，於92年3月18日以（92）智專2（2）04070字第09220268320號函為不准更正之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告之聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告之聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭專利於發給專利證書後之91年12月4日申請更正專利範圍，是否符合當時專利法第61條第1項之規定，而應准予更正？

㈠原告主張：

⒈按「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾3個月不為決定，或延長訴願期間逾2個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟」，乃行政訴訟法第4條所明訂，其旨在防杜公務機關之不當作為，損及人民權利，並用資為救濟之途。經查原訴願機關對於第00000000號專利案之申請專利範圍更正本（以下簡稱為本案）不當的訴願決定，業已嚴重損及原告權益甚鉅，爰依法提起行政訴訟。

⒉原訴願決定理由稱「按判斷已准專利更正本中申請專利範圍是否有變更原案實質，除原案申請專利範圍有不明瞭等情形，而可參考說明書或圖式，以界定原案申請專利範圍外，倘原案申請專利範圍所載已屬明確，則判斷更正本中申請專利範圍是否有變更實質，自應以原案申請專利範圍與更正本作為比較對象。倘如訴願人（即原告）所稱只要係原案說明書或圖式已記載，縱然該部分未載於原案申請專利範圍中，亦可將其以更正方式將該部分轉為更正後之申請專利範圍中，此舉無異將使原案所界定之客體等申請專利範圍，經更正方式，而不當擴大原案所保護的標的及範圍，除有違專利法一發明一申請所建立之原則外，勢有影響第三人利益之虞，故訴願人主張判斷更正本之申請專利範圍是否變更實質，應將原案說明書及圖式一併加入考量，顯非可採」乙節，原告認此駁回理由，實有待商榷，茲詳述如下：

⑴按專利法第22條第1項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之」，以及同條第3項規定：「第1項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」，此外，同條第4項則規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，由此可見，前揭之申請專利範圍應包含於專利案說明書之中，並為說明書的一部分，俾與必要圖式構成一完整專利說明書，此點合先陳明。

⑵另依專利法第39條規定：「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之」，亦即該公告之申請專利範圍為審查之當時所核准者，唯依目前各國申請後之初步公開本或核准後之公告本觀之，例如美國、日本、歐洲，甚至於中國大陸，其不論初步公開本或公告本內容，除包含申請專利範圍及／或必要圖式外，尚包括發明摘要及發明說明，俾令熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，足見說明書、申請專利範圍、及／或必要圖式為專利案所不可或缺者。事實上，揆諸我國之公告資料，於公開之申請專利範圍內的獨立項或附屬項之元件、構造或裝置之後俱無圖式標號相對應，實難一窺申請專利範圍之真正技術內容，故原訴願決定內容稱不願將說明書及圖式一併列入更正考量，實有失公允。

⑶事實上，原訴願駁回理由所稱原案所界定之容體等申請專利範圍，經更正方式，而不當擴大原案所保護的標的及範圍，除有礙專利法一發明一申請所建立之原則外，勢有影響第三人利益之虞，應與事實不符。固然專利法第31條規定：「申請發明專利，應就每一發明各別申請」，唯其但書規定：「兩個以上之發明，利用上不能分離，‧‧‧二、發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法、生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物，得併案申請」，揆諸本案申請專利範圍更正本所增加請求之獨立項。如：「直流至直流轉換器之控制器」、「控制直流至直流轉換器之方法」、「直流至直流轉換器之電路」、「直流至直流轉換器」及具有直流至直流轉換器之「一種電路」，業已符合專利法第31條第1項第2款之「專為利用該物特性之物」及「使用該物之方法」相關規定，並源自原案所請求之「直流／直流轉換器」及「直流／直流轉換的輸出電壓方法」，且應屬專利之單一性原則，且由原案之說明書及圖式亦可支持所增列之各該申請專利範圍，而不致擴大原案所保護之標的及範圍，或有影響第三人利益之嫌，此點祈請明察。

⑷再者，本案係主張於1999年9月1日向美國專利局申請之06/151,971號之臨時申請案為優先權，唯依被告所發行之「專利審定基準」之第1-5-16頁對臨時申請案（Provisional application）之說明為：「‧‧‧係申請人未主張申請專利範圍即提出申請，嗣後可視需要再主張申請專利範圍以提出正式申請，並可增加新技術內容」，準此，本案申請專利範圍所增列之更正內容，係在原案所請求之標的下，且在相同發明課題（subject）為前題，自無變更實質之虞。

⑸尤有進者，原訴願機關稱原案申請專利範圍所載已屬明確，則判斷更正本中申請專利範圍是否有變更實質，自應以原案申請專利範圍與更正本作為比較對象，即有錯誤之認知偏差。事實上。專利法第67條第1項即明白的規定：「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式‧‧‧」；同時，依專利法第71條有關撤銷發明專利權之規定，其中第3款之「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」。以及第4款之「說明書之記載非發明之真實方法者」，即不將發明專利權「鎖定」為「申請專利範圍」，且依「發明一體」或「專利一體」而論，發明應整體觀之，亦即其包括說明書（內含申請專利範圍）及圖式，均屬發明專利權之範疇，並得為異議或舉發之依據。唯由此可見原訴願機關所為之決定，係與前揭之專利法相違背，自難令人甘服。

⒊原訴願理由續稱「‧‧‧該等部分明顯均與原案分屬不同客體，核屬請求標的之增加，自有變更原案之實質，故本件更正本應有違專利法第67條不得變更實質之要件‧‧‧，而本件申請更正實質上係增加請求標的，與兩個發明標的於申請時因符合申請單一性之規定而併案申請之情形不同，自難相提並論」乙節，申請人認此乃原訴願機關曲解專利法第67條及第31條所致，茲詳述如下：

⑴前已述及，更正本所增加之獨立項，如申請專利範圍第14及16項所請求之「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」，以及申請專利範圍第29及32項所請之「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流至直流轉換器」，其技術內容係源自原案之申請專利範圍第1項及第6項，而符合專利法第31條之單一性相關規定。

⑵而申請專利範圍第13項及15項所請求之「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」，申請專利範圍第17項所請求之「一種用以控制具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」，以及申請專利範圍第32項所請求之具直流至直流轉換器之「一種電路」均源於申請專利範圍第1項所揭示之「直流／直流轉換器」，並「專為利用該物特性之物」，誠為利用上不可分離者，自符合專利之單一性原則，而合於專利法第31條之相關規定。

⑶此外，依專利法第67條之立法原意觀之，對於請准專利之說明書及圖式，當有：㈠申請專利範圍過廣；㈡誤記之事項；以㈢不明瞭之記載時得向專利專責機關申請更正。因此，如前所述，本案擬更正之各該項申請專利範圍，俱揭示於說明書中之說明書及圖式，並可據以支持各該項之申請專利範圍，同時，所據以主張優先權並取得優先權日之外國申請案之外文本譯中，亦可據以支持全部擬更正之申請專利範圍的請求項，故依發明一體之概念，本案之更正內容，並無變更「原發明」，因此，本案並非可適用專利法第67條之規定，足堪已認定。

⒋原告所為系爭申請專利範圍之更正，係屬專利範圍之釋明及減縮，符合專利法第64條第1項及第2項（舊法第67條第1項）之規定，並無被告及訴願機關所稱與前揭法條規定不合之情事：

⑴按專利法第64條所定專利權人於准予專利後申請更正之限制，除係貫徹專利法上一發明一申請之原則外，亦係為維護已准予專利之專利範圍之確定性，不因專利權人申請更正而任意擴大或變更受專利法保護之專利範圍，故於專利權人依專利法第64條申請更正時，即應檢視其是否有無實質擴大或變更原專利範圍。專利法第64條第1項所列舉之3款情形，即係依此一精神所定。

⑵惟專利法第64條第1項第1款所稱「申請專利範圍之減縮」，係指專利權人申請更正之內容，較原已准予專利之專利範圍為小，非指形式上專利範圍項數、元件、或敘述文字之減少。申言之，專利範圍項數之增加，不必然即係擴大原有申請專利範圍，如新增加之申請專利項係屬與原專利範圍同一之發明課題，並增加相對進一步限定性之敘述，客觀言之，專利權人申請更正之專利範圍即較原專利範圍為小，故縱使申請更正之專利範圍項數增加，亦屬「申請專利範圍之減縮」，而為專利法所容許。至於在原申請專利項中新增組成元件，如該申請更正之專利項實質上與原專利係屬相同發明課題，邏輯上，該新增組成元件之申請專利項，即為限縮原申請專利範圍，而非擴大，故被告所執增加元件即屬擴大申請專利範圍之說，顯於法未合。

⑶次按，專利法中容許創新發明之專利得以一項以上之裝置及/或方法專利獨立項，併及其各自之依附項，來闡明其依法所得享有獨佔之專利範圍。換言之，專利法之基本觀念容許專利權人以多於一組以上的專利課題（subject matter）敘述來建構一個專利範圍。一旦得准專利，由多項申請專利獨立及／或依附項所伸展之專利範圍，即為公眾所應避免侵權，而專利權人得享有專利法法定期間保護的專利範圍（參附件一之圖1即以圖示方式來表現此一概念）。就本案言之，附件一圖1的「原審准之整體專利範圍 (裝置及方法)」，顯然是由原審准專利範圍中的「直流／直流轉換器」（第1項及其依附項）及「控制轉換器之方法」（第6項及其依附項）所伸張出來的整體專利範圍。此即圖中的矩形框以示意性質所標示的「整體專利範圍」。如圖所示，原審准之申請專利範圍各項，涵蓋於此矩形空間之中，而本案所申請更正之新增／修訂之各專利申請項，同樣亦皆完全包含於此原已獲准之申請專利範圍「空間」之中，故自無被告所稱擴大原專利範圍之情事。

⑷原告於專利請求項中對專利課題之描述性敘述文字之變動，並未變更原申請專利之專利課題：查被告所提之答辯狀理由第三點指稱本案申請更正之請求項第13、14、15、16、17、29、32及35等共八項分別係屬增列不同課題到本案專利範圍之中，牽涉變更實質，原告對此進一步說明如下：

①申請更正之新增第29及32項：Ａ、如原告所提附件一中表2所分組列明的，本案更正所新增之第29及32項 (A1組)，仍屬與原准第1項相同之專利課題標的，即一種「直流／直流轉換器」。注意到原准第1項之課題標的係敘述為「一種直流／直流轉換器，具有一輸出電壓並且可以將輸出電流傳送到負載上」，乃是與修訂第29及32項所描述之「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流至直流轉換器」實質相同，兩者間之差異僅係敘文字之排列方式。Ｂ、此敘述文字上之排列差異，並非判定該申請更正部份是否符合專利法第67條之要件時所唯一應予考量者。如同原告前呈附件一之圖4及圖5中所分別對比解析者，申請更正之新增第29項及32項，事實上乃是以新增之組成元件之進一步細節描述文字，相對於原准第1項有所限縮。故就申請更正之新增第29項及32項而言，既然專利課題相同，範圍又有限縮，顯係符合專利法可准更正之相關規定。

②申請更正之新增第14及16項：Ａ、原告前呈附件一表2中列為M1組之此兩申請更正新增方法請求項，仍係屬與原准第6項相同之專利課題標的。原准第6項之專利課題敘述係為一種「降低具有輸出電流的直流／直流轉換器的輸出電壓的方法」，而申請更正之新增第14及16項則皆敘述是為一種「用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」。Ｂ、原准所謂「降低具有輸出電流的直流／直流轉換器的輸出電壓的方法」以及更正新增所謂「用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」，在本案說明書以實施例為基礎之詳細說明的揭示範疇之內，兩者所描述之專利課題標的，實質上是指利用本案所揭示之直流／直流轉換器所施行之同一「控制方法」。Ｃ、雖然原准第6項之方法項中對於課題標的之形容描述敘述用語中有用到「降低‧‧‧輸出電壓」之文字，而新增第14及16項中則無，但本案發明之主題，即直流／直流轉換器，在正常的應用情況之下，皆是將輸入電壓降低為輸出電壓。換言之，本技藝之中一般所理解為「轉換器」 (converter)，尤其是應用於諸如電腦系統等，本發明之典型應用用途者，皆是將相對較高之輸入電原電壓「轉換」 (convert)為相對較低電壓之輸出電源。因此，不論有無提及電壓之「降低」，於本案發明之範疇內並無實質差異。原准者與申請更正者，兩者之間之差異僅係描述用語之不同，但在同一說明書揭示內容所支持之下，兩者當然實質相同。Ｄ、因此，M1組中，如同前呈附件一圖10及11中所列表解析者，由於新增更正之方法步驟敘述相較於原准步驟之敘述，其細節亦實質相同，故更正所新增之第14及16項亦無擴充專利範圍之情事，僅係以修訂之敘述文字將原准方法第6項加以釋明，符合專利法申請更正之規定。

③申請更正之新增第13，15，17及35項：Ａ、原告前呈附件一表2中列為A2組之此四申請更正新增裝置請求項，不但仍係屬與原准第1項實質相同之專利課題標的，且其專利範圍並分別各有進一步之限縮。原准第1項之專利課題敘述係為一種「直流／直流轉換器」，申請更正之新增第13及15項則皆敘述為一種「用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」，另申請更正之新增第17項則敘述為一種「用以控制於具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」，而申請更正之新增第35項則敘述為一種「電路」。Ｂ、雖然此更正之新增四獨立請求項所敘明主題標的，由其形容描述之單純用語觀之似與原准第1項之「直流／ 直流轉換器」有所差異，但原准之「直流／直流轉換器」以及不論是更正新增第13及15項之所謂「用於‧‧‧直流至直流轉換器之控制器」，第17項之所謂「用於‧‧‧直流至直流轉換器之電路」，以及第35項之「電路」，同樣在本案說明書以實施例為基礎之詳細說明的揭示範疇支持之下，全皆實質上指向本案所揭示之直流／直流轉換器「電路」。Ｃ、此些申請更正請求項在主題標的之敘述文字上之字面差異，並非判定該申請更正部份是否符合專利法相關規定之要求時所唯一應予考量者。如同原告前呈附件之圖6，7，8及9中所分別對比解析者，申請更正之新增第13，15，17及35項，相對於原准第1項所敘明之 (1)誤差放大器，(2)以較器及 (3) 電源切換開關等組成元件之限定性描述，全皆分別利用原說明書揭示內容中的其他組成元件，諸如 (4)至少一第一節點，(5)至少一第二節點，(6)輸出電路，(7)電感，(8)電流感應電路與／或 (9)回授路徑等之進一步細節性限定敘述文字而有所限縮，故就申請更正之新增第13，15，17及35項而言，既然專利課題皆實質上等同於原准第一項之「直流至直流轉換器」之「電路」，範圍又有限縮，與專利法申請更正之規定並無不符。Ｄ、此外，申請更正第29項中所敘述之「功率開關」係為原「電源切換開關」之不同翻譯，兩者原文同為"power switch"，原告將於後序程序中予以更正統一譯為原譯之「電源切換開關」。本案申請更正之請求項中之此一譯名上之不一致，並不影響專利範圍之實質，且亦與專利範圍之課題無關。

④綜前所述，被告所指本案申請更正之請求項第13、14、15、16、17、29、32及35等共八項更正之新增獨立項，其專利課題與原准第1項之直流至直流轉換器相對照，在本案說明書以實施例為基礎之詳細說明揭示範疇之內，全屬實質相同之轉換器電路課題，並未將不同於原准專利之課題標的增列到本案整體專利範圍之中，被告所稱係屬增列不同課題到本案專利範圍之中，牽涉變更實質之說，顯屬無據。

⑸發明專利之專利範圍係依專利請求各項整體敘述界定，而非「一請求項即為一權利」之簡單界定：

①查被告於前次庭訊口頭宣稱一發明專利中之一項專利請求項即為該發明之一個專利權，並依此而主張請求項之增加即屬「權利」數量之增加，故屬專利範圍之擴大云云。惟查，一發明專利之專利範圍係依說明書中申請專利範圍乙節中所有請求項的敘述而整體界定，並非單純依說明書申請專利範圍中所列述之專利請求項數之多寡，而得以等比例地判定該發明之專利範圍之寬窄。被告冀圖簡單地利用專利請求項之整體數目而歸結本案所申請更正者乃擴大專利範圍而不准更正，故而有「一請求項即為一個權利」之似是而非之說詞，顯係謬誤。

②原告利用本案申請更正之申請專利範圍第1，2及29項為例進一步說明之，本案申請更正之第1項實質上係為原准第1項之文字及敘述格式之微小修訂，而申請更正之第2項則仍係依附於修訂後之第1項上。申請更正之第29項之獨立項則實質上等效於申請更正第1及2項之整合。若依被告有關於「一請求項即為一個權利」之說法，此申請更正之第1，2及29項即應為本發明之「三個權利」，然依專利原理及邏輯實務，申請更正之第29項獨立項所描述之發明課題實質上等於申請更正之第2項依附項所所描述之同一發明課題，兩者之敘述文字所界定之專利標的，乃是同一「直流／直流轉換器」。如此則申請更正之第1，2及29項，依被告「一請求項即為一個權利」之說理，僅應為「二個權利」而非「三個權利」。此可證明被告有關「一請求項即為一個權利」說法，及其依此而簡單歸結本案申請更正之專利範圍因專利請求項之項數有所增加即屬擴充專利範圍，乃是錯誤之說法，依此錯誤說理所為之審定當亦與法有違。

⒌就被告所提答辯狀第7點所指本案原告申請更正之新增第29及32項，因其敘述文字多了功率開關，電感及感應電路等元件相關敘述，即屬不同課題，涉及變更實質，係屬專利權人擴大專利範圍云云，惟查：功率開關係為本案原審准專利範圍第1項（及其他相關各項）中之「電源切換開關」，原文均為"power switch"，其本身即屬原第1項專利課題中所敘明之組成元件之一。而電感及感應電路兩元件，事實上於本案原審准專利範圍第2項中，係屬對其所依賴之第1項之進一步限定性敘述。換言之，更正之新增第29及第32兩項，係屬原第1及第2項之組合，第32項中更新增了另一元件「輸出電路」之限定，兩者皆屬原第1項之限縮，符合專利法第64條第一項第一款之規定，被告所言原告請之更正擴充專利範圍一節，顯係誤會。

⒍就被告所提答辯狀之補充理由如后述：

⑴原告於專利請求項中增列組成元件之細節描述並未擴大專利範圍：

①查被告所提答辯狀理由第四、五點提及，原告於申請更正第29項之敘述文字中增列電感、電流感應電路、回授電路係屬擴充專利範圍之作法。惟查，本案申請更正第29項所增列之電感、電流感應電路及回授電路，係屬對於原准第1項所描述之專利標的課題「直流／直流轉換器」，利用對其組成元件之進一步細節性描述所為之範圍限縮，而此等限縮核屬被告現行審查基準第4章第3節「審定公告後之補充修正、更正」第3項「得補充修正、更正之事項」第2點「縮減請求項之範圍」⑴乙段規定中所列舉之情形，實為原准第1項之進一步限縮請求項。此等修訂於申請專利範圍不但未有擴大，反而是限縮之作法，故無不准原告申請更正之理。

②申言之，如以被告於12月7日庭訊中口頭說明所舉例之「椅子」為例，若原准專利者為具有供支持之椅腳及供坐著之椅面兩組成元件，則不但對於原組成元件之椅腳之數目之進一步限定性敘述是屬限縮，若將原准者所未列述之扶手元件增列為原准「椅子」課題標的之新增列組成元件，則同樣是屬限縮。准此，本案申請更正第29項所增列之電感、電流感應電路及回授電路，當然係屬對於原准第1項之專利標的課題之進一步細節性描述所為之範圍限縮。

⑵原告於專利請求項中增列組成元件及其對應之細節描述，亦未增列不同專利課題於發明專利範圍之中：

①針對本案申請更正第29項，被告於答辯狀理由第四點主張「‧‧‧查其擬更正範圍第29項增列電感、電流感應電路、回授電路」『已屬增列不同課題到申請專利範圍中』，是故實屬變更實質」云云。惟查，如前所述，本案申請更正第29項所增列之電感、電流感應電路及回授電路，係屬對於申請更正第1項所描述之專利標的課題「直流／直流轉換器」，利用對其組成元件之進一步細節性描述所為之範圍限縮。原告為此限縮所為電感、電流感應電路及回授電路等之增列敘述，並無變更本請求項所描述之專利標的課題「直流／直流轉換器」，亦無被告機關所稱之增列不同課題到申請專利範圍中。

②事實上，就申請更正之第29項而言，其專利課題標的只有一個，即直流／直流轉換器。第29項所描述，相對於原准第1項之同一課題所不同者，僅係為了限縮專利範圍目的所增加之組成元件之限定性質描述。況且，一專利請求項只可能有單獨一個課題標的，被告所謂本案申請更正第29項「增列不同課題到申請專利範圍中」，顯屬謬誤。

⒎綜上所陳，原告所為系爭申請專利範圍之更正，係屬專利範圍之釋明及減縮，符合專利法第64條第1項及第2項之規定，並無被告及訴願機關所稱與前揭法條規定不合之情事，原訴願機關之違法訴願決定，嚴重損及原告之合法權益，為此，狀請判決如原告之聲明，以維權益。

㈡被告主張：

⒈原告所提補充理由一、（一），原告未提具體事證，且引用法條為現行專利法實有違誤。

⒉原告所提補充理由一、（二），原告辯稱「縱使申請更正之專利範圍項數增加，亦屬『申請專利範圍之縮減』而為專利法所能容許」；然其殊不知其已變更實質，依審定時之專利審查基準第四章「申請專利範圍因過廣需限縮時，不得擴張任一請求項之範圍或增加申請專利範圍之請求項，而係就有過廣事由之該任一請求項，予以刪除或者縮減其範圍，以確保原申請案仍可准予專利或原專利權可繼續維持之。」。

⒊原告所提補充理由一、（三），係原告原先認為核准專利後，更正專利權範圍可恣意將說明書隨意加入經核准之專利權範圍中（原告原理由（二）之二），如今辯稱其所擬更正範圍均於原核准之專利權範圍內。然依審定時之專利法第22條第4項「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」及專利法施行細則第16條第2項「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」，暫僅論其獨立項之「申請專利之標的」，原核准獨立項專利權範圍第1項標的「一種直流對直流轉換器」及第6項「一種降低具有輸出電流的直流對直流轉換的輸出電壓方法」。今所提更正擬增加第13項「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、第14項「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」、第15項「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、第16項「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」、第17項「一種用於控制具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」、第29項「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」、第32項「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」及第35項「一種電路」，擬增列不同課題到申請專利範圍中，實屬變更實質。

⒋原告所提補充理由一、（四），又擬增列專利說明書其實施例及圖三構成於核准之專利權範圍中，查其擬更正範圍第29項增列電感、電流感應電路、回授電路已屬增列不同課題到申請專利範圍中，實屬變更實質。縱使原告辯稱擬更正範圍有原核准第1項之誤差放大器、比較器、電源切換器「構成」之限定，然依專利法施行細則第16條第2項「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」，擬更正範圍第29項並非有原核准完整獨立項第1項何種特徵之誤差放大器、比較器、電源切換器「構成」之限定：且竟擬另增設為獨立項第29項為非限縮於原核准完整獨立項第1項下，為擴大其專利權範圍，亦屬變更實質。

⒌原告所提理由二，係原告認為欲增加之申請專利範圍第29及32項之「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」其技術內容係源自於原案申請專利範圍第1、2項「一種直流對直流轉換器」，然比較其差異，並非有原申請專利範圍第1、2項完全構件、特點之限縮，且非為限縮於其申請專利範圍下，申請專利範圍第29及32項加入一功率開關、一電感、一電流感應電路、一回受路徑等構件、特徵實屬不同課題，變更實質，且亦非將原申請專利範圍第1、2項刪除反而增加為獨立項第29及32項，實已變更實質在先，又擬擴大申請專利範圍。

⒍原告所提理由（二）之（1），係原告認為「申請專利範圍應包含於專利案說明書中，並為說明書的一部份」，此一觀點與本局同，不分「審定公告前」與「審定公告後」，申請專利範圍或專利權範圍必定小於或等於說明書之範圍（含發明之目的、技術內容、特點及功效）且為說明書所能支持。

⒎原告所提理由（二）之（2），係原告認為核准專利後，更正專利權範圍可恣意將說明書隨意加入經核准之專利權範圍中。此與專利法第67條第1項之規定「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，『但不得變更發明之實質』：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。

三、不明瞭之事項。」顯有不同。

⒏原告所提理由（二）之（3），係原告認為所提擬增列各該申請專利範圍為原案之說明書及圖式所能支持且滿足「單一性」要件，可恣意變更專利權範圍；然殊不知審定公告前之「修正」與審定公告後之「更正」有所不同，且被告89年12月14日公告之專利審查基準第一篇第4章第3節「審定公告後之補充修正、更正」亦載明「應予注意的是「核准專利之發明」並不及於（一）記載於發明說明中但與核准專利之發明屬於不同發明課題之發明，或（二）不屬涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明（例如該發明除外之其他實施例發明），或（三）屬為核准專利之發明之上位發明者，因為該等發明於審定公告後，已屬第三者可利用之公用領域發明，均不可再納入而成為核准專利之發明。此與審定公告前「原說明書或圖式」有揭示之任一發明，仍得補充修正成為申請專利之發明，而記載於申請專利範圍之請求項者有別，宜予辨明。」

⒐原告所提理由（二）之（4）係原告以被告之「優先權審查基準」第1-5-16頁關於國外臨時申請案，係申請人未主張申請專利範圍即提出申請，嗣後可視需要再主張申請專利範圍以提出『正式申請』；然專利法第22條明定「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。‧‧‧第1項之說明書，除應載明『申請專利範圍』外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」故本國並無臨時申請案之適用，且於審定公告後欲從說明書中增列不同課題到申請專利範圍中擴大其專利權範圍，實屬變更實質。

⒑原告所提理由（二）之（5）原告以發明專利權不應以「申請專利範圍」為限定，然上述論述實有違專利法第56條第3項之規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」。

⒒原告所提理由三，係原告認為擬更正係屬專利範圍釋明及減縮，然查原核准專利權共9項，除獨立項第1項標的「一種直流對直流轉換器」及第6項「一種降低具有輸出電流的直流對直流轉換的輸出電壓方法」外其餘為附屬項。今所提更正擬增加為35項，其中含10項獨立，不知其依據，實屬擴大專利權範圍，並變更實質，不符專利法第67條之規定；又申請專利範圍一經審定核准公告之後即已關涉公眾利益，倘若允許原告任意「更正」，藉以擴大、變更其專利保護範圍或標的，勢將妨礙第三人利益，亦有損法律之安定性（專利法第67條第3項：申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。），宜所謹慎。故被告原以不符專利法第67條「變更實質，不准更正」之處分當無違誤。綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

⒓原告所提理由（三）之（1）係原告認為欲增加之申請專利範圍第29及32項之「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流至直流轉換器」其技術內容係緣自於原案申請專利範圍第1項，然比較其差異，擬擴大之申請專利範圍第29及32項加入一功率開關、一電感、一感應電路等實屬不同課題，變更實質；且原案專利權第6項「一種降低具有輸出電流的直流/直流轉換的輸出電壓的方法」此為方法之發明由不同步驟之組成與物之發明由構件組成實屬不同課題，更不應混為一談；且按被告89年12月14日公告之專利審查基準第一篇第4章第3節「審定公告後之補充修正、更正」亦載明「審查上注意事項『補充修正、更正案之申請專利範圍只要有一項擴大，或將不包含於獨立項（以馬庫西形式撰寫）中之內容併入獨立項中，成為馬庫西群之元素，均屬擴大申請專利範圍，不允許補充修正、更正。』」。

⒔原告所提理由（三）之（2）、（3）係原告認為本案符合「單一性」並可恣意於審定公告後將原說明書範圍之部分內容提出以增加為申請專利範圍之獨立項。然單一性乃於申請階段審查之要件且於申請時已主張申請專利範圍共九項經被告依專利要件審酌，本案所擬增加之申請專利範圍係屬擴大專利權而變更實質。

⒕原告所提理由（四），原告未提具體事證。

⒖專利法第56條第3項之明文規定「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」揆諸該項規定可推得「申請專利範圍雖然僅為專利說明書的一個欄位，但因和專利權範圍界定有關，故可以說是最重要的部分。凡未在申請專利範圍中記載之事項均不得主張其權利。這是世界各國專利制度的共識與做法。我國亦不例外。舉例而言，某一專利案之發明說明與圖式共計5百頁包含方法之發明及物之發明，但申請專利範圍僅有一項『一種某某之方法』之主張，則這一項可用來主張權利，其他部分係用來讓人瞭解其技術內容與解釋專利權範圍參酌之用；於判斷證物是否受侵害專利權之鑑定程序一般係由分析申請專利範圍與涉嫌侵害之物品之構成要件。」

⒗「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更『發明之實質』：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之事項。」為專利法第67條第1項所規定，揆諸該項規定得以「更正」除須上述3款外，亦先限定不得變更請准專利之實質。又專利法第56條第3項之明定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」，且被告89年12月14日公告之審查基準第一篇第4章第3節「審定公告後之補充修正、更正」亦載明「實質變更之判斷‧‧‧應予注意的是「核准專利之發明」並不及於（一）記載於發明說明中但與核准專利之發明屬於不同發明課題之發明，或（二）‧‧‧因此，當補充修正、更正之事項，有下列之情事之一者，即構成實質變更：（一）‧‧‧（二）導致或造成變更核准專利之發明之實質１‧‧‧「２以記載於發明說明中而不屬於涵蓋在核准專利之發明專利範圍內之發明」‧‧‧」，原告原請准專利之專利權範圍係僅「一種直流／直流轉換器」及「一種降低具有輸出電流的直流／直流轉換的輸出方法」，今所提更正擬增加「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」及「一種用於控制具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」獨立項及其附屬項實屬擴大專利權範圍，實屬變更實質；又申請專利範圍一經審定核准公告之後即已關涉公眾利益，倘若允許原告任意「更正」，藉以擴大、變更其專利保護範圍或標的，勢將妨礙第三人利益，亦有損法律之安定性（專利法第67條第3項：申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。），宜所謹慎。故被告以不符專利法第67條規定，處分「變更實質，不准更正」當無違誤。

理由

一、按發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質，此為專利法第67條第1項所明定。

二、本件被告以本案所核准之申請專利範圍請求項係「一種直流／直流轉換器」及「一種降低具有輸出電流的直流／直流轉換的輸出電壓方法」，原告所提之更正本增加「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、「一種電路」等獨立項，實已變更本案核准專利之發明實質，與專利法第67條規定不符等理由，乃為不准更正之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張各如事實欄所載，其爭點厥為系爭專利於發給專利證書後之91年12月4日申請更正專利範圍，是否符合當時專利法第61條第1項之規定，而應准予更正？

三、經查，系爭專利已取得發明158315號專利證書，其專利權期間自91年7月1日至109年8月31日止，原告於發證後之91年12月4日始提出本案更正本。又前揭專利法第56條第3項規定：「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」同法第22條第1項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之」及同條第3項規定：「第1項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟悉該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」，此外，同條第4項則規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，由此可見，判斷已准專利更正本中申請專利範圍是否有變更原案實質，除原案申請專利範圍有不明瞭等情形，而可參考說明書或圖式，以界定原案申請專利範圍外，倘原案申請專利範圍所載已屬明確，則判斷更正本中申請專利範圍是否有變更原案實質，自應以原案申請專利範圍與更正本作為比較對象；原告主張只要係原案說明書或圖式已記載，縱然該部分未載於原案申請專利範圍中，亦可將其以更正方式將該部分轉為更正後之申請專利範圍中云云，實非可採。又前揭專利法第31條前段明定：「申請發明專利，應就每一發明各別申請。」雖同條項但書亦規定：「但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事者，得併案申請。‧‧‧二、發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法、生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。」惟此發明單一性之原則，係屬於申請階段審查之要件，申請時固得以二項兩項以上之請求項合併申請，但既經核准審定公告，其專利權之範圍即屬確定，非可藉詞發明單一性，而擴張任一請求項之範圍或增加申請專利範圍之請求項；如申請專利範圍因過廣需限縮時，亦祇能就有過廣事由之該任一請求項，予以刪除或者縮減其範圍；原告主張新增獨立項而能減縮專利範圍，實屬無據，而無足採；均合先說明。

四、次查，系爭專利原核准專利範圍共9項，除獨立項第1項標的「一種直流對直流轉換器」及第6項「一種降低具有輸出電流的直流對直流轉換的輸出電壓方法」外，其餘為附屬項。茲原告所擬更正本，名義上為原案申請專利範圍之釋明或減縮，實際上卻擬增加為35項請求項，其中含10項獨立項，原有2項之獨立項，根本未加構成元件之限制，亦未將之刪除，反而另外增加獨立項，依前揭說明，已難謂無擴大專利權範圍，並變更實質之情形，自不符專利法第67條之規定。且查原告所提更正擬增加第13項「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、第14項「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」、第15項「一種用於具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之控制器」、第16項「一種用於控制具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的一直流至直流轉換器之方法」、第17項「一種用於控制具有一輸出電流及一輸出電壓的一直流至直流轉換器之電路」、第29項「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」、第32項「一種具有一輸出電壓並發出一輸出電流至一負載的直流對直流轉換器」及第35項「一種電路」，擬增列與原申請專利範圍不同之課題（subject matter）到申請專利範圍中，自已變更原案之實質。

五、綜上所述，系爭專利之更正本已違反首揭專利法第67條不得變更實質之要件。從而，被告為不准更正之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第四庭審判長法　官 徐 瑞 晃