臺北高等行政法院判決

原告

利益得股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

陳長文律師

複代理人

丁○○專利代理

訴訟代理人

黃章典律師（送達代收人）

複代理人

朱柏璁律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

何崇民律師

上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國92年4月2日經訴字第09206207770號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國89年5月25日以「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其有違核准審定時專利法第98條第1項第2款、第2項及第105條準用第27條規定，對之提起異議。案經被告審查，於91年10月28日以（91）智專三（三）05053字第09189002413號專利異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准時專利法第98條第1項第2款之規定而不符新型專利要件？

㈠原告主張之理由：

⒈按專利法為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利之原則，將申請在先並經核准專利之前申請案擬制成為判斷後案是否具新穎性之引證基礎，惟適用擬制新穎性之規定時，首要原則需注意因前案只能作為論究系爭案新穎性之依據，因此並不得將二個以上獨立的引證資料予以組合。被告以第00000000號「棘動工具」新型專利案（下稱引證一）及第00000000號「簡易控制棘輪扳手改良結構」新型專利案（下稱引證二）核駁系爭案之原因，乃是在於被告將系爭案申請專利範圍獨立項第2項、第3項載述之「頂持部（73）」之特點強行分割而出，並誤認「頂持部（73）」已揭露於引證二。除了「頂持部（73）」以外，系爭案之其餘主要特點已揭露於引證一。此等審查觀點乃是藉由將引證一及引證二予以組合，來證明系爭案不具擬制新穎性，惟由前述審查擬制新穎性注意事項觀之，此種組合證據用以核駁系爭案之新穎性之行為，原處分明顯已違反專利法之規定而應予撤銷。

⒉按前揭專利法第98條第1項第2款擬制新穎性之規定，有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，不得取得專利。亦即，適用該條規定以核駁專利之前提乃引證技術需揭露所有系爭案所具備之技術特徵。申言之，由於引證案在系爭案申請之時尚未公開，依據專利法新穎性之規定並無法據以核駁，然為貫徹一發明一申請之概念而避免權利競合發生，專利法特別規定將系爭案申請後公開之技術資料專利擬制可作為核駁系爭案之新穎性之資料。由於該等規定係屬特別規定，因此當被告欲適用該法條核駁系爭案時，系爭案之創作內容必須與引證案之內容完全相同，方得適用。反之，只要系爭案創作內容與引證案之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有擬制新穎性而應予專利。另按最高行政法院78年判字第516號判決，其指出：「蓋比較兩案是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若有一不同，即非為同一」。若系爭案申請專利範圍主張之創作之構造或功效，確實有未見於引證案者，則系爭案當然應視為具有擬制新穎性而應准予專利。至於其功效是否增進，則非屬擬制新穎性所得論究。

⒊查系爭案申請專利範圍獨立項第2項最後一行之特點界定：「而於兩端止動部間另突出圓弧突狀之頂持部」、獨立項第3項最後一段所界定之「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣。頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所界定之「頂持部（73）」結構特徵，綜觀引證一說明書、圖式或申請專利範圍均未得見，此足見系爭案與引證案絕非相同發明或新型，此參前述最高行政法院78年判字第516號判決之見解亦更可證諸系爭案因「頂持部（73）」未揭露於引證一，顯然系爭案申請專利範圍界定之整體形狀、構造或裝置與引證一截然不同，與引證一非屬同一創作。被告處分系爭案不符前揭專利法第98條第1項第2款規定顯為違法，應予撤銷。再者，早於原處分中自認引證一、二與系爭案亦為不同技術運用，此足見被告亦認同系爭案與引證一、二為不同之形狀、構造或裝置，然其仍秉錯誤之認知否准系爭案之擬制新穎性，被告之審查結論前後矛盾，其處分洵有疑慮而應予撤銷。

⒋如前所述，系爭案之爭點乃在其是否具有前揭專利法第98條第1項第2款之擬制新穎性，而只要系爭案形狀、構造或裝置任何特點異於引證一者，理應認其具有擬制新穎性，至於系爭案與引證一功效是否相同，已非前揭專利法第98條第1項第2款擬制新穎性所能論究。參諸系爭案申請專利範圍獨立項第2、3項所載述之頂持部（73），乃為引證一所未揭露之結構，應具有擬制新穎性，惟原處分及訴願決定一再以引證一具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制之功能等功效上之比較，避重就輕，辯稱系爭案頂持部（73）之功效可由引證一達成而不具新穎性。參前所言，被告及訴願決定機關所為處分顯然已違反適用前揭專利法第98條第1項第2款之擬制新穎性之前提，其處分顯為違法。

⒌按系爭案頂持部（73）之結構及功效，目的在產生一新穎獨特之方向鈕換向機構，而引證一具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制之結構及功效與頂持部（73）完全不同。系爭案頂持部（73）是形成於止動件（70）兩端之止動部（72）之間的圓弧突起結構，此一圓弧突起之頂持部（73）乃頂持驅動件（30）上之棘齒（並非嚙合驅動件（30）上之棘齒），可將兩端之止動部（72）略為頂離驅動件（30）之止動部（32）」（參系爭案圖一、二、五之「頂持部（73）」）。相對的，引證一之止動件（40），在兩端之間並沒有圓弧突起結構，顯然不具頂持部，而且因為沒有此一圓弧突起之頂持部結構，止動件（40）之止動部是完完全全貼在驅動件（20）上（參引證一之圖一、三、四、五、八，其中並無對應於「頂持部」之結構，故止動件（40）與驅動件（20）之間沒有「頂離」的效果）。

⒍參考系爭案圖一、二、五所示，系爭案之頂持部（73）為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件（30）上之棘齒上，因此頂持部（73）得以頂離止動部（齒部）（32）；所以止動件（70）上只會有一端貼在驅動件（30）上，另一端翹起，兩者永遠不會同時貼合驅動件（30）。茲就此一結構為獨特之換向結構，說明如下，假定止動件（70）兩端，分別為止動部A端及止動部B端，起初操作棘輪扳手時，扳手是以順時針方向操作，止動件（70）是以A端止動部貼在驅動件（30）上（此時「B端」會因頂持部（73）頂住驅動件（30）之棘齒而上翹）。欲改變操作方向時，是以方向控制件（40）來撥轉止動件（70）；止動件（70）受撥轉後，會大致以頂持部（73）為中心產生樞轉運動，A端止動部因而逐漸樞轉離開驅動件（30），改而變成B端止動部貼在驅動件（30）上。在整個換向過程中，止動件（70）之棘齒，不會沿切線方向推動驅動件（30）之棘齒，而是以類似翹翹板般之樞轉運動樞轉，直到另一翹起端之齒部嚙合止動部（32）為止。反觀，如引證一之圖一、

三、四、五、八所示，引證案止動件（40）在兩端之間不設圓弧突起結構之頂持部，因此驅動件（20）、止動件（40）之間的齒部是完全相互貼合，沒有類似一端翹起的形態。故引證一在換向時止動件（40）之棘齒只會直接推動驅動件（20）之棘齒，並因而產生磨擦，絕不可能如系爭案般產生類似翹翹板之樞轉運動。對照之下，系爭案因設有頂持部（73），在換向過程中止動件（70）會產生樞轉運動，避免止動件（70）之棘齒與驅動件（20）之棘齒產生磨擦推移。相反地，引證一沒有頂持部，在換向過程中止動件（40）會沿驅動件（20）切線方向推動驅動件（20）之棘齒，此一棘齒與棘齒間的磨耗使其壽命減短。因此，被告所稱引證一具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制之功能，必無法達成系爭案頂持部（73）之結構及功效。被告錯誤認定引證案之技術特徵，其處分難稱適法，應予撤銷。

⒎按前揭專利法第97條指出，「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」；同法第103條第3項並指出，「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」。依其意旨，一專利申請案所主張之新型，乃是指其申請專利範圍所界定之創作；申請專利範圍乃為判斷一新型專利案是否應予專利之基準，而說明書及圖式所載內容次之。系爭案申請專利範圍獨立項第2、3項所載述有關頂持部（73）之特點及功效，為引證一所未揭露之新穎特點，系爭案因其具有頂持部（73）之新穎結構而產生新穎功效，具有擬制新穎性，應無庸置疑。然被告及訴願決定機關明知系爭案申請專利範圍獨立項第2、3項有關頂持部（73）之特點為實施系爭案之必要技術特徵，卻仍辯稱系爭案雖於申請專利範圍第2、3項中載述有頂持部之構造，然由系爭案說明書第10頁及第11頁有關系爭案優點之記載，顯知系爭案之改良技術特點並非在於頂持，此一論點顯然與專利法第103條第3項所稱新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，說明書及圖式在必要時得進行審酌之精神完全相反。再者，原告必須強調，系爭案乃是引證一在公告前即已提出申請，因此原告之專利說明書當然無法事先參照引證一而特別強調其頂持部（73）之特點為主要改良特點，審查時仍應以申請專利範圍所載發明（創作）為準。且申請專利範圍係為專利技術之重點，其解釋當先探求當事者之真意並客觀為之，因原處分及訴願決定僅參照說明書，即率爾否認申請專利範圍所載頂持部（73）之特點，並進而作出異議成立之不當處分，亦使人民正當期待之權益遭受戕害。

⒏觀前揭專利法第105條準用第44條第4項、第67條第1項之意旨，新型專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）。因此原告當得依此提出修正系爭案申請專利範圍之申請。實務上，本院90年訴字第325號著有判決，相關判例亦可參經濟部88年12月8日經（88）訴字第88635436號訴願決定。查原告91年12月23日隨同訴願理由書呈送經濟部之申請專利範圍建議更正本，乃是主動刪除原申請專利範圍第1項，係主動縮小專利權限，符合行為時專利法第105條準用第67條第1項之規定。被告及訴願決定機關拒絕受理原告提出之申請專利範圍，該訴願決定已悖離前揭專利法第1條為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法之立法美意。

⒐憲法第16條規定，人民之訴訟權應予保障，旨在確保人民於其權利受侵害時，得依法定程序提起訴訟以求救濟。訴願制度主要係為使行政機關得以藉由行政自省之機制，使行政處分能臻於完善，並使人民得以信服。惟訴願決定機關逕以系爭案事證已臻明確為由，拒卻原告到會陳述之訴訟實施權，實已直接導致原告權利受損，此由訴願決定機關亦錯誤認定系爭案之申請專利範圍可見一斑。同時，原告於訴願階段向訴願決定機關提出到會陳述意見，並於92年3月31日向訴願決定機關提呈訴願補充理由書，乃是基於被告顯然一再誤解系爭案與引證一、二之差異及前揭專利法第98條第1項第2款之立法意旨。惟訴願決定機關不但未明察究竟，拒絕原告之到會陳述意見之請求，且更未審查原告前述所呈訴願補充理由書。

⒑查引證一為89年2月3日申請而於89年10月11日公告之專利案，引證二則為89年4月11日公告之專利案。因引證一於系爭申請案之申請日前尚未公開，因此不得視為所謂申請當日之前之既有技術或知識而作為論究進步性之引證資料，而僅得作為所謂擬制新穎性之引證案。且參前所述，論究新穎性不得結合兩引證案。惟參原處分，被告雖以引證一論究系爭申請案之新穎性，但對於相較於引證一不同處，如止動件上之頂持部結構，卻稱為引證二習用掣子設凹陷槽口之簡單形式轉換。明顯地就頂持部結構言，被告無法於引證一中舉出相同之結構以對應，僅得引用引證二作為輔助說明，惟此等結合兩引證案之處分理由已違反論究新穎性之審理原則。

⒒查原處分於比較引證一與系爭申請案後，亦認系爭申請案定有開槽之相切角度，止動件設有頂持部，附屬項中所設方向控制件之容置槽、弧形止動壁等部分構造，乃引證一之等效型式構造（亦即構造有所差異但效果相同）。以頂持部為例，引證一不但並無頂持部之構造，其作動方式及原理與系爭申請案並不相同，例如因引證一之止動件與驅動件之止動部呈貼合狀態，而系爭申請案之頂持部係用來頂開驅動件而抗拒咬合，此種抗拒咬合之結構必會使得止動件有一端翹起而不與驅動件之止動部嚙合帶動。此種結構、作用原理及效果均不同之差異，在在凸顯系爭申請案相較引證一確具有新穎性，實不容被告以所謂習用掣子之簡單形式轉換一語即可帶過。況被告於此所舉引證二無法單獨作為核駁系爭申請案新穎性之引證證據已如前所述，原處分就此確有違誤。

㈡被告主張之理由：

⒈系爭案之主要構造組合均已由引證一揭示，此等並已於原處分中載明，自當勿需再予贅述。至於兩案之小部分差異處，原處分指出，系爭案之頂持部為引證二凹陷槽口之簡單型式轉換，此乃為認定系爭案頂持部已屬習知型態，並不具新穎性，主要係使原處分理由更周全，特意加以輔助說明者，其要旨在指出系爭案構造已由引證一揭示，部分差異處亦已屬習知型態，系爭案自不足視為具有新穎性，故原處分並非以引證一、二組合來論究系爭案之擬制新穎性。而原處分為使審定理由更加周全，在意思表示上為原告所爭執，然在實質判斷內容均已有其充分技術理由，是以原處分亦為訴願決定所支持，僅指出原處分論述形式上確有未妥，但在實質審定理由及結果上仍均予以維持。

⒉另有關同一性之判斷，按「兩發明或新型之同一，係指其技術思想之同一而言，亦即發明或新型之同一性，應就其目的、構造及效果，予以兩相比較，從而縱令其請求專利範圍或其圖式記載之形式不同，惟其請求旨趣亦即其請求目的，專利說明書及圖例之技術思想同一，即屬同一」，及「發明或新型之同一性，應依實質之原則審定之，亦即二發明或新型，雖其外觀或構造部分不同，惟依社會一般之通念，倘其目的及效果相同，而其不同部分，僅屬申請前習用技術之轉變、附加、削除或材料之變換、形狀、排列之變更或數值之變更，且屬一般業者所容易想出者、依專利‧‧‧申請在後之專利申請案，應不得核准」，有最高行政法院69年度判字第222號、72年度判字第274號判決可參。原處分依上揭判決意旨，就系爭案、引證一相關目的、構造及效果考量，認定兩案為同一性構造自屬無誤。對於原處分所載引證一、二與系爭案亦為不同技術運用，其中引證一、二由審定理由上、下文句明顯判斷係為引證

二、三之誤植，原告實不應藉此作為爭辯手段。

⒊按有關擬制新穎性之論究，此由上揭相關行政法院對同一性之判決見解，原處分依其意旨審查，自無曲解法所規定條文之原意、精神，於此當不需再予贅述。至於系爭案所爭執之頂持部結構，由系爭案所主張之標的、功效，顯知系爭案非在於設有頂持部，頂持部自不足以視為系爭案之技術特徵。且系爭案有關頂持部之記載，係指其使止動件與驅動件保持常態卡制，然在引證一中，亦已具有大面積壁配合卡制及頂掣槽之平移，引證一當同樣能使卡掣件、棘動件保持常態卡制，避免磨損。況系爭案頂持部也已屬習用型態簡易轉換，系爭案雖再另以樞轉運動作為轉移系爭手段，自亦不影響實質審定結果。

⒋按前揭專利法第103條第3項所指「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，故由原處分所載，原處分當已依據系爭案申請專利範圍審查論究；對於部分差異處，原處分並以系爭案說明書所載相關技術內容作為判斷依據。而系爭案於申請時，申請人自有其申請之改良標的及欲主張之技術內容，此當不應因系爭案係在引證一公告之前或後申請而有所實質影響，如此方不違背禁反言原則，原告主張顯與法之意旨、事實不相符。系爭案於異議審查階段，原告即已針對異議理由答辯，原告並未依前揭專利法第105條準用第44 條之1規定提出修正，故被告並未拒絕原告修正，原告所訴顯與事實不符。原告係於訴願階段時，始建議修正申請專利範圍，惟此已非原處分所得論究，亦難稱符合於程序規定。尤以系爭案縱修正申請專利範圍，亦不影響實質審定。訴願決定機關酌衡案情，依權責不受理原告之修正、陳述，當亦屬無誤。

⒌按原處分已指明，引證一經與系爭案比較，兩案主要構件均呈對應，且所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同，兩案自屬同一構造，而系爭案雖於止動件設有頂持部之差異，為說明此乃一般習用知識不具新穎性，故原處分特以引證二作為輔助說明，闡述系爭案止動件設有頂持部，實乃引證二習用掣子設凹陷槽口之簡單型式轉換，此從原處分上、下文應可判斷，原處分係以引證一與系爭案兩案比較並視為同一構造，引證二則係作為輔助闡述，故原處分並無以引證一結合引證二論究系爭案之情事。

⒍引證一經與系爭案比較，兩案主要構件均呈對應，且所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同，兩案自屬同一構造，此等已詳載於原處分中。至於系爭案之開槽相切角度、頂持部之差異，或附屬項中之部分依附構件等，此等參酌系爭案說明書之說明、系爭案第九圖之先前技術、系爭案申請專利範圍之記載，及引證一與系爭案比較之結果，即已可據以輕易判斷系爭案不具新穎性。至於原處分理由中所指，頂持部為習用掣子設凹陷槽口之簡單型式轉換，乃在於輔助闡釋引證一與系爭案屬同一構造，為前已敘明。

㈢參加人主張之理由：

⒈按凡對於物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為前揭專利法第97條暨98條第1項所明定，是新型專利要件有三，產業上利用性、新穎性、進步性。而所謂新穎性係指新型在申請專利前從未被公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形而言。惟申請前已見於刊物或已公開使用者、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者及申請前已陳列於展覽會者，則不具新穎性。然因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請專利者及陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起6個月內申請專利者，例外不喪失其新穎性。關於新穎性之判斷，其引證資料包括國內外另案已取得專利、並對外公開之發明案或新型案及在國內外市場上實際公開使用、而與申請案本身具有同一技術內容之產品。其判斷要件乃以二者之技術內容即創作目的、構造及功能是否同一與引證資料所揭示之技術內容公開在申請案之申請日（或優先權日）之前。又申請案與引證資料只要有些微之不同，且此等不同並非可由熟習該項技術者所直接推導者，申請案之新穎性即得確認。，有最高行政法院93年判字第1300號判決可資參照。另參新穎性判斷原則「判斷新穎性有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」亦明定於專利審查基準中。是新穎性判斷比對技術內容，是否完全相同，亦包含能由熟習該項技術者直接推導者之範疇。

⒉查系爭案主要係見於習知美國專利第0000000號棘輪扳手換向結構非採複合式設計，導致換向結構之轉軸係直接承受止動件之扭轉力道，進而造成轉軸之使用壽命縮短，以及非採複合式之換向結構之易衍生扳手結構複雜性，且最重要一點係棘輪扳手之止動件卡制驅動件之力量，完全由轉軸達成，故力量上十分的有限。原告為改善上述缺失，將構成方向控制裝置（A）之方向控制件（40）、彈性元件（50）、頂掣件（60）及止件動（70）採複合式設計，以達方向控裝置之壽命延長、組裝簡易及扳手結構設計精簡化。復為解決習知換向結構扭力不足缺失，將止動件採大面積設計，以利止動件與止動槽形成一較大面積之迫緊卡制功效，進而形成一高扭力之換向棘輪扳手。是系爭案主要創作特徵有二，第一、方向控制裝置（A）係採複合式設計。第二、透過止動件（70）與驅動件（30）多齒卡制，及止動件與止動槽（14）止動壁（140）之大面積卡制，而形成高扭力之換向棘輪扳手。

⒊然系爭案第1點所述（元件符號援用引證一）：由方向控制件（50）、彈性元件（62）、頂掣件（61）及止件動（40）所構成之複合式方向控制裝置，已見於引證一。再者，系爭案第2點所述之：止動件（40）與驅動件（20）形成多齒卡制，及止動件（40）與止動槽（14）之止動壁形成大面積卡制，以形成一高扭力換向棘輪扳手之技術手段明顯由引證一所揭。雖系爭案於89年5月25日向被告提出申請，於91年2月11日獲准公告，係於引證一申請後公告前（89年10月11日公告）為之，然參前述法規與實務見解，仍有擬制新穎性規定之適用，故系爭案技術內容與引證一相同，而無主張新穎性之餘地。原告另主張引證一未揭露系爭案保護範圍所載之止動件（70）中央形成之一頂持部（73），就此部分被告竟爰引引證二凹陷槽口之簡易形式轉換即可推知作為核駁理由，而認此種以引證一、二案組合相加認定系爭案有違新穎性單一比對原則等等。然如前所述，新型之技術內容比對是否相同，應含能由熟習該項技術者直接推導部分，因此被告機關所舉引證二說明，與其認為被告係以引證一、二相加作為核駁系爭案專利技術，毋寧認為引證二僅是作為原告前開主張技術範圍內容為熟習該項技術者所能直接推導之佐證，就此而言，被告並未違反新穎性單一比對原則，故原告主張顯無理由。

⒋若如原告所主張系爭案之止動件中央設置頂持部以接觸形態頂開驅動件，令止動件與驅動件間形成一非貼合之技術和引證一、二之貼合技術手段相反之論點成立，則表示系爭案之與習知結構之差異僅在於止動件70中央設置之頂持部73。故應審究的是該系爭技術內容是否得含括在原告專利範圍內，其主張有無違背專利法原理原則之處。

⒌查系爭案範圍含有三項獨立請求項，依獨立項請求保護範圍關係，應以第1項範圍最廣、第2項次之、第3項最狹。吾人觀察系爭案專利範圍第1項內容「一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：……止動件（70）相對於驅動件（30）之端面形成相對驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部（72）與驅動件（30）之止動部（32）相互嚙合止動者。」、第2項「……止動件相對於驅動件之端面形成相對於驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動，而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部者。」及第3項內容「……止動件相對於驅動件之端面形成相對於驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動，而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，……」，若系爭案之創作核心係止動件中央之頂持部73，何以系爭案範圍最大保護範圍第1項中並未見頂持部之相關記載，僅於第3項以「於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部」數語帶過。且前述技術內容亦僅有說明「相互嚙合止動」之運作模式，而未見原告前述所謂非貼合技術內容，原告欲以此另主張有別於引證一採用不會貼合技術作為理由，實有違反禁反言原則之處。

⒍其次，誠如上述系爭案主要改良特徵一者：係方向控制裝置採複合式，二者，透過複合式方向控制裝置之止動件與扳手止動槽之止動壁形成大面積之卡制，以達扳手扭力之提昇。且系爭案說明書第4頁亦自承：「本創作係一種高扭力……藉由頂掣件、彈性元件與方向控制件複合一體，……止動件可與止動槽確實的迫緊卡制，形成一高扭力之結構形態…，由此足可證明系爭案之所以能獲准專利之新穎、進步特徵，乃在於複合式之方向控制裝置及止動件與止動槽形成大面積卡制所致。」再者，系爭案說明書第10至11頁亦指出，系爭專利之結構具有以下之優點：1、結構受力力量分散結構不致損害；2、整體結構簡化；3、承受力量大增；4、整體磨損率小。綜上系爭案說明書所述，系爭案技術內容應著重在方向控制裝置複合設計及止動件與止動槽大面積卡制上，而形成一高扭力換向棘輪結構，此亦可從前揭專利範圍獨立項第1項說明止動件與驅動件之齒係形成囓合關係中看出，唯有止動件與驅動件相互囓合，方能達到高扭力之功效。詎原告竟反其道主張利用止動件中央頂持部，令止動件與驅動件之齒形非貼合狀態等與其申請專利範圍不符之技術，且系爭技術範圍亦與原告主張系爭案所能增進功效無涉，益顯見原告主張矛盾之處。

⒎又若原告主張的「非貼合」狀態除與其專利說明書不相符合外，更與其獨立項第1項相互嚙合技術有別，兩者應屬不同創作，依專利一案一申請原則，亦應於另案申請，而非於本案主張之。綜上，原告僅是知悉參加人所舉之引證一內容亦揭露有一複合方向棘控制裝置及止動件與止動槽形成大面積之卡制，以形成高扭力之換向棘輪扳手結構，故轉以引證一未明確揭露但為熟習該項技術所能直接推導之非必要技術結構頂持部73作為本案系爭焦點，然此亦無法作為其具有新穎性之佐證。

⒏「凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理。但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理。」前揭專利法第18條定有明文。原告既未遵守同法第105條準用第44條之1規定提出修正在先，其後又於處分作成後訴願階段始建議修正申請專利範圍，明顯違反被告受理期間，被告依法不予受理，難謂有不符程序之處。綜上，系爭案所載之核心結構特徵：複合方向控制裝置及利用止動件與止動槽形成大面積卡制，已由引證一所揭露，而原告所爭論之系爭案止動件（70）中央形成之頂持部（73）技術手段又為熟習該項技術所能直接推導，其不合新穎性之要求至為明顯。

理由

一、本件係於專利法92年1月3日修正施行前，已提出之異議案，依專利法第136條之規定，應適用修正施行前之規定。又系爭案係於89年5月25日申請專利，被告於89年10月27日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法為斷，合先敍明。次按稱新型者，謂對於物品之形狀、構造或裝置之創作或改良（系爭案核准審定時專利法第97條參照），同法第98條第2項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」

二、系爭案依其專利說明書之記載，其申請專利範圍為：

1.一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；其中，容件槽與止動槽呈相接之形態；止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；且容件槽與止動槽相切開口角度約在60至80度角；止動件相對於驅動件之端面形成相對驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動者。

2.一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而於驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；其中，容件槽與止動槽係呈相接之形態，止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；止動件相對於驅動件之端面形成相對於驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動，而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部者。

3.一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而於驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；其中，容件槽與止動槽係呈相接之形態，止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；止動件相對於驅動件之端面形成相對於驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動，而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者。

4.如申請專利範圍第1或2或3項所述之高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，方向控制件係於外露容件槽端部設有供使用者扳動之扳動部，而於扳動部相對於容件槽端向容件槽內伸出圓徑相仿之主體部，並於主體部腰部處相對於止動件端面中央處設有容置槽，以供彈性元件與頂掣件設於其中，其中，彈性元件可伸入頂掣件之容置室，而頂掣件圓筒狀之頂掣部可確實的伸出主體部容置槽並頂向止動件者。

5.如申請專利範圍第1或2或3項所述之高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，止動件設置頂掣槽兩端之外緣處設有與止動槽相頂掣之弧形止動壁者。

三、本件被告為異議成立，應不予專利之審定，係以系爭案、引證一即89年10月11日公告之第408653號（申請案號：第00000000號）「棘動工具」新型專利案主要皆於握柄之驅動部中央設驅動容室容置驅動件，驅動容室附近設止動槽容置止動件，止動槽末端設開口狀之容件槽供複合方向控制裝置之方向控制件置入，方向控制件、止動件間設彈性元件、頂掣件頂持者，止動件、驅動件間並有多數角齒狀止動部相嚙合止動者；另系爭案雖定有開槽之相切角度，然此屬可調整實施者；又系爭案申請專利範圍附屬項中所設方向控制件之容置槽、弧形止動壁等部分構造，亦屬引證一之等效構造，難稱已具新穎性；又系爭案與引證一所能達成使棘輪扳手受力分散，加大承受扭力、簡化構造、減小磨損之功效相同，兩案應屬同一構造，故系爭案應為申請前已有相同之新型申請在先，並經核准者，不符新型專利要件等理由資為論據。

四、經查，系爭案之止動件70之頂持部73可將兩端止動部72略為頂離驅動件30之止動部32，並利用頂掣件60之頂掣部62於止動件70頂掣槽71平移緣710移向限止緣之兩端，其係以止動件70以頂持部73之頂持支撐，使原與驅動件30止動部30嚙合之止動部蹺起，使另端之止動部可順利止卡於驅動件之止動部，而形成方向之掣動結構者（系爭案專利說明書第10頁、圖式第二圖參照）。再查，系爭案依圖式第1圖、第2圖、第5圖均可見其頂持部 (73)為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件 (30)上之棘齒上，與引證一圖式第l、3、4、5、8所示卡掣件40並未設如系爭案「圓弧突起」結構之「頂持部」，且棘動件 (20)、止動件 (40)之間的齒部是完全相互貼合，亦未系爭案頂持部 (73)之圓弧狀突起構形頂持在驅動件 (30)上之棘齒之結構。因此，系爭案與引證一之上揭結構二者並不相同。被告雖主張系爭案頂持部之差異，參酌系爭案說明書之說明、系爭案第九圖之先前技術、系爭案申請專利範圍之記載，及引證一與系爭案比較之結果，即已可據以輕易判斷系爭案不具新穎性等等。

五、惟按，判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同為準，其中固然包含能由熟悉該項技術者直接推導而得者，均屬發明不具新穎性之範圍，但該直接推導應限於系爭案與引證案相對應之同一技術或同一方法之直接推導而言，如兩者之技術尚須輾轉推論，或與其他技術併用始能作相對應比較時，則應屬是否具功效增進之進步性判斷問題，尚與新穎性之判斷無關（本院91年度訴字第2591號判決參照）。此於新型專利新穎性判斷時，亦應有其適用。系爭案有關其頂持部 (73)為圓弧狀突起構造與引證一並不相同，且其係以止動件70以頂持部73之頂持支撐，使原與驅動件30止動部30嚙合之止動部蹺起，使另端之止動部可順利止卡於驅動件之止動部，而形成方向之掣動，其作動方式與引證一驅動件 (20)、止動件 (40)之間的齒部是完全相互貼合，沒有如系爭案「一端翹起」方式，亦有差異。由上系爭案與引證一結構及作動方式之差異，尚難認系爭案之結構係可由引證一直接推導而得。被告認系爭案與引證一應屬同一構造，系爭案顯已有相同新型申請在先並經核准專利，不符新型專利要件，而為異議成立，尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

六、又參加人異議時係主張系爭案不具新穎性及進步性（異議理由書參照），惟原處分僅論及系爭案不符新穎性之新型要件，並未就異議理由所指系爭案不具進步性部分加以審究。因此，原處分於審定書所指系爭案雖定有開槽之相切角度，然此屬可調整實施者；系爭案申請專利範圍附屬項中所設方向控制件之容置槽，弧形止動壁等部分構造，屬引證一之等效構造，以及系爭案止動件設頂持部，亦為引證二習用掣子設凹陷槽口之簡單型式轉換，核屬進步性判斷範圍，本件關於系爭案是否具有進步性，自應由被告依參加人異議理由再加以審究，而為適法之處分，應予敍明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法　官 姜素娥