臺灣臺北地方法院95年度智簡上字第1號

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　 95年度智簡上字第1號

上訴人

即被上訴人

甲○○○○○○○○

訴訟代理人

黃榮謨律師

訴訟代理人

張瓊文律師

訴訟代理人

被上訴人即

上訴人

文德光學股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

楊祺雄律師

複代理人

余惠如律師

上列當事人間請求損害賠償事件，兩造對於中華民國95年1月27日本院臺北簡易庭94年度北智簡字第4號第1審判決各自提起上訴，本院於中華民國96年2月13日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

程序方面：按於第2審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項定有明文；上開規定於簡易程序之上訴程序準用之，同法第436條之1第3項亦有明文。本件被上訴人即上訴人文德光學股份有限公司（以下簡稱被上訴人）於本院第2審程序中追加依不當得利之規定為請求，核其請求之基礎事實同一，其追加應予准許。

被上訴人文德公司起訴主張：

㈠被上訴人為新型第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利（以下簡稱系爭專利）之專利權人，專利期間自87年6月1日起至98年9月5日止。上訴人即被上訴人甲○○○○○○○○（以下簡稱上訴人）未經被上訴人同意或授權，擅自販賣「中樑複和式前掛眼鏡」（以下簡稱系爭眼鏡），系爭眼鏡業經臺灣台南地方法院94年度智字第5號判決認定與被上訴人之專利範圍相同，故上訴人已侵害被上訴人之專利權。被上訴人前於本院92年度智字第98號案件與對造合意囑託財團法人工業技術研究院（以下簡稱工研院）鑑定，鑑定結果為系爭眼鏡落入被上訴人之專利權範圍。按新型專利權受有侵害時，專利權人得請求損害賠償；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任。專利法第108條準用第84條第1項前段、民法第184條第2項前段分別定有明文。上訴人侵害被上訴人之專利權，應負賠償責任。另構成專利侵害同時，上訴人亦無法律上之原因而獲得相當專利授權金之不當利得，爰併依民法第179條請求返還不當得利。

㈡系爭眼鏡已落入系爭專利請求項第1項之申請專利範圍：

⑴經比對系爭眼鏡與系爭專利申請專利範圍第1項，完全符合文義讀取，已分別為本院92年度智字第98號判決及台南高分院94年度智上易字第2號判決所肯認，其判決意見均同於工研院之鑑定報告。

⑵系爭專利之鏡框未包含橋接元件：

①新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。系爭專利請求項第1項記載：「…在主鏡框之橋接元件設有至少一第一磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，使得該附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」。該請求項將「鏡框」及「橋接元件」為分別不同之記載，不容混為一談。

②系爭專利之「橋接元件」與「鏡框」為不同構件：系爭專利說明書就上開構件之圖號分別記載為：主鏡框（10）、附屬鏡框（20）、橋接元件（13、21）。另系爭專利專利說明書之圖示第1圖，顯見磁性元件（14、24）乃置於橋接元件（13、21）。磁性元件既設置於橋接元件，自不可能埋設在鏡框裡面。

㈢比對系爭眼鏡及系爭專利，無消極均等論之適用

⑴依專利侵害鑑定要點，若符合文義讀取，僅需判斷有無符合「消極均等論」，無庸分析「均等論」。

⑵系爭眼鏡與系爭專利申請專利範圍第1項均使用磁性元件互相吸附之相同工作原理及技術方法，故不適用消極均等論以限縮系爭申請專利範圍所得涵蓋之專利權範圍。

⑶上訴人固謂系爭專利利用「止檔桿」達磁性元件相互穩固吸引之目的，而據爭專利乃以定位孔、定位梢以達定位及止滑之作用，故方式實質不同等語。惟待鑑定物品苟落入獨立項之範圍即屬侵害專利，非必同時落入附屬項之範圍，始屬侵害專利，故判斷方式是否實質相同，應以獨立項判斷即足。系爭專利之止檔桿元件乃第2項（附屬項）之構件，不得作為比對之基礎。

⑷上訴人謂訴外人黃炳焯之新型第145922號「眼鏡與其副框之組合結構」專利（以下簡稱據爭專利）將磁性元件埋設在鏡框裡面，勢必影響鏡框強度，故結果實質不同等語。惟據爭專利將磁性元件設於橋接元件，未埋設於鏡框，不影響鏡框強度。

㈣本件無審酌「先前技術阻卻」及「禁反言」之必要：

⑴符合文義讀取者，無庸判斷是否有先前技術阻卻之適用先前技術係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術。故「先前技術阻卻」得為均等論之阻卻事由。即使待鑑定對象適用均等論，若被告主張適用「先前技術阻卻」，且經判斷待鑑定對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用「先前技術阻卻」。若鑑定結果符合文義讀取，無庸判斷是否符合均等論，自無庸論究是否有「先前技術阻卻」之適用。

⑵符合文義讀取者，無庸論究是否有禁反言之適用禁反言為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人藉均等論重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉均等論重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為均等論之阻卻事由。若鑑定結果符合文義讀取，無庸判斷有無均等論之適用，自無判斷「禁反言」適用與否之必要。

⑶本院92年度智字第98號判決及台灣高等法院台南分院94年度智上易字第2號判決均肯認上開見解。系爭眼鏡與系爭專利比對，符合文義讀取，自無庸判斷是否有「先前技術阻卻」及「禁反言」之適用。

㈤被上訴人曾對黃炳焯之據爭專利提出舉發，雖經經濟部智慧財產局認不足證明據爭專利不具新穎性、進步性。惟專利舉發案之審定係被舉發專利與引證案之比對，以判斷該專利是否「於申請前已公開」或「為熟習該項技術者所能輕易完成」；然專利侵害鑑定係依全要件原則、均等論、禁反言原則，分析待鑑定物品是否落入受侵害專利之專利權範圍。兩者判斷對象、原則均不相同，故難謂舉發不成立，即認定不構成專利侵害。

㈥又系爭眼鏡雖係依黃炳焯據爭專利所製作，惟專利權屬「排他」性質，而非「專有」之權利，兩專利並存時仍有侵害他人專利之可能，亦即依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能。故專利侵害之鑑定，應以「待鑑定物品」及「受侵害專利」間是否符合全要件原則、均等論及禁反言原則為依據。系爭眼鏡縱係依黃炳焯據爭專利所製作，亦難認屬正當權利之行使。

㈦系爭專利有效存在，至應否撤銷，應由經濟部智慧財產局審定，本件無審酌之必要。

㈧上訴人有侵害系爭專利之故意、過失

⑴專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展所制訂，屬保護他人之法律，如有侵害專利權之行為，應推定行為人主觀上有故意、過失。

⑵上訴人向代理商進貨前，被上訴人曾與訴外人萬通眼鏡行進行訴訟，並經本院92年度智字第98號判決認定系爭眼鏡侵害被上訴人系爭專利，此應為上訴人明知或可得而知之事實，其竟仍繼續向代理商買進系爭眼鏡，顯有故意、過失。

⑶被上訴人於94年4月14日檢附台灣台南地方法院94年度智字第5號判決，聲請本院核發支付命令。該判決已認定系爭眼鏡侵害系爭專利，故上訴人至遲於支付命令送達後，即知悉系爭眼鏡侵害被上訴人之系爭專利，卻繼續販售系爭眼鏡，被上訴人仍於94年5月23日在上訴人店面查封得系爭眼鏡24支，難謂其無侵害系爭專利之故意、過失。

⑷上訴人固謂黃炳焯於台灣嘉義地方法院聲請假處分，故上訴人在假處分效力期間內販售系爭眼鏡，應受法律保障等語。惟上開假處分僅禁止被上訴人不得為妨害、干擾或阻止黃炳焯製造販賣據爭專利產品，而被上訴人提起本件民事訴訟，乃訴訟權之正當行使，非在假處分限制之列。且上開假處分之效力僅及於被上訴人與黃炳焯之間，不得據以認定被上訴人有容忍上訴人販售系爭產品之義務。

㈨按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。被上訴人就系爭專利授權他人實施，每年度權利金共計新臺幣（下同）135萬元，上訴人為系爭眼鏡經銷商，參酌一般商業授權經營區分北、中、南、東部4區，被上訴人請求依每年權利金之4分之1計算本件損害額，應屬合理。原審酌定之賠償金額過低，理由如下：

⑴上訴人與萬通眼鏡行、府城眼鏡行，同屬眼鏡經銷商，而本院92年度智字第98號判決萬通眼鏡行應賠償被上訴人135萬元，台灣台南高等法院台南分院94年度智上易字第2號判決府城眼鏡行應賠償被上訴人每年授權金4分之1即337,500元，是原審核定年度授權金8分之1即168,750元，自屬過低。

⑵上訴人雖謂：被上訴人已向黃炳焯及其代理商畢索時尚有限公司之經銷商訴請賠償，損害已受填補，不得再向其請求賠償等語，應係誤解。被上訴人請求府城眼鏡行損害賠償之判決已認定：「卓豪公司之銷售經營與上訴人（即府城眼鏡行）銷售經營之獲利顯不相同，且依商業經營必在獲利之經驗法則，卓豪公司就系爭眼鏡之銷售金額，與上訴人輾轉自畢索時尚有限公司購買再轉售之金額，通常不會相同…」。上訴人與府城眼鏡行等分屬不同之經銷商，本於商業經營必在獲利之經驗法則，其獲利必不相同，難認屬同一損害，被上訴人依不同損害各別請求賠償，要無不當。

上訴人俞文琴答辯稱：

㈠上訴人販售之系爭眼鏡係依黃炳焯之據爭專利製作，並非依系爭專利製作，自無侵害情事。被上訴人前曾以系爭專利對據爭專利提出舉發，業經審定舉發不成立，其理由略以：系爭專利之輔助鏡框係以一中間架橋部（橋接元件）延伸一凸塊，以越過主鏡框之中間架橋部而與主鏡框卡嵌，顯與據爭專利以定位孔、定位梢相互配合之方式不相同，可見兩者之定位技術手段、構造顯不相同等語。故無證據證明系爭眼鏡侵害系爭專利。

㈡系爭眼鏡與系爭專利之申請專利範圍並非相同，工研院之鑑定報告並無可採：

⑴解釋「申請專利範圍」應非單以獨立項或附屬項所敘述之技術手段為判斷依據，而應以專利說明書所載整體技術為認定標準；認定專利之侵害，亦應以是否落入申請專利範圍所敘述之整體技術手段為據。系爭專利申請專利範圍雖將「止檔桿」技術特徵列於第2項，惟依其記載方式「…橋接元件進一步包含一往後突伸的止檔桿可供架設至主鏡框之橋接元件上，該第二磁性元件設在該止檔桿上，以供和主鏡框之磁性元件相吸附結合」，該止檔桿為系爭專利之必要構成要件。而系爭專利範圍明確標示止檔桿之構造，除利用磁性元件外，尚配合止檔桿之設計，方能達成穩固吸附之作用，故解讀系爭專利範圍時，應將第2項視為限制條件，否則即屬不當擴大專利範圍。而系爭眼鏡係依據爭專利製造，並無止檔桿之設計，且該專利獨有「定位孔、定位梢」之技術特徵，與系爭專利並不相同，不符合全要件原則，上訴人並未侵害系爭專利權。

⑵系爭眼鏡係依照據爭專利製造，工研院之鑑定報告並未詳細審酌此兩件專利之專利說明書及圖式內容，誤解系爭專利之申請專利範圍。依系爭專利之專利說明書，可知所指「鏡框」係指「主鏡框」及「附屬鏡框」，且「橋接元件」亦包含在鏡框之內，而非僅限於「鏡片環框」（框架）。工研院分析比對系爭專利申請範圍第1項之末一構成要件為「該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」，所稱「鏡框」應指橋接元件及其所連接之鏡片，而不論有無環框（框架）。待鑑定物品完全依照據爭專利實施，具有據爭專利申請範圍之技術特徵「在眼鏡框及副框之鼻樑兩側各設有兩個長方型槽孔，而以體積甚小之長方形磁石分別崁置固定於該眼鏡框鼻樑及副框鼻樑之長方形槽孔內，…」，可說據爭專利係將磁性元件埋設在鏡框裡面，且因橋接元件上設有定位孔以崁置磁性元件，勢必影響鏡框強度，依全要件原則為文義讀取，不符合系爭專利上開結構特徵，並未落入系爭專利申請範圍。工研院將「鏡框」誤認為「鏡片環框」（框架），誤指據爭專利產品之磁性元件亦未埋設在鏡框裡面，及鏡框的強度不會受到任何不良的影響。

⑶據爭專利之產品既不符合文義讀取，則應探究是否適用「均等論」。系爭專利與據爭專利結構特徵實質不同，且系爭專利利用止擋桿達到使第二磁性元件與第一磁性元件互相穩固吸引之目的，而據爭專利則是於主鏡框之橋接元件中央上方設一小定位孔，相對應於附屬鏡框之橋接元件中央下凸設有一定位梢，當主鏡框與附屬鏡框之磁性元件相互吸引，利用定位孔與定位梢達到定位及止滑之作用，兩者方式實質不同。又系爭專利限定磁性元件未埋設在鏡框裡面，故不影響鏡框強度；據爭專利將磁性元件埋設在鏡框裡面，勢必影響鏡框強度，兩者結果實質不同。從而據爭專利產品不適用「均等論」，未落入系爭專利申請範圍。據爭專利對於系爭專利之獨立項既不構成侵害，對於系爭專利之附屬項，當然亦不成立侵害。

⑷工研院誤作「消極均等論」之分析，且於無消極均等論之適用時，未作禁反言之分析。其未調查歷史資料或其他證據，逕作成待鑑定對象侵害系爭專利之結論，立場偏頗。

㈢系爭專利有應撤銷之事由，業據張斯已檢附先前技術之證據提出舉發，系爭專利不得享有專利權：

⑴按系爭專利申請當時之專利法第98條第2項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖為前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」，違反上開規定者，依同法第104條第1項第1款之規定，應撤銷其專利權。系爭專利之特徵為在鏡框設置「橋接元件」，並以磁性元件使主鏡框與附屬鏡框相互吸附；惟德國DE0000000A1專利文獻（申請日為78年2月18日，公開日為79年8月23日）已先揭示此等主鏡框之橋接元件與附屬鏡框之橋接元件設置磁性元件之技術。

⑵系爭專利修正後之申請專利範圍第1項描述其技術特徵為：「該附屬鏡框之第二磁性元件位於主鏡框之橋接元件頂面上」，惟日本特開平0-000000號專利文獻（公開日為86年4月15日）亦早已揭露此等磁性元件上下堆疊吸附之技術。故系爭專利僅係簡單結合上開德國及日本之專利技術，均為相同技術領域下熟習該項技藝人士所易於思及，不具新穎性。

㈣上訴人無侵害系爭專利之故意或過失：

⑴專利權之侵害，其本質為民法之侵權行為，其成立須以行為人主觀上有故意或過失為要件，民法第184條定有明文。而民法第184條第2項僅係過失舉證責任之轉換，並非故意之推定，仍應由被上訴人負舉證責任。

⑵上訴人為眼鏡經銷商，其所販賣之眼鏡種類、品牌繁多，非僅系爭眼鏡。上訴人向代理商進貨時，已查證系爭眼鏡經合法取得專利，系爭眼鏡完全依照據爭專利製造，並非仿冒盜用系爭專利，且外觀特徵亦與系爭專利不同。雖被上訴人與黃炳焯間有專利爭訟，但被上訴人提出之舉發案並未成立，經濟部智慧財產局之審定書實質認定兩專利之技術特徵不同，據爭專利始終有效存在，未被撤銷。上訴人合理信賴專利主管機關之判斷，具有善意信賴之正當基礎，無侵害之故意或過失。台灣士林地方法院92年度智字第23號判決意旨同此見解。若認上訴人應拒絕交易，顯過分限制交易自由，有礙市場之公平競爭。

⑶黃炳焯為使經銷商確信其商品無侵權問題，另委託財團法人中華工商研究所進行專利侵害鑑定，鑑定結論為不構成侵害。惟因被上訴人一再干擾系爭眼鏡之行銷，黃炳焯遂於92年3月間聲請台灣嘉義地方法院92年度裁全字第494號裁定准為定暫時狀態之假處分，命被上訴人於黃炳焯以300萬元供擔保後，應容忍黃炳焯繼續製造、銷售使用據爭專利之產品或系爭眼鏡，黃炳焯隨即供擔保並聲請強制執行。則黃炳焯得合法產製、銷售系爭眼鏡，被上訴人應有容忍之義務，而上訴人在假處分效力期間內販售系爭眼鏡，自應受法律保障。

㈤原審判決之損害賠償金額殊屬無據：

⑴原審依被上訴人所提專利授權契約書，認定被上訴人就系爭專利曾授權他人販售，每年度之授權金為135萬元。惟上開專利授權契約書為私文書，應由被上訴人舉證證明其真正。被上訴人除提出契約書原本外，並未提出相關交易憑證，如付款證明、入帳記錄，銷售記錄及被上訴人所開立之統一發票等，尚難遽行採信。

⑵原審參酌一般商業授權經營區分為北、中、南、東四區，及與上訴人同在北區之萬通眼鏡行業經本院92年度智字第98號判決應負損害賠償等情，而以被上訴人授權金之8分之1核定上訴人賠償金額。惟被上訴人意圖打擊黃炳焯及壟斷市場，非但對黃炳焯個人及代理商畢索公司提出訴訟，尚對全省販賣系爭眼鏡之無辜經銷商提出損害賠償訴訟，計有：萬通眼鏡行、府城眼鏡行、長春眼鏡行、台視眼鏡公司及上訴人，已分別取得135萬元及337,500元，共計1,687,500元之賠償。被上訴人對於上開經銷商均係提出同一紙專利授權契約書為請求之依據，惟其受償金額已超過所主張之專利授權金額，損害已受充分填補，自無再向上訴人請求賠償之理。被上訴人並應證明其實施專利權通常可獲得之利益及受害後之獲利，方得以兩者之差額做為請求之數額。

㈥被上訴人於第2審為訴之追加，被上訴人不同意。原判決命上訴人應給付被上訴人168,750元及自94年5月5日起至清償日止按年利率5％計算之利息，並駁回被上訴人其餘之訴。上訴人及被上訴人均不服，分別提起上訴，聲明：

㈠上訴人部分：原判決不利於上訴人部分廢棄；該廢棄部分，駁回被上訴人於第1審之訴。

㈡被上訴人部分：原判決不利於被上訴人部分廢棄；該廢棄部分，上訴人應再給付被上訴人168,750元及自94年5月5日起至清償日止按年利率5％計算之利息。並均聲明請求駁回對造之上訴。

下列事項為兩造所不爭執，並有專利證書、經濟部智慧財產局專利舉發審定書等影本在卷可稽，堪信為真實：

㈠原告為系爭專利之專利權人，專利期間自87年6月1日起至98年9月5日止（參見支付命令卷第5頁），黃炳焯為據爭專利之專利權人，專利期間自88年4月11日起至99年5月21日止（參見原審卷第10頁）。

㈡據爭專利曾經原告向經濟部智慧財產局舉發，經審定舉發不成立（參見原審卷第19至22頁）。

㈢上訴人販售之系爭眼鏡係依據爭專利製造。本院之判斷被上訴人主張上訴人販賣之系爭眼鏡侵害系爭專利，而請求損害賠償，上訴人否認之，並答辯如前所述。是本件應審酌者為：上訴人販售之系爭眼鏡是否侵害系爭專利？系爭眼鏡係依黃炳焯據爭專利製作之產品，是否即不構成侵權行為？被上訴人得請求上訴人賠償之範圍為何？

㈠上訴人販售之系爭眼鏡是否侵害系爭專利？

⑴基於全要件原則，上訴人販售之系爭眼鏡符合文義讀取：

①系爭眼鏡是否侵害系爭專利，應以系爭眼鏡是否落入系爭專利權範圍為斷。亦即應先解釋申請專利範圍及比對解釋後之申請專利範圍與系爭眼鏡，以判斷系爭眼鏡是否落入系爭專利權範圍。而比對申請專利範圍與系爭眼鏡時，應以解析後之申請專利範圍之技術特徵與系爭眼鏡之對應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對，如至少一項請求項所有技術特徵完全對應表現在系爭眼鏡中，即符合文義讀取。若系爭眼鏡符合文義讀取，但係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，即適用消極均等論，應認未落入系爭專利權範圍；反之，若系爭眼鏡符合文義讀取但不適用消極均等論，應判斷落入系爭專利權範圍。而若系爭眼鏡不符合文義讀取，但係以實質相同之技術手段達成實質相同之結果時，即適用均等論，此時若上訴人未主張適用禁反言或先前技術阻卻，應認系爭眼鏡落入系爭專利權範圍；反之，系爭眼鏡符合文義讀取但不適用均等論時，應判斷系爭眼鏡未落入系爭專利權範圍（參照經濟部智慧財產局於93年10月5日以經授智字第0932003111-0號函送司法院之專利侵害鑑定要點）。故系爭眼鏡如認符合文義讀取，即無判斷是否適用均等論或禁反言之餘地，上訴人主張：無消極均等論之適用時，應調查歷史資料或其他證據，作禁反言之分析等語，難認有據。

②系爭專利申請專利範圍有4項，第1項為獨立項，第2至4項為附屬項，判斷系爭眼鏡是否侵害系爭專利，應鑑定系爭眼鏡是否落入系爭專利申請專利範圍之獨立項範圍內，即為已足。系爭專利申請專利範圍第1項為「一種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，包括一主鏡框兩側可供樞接腳架，以及一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於：在主鏡框之橋接元件設有至少一第一磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響。」（參見支付命令卷第6頁）。上開申請專利範圍之技術特徵應可拆解如下：⑴一種眼鏡附屬鏡框之結合構成改良，包括（此係一開放式連接詞，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟），⑵一主鏡框兩側可供樞接腳架，以及⑶一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，⑷主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起。其特徵係在於：⑸在主鏡框之橋接元件設有至少一（包括一以上）第一磁性元件，⑹該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一（包括一以上）第二磁性元件，⑺當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，⑻使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又防止指該附屬鏡框脫離主鏡框，⑼該等磁性元件並沒有埋設在鏡框（主鏡框或附屬鏡框）裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響。

③系爭眼鏡相對於系爭專利申請專利範圍之技術特徵，可解析如下：⑴一種眼鏡附屬鏡框，⑵一主鏡框兩側可供樞接腳架，以及⑶一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，⑷主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於；⑸在主鏡框之橋接元件設有至少一第一磁性元件，⑹該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二磁性元件，⑺當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，⑻使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，⑼該等磁性元件並沒有埋設在鏡框（主鏡框或附屬鏡框）裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響。

④據上依全要件原則分析結果，系爭專利申請專利範圍中之所有技術特徵完全對應表現在系爭眼鏡中。其中關於⑺、⑻兩項技術特徵，雖涉及功能問題，但因兩者構造相同，故推定具相同功能。從而應認系爭眼鏡符合文義讀取。被上訴人另案主張萬通眼鏡行即蔡永義販賣依據爭專利製造之系爭眼鏡侵害系爭專利，訴請損害賠償，業經本院92年度智字第98號囑託工研院鑑定，依其鑑定報告就全要件原則適用分析之結果，亦同此見解，有該鑑定報告影本在卷可參（參見原審卷第88至106頁）。上訴人辯稱：據爭專利係將磁性元件埋設在鏡框裡面，且因橋接元件上設有定位孔以崁置磁性元件，勢必影響鏡框強度，不符合文義讀取等語，並無理由。

⑤待鑑定物品若落入獨立項之範圍即屬侵害專利：上訴人雖辯稱：解讀系爭專利申請專利範圍時，應將第2項視為限制條件等語。然而，附屬項為其所依附之獨立項之特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能。附屬項或係對於獨立項之材料或結構加以詳細說明，或在文義上係獨立之專利而實質上落入獨立項之均等範圍，或係一項再發明專利，但均包含於獨立項之範圍內。故待鑑定物品若落入獨立項之範圍，即屬侵害專利，並非必須同時落入附屬項之範圍，始屬侵害專利。上訴人所辯並無依據。

⑵系爭眼鏡不適用消極均等論，應認已落入系爭專利權範圍：所謂「消極均等論」係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，符合文義讀取，但卻係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，即適用消極均等論，應認未落入專利權範圍。經查，系爭眼鏡與系爭專利均使用磁性元件互相吸附之相同工作原理及技術方法，不適用消極均等論，應認系爭眼鏡落入系爭專利權範圍。上訴人辯稱：據爭專利之產品既不符合文義讀取，應探究是否適用「均等論」，為無理由。

⑶綜上，系爭眼鏡依全要件原則分析比對結果，符合文義讀取且不適用消極均等論，應認已落入系爭專利權範圍。工研院之鑑定報告亦為相同之認定。

⑷至於上訴人雖辯稱：系爭專利有應予撤銷情形等語。然而，專利權係經專利主管機關依法定程序審查後授予之權利，在經專利主管機關另依法定程序撤銷前，專利權應視為有效（參見經濟部智慧財產局於93年10月5日以經授智字第0932003111-0號函送司法院之專利侵害鑑定要點），可知系爭專利是否有應予撤銷之情形，非在本院審酌範圍。

㈡上訴人販售之系爭眼鏡為依黃炳焯據爭專利製作之產品，是否即不構成侵權行為？

⑴按專利權係一種排他權利，專利權人在一定期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。專利權人雖得實施其專利權，惟若實施其專利會牴觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則即有侵害他人專利權之虞。故上訴人雖辯稱：其販售之系爭眼鏡為依黃炳焯據爭專利製作之產品等語，尚不能阻卻系爭眼鏡侵害系爭專利之可能，

⑵參酌專利法第78條第1項、第2項之規定：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」、「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」，可知再發明與原發明均為獨立之專利，再發明專利權人未獲得原專利權人同意實施原發明時，仍構成侵權行為。上訴人雖辯稱：據爭專利與系爭專利間並無再發明之關係，無侵害系爭專利之可能等語。然正因於兩專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能，故於專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合全要件原則、消極均等論或均等論與禁反言等為鑑定，至該項物品是否為依據其他專利所實施者，則在所不論。是上訴人所辯並不足採。

⑶另新型專利是否具備「新穎性」及「進步性」，乃新型是否符合專利要件之問題，與某物品究否「侵害」專利分屬二事。前者屬專利舉發之範疇，後者屬專利侵害判斷之範疇。上訴人以據爭專利經被上訴人舉發審定不成立為由，做為未侵害系爭專利之依據，尚有未洽。

⑷按違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第184條第2項定有明文。再專利法之立法目的，係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制定。故對於專利權人而言，專利法應屬保護其權利之法律，故如侵害專利之行為人欲免除侵權行為損害賠償責任，應舉證證明其行為無故意、過失。況且，系爭眼鏡侵害被上訴人系爭專利，已如前述，上訴人雖辯稱：其已查證系爭眼鏡完全依照據爭專利製造，被上訴人曾對據爭專利提出舉發，經審定舉發不成立，且黃炳焯曾委託財團法人中華工商研究所就系爭專利與據爭專利為專利侵害鑑定，鑑定結果為不構成侵害，又黃炳焯曾於92年3月間聲請台灣嘉義地方法院92年度裁全字第494號裁定准許假處分，命被上訴人容忍黃炳焯繼續製造販賣系爭眼鏡，上訴人係合理信賴專利主管機關之判斷，具有善意信賴之正當基礎，無侵害之故意或過失等語。然上訴人既知悉上情，顯已明知系爭專利與據爭專利間之糾葛。而被上訴人於94年4月14日聲請本院94年度促字第12230號核發支付命令，該支付命令於同年5月4日送達上訴人，上訴人至此應已知系爭眼鏡侵害被上訴人之系爭專利，惟仍繼續販售系爭眼鏡，直至被上訴人於同年月23日至上訴人店面，仍查封得系爭眼鏡24支，有指封切結影本在卷可按（參見原審卷第174頁）。上訴人辯稱其無故意或過失侵權行為，尚無可採。

⑸另台灣嘉義地方法院92年度裁全字第494號假處分裁定主文略為：被上訴人應容忍黃炳焯繼續製造及銷售使用據爭專利之產品或系爭眼鏡等語（參見原審卷第50至54頁）。可知該假處分之內容係要求被上訴人於黃炳焯與被上訴人系爭專利間之舉發、撤銷行政爭訟確定前，暫時容忍黃炳焯之繼續製造、銷售等行為，並非禁止被上訴人提起任何有關系爭專利遭侵害之損害賠償訴訟，亦非謂依假處分裁定所容忍之行為所製造、販售之物品均無不法性。上訴人辯稱其於上開假處分期間販售系爭眼鏡應受法律保障等語，並無依據。

㈢被上訴人得請求上訴人賠償之範圍為何？

⑴按當事人已證明其受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。次依專利法第108條準用第85條第1項規定請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：「依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」。於侵害智慧財產權之損害賠償事件，法院得依聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命侵害人提出計算賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項亦有明文。該注意事項應為民事訴訟法第222條第2項、專利法第108條準用第85條之補充解釋，被上訴人計算損害賠償額時應有選擇權。亦即被上訴人已證明上訴人侵害其專利權時，為避免限制其損害賠償計算方法而導致其無法證明所受損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，故被上訴人請求依其實施授權時可得收取之合理權利金數額酌定損害賠償數額，為有理由。

⑵被上訴人請求之損害賠償金額以168,750元為適當：

①被上訴人就系爭專利曾授權根茂光學事業有限公司販賣，每年度權利金為135萬元，業據被上訴人提出專利授權契約書影本為證（參見原審卷第195頁）。參酌黃炳焯於台灣板橋地方法院93年度智字第27號案件中就上開專利授權契約書並未爭執，而黃炳焯為據爭專利之專利權人，因據爭專利與系爭專利有侵權爭議，自較瞭解系爭專利授權市場之行情，其未爭執該專利授權契約書所載之權利金額，堪信該權利金數額尚屬合理。

②依上開專利授權合約書之約定，根茂光學事業有限公司可於台灣所有內需市場販賣系爭專利產品；而上訴人僅係台灣北部地區單一眼鏡行，其販賣系爭眼鏡之區域有限。另上訴人其所販賣者，除系爭眼鏡外，尚有其他品牌之眼鏡等情，為兩造所不爭執，可知上訴人販賣之眼鏡亦非均侵害系爭專利。參酌被上訴人授權台灣全部內需市場每年權利金為135萬元，而一般商業授權經營通常區分北、中、南、東等四區，上訴人僅在台灣北部地區販賣系爭眼鏡，且同地區尚有位於台北市大安區之萬通眼鏡行亦因販賣系爭眼鏡而經本院92年度智字第98號判決應負損害賠償責任，以及在正常授權之情況下，同地區若有兩家經銷商，市場必遭瓜分，每一經銷商願給付之權利金數額應少於其可在該地區獨家經銷時之數額等情，應認被上訴人因上訴人販售系爭眼鏡侵害系爭專利所受損害，以被上訴人授權台灣全部內需市場每年權利金135萬元之8分之1即168,750元為適當。

③被上訴人雖追加不當得利為其請求權基礎，請求上訴人返還受有相當於授權金之不當利得。惟被上訴人既以其授權可得收取之權利金為其損害數額，縱依不當得利為請求，其所受損害或上訴人所受利益，亦同。故被上訴人得請求之金額亦僅以上述168,750元為限。

④至於上訴人辯稱：被上訴人已向萬通眼鏡行、府城眼鏡行取得1,687,500元之損害賠償等語，固為被上訴人所不爭執。惟上訴人辯稱：被上訴人之損害已受填補，不得再向上訴人請求賠償等語，為被上訴人所否認。經查，上開專利授權合約書並非專屬授權契約，被上訴人得授權之對象自不限於單一經銷商，其可取得之授權亦不限於每年135萬元。故難認被上訴人另由其他侵權行為人取得損害賠償，即謂被上訴人已無損害。

綜上所述，上訴人販售之系爭眼鏡侵害被上訴人系爭專利，致被上訴人受有相當授權金之損害，被上訴人依侵權行為及不當得利之法律關係，請求上訴人給付168,750元及自支付命令送達之翌日即94年5月5日起至清償日止按年利率5％計算之利息，為有理由，自應准許；逾此部分之請求，則為無理由，應予駁回。原審判命上訴人給付前開金額及法定遲延利息，而駁回被上訴人其餘之請求，並為假執行之宣告，經核並無違誤。兩造各就其敗訴部分上訴，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，其上訴均應駁回。

本件事證業已明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及其他事證與主張，核對本件判斷不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

據上論結，本件兩造之上訴，均為無理由，依民事訴訟法第436條之1第3項、第449條第1項、第78條，判決如主文。