臺灣高等法院96年度上易字第478號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　 96年度上易字第478號

上 訴 人即

附帶被上訴人　甲○○

訴訟代理人

李秋銘律師

複代理人

黃金亮律師

複代理人

被上訴人即

複代理人

附帶上訴人 漁之鄉食品有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

許卓敏律師

上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年4月3日臺灣宜蘭地方法院93年度訴字第388號第一審判決提起上訴，被上訴人提起附帶上訴，經本院於96年10月3日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、被上訴人即附帶上訴人漁之鄉食品有限公司（下稱漁之鄉公司）起訴主張：上訴人即附帶被上訴人甲○○（下稱甲○○）、原審被告楊淑芬明知「Y.C.H.漁之鄉」商標及圖樣（下稱系爭商標）係伊公司依法註冊之商標，就系爭商標享有商標權，2人自民國（下同）92年7月起曾向伊公司批發購買魚鬆等食品原料。詎甲○○、楊淑芬約自93年1 月起未經伊公司同意，在2人設於宜蘭縣頭城區漁會烏石港直銷中心鮮魚區第一號攤位之招牌及販售之旗魚鬆、旗魚脯、鮭魚鬆等食品上，公然使用系爭商標，共同侵害伊公司之商標專用權，爰依民法第184條、185條規定，請求甲○○、楊淑芬負連帶損害賠償，並依商標法第66條第1項第3款及同條第3項計付賠償金額，前者因甲○○遭查獲包裝袋7個、罐標2張，以零售單價1台斤新台幣（下同）250元，計算500倍為1,125,000元（250元×9×500=1,125,000元） ；後者漁之鄉公司所受業務上信譽損害為375,000元，合計150萬元。並聲明：甲○○、楊淑芬應連帶給付漁之鄉公司新台幣 （下同）150萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算利息，並願供擔保宣告准予假執行。

二、甲○○則以：伊於92年5月間與漁之鄉公司成立共同經營合約，約定自92年5月16日起至94年5月15日止，由伊提供頭城區漁會烏石港直銷中心鮮魚區第1號攤位（下稱第1號攤位），漁之鄉公司提供伊各類魚鬆產品、商標、包裝袋罐及相關技術，並以工廠直營價銷售，再由漁之鄉公司提供廣告招牌，費用採共同分擔之方式合作經營，雙方雖因互相信賴而未於共同經營合約書簽字，惟確有共同經營之事實。92年12月間因漁之鄉公司提供之產品滯銷，伊乃未向漁之鄉公司進貨，自93年1月間起除販售漁之鄉公司之庫存貨外，另販售伊自行向他人之進貨，惟伊只在販售漁之鄉公司之存貨時使用漁之鄉公司之包裝袋罐，故並未侵害漁之鄉公司之商標權。又伊亦不知漁之鄉公司所指之系爭商標已依法註冊等語，資為抗辯。

三、本件原審就上訴人甲○○部分，判決應給付漁之鄉公司60萬元，及自94年1月3日起至清償日止，按年息5%計算之利息；而駁回漁之鄉公司其餘之請求。就原審被告楊淑芬部分，則判決駁回漁之鄉公司全部之請求。上訴人甲○○就其敗訴部分提起上訴；漁之鄉公司對於原審被告楊淑芬部分未據聲明不服，故原審被告楊淑芬部分已告確定，就甲○○部分則提起附帶上訴。甲○○上訴聲明求為判決：

（一）原判決不利於甲○○部分廢棄。

（二）上開廢棄部分，漁之鄉公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

（三）漁之鄉公司之附帶上訴駁回。除引用原審之陳述外，另補陳略以：

（一）兩造之合作經營契約並未無附有伊須向漁之鄉公司進貨始能使用系爭商標之解除條件，故伊於合作期間內使用系爭商標，係經商標權人之同意，不構成侵權行為及違反商標法。

（二）伊於93年1月間所退貨部分係93年1月間蔣明毅之進貨，並非92年12月以前所進之貨，故原審認伊於93年1月間未再訂貨，且於93年1月11日退貨165台斤，理當無存貨等情，顯有違誤。

（三）經濟部智慧財產局92年3月6日 (92)智商0246字第9290165700號商標核准審定書，尚須經3個月公告期滿未經異議始予公告註冊生效，故不得以該函即認定漁之鄉公司已告知伊申請註冊登記系爭商標。

（四）兩造並無終止共同合作經營之合意，漁之鄉公司方面亦未向伊為終止之意思表示。

（五）系爭商標所製罐標、紙袋係由兩造各出資一半，伊使用於兩造共同經營之事業，自無侵害商標權之情事。

（六）漁之鄉公司於93年之營業淨利僅90,235元，92年為35,684元，91年為27,748元，足證漁之鄉公司之商標品牌並非卓著，原審認其業務上信譽損失為485,000元，顯然過鉅。

四、漁之鄉公司附帶上訴聲明：

（一）原判決除判命甲○○賠償60萬元及利息之部分外廢棄。

（二）甲○○應再給付漁之鄉公司90萬元及自94年1月3日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

（三）甲○○之上訴駁回。除引用原審之陳述外，另補陳略以：

（一）伊公司業務代表陳重進於刑案審理中證稱於93年農曆年間已向甲○○表示不得再使用伊之商標，且因甲○○已沒有向伊進貨，兩造間之合作經營關係當然終止。

（二）甲○○使用系爭商標之包裝袋、罐標等，須以向伊進貨為前提，伊方能均分收益，否則失去兩造共同經營合作基礎。

（三）伊販售之各式鮭魚鬆早於84年起連續多年獲得相關食品獎，且伊亦已使用系爭商標於各大百貨公司設有專櫃，於食品界素有盛譽，甲○○違反商標法行為，傷害伊業務上商譽甚大；又伊因甲○○侵權行為尚受有兩造合作之開辦費用、銷售盈餘分配款項等等損失，保守估計超出500萬元。原審所核商譽損失為485,000元，殊嫌不足。

五、兩造不爭執事項：（見本院卷第106頁反面）

（一）兩造於92年5月間口頭上訂立共同合作經營合約，期間自92年5月16日起至94年5月15日止，由甲○○提供第1號攤位負責銷售，漁之鄉公司則提供各類魚鬆產品、商標、包裝袋罐、相關技術及廣告招牌，費用或利潤均分之方式合作經營。

（二）甲○○向漁之鄉公司進貨至92年12月；並於93年1月退貨165公斤，漁之鄉公司則提供系爭商標之包裝袋、罐標。

（三）兩造就共同合作經營之營業利潤有進行結算至92年10月底。

六、本件依民事訴訟法第463條準用第270條之1第1項第3款規定協議簡化爭點，兩造同意以協議方式簡化爭點如下（見本院卷第106頁反面、107頁）：

（一）兩造間共同合作經營之合約是否業已終止？

（二）共同經營合約有效期限內，甲○○使用系爭商標之包裝袋、罐標等，是否須以向漁之鄉公司進貨為前提？

（三）漁之鄉公司得否請求損害賠償？請求之金額為何？魚鬆類產品單價為何？商譽價值為何？

七、法院之判斷：

（一）甲○○使用漁之鄉公司之註冊商標及包裝袋、罐標等，依兩造合作模式須以向漁之鄉公司進貨為前提，兩造間共同經營之合約業已因甲○○自93年1月停止進貨並辦理退貨而合意終止：

1、依據兩造合作經營模式，由甲○○提供場所負責銷售，漁之鄉公司則提供各類魚鬆產品、商標、包裝袋罐、相關技術及廣告招牌，費用或利潤則採均分方式（見不爭執事項一），顯然漁之鄉公司同意甲○○使用其已註冊之商標圖樣、包裝袋罐，與甲○○向漁之鄉公司進貨而對外銷售，並均分其營業利潤之結果，兩者互為對價，故如甲○○不向漁之鄉公司進貨，漁之鄉公司即不會允許甲○○使用其註冊商標銷售貨物，其理至明。故甲○○得使用漁之鄉公司之註冊商標及包裝袋、罐標等係以向漁之鄉公司進貨為條件。

2、甲○○自承從93年1 月起未再向漁之鄉公司訂貨，並曾於當月退貨165公斤，且兩造就共同合作經營之營業利潤進行結算至92年10月底，其行為顯已向漁之鄉公司表明不再進貨，而參之漁之鄉公司之業務代表陳重進在宜蘭地方法院刑事庭作証所稱「... 甲○○對公司產品不滿意，一再退貨，並要求降價，我說招牌及相關費用我都出一半，我要他對這部分跟我算清楚，如果他要賣別家公司的貨我也沒意見，但商標及標籤、包裝袋及招牌看板字樣應該還我，... 」等語（見本院卷第98、99頁），漁之鄉公司對於甲○○之表示已予同意，復要求甲○○應清算費用及返還商標、招牌、包裝袋等物，顯然兩造於甲○○在93年1月退貨，而漁之鄉公司接受其退貨並要求清算費用及返還商標物時，已合意終止系爭合作關係。且比照兩造成立合作經營合約時係採取口頭為之，而未訂立書面，則兩造就終止系爭合作關係所為之口頭上表示，亦足認為係合意終止系爭合作契約。

（二）甲○○未經漁之鄉公司之同意使用其註冊商標，漁之鄉公司自得依商標法之規定請求損害賠償：

1、按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同之商標者，視為侵害商標權，商標法第62條第1款定有明文。系爭「Y.C.H.漁之鄉」之商標及圖樣係漁之鄉公司依法註冊之商標，已取得商標專用權，並指定使用於肉類及其製品等商標法施行細則第49條第29類之商品，商標專用期間自92年7月1日起至102年6月30日止；又魚鬆、魚脯商品與前開指定使用之商品係屬同類，保護範圍應及於魚鬆、魚脯商品，有經濟部智慧財產局商標註冊號數00000000號註冊証、92年3月6日（92）智商0246字第9290165700號商標核准審定書、96年1月5日（96）智商0924字第09680006860號卷在卷可按（見原審卷第13、15、172頁）。

2、甲○○雖與漁之鄉公司之間有共同合作經營關係，自92年5月16日起至94年5月15日有權使用漁之鄉公司之系爭註冊商標，惟依前所述，兩造間之合作經營關係已於93年1 月合意終止，故自終止日起甲○○須再徵得漁之鄉公司之同意始得使用系爭註冊商標。查甲○○自93年1月起仍在第1號攤位繼續銷售魚鬆等產品，同年9月21日警方對甲○○經營之第1號攤位實施搜索，扣得印有「Y.C.H.漁之鄉」商標及圖樣之包裝袋7只、罐標2張之事實，為甲○○所不爭，並經原審調取本院94年度上易字第1839號刑事卷核閱屬實。甲○○雖辯稱不知系爭商標有經註冊登記云云，惟漁之鄉公司與甲○○既已就商標使用權事項為約定，而系爭商標於商談合作經營前即92年3月6日已經經濟部智慧財產局核准審定公告在案，已如前述，衡情漁之鄉公司應已就系爭商標業經申請註冊登記之情告知甲○○，甲○○當無不知系爭商標有經註冊登記之理。甲○○在兩造之合作關係終止後，未再次獲得漁之鄉公司之同意，竟仍繼續使用印有該註冊商標之包裝袋、罐標等物，於93年9 月21日遭警方在第1號攤位被查獲，其有侵害漁之鄉公司商標權之行為，應堪認定。

3、按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價500倍至1500倍之金額。但所查獲商品超過1500件時，以其總價定賠償金額。商標法第63條第1項定有明文。又商標專用權人依前條規定請求損害賠償時，得就上開3款之計算賠償方式選擇其一為主張，法院不得任意摒棄其主張，改依其他方式計算其損害，此有最高法院86年度台上字第2949號判決意旨參照。經查：漁之鄉公司主張甲○○於93年9 月21日遭警查獲仿冒包裝袋7只、罐標2張，應以此作為查獲侵害商標商品之零售單價計算損害賠償數額等語，然上開扣案之罐標及包裝袋，其內均未裝有商品，尚難單以查獲之件數（計9件）作為商品零售單價之計算基礎。惟甲○○進貨暨販售魚鬆、魚脯商品時，概以每台斤計價，另甲○○於93年9 月21日遭警查獲前，與顧客林立維論價時亦以台斤為單位，且罐裝魚鬆或魚脯每罐重量即為1台斤，再其所開立之發票亦係記載每台斤若干元等情，有由甲○○經營之攤位所開立之統一發票2紙、顧客林立維所攝光碟譯文、進貨明細表可按（見本院94年度上易字第1839號刑事案件警詢卷第41頁以下、原審卷第129頁以下），應可認零售單位係以每台斤計算之。甲○○所僱請之訴外人張展維於93年7 月31日與林立維論價時，係表明1台斤230元，有前揭光碟譯文可為參佐（見本院94年度上易字第1839號刑事案件警詢卷第42頁），則依漁之鄉公司所主張之500倍計算，其損害應為115,000元（計算式：230×500＝115,000）。

4、末按，商標法第63條第3項規定，商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。而按所謂業務上信譽，原即屬抽象存在之概念，其損害並無法具體計算，性質上與民法第195條第1項規定之名譽被侵害之賠償相當，不以實際受有損害為要件，否則即無從與商標法第61條規定之損害賠償請求權相區隔（最高法院85年度台上字第266號判決意旨參照）。又商標之作用，乃在表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批發或經紀之商品，以使一般購買者認識該商標之產品，並藉以辨識商品之來源與信譽（最高法院83年度台上字第2321號判決意旨參照）；是依一般經驗法則，此侵害商標權之行為，直接影響商標權人對於商標之使用，更減少商標權人在同一時地販賣商標產品獲利之機會，對於商標權人業務上之信譽，顯有減損。甲○○與漁之鄉公司訂立系爭共同經營合約，以具有漁之鄉公司商標之包裝、廣告招牌為約定主張內容，足徵漁之鄉公司「Y.C.H.漁之鄉」商標於消費市場上具有其一定之形象，甲○○擅自使用漁之鄉公司商標專用權之侵害行為，足以破壞漁之鄉公司以商標建立與消費者間信賴關係，堪信對漁之鄉公司業務上信譽有所減損，是漁之鄉公司請求甲○○賠償損失，於法有據。查，系爭共同經營合約係以經銷漁之鄉公司之產品為業，而甲○○擅自使用漁之鄉公司之商標販售之時間自93年1月起至93年9月21日約8 月餘，販售地點僅在宜蘭縣烏石港，以及漁之鄉公司資本額500萬元，於83年設立（見原審卷第12頁之營利事業登記證），以及漁之鄉公司91-93年之實際營業狀況，其於93年之營業淨利為90,235元，92年為35,684元，91年為27,748元，有各該年度之營利事業所得稅申報書（即損利及稅額計算書）在卷可按（見本院卷第78、103 、109頁），難認漁之鄉公司業績優良，且漁之鄉公司亦未舉証証明其商譽卓著，以及商譽之客觀價值，故本院認其因此所受之信譽損失應為150,000元（比較其營業淨利），逾此部分之請求，顯然過鉅，不應准許。

八、綜上，漁之鄉公司依商標法規定請求甲○○給付265,000元（115,000＋150,000＝265,000）及自起訴狀繕本送達翌日即94年1月3日起至清償日止按年息5%計算之利息為有理由，應予准許；逾上開金額之請求，為無理由，應予駁回。原審就前開265,000元本息部分所為甲○○敗訴之判決，於法並無違誤，甲○○上訴指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，至於不應准許部分（即1,500,000-265,000＝1,235,000元），原審就金額335,000元（即600,000-265,000＝335,000）本息部分所為甲○○敗訴之判決，尚有未洽，甲○○上訴指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，至於原審就金額900,000元本息部分所為漁之鄉公司敗訴之判決，尚無不合，漁之鄉公司附帶上訴指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由。

九、本件事証已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之舉証，經本院詳加審酌後，認與判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。

據上論結，本件甲○○之上訴為一部有理由，一部無理由，漁之鄉公司之附帶上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、450條、第78條、第79條，判決如主文。

民事第十四庭