最高法院九十一年度台上字第一四一一號

最高法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　九十一年度台上字第一四一一號

上訴人

固貝企業有限公司

法定代理人

陳文銘

上訴人

甲○○

訴訟代理人

王桂樹律師

被上訴人

德商士提理公司（ANDREAS法定代理人 士提理PET

右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十一年一月二十二日台灣高等

法院更審判決（九十年度重訴更㈡字第二號），提起上訴，本院判決如左：

主文

理由

本件被上訴人主張：上訴人甲○○係上訴人固貝企業有限公司（下稱固貝公司）股東兼業務主任，其女即訴外人陳淑芳原為固貝公司董事，執行公司業務，陳淑芳之夫奈及利亞籍人歐克力（LUKE O GBUOKORIE），原亦固貝公司股東，惟該公司業務於陳淑芳、歐克力不在國內時，由甲○○執行，甲○○並經固貝公司授權代表公司處理對外訂貨、付款等事宜。固貝公司、甲○○、暨陳淑芳、歐克力等人均明知「 STIHL」之商標圖樣，業經伊向經濟部中央標準局申請註冊，並取得商標專用權，竟由陳淑芳、歐克力二人在八十一年九月間，自奈及利亞以傳真方式，向不詳廠商訂購鏈鋸用活塞環十五萬個，另向不詳姓名者訂購偽造伊公司之「 STIHL」商標十五萬個，使用於包裝匣卡上，並由甲○○將活塞環置於上有偽造商標之包裝匣卡內，擬外銷至奈及利亞，於八十一年九月三十日上午十一時許，在報關外銷前為警查獲，上訴人仿冒伊之商標，損害伊之商譽，爰依民法第二十八條、第一百八十八條第一項、八十二年十二月二十二日修正前商標法（下稱修正前商標法）第六十一條第一項、第二項、第六十四條第一項第三款、第二項、第六十五條規定，求為命㈠上訴人應連帶賠償伊新台幣（下除另載馬克者外，均同）三百二十九萬六千五百元及其法定遲延利息。㈡上訴人應連帶負擔費用將十五萬個活塞環包裝匣卡上仿冒之「 STIHL」商標全部銷毀。㈢上訴人應連帶負擔費用將本件民事判決主文部分，以八公分乘三十公分之版面刊登於經濟日報及工商時報各一日之判決（被上訴人其餘之請求已經原審於更審前為其敗訴之判決，被上訴人未聲明不服，已告確定）。

上訴人則以：刑事判決認定甲○○係犯刑法第二百五十三條之偽造商標罪，而非修正前商標法第六十二條規定之違法行為，被上訴人依修正前商標法第六十一條、第六十二條、第六十四條及第六十五條規定請求損害賠償，自非有理。甲○○非固貝公司董事、董事長或經理，僅受雇為業務主任，自非固貝公司之有「代表權人」。且伊將仿冒之商標使用於包裝匣卡上，尚未行銷國內外巿場，而被上訴人註冊登記取得商標專用權之商標「 STIHL」為文字商標，除該文字圖樣外，並無其他圖形、記號或其輔佐之中文之商標，即非另外有「商標外文部分」，伊無侵害被上訴人「商標外文部分」

之可能，自無適用修正前商標法第六條第二項後段之餘地。系爭貨品扣押當時，尚未完成公證手續，未達外銷階段，亦無修正前商標法第六條第一項規定之「商標之使用」情形，不得認有使用被上訴人之商標。又被上訴人未舉證受到損害，當無請求賠償之餘地。本件既未外銷，又未達於使用商標之情事，被上訴人商譽無受到損害之可能。被上訴人計算活塞環總價，並未扣除成本；且修正前商標法第六十四條第一項第三款所指之零售單價係指侵害他人商標專用權之商品實際出售商品之單價，非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價，既未行銷出售，無零售價，被上訴人不得以其他貿易商向其訂購之批發單價當做固貝公司之零售價格計算賠償金額等語，資為抗辯。

原審以：上訴人甲○○係上訴人固貝公司之業務主任，於固貝公司實際負責人陳淑芳、歐克力不在國內時，由甲○○執行固貝公司業務，向不詳姓名者購買偽造之被上訴人商標「STIHL 」十五萬個，使用於在鏈鋸活塞環包裝匣卡上，並將鏈鋸用活塞環十五萬個放置於上開有偽造商標之包裝匣卡內，擬外銷至奈及利亞，在報關外銷前，為警查獲，甲○○因偽造已登記之商標，亦經台灣高等法院刑事庭判處有期徒刑四月確定在案，為兩造不爭之事實。而附帶民事訴訟經移送於民事庭後，即為獨立民事訴訟，其裁判不受刑事判決認定事實之拘束，刑事法院雖認甲○○使用仿冒之商標係犯刑法第二百五十三條之偽造商標罪。惟：⑴七十八年五月二十六日修正公布之修正前商標法第六條第一項所謂商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器上之行銷國內巿場或外銷者而言。同條第二項所謂視為使用，則指原非使用而視同使用而言。以他人之註冊商標外文部分，用於外銷商品者，雖非將商品外銷至國外，仍視同使用他人之註冊商標，侵害他人之商標專用權；⑵修正前商標法第五條第一項所謂「商標所用之文字包括讀音在內，以國文為主，讀音以國語為準，並得以外文為輔」，係指本國商標而言，外國商標不受此拘束，而商標之圖樣得以文字、圖形、記號為其內容，因而分為文字商標、圖形商標或記號商標，亦得以文字、圖形、記號之聯合式為其內容，稱之為組合商標，惟不論商標圖樣之內容為何，均應具特別顯著性，足供一般消費大眾辨認其商品。是具特別顯著性之商標圖樣即可申請註冊取得專用權，一旦獲准登記為註冊商標，則就申請圖樣全部取得專用權，要無主副之分。上訴人於八十一年九月間侵害被上訴人之商標專用權，此侵害行為是否適用當時之商標法第六條第二項後段規定，自應參酌七十二年一月二十六日修正公布時之「廠商亦常有於外銷之商品僅標示商標之外文部分，以應國際貿易之實際需要，爰增訂第二項以符實情。」之立法理由，被上訴人係外國法人，在國內以「 STIHL」外國文字註冊取得商標權之外國商標，雖然並無圖形、記號或輔佐之中文，但此項外國商標所用之「 STIHL」外國文字，即足構成商標之主要部分，要無主、副之分，亦即被上訴人係取得「 STIHL」外國文字圖樣之商標專用權；⑶修正前商標法第六條第二項後段文字既明白規定以商標外文部份用於外銷商品者，亦視為使用，故行為人以商標外文部份使用於外銷商品本身即已構成使用商標無疑，至於當初增訂本條項關於使用商標外文部份於外銷商品之規定，係因彼時我國工商業者申請註冊之商標，均必須有中文，間有僅使用外文者，然註冊時仍必須附加中文始予核准，而註冊商標不得改變原註冊商標使用，為便於外銷廠商方便計，故增加規定標示商標外文部分，亦視為使用商標，以因應國際貿易之需要。上訴人辯稱：使用商標外文部份於外銷商品，而在電視、新聞紙類廣告或參加展覽會展覽以促銷商品者，方得視為使用商標云云，並不足採；⑷將商標外文部分用於外銷商品，依修正前商標法第六條第二項後段之規定應論以使用商標，舉輕明重，將外文商標整體使用於外銷商品，應視為使用商標始屬公允。則上訴人辯稱：被上訴人以「STIHL 」外國文字註冊取得商標權，並無圖形、記號或其輔佐之中文之商標，並無另外「商標外文部分」可言，無前開規定之適用云云，亦無足取。甲○○為固貝公司之業務主任，為固貝公司之受僱人，其因執行職務，不法侵害被上訴人之商標專用權，固貝公司應依民法第一百八十八條第一項規定與甲○○負連帶賠償責任。玆修正前商標法第六十四條第一項第三款但書規定：「查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」，而此零售單價係指侵害他人商標專用權之商品實際出售之單價，並非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價，總價即侵害他人商標專用權之商品零售總價，並非商標專用權人自己之商品之零售總價或批發總價，被上訴人選擇以該商品之「零售總價」定賠償金額，於法有據。上訴人或以固貝公司帳冊並未存置國內為由，拒不提出固貝公司訂購仿冒「STIHL」十五萬個 0000 000 0000 型壓力環（含包裝匣卡）相關單據及帳冊，復以系爭貨品非買主向固貝公司訂購，系爭貨品未出賣亦未出口，根本無零售價格，拒不提出外銷奈及內亞之報價，被上訴人欲證明上訴人侵害其商標專用權之商品實際出售之單價，顯有重大困難，然當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，為民事訴訟法第二百二十二條第二項所明定，因審酌上訴人拒不提出其被查獲商品零售價，而被上訴人以查扣當時其他台灣貿易商向其訂購同型壓力環所付之單價每件二點一六馬克為基準，較諸被上訴人同型之壓力環於非洲地區之零售單價為二點六四德國馬克為低，即以經銷商之批發價格請求賠償，應屬合理有據；以此計算總價三十二萬四千馬克，依起訴當日牌告買入匯率折合新台幣二百二十九萬六千五百元，被上訴人得如數請求賠償；又修正前商標法第六十四條第二項規定，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致損害，得另請求賠償相當之金額，被上訴人主張：上訴人圖不法利益大量仿冒載有被上訴人「 STIHL」商標商品十五萬件計畫外銷至非洲地區，打擊被上訴人品質形象及商譽云云。查本件查獲之仿冒商品，占當年被上訴人於非洲地區查獲之仿冒商品營業額之百分之二，而上訴人大量仿造「 STIHL」商標之劣質商品，經報章雜誌報導後，確足使消費者產生誤認並質疑被上訴人之產品信用，對於被上訴人業務信譽確有嚴重之影響，暨系爭商品在報關前查獲，尚未外銷至奈及利亞等一切情事，認被上訴人請求賠償一百萬元為適當；再依修正前商標法第六十一條第二項規定，商標專用權人得請求將用以從事侵害行為之商標及有關文書予以銷毀；則被上訴人得請求上訴人連帶負擔費用將系爭十五萬個活塞環包裝匣卡上仿冒之「 STIHL」商標全部銷燬；末查本件既經認定上訴人違反修正前商標法第六十二條規定，被上訴人依修正前商標法第六十五條之規定，請求被告等應連帶負擔費用將本民事判決主文以八公分乘三十公分之版面刊登於經濟日報及工商時報各壹日，亦應准許等詞，因而為如被上訴人訴之聲明之判決（確定部分除外），經核並無不合。按除法規有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法規之原則，亦即權利義務本體之發生及其內容如何，均應適用行為時或事實發生時所施行法律之規定。原審以前開理由為上訴人不利之論斷，並無違誤。上訴意旨，猶執前詞就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決為不當，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

最高法院民事第六庭