智慧財產法院行政判決

民國102年3月7日辯論終結

原告

志善企業有限公司

代表人

李勝忠（董事）

訴訟代理人

戴雅韻律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

謝文元

訴訟代理人

古朝璟

參加人

吳文勝

訴訟代理人

孫大龍律師

複代理人

葉月雲律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國100 年8 月25日經訴字第10006103290 號訴願決定，提起行政訴訟，前經本院命參加人獨立參加訴訟，且於101 年5 月2 日100 年度行專訴字第112 號裁定後，原告提起抗告，經最高行政法院將原裁定廢棄發回，本院更為判決如下：

主文

事實及理由

一、程序事項：查原告起訴聲明第2 項原為「被告就第M313375 號『外轉式馬達之定子結購改良』新型專利舉發事件（舉發案號為00000000N01 ）應為舉發不成立之審定。」（前審卷第6 頁），嗣於民國101 年12月25日當庭撤回，經被告及參加人同意（本院卷第52頁），核與公益之維護無礙，依行政訴訟法第113 條第1 項至第3 項規定，自應允許。

二、事實概要︰原告前於95年12月15日以「外轉式馬達之定子結構改良」向被告申請新型專利，經編為第95222121號形式審查准予專利後，發給新型第M313375 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以其違反審定時專利法第94條第1 項第1 款、第4 項及第108 條準用第26條第3 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，以98年6 月2 日（98）智專三（二）04099 字第09820324730 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部99年1月25日經訴字第09906050840 號決定駁回。參加人不服，提起行政訴訟，經本院同年8 月12日99年度行專訴字第37號行政判決撤銷前開訴願決定及處分。原告於同年9 月6 日申請更正申請專利範圍，經被告准予更正，重行審酌本件舉發案，認系爭專利違反同法第94條規定，於100 年4 月29日以（100 ）智專三（二）04099 字第10020365050 號專利舉發審定書所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年8 月25日經訴字第10006103290 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，經本院於101 年5 月2日100 年度行專訴字第112 號裁定駁回原告之訴，嗣經最高行政法院101 年度裁字第1789號裁定廢棄發回。

三、原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。並主張：

㈠本件於前案（本院99年度行專訴字第37號）判決確定後，仍得更正：為方便專利權人改善原說明書及圖式內容，避免重新申請專利，專利權人本得於專利法第64條規定之限制內，隨時申請更正專利說明書或圖式，此由專利法第64條就申請更正專利說明書或圖式之規定並無時間之限制即明。是原告於前案判決後，於99年9 月6 日就系爭專利申請更正，經被告准許公告，於法並無不合。

㈡系爭專利之原公告本：

⒈證據2 至4 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至6 項（原公告本）不具新穎性或進步性，被告亦為如是認定。

⒉證據5 、6 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至第5 項（原公告本）不具進步性：系爭專利與證據5 、6 係完全不同的線圈圈繞之空間組態，系爭專利有4 個絕緣柱並未圈繞到，所形成之旋轉磁場不相同，可排除磁波干擾，電流比較穩定，所產生扭力較大，而達成省電的效果，證據5 、6 均未揭示系爭專利線圈圈繞之空間組態。故證據5 、6 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

⒊系爭專利申請專利範圍第2 至5 項為第1 項之附屬項，其所依附之第1 項具有進步性，故第2 至5 項亦具進步性。

㈢系爭專利之更正本：

⒈證據5 、6 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具進步性：

⑴系爭專利經更正後之請求項，其線圈圈繞結構與整體空間型態與證據5 、證據6 之組合並不相同。因圈繞之空間組態不同，系爭專利有4 個絕緣柱並未圈繞到，因此所形成之旋轉磁場不相同，可排除磁波干擾，電流較穩定，所產生扭力較大，而達成省電的效果。再者，系爭專利與證據5 所形成之旋轉磁場亦不相同，系爭專利係適用於較小運轉扭力、較小風量及較不消耗電流之馬達上，證據5 係運用於較大運轉扭力、較大風量及較為消耗電流之馬達上，兩者所適用之馬達功率並不相同，故不能相提並論，證據5 不能證明系爭專利不具進步性。

⑵證據6 亦未揭露與系爭專利更正後之申請專利範圍第1項相同之線圈圈繞結構，不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項之結構特徵不具進步性。

⒉證據5 、6 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）不具進步性：主張同上。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠系爭專利之原公告本：

⒈依前案判決理由（二）之記載，證據2 至證據4 難為關聯性證據，難以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性、進步性，亦無法證明系爭專利原申請專利範圍第2 至6 項不具進步性。又依前案判決理由（三）4 記載，系爭專利原申請專利範圍第1 項為馬達技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據5 、證據6 之組合顯能輕易完成，不具進步性。

⒉證據2 至4 不足以證明系爭專利原申請專利範圍第2 項不具進步性，答辯理由同前。又依前案判決理由（三）5 ，證據5 、6 之組合足以證明系爭專利原申請專利範圍第2項不具進步性。

⒊證據2 至4 不足以證明系爭專利原申請專利範圍第3 項不具進步性，而證據5 、6 之組合足以證明系爭專利原申請專利範圍第3 項不具進步性，答辯理由同前。

⒋證據2 至4 不足以證明系爭專利原申請專利範圍第4 項不具進步性，而證據5 、6 之組合足以證明系爭專利原申請專利範圍第4 項不具進步性，答辯理由同前。

⒌證據2 至4 不足以證明系爭專利原申請專利範圍第5 項不具進步性，而證據5 、6 之組合足以證明系爭專利原申請專利範圍第5 項不具進步性，答辯理由同前。

⒍證據2 至4 不足以證明系爭專利原申請專利範圍第4 項不具進步性，答辯理由同前。又依前案判決理由（三）6 ，證據5 、6 之組合不足以證明系爭專利原申請專利範圍第6 項不具進步性。另依前案判決理由（四）2 ，系爭專利原申請專利範圍第6 項未為新型說明及圖式所支持，而違反92年2 月6 日修正公布之專利法第108 條準用第26條第3 項規定。

㈡系爭專利之更正本：

⒈系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）：

⑴系爭專利原申請專利範圍第1 項與原第2 、3 、4 、5項合併，形成系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本），參照前案判決理由（二）記載，證據2 至4 難為關聯性證據，難以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性，及第2 項至第6 項不具進步性。

⑵證據5 、6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項（更正本）不具進步性：

①比較證據5 、6 與系爭專利申請專利範圍第1 項，差異主要在於證據5 具有六啟動線圈與六運轉線圈，系爭專利申請專利範圍第1 項則為四啟動線圈與四運轉線圈。又證據6 具有牆垣結構，證據6 與證據5 係相同之創作人與申請人，故證據5 與證據6 具有明顯之組合動機，可證明已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之牆垣結構。

②雖系爭專利之啟動線圈與運轉線圈之繞法與證據5 並不相同，且旋轉磁場要外接不同的訊號，因線圈纏繞的方式不同，運轉也不同。惟系爭專利所強調之功效主要仍在於線圈數量改變所致之功效，準此，系爭專利申請專利範圍第1 項為馬達技術領域中具有通常知識者依證據5 、6 之組合顯能輕易完成。

③系爭專利原申請專利範圍第2 至5 項啟動線圈與運轉線圈之繞線方式與方向，藉由證據5 之教示，為馬達領域具有通常知識者顯能輕易思及，所以證據5 、證據6 之組合可證系爭專利申請專利範圍原第2 至5 項不具進步性。而更正前系爭專利申請專利範圍第1 至5 項，相當於更正後第1 項，故系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性。

⑶單獨以證據5 、6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具進步性，已如前述，因此，證據5 、6 、參證4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具進步性。

⒉系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）：

⑴更正後系爭專利申請專利範圍第2 項係進一步敘述定子結構之詳細構造，與原第6 項相較，屬於申請專利範圍之縮減。而依前案判決理由（二）記載，證據2 至4 難為關聯性證據，難以證明系爭專利申請專利範圍第6 項（原公告本）不具進步性，因此，系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）顯亦具進步性。

⑵依前案判決理由（三）6 記載，證據5 、6 之組合尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第6 項（原公告本）不具進步性，因此，系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）顯亦具進步性。

⑶證據5 、6 、參證4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具進步性，已如前述。系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）「外轉式馬達之定子結構改良，其中轉子為十七槽之結構配合為佳」已揭露於參證4 第5 圖，又證據5 、6 、參證4 均為馬達技術領域，難稱沒有動機組合，故證據5 、6 、參證4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）不具進步性。

五、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。茲援引被告之答辯，並補稱略以：

㈠本件既經前案判決確定，兩造自應受拘束，原告不得再向被告申請更正系爭專利之範圍，被告亦應逕行作成舉發成立，撤銷系爭專利之處分，不得受理或實質審理該更正之申請。

㈡系爭專利之原公告本：

⒈系爭專利原公告本業經前案判決認定不具進步性而予以撤銷並確定在案，依行政訴訟法第213 條規定，上開確定判決針對本件訴訟標的即系爭專利權存否之法律關係之認定，即有確定力。

⒉證據5 、證據6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 至第5 項（原公告本）不具進步性：依前案判決理由六（三）⒊至⒌記載，證據5 、證據6 之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第5 項不具進步性。

㈢系爭專利之更正本：

⒈系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）：

⑴證據2 至4 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具新穎性及進步性：查系爭專利申請專利範圍更正本第1 項即原申請專利範圍第1 項與第2 、3 、4 、5 項之合併，故依前案判決之認定可知，證據2 至4 尚難認定系爭專利申請專利範圍更正本第1 項不具新穎性及進步性。

⑵證據5 、6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項（更正本）不具進步性：前案判決認定證據5 、6 之組合可證明系爭專利更正前申請專利範圍第1 項至第5 項不具進步性，由於系爭專利更正後申請專利範圍第1 項即為更正前第1 項至第5項的合併，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項只是將一些習知技術組合，當然為馬達領域具有通常知識者依申請前之先前技術證據5 、證據6 之組合顯能輕易完成。

⒉系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）：

⑴依前案判決，證據2 至4 難為關聯性證據，故難以證明系爭專利原申請專利範圍第6 項不具進步性。而系爭專利申請專利範圍更正本第2 項與原公告本第6 項相比較，屬申請專利範圍之縮減（僅係將「或二十二槽」等字刪除），準此，證據2 至4 不足證明系爭專利申請專利範圍更正本第2 項不具進步性。

⑵證據5 、6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2項（更正本）不具進步性：

①系爭專利申請專利範圍第1 項更正本「直接置入轉子中結合」相關「轉子」之內容，僅在界定申請標的「定子」之用途，而無任何限定效果，且該「轉子」相關前言部分顯然「並未對請求項之技術特徵予以限定，亦未賦予請求項『生命力、意義及活力』而係不可或缺者」。基於附屬項係依附於獨立項之從屬本質，解釋上「轉子」相關部分亦非系爭專利申請專利範圍更正本第2 項之限制條件，故系爭專利申請專利範圍更正本第1 項與第2 項實質上具備相同請求內容。

②證據5 、6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）不具進步性：前案判決已認定證據5 、證據6 之組合可證明系爭專利原申請專利範圍第1 至5 項（即更正第1 項）不具進步性，是以相同證據組合亦可證明與系爭專利申請專利範圍更正本第1 項內容實質相同之更正本第2 項不具進步性。

⑶證據5 、6 、參證4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）不具進步性：

①參加人依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定提出新證據（即證據5 、6 、參證4 之組合）。由參證4之摘要說明與圖5 可知，其轉子具有十七槽，且該十七槽的轉子可和定子配合。是以系爭專利申請專利範圍更正本第2 項所界定之定子與十七槽轉子配合的技術特徵，確屬習知。

②系爭專利申請專利範圍更正本第2 項雖限縮界定「轉子為十七槽之結構配合為佳」，惟其僅於第十二圖中繪出十七槽的轉子，觀其說明書內容，不但完全未提及十七槽的轉子在結構上有任何新穎之處，且系爭專利所謂「安全均勻及節省線圈，降低成本和省電之目的」等功效，皆來自於定子本身結構之改良，和定子與十七槽的轉子配合無關，故系爭專利更正本第2 項將不具進步性之定子與習知結構之轉子5 配合，僅是等效置換，並未產生「協同作用的功效」，自無進步性可言。

㈣原告並未對前案判決上訴，且原告於後續舉發程序縱有更正，亦未依被告指示內容更正，是以原告有多次機會對前案判決理由提出反駁之機會，但都未予處理，實有可歸責於己之事由。原告於被告作成處分後方提起本件訴訟，重新爭執原本不表反對之判決理由，顯不符誠信原則而缺乏正當性。反觀被告則已充分賦予原告程序保障，因此被告逕為舉發成立之原處分並無不當。

六、得心證之理由：

㈠查系爭專利係於96年4 月18日形式審查後准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法為斷。而系爭專利前經本院於99年8 月12日以99年度行專訴字第37號行政判決（即前案判決），撤銷經濟部99年1 月25日經訴字第09906050840 號訴願決定及被告98年6 月2 日（98）智專三（二）04099 字第09820324730 號專利舉發審定書，並命被告就本件舉發案應為舉發成立撤銷專利權之審定，因兩造及參加人均未上訴而告確定在案。原告即於99年9 月6 日申請更正申請專利範圍，經被告准予更正，重行審酌本件舉發案，認系爭專利違反同法第94條規定，於100 年4 月29日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（即原處分）。原告所提之訴願，經經濟部於同年8 月25日決定駁回，原告遂提起本件訴訟。因此，本件爭點如下（本院卷第53至55頁準備程序筆錄）：

⒈本件於前案判決確定後，得否更正？

⒉系爭專利之原公告本：

⑴系爭專利申請專利範圍第1 項（原公告本）：

①證據2 至4 （其中證據2 、3 為證據4 之補強證據）可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項（原公告本）不具新穎性？

②系爭專利申請專利範圍第1 項（原公告本）是否不具進步性？A.證據2 至4 。B.證據5 、6 之組合。

⑵系爭專利申請專利範圍第2 項（原公告本）是否不具進步性？

①證據2 至4 。

②證據5 、6 之組合。

⑶系爭專利申請專利範圍第3 項（原公告本）是否不具進步性？

①證據2 至4 。

②證據5 、6 之組合。

⑷系爭專利申請專利範圍第4 項（原公告本）：是否不具進步性？

①證據2 至4 。

②證據5 、6 之組合。

⑸系爭專利申請專利範圍第5 項（原公告本）是否不具進步性？

①證據2 至4 。

②證據5 、6 之組合。

⑹系爭專利申請專利範圍第6 項（原公告本）：

①系爭專利申請專利範圍第6 項（原公告本）是否不具進步性？A.證據2 至4 。B.證據5 、6 之組合。

②系爭專利申請專利範圍第6 項（原公告本）是否未為新型說明及圖式所支持，而違反92年2 月6 日修正公布之專利法第108 條準用第26條第3 項規定？

⒊系爭專利之更正本：

⑴系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）：

①證據2 至4 可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具新穎性？

②系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）是否不具進步性？A.證據2 至4 。B.證據5 、6 之組合。C.證據5 、6 、參證4 之組合。

⑵系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）是否不具進步性？

①證據2 至4 。

②證據5 、6 之組合。

③證據5 、6 、參證4 之組合。

㈡系爭專利之技術內容：

⒈系爭專利所屬之技術領域：依系爭專利之新型專利說明書【新型所屬之技術領域】記載，系爭專利係有關於一種外轉式馬達之定子結構改良，特別係指一種可快速完成繞線作業及節省電阻漆包線圈數量和安全均勻佈設之定子結構（舉發卷第65頁）。

⒉系爭專利之創作目的：系爭專利係針對習知之馬達之定子結構為改良對象，傳統馬達其所使用的電阻漆包線圈捲繞方式複雜，因定子矽鋼片鐵心需要足夠的面積才放入線圈，而導致定子矽鋼片鐵心面積加大，以利於加工製造；且因捲繞設計不佳，使其在生產製程中需增加較多的程序步驟。第一、習知定子由於槽口為不對稱之設計，必須先後進行繞線作業，產生二道作業程序，相當浪費製作工時。第二、茲因習知定子之槽口不對稱，線圈型態並無法獲得均勻對稱之圈繞，必須再進行壓平之動作再得以定型，不但製程複雜，壓平過程中易使線圈受損。第三、習知定子之線圈僅為二圈型態，所能產生之激磁磁場較小，相對在運轉上必須使用較大電流，以致浪費電子。為解決習知定子之缺失則有另一新型定子結構設計產生（如第94202221號專利結構) 。然而，該案結構係於矽鋼座上圈繞有6 組啟動線圈及6 組運轉線圈所完成，在製程上，由於線圈較多，不僅造成矽鋼座體積過大，在成本上，因線圈較多成本相對增加，又製程步驟較多，完成時間相對較慢；再者，該案之極柱高度皆低於線圈圈繞後之高度，使線圈圈繞後易形成顯露型態，並無隔離保護線圈之結構存在，易因外在因素影響運轉效率。系爭專利之創作係為一種外轉式馬達之定子結構改良，其主體係於矽鋼座上圈繞四組啟動線圈及4 組運轉線圈所組成；該矽鋼座具有複數數量之絕緣柱及槽口，各絕緣柱前端另形成有具高度之牆垣，其中啟動線圈係於軸心孔基準點兩側，分別取等長距離之兩槽口供一組線圈環繞，各別圈繞線圈後並將兩組線圈，形成交叉線圈型態，完成4組啟動線圈於矽鋼座內面；另基準點上下亦相同取等長距離之兩槽口進行圈繞線圈為一組運轉線圈，並令各別運轉線圈後並將兩組線圈形成交叉線圈型態，完成上下另4 組運轉線圈，且覆於啟動線圈外緣，形成雙井字型態，藉此將啟動線圈及運轉線圈均勻佈設於矽鋼座牆垣內，受絕緣柱牆垣之隔離保護，達其安全均勻及節省電阻漆包線圈，降低成本和省電之目的（舉發卷第65至63頁之系爭專利新型專利說明書【先前技術】、【新型內容】）。相關圖式如附圖1 所示。

⒊系爭專利原公告之申請專利範圍共6 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項（舉發卷第59至58頁）。

⑴申請專利範圍第1 項：「一種外轉式馬達之定子結構改良，其主體係於矽鋼座上圈繞四組啟動線圈及四組運轉線圈所組成；該矽鋼座具有複數數量之絕緣柱及槽口，各絕緣柱前端另形成有具高度之牆垣，其中啟動線圈係於矽鋼座軸心對應兩側，分別取等長距離之兩槽口供一組線圈環繞，各別圈繞線圈後並將兩組線圈，形成交叉線圈型態，完成四組啟動線圈於矽鋼座內面；另矽鋼座軸心上下亦相同取等長距離之兩槽口進行圈繞線圈為一組運轉線圈，並令各別運轉線圈後並將兩組線圈形成交叉線圈型態，完成上下另四組運轉線圈，且覆於啟動線圈外緣，藉此將啟動線圈及運轉線圈均勻佈設於矽鋼座牆垣內，受牆垣之隔離保護，直接置入轉子中結合，達其安全均勻及節省線圈，降低成本和省電之目的。」

⑵申請專利範圍第2 項：「依申請專利範圍第1 項所述之外轉式馬達之定子結構改良，其中四組啟動線圈為矽鋼座軸心基準點旁側為第一槽口入第五槽口出，第二槽口入第六槽口出，第十一槽口入第七槽口出，第十二槽口入第八槽口出。」

⑶申請專利範圍第3 項：「依申請專利範圍第1 項所述之外轉式馬達之定子結構改良，其中四組運轉線圈為第四槽口入第八槽口出，第五槽口入第九槽口出，第二槽口入第十槽口出，第三槽口入第十一槽口出。」

⑷申請專利範圍第4 項：「依申請專利範圍第1 項所述之外轉式馬達之定子結構改良，其中四組啟動線圈之環繞為順時針圈繞。」

⑸申請專利範圍第5 項：「依申請專利範圍第1 項所述之外轉式馬達之定子結構改良，其中四組運轉線圈之環繞為逆時針圈繞。」

⑹申請專利範圍第6 項：「依申請專利範圍第1 項所述之外轉式馬達之定子結構改良，其中轉子為十七槽或二十二槽之結構配合為佳。」

⒋本件舉發案經被告依前案判決意旨重為審查，原告於99年9 月6 日申請更正申請專利範圍，將原第1 至5 項合併，形成新的第1 項獨立項，並更正原第6 項為第2 項，直接依附於第1 項，經被告於原處分准許，並於100 年5 月21日公告在案（舉發卷第189 頁反面至188 、171 、169 至166 頁之原處分書第2 至3 頁第十㈠項、專利更正申請書暨更正本，本院卷第105 頁之專利檢索資料）。

⑴申請專利範圍第1 項：「一種外轉式馬達之定子結構改良，其主體係於矽鋼座上圍繞四組啟動線圈及四組運轉線圈所組成；該矽鋼座具有複數數量之絕緣柱及槽口，各絕緣柱前端另形成有具高度之牆垣，其中啟動線圈係於矽鋼座軸心對應兩側，分別取等長距離之兩槽口供一組線圈環繞，四組啟動線圈係以基準點旁側為第一槽口入第五槽口出，第二槽口入第六槽口出，第十一槽口入第七槽口出，第十二槽口入第八槽口出，各別圍繞線圈後並將兩組線圈，形成交叉線圈型態，四組啟動線圈之環繞為順時針圈繞，完成四組啟動線圈於矽鋼座內面；另矽鋼座軸心上下亦相同取等長距離之兩槽口進行圍繞線圈為一組運轉線圈，四組運轉線圈為第四槽口入第八槽口出，第五槽口入第九槽口出，第二槽口入第十槽口出，第三槽口入第十一槽口出，並另各別運轉線圈後並將兩組線圈形成交叉線圈型態，四組運轉線圈之環繞為逆時針圈繞，完成上下另四組運轉線圈，且覆於啟動線圈外緣，藉此將啟動線圈及運轉線圈均勻分佈設於矽鋼座牆垣內，受牆垣之隔離保護，直接置入轉子中結合，達其安全均勻及節省線圈，降低成本和省電之目的。」

⑵申請專利範圍第2 項：「依申請專利範圍第1 項所述之外轉式馬達之定子結構改良，其中轉子為十七槽之結構配合為佳。」

㈢關於本件於前案判決後得否更正、系爭專利申請專利範圍原公告本、更正本與各引證之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第34條第1 項、第8 條第1項、第2 項規定，於審理時詳列各爭點明細，對當事人適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命當事人陳述意見，令其有辯論之機會，且經當事人充分攻防行言詞辯論（本院卷第42頁反面、43頁反面、53、55至56、79至91、98頁之審理單、通知、筆錄）。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌當事人所提之意見加以判斷。

㈣本件於前案判決確定後不得更正：

⒈行政判決之確定力：按訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，有確定力，行政訴訟法第213 條定有明文。所稱確定力，包含形式上之確定力與實質上之確定力（既判力），前者係指判決發生當事人不得以通常之上訴方表示不服，請求上訴審行政法院廢棄或變更該判決之效力；後者係指判決發生形式上確定力後，當事人關於判決內容之確定的判斷，其後不得再就同一法律關係更行起訴或於他訴訟為與確定判決內容相反之主張，法院就後訴訟亦不得為反於該確定判決意旨之裁判（行政法院72年判字第336 號判例參照）。而既判力之客觀範圍，乃判決標的之法律關係，亦即為訴訟標的之法律關係，於確定之終局判決中已經裁判，就該法律關係有既判力（同法第107 條第1 項第9 款規定參照）。既判力之主觀範圍，則及於當事人（包含兩造、參加人）、於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者、為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，且對於為他人而為原告或被告者之確定判決，對於該他人亦有效力（同法第214 條規定參照）。

⒉行政判決之拘束力：撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力；原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之；前2 項判決，如係指摘機關適用法律之見解有違誤時，該機關即應受判決之拘束，不得為相左或歧異之決定或處分（行政訴訟法第216 條第1 、2 、3 項規定參照）；其他訴訟判決，就其事件亦有拘束各關係機關之效力（同條第4 項準用第1 項規定參照）。所謂關係機關，係指因拘束力而必須為作為或不作為之機關均屬之，且不問被告機關與關係機關是否隸屬於同一上級機關。準此，行政法院所為撤銷原決定及原處分之判決，如係指摘事件之事實尚欠明瞭，應由被告機關調查事證另為處分時，該機關即應依判決意旨或本於職權調查事證，倘依重為調查結果認定之事實，認前處分適用法規並無錯誤，得維持已撤銷之前處分見解。惟若行政法院所為撤銷原決定及原處分之判決，係指摘其適用法律之見解有違誤時，該管機關即應受行政法院判決之拘束（司法院釋字第368 號解釋參照）。

⒊專利說明書於行政救濟階段不得為更正，係屬實務慣行，此係本於尊重專利專責機關第一次判斷權之歷史因素，且避免行政爭訟程序因專利權人一再申請或主張更正而不當拖延（最高行政法院92年度判字第431 號、93年度判字第501 號、96年度判字第429 、958 、1414號、99年度判字第1270號、101 年度判字第1007、1008號判決參照）。至於舉發案確定後，被舉發之專利若未被舉發成立仍保有專利權者，仍可依專利法相關規定向專利專責機關申請更正（最高行政法院99年度判字第1270號判決參照）。惟本件原係被告作成舉發不成立之審定，經參加人提起訴願，遭訴願機關決定駁回，參加人即提起前案之行政訴訟，經本院認定證據5 、6 之組合足以證明系爭專利原公告之申請專利範圍第1 項至第5 項不具進步性，且第6 項未能為說明書或圖式所支持，有違反92年2 月6 日修正公布之專利法第108 條準用第26條第3 項規定，並審酌事證已臻明確，且已就各該獨立項及附屬項逐一論斷均不符合專利要件，而無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，故依行政訴訟法第200 條第3 款規定，以99年度行專訴字第37號行政判決撤銷前開訴願決定及處分，並命被告應就系爭專利作成舉發成立撤銷專利權之審定，且告確定在案。揆諸前揭規定及說明，本於前案判決之確定力及拘束力，兩造及參加人均為前案判決既判力之所及，且被告即應受前案判決之拘束，依前案判決之意旨，重為處分，並作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定，就原告嗣後所提之更正受理，應不予受理，並無受理並准許其更正之理，是被告於原處分准許原告更正其申請專利範圍，自有未洽（101年度高等行政法院法律座談會提案四、司法院101 年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案第1號參照）。

⒋至被告為原處分時有效之2006年專利審查基準「第五篇舉發及依職權審查」「第一章 專利權之舉發及依職權審查」「6.舉發審定與撤銷確定」「6.2 原處分被撤銷後之重為審查」（5-1-45至5-1-46）規定舉發案審定後經當事人提起行政救濟，而被撤銷原處分重為審查者，專利權人於「行政救濟階段」提出說明書或圖式（或圖說）更正本者，於撤銷原處分重為審查時，應依第一章4.3 「更正」為之。按憲法第80條明文揭示法官從事審判僅受法律之拘束，不受其他任何形式之干涉。前開專利審查基準為專利主管機關經濟部，為協助下級機關（即被告）或屬官辦理專利申請程序、專利要件審查之統一解釋法令、認定事實等，而訂頒之解釋性規定及裁量基準性質的行政規則（行政程序法第159 條第1 項參照）。對於此一解釋性規定及裁量基準，其係基於行政自我拘束原則間接對外發生效力，僅拘束專利審查機關，而不拘束法院或人民，法院自得依據法律表示其確信合法的見解（最高行政法院100 年度判字第1490、2223號判決參照），僅於未牴觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，得作為法官審判之參考。是上揭基準規定僅指專利權人於行政救濟階段申請更正，被告始依「更正」相關規定處理，並未規定於原處分被撤銷重為審查時，得再准專利權人申請更正，被告於本院審理時辯稱本件係屬舊法，而准許原告更正云云（本院卷第156頁），自有違誤。

⒌本件仍應依更正後之申請專利範圍為審查：

⑴按課予義務訴訟之訴訟標的，依行政訴訟法第5 條規定，應為「原告關於其權利或法律上利益，因行政機關違法駁回其依法申請之案件，或對其依法申請之案件不作為致受損害，並請求法院判命被告應為決定或應為特定內容行政處分之主張」。是原告提起課予義務訴訟如經判決駁回確定者，該判決之確定力（既判力）不僅及於確認「原告對於請求作成其所申請行政處分依法並無請求權」，且及於「被告機關原不作為或否准處分為合法」、「不作為或否准處分並未侵害原告之權利或法律上利益」之確認；若行政法院依同法第200 條第3 款規定判決原告勝訴確定者，該判決之既判力，不僅及於確認原告對被告依法有作成所請求行政處分之權利，及命令被告機關作成特定內容之行政處分，且及於被告機關之否准處分為違法並侵害原告之權利或法律上利益之確認；如行政法院依同法第200 條第4 款規定判決原告勝訴確定者，該判決就原告對被告是否有依法作成所請求行政處分之權利雖未加以確認，亦未命令被告機關作成特定內容之行政處分，惟該判決之既判力，仍及於系爭否准處分或不作為為違法並侵害原告之權利或法律上利益之確認（最高行政法院97年12月份第3 次庭長法官聯席會議㈡參照）。

⑵判斷專利行政訴訟是否同一訴訟標的者，除行政機關所為判斷專利權存否之法律關係是否同一外，就行政機關所為專利權存否判斷，是否違法致損害原告權利之事實，亦應為判斷專利行政訴訟訴訟標的之要素。查參加人在前案所提起之訴訟類型雖為課予義務訴訟，其對象為系爭專利權存否之法律關係，而原告於本件所提之撤銷訴訟，其對象亦為系爭專利權存否之法律關係，前案與本件均為系爭專利權存否之法律關係。惟原告於99年9月6 日提送申請專利範圍更正本，業經被告准予更正，並依更正後之內容審查，作成原處分，則本件行政訴訟之專利內容已經更正，與前案判決之專利內容並不相同，被告所為專利權存否判斷，是否違法致損害原告權利之事實並非同一，自不符合行政訴訟法第107 條第1 項第9 款規定訴訟標的為同一之要件（最高行政法院101年度裁字第1789號裁定參照）。是本件仍應為實體審理，無同法第107 條第1 項第9 款規定之適用。

⑶按行政處分不僅創設或確認行政機關與處分相對人間之法律關係，其對外所產生之法律效果，對其他關係人、其他機關甚或法院產生對世效力。且本件原告申請更正時之專利法第64條第4 項規定：「說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」是更正經專利專責機關公告者，即發生更正之溯及對世效力，與同法第108 條準用第73條第2 項就舉發案所規定新型專利經撤銷確定者始生專利權喪失之效力不同。因而，被告固於前案判決確定後重為處分時，誤為受理並准許原告之更正申請，且公告在案，系爭專利即溯及發生更正之對世效力，於本件有效性之行政爭訟中，應就更正公告後之專利權內容為審理（最高行政法院101年度判字第1007、1008號判決參照）。

㈤按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，無申請前已見於刊物或已公開使用情事者，得依92年2 月6 日修正公布專利法第93條、第94條第1 項第1 款規定，申請取得新型專利。又新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4 項定有明文。而新型有違反同法第94條第1 項第1 款、第4 項規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第107條第2 項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第94條第1 項第1 款、第4 項所定情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人（即參加人）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

㈥參加人所提之引證案：

⒈參加人於舉發階段提出之引證案共5 項（證據2 至6 ），其中證據2 、3 為證據4 之補強證據。

⑴證據2 上方係為弘開發股份有限公司（下稱為弘公司）於94年9 月5 日銷售型號「P2173HBT-ET 」產品予哈伯精密工業（有）公司之統一發票影本（舉發卷第50頁）；證據3 係為弘公司之產品型錄（舉發卷第49至42頁）；證據4 係為弘公司之風扇實品2 個（外放證物）。

⑵證據5 為94年8 月11日公告之我國第M273127 號新型專利（舉發卷第41至25頁），證據6 為93年9 月11日公告之我國第M243849 號新型專利（舉發卷第26至5 頁），其公開日均早於系爭專利申請日（95年12月15日），自得為本件判斷系爭專利是否具進步性之先前技術。

⒉參加人於本件行政訴訟，針對「系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項、第2 項是否不具進步性」之同一撤銷理由，提出新證據即證據5 、6 、參證4 （95年10月19日公開之PCT 第WO2006/108810 號「ELECTRICAL ASYNCHRONOUSMACHINE COMPRISING TOOTHED COILS IN THE STATOR WINDING SYSTEM 」專利，前審卷第108 至123 頁）之組合（前審卷第68至69頁），其中參證4 之公開日早於系爭專利申請日（95年12月15日），得為本件判斷系爭專利是否具進步性之先前技術。爰審酌被告於前案判決確定後，本應依前案判決意旨作成舉發成立撤銷專利權之審定，不應受理原告之更正申請，詎被告不僅予以受理、審查，且於100 年1 月17日通知原告補充說明或更正（舉發卷第176 至174 頁），迄至被告於同年4 月29日作成原處分時止，被告均未依當時有效之2006年專利審查基準「第五篇舉發及依職權審查」「第一章 專利權之舉發及依職權審查」「6.舉發審定與撤銷確定」「6.2 原處分被撤銷後之重為審查」（5-1-45至5-1-46）、「4.3 更正」（5-1-15）規定，通知參加人限期就更正內容表示意見，致參加人無從就更正本補充舉發理由、證據，並未踐行92年2 月6 日修正公布之專利法第108 條、第71條第3 項所定之通知程序，是原處分之程序即有違法之處。然倘本院以此程序違法為由，撤銷原處分及訴願決定，再命被告踐行前開通知程序，使參加人得以提出此新證據，再令原告補充答辯後，由被告重為適法之審查及處分，因之衍生另一行政爭訟程序，徒增原告與參加人之勞費，浪費司法及行政資源。因此，基於智慧財產案件審理法第33條第1 項規定之立法理由，本件應准參加人提出上述新證據，本院並依同條第2 項規定，命被告提出答辯書狀（本院卷第55至56頁），以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。

⒊證據5 之技術內容：證據5 係一種外轉式馬達之定子3 ，包含：一矽鋼座31、一被覆於該矽鋼座31上之絕緣層32、六啟動線圈33，及六運轉線圈34。該矽鋼座31具有十二槽口A ～L ，而每一啟動線圈32是分別圈繞設於該矽鋼座31之第一與第九、第二與第十、第三與第十一、第三與第七、第四與第八，及第五與第九槽口之間；而每一運轉線圈34是分別圈繞設於該矽鋼座31之第一與第五、第二與第六、第四與第十二、第六與第十、第七與第十一，及第八與第十二槽口之間。相關圖式見附圖2 。

⒋證據6 之技術內容：證據6 係一種家庭用交流風扇馬達2 ，包含一轉子單元21、一設於該轉子單元21內之定子單元23、一電路板25，及一基座27。該定子單元23更包含一矽鋼座231、一絕緣層232，及四組線圈束，該矽鋼座231具有十二支等角向外延伸之極柱2313，及十二個形成於兩相鄰之極柱2313間的槽口2314，且每一極柱2313是顯露於外而構成十二磁極，另外，每一線圈束是分別圈繞於該矽鋼座231之設定的二極柱2313上，且該二極柱2313之間相隔有三極柱2313。相關圖式見附圖3。

⒌參證4 之技術內容：參證4 係有關於一種非同步電機裝置，包含一定子（stator）及一轉子（rotor ），且該轉子可具有十一槽、十三槽、十七槽或二十七槽等結構。相關圖式見附圖4 。

㈦本件更正既經公告，即發生更正之溯及對世效力，原公告之申請專利範圍視為自始即不存在，故本件應依更正後之申請專利範圍為審查，無須審酌系爭專利之原公告本。

㈧系爭專利更正後申請專利範圍第1 項：

⒈證據2 至4 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具新穎性及進步性：

⑴證據2 上方之統一發票記載銷售之標的物為型號「P2173HBT-ET 」產品，而證據3 型錄第8 頁揭示有風扇型號「P2173HBT-E」之圖式與技術規格（舉發卷第44頁反面），其所載型號固非完全相同，惟依證據3 型錄第1 頁關於風扇型號之編碼可知，型號「P2173HBT-ET 」的最後1 碼「T 」代表過熱保護（Thermal protection）之設計（舉發卷第47頁），該代碼不影響證據2 與證據3之勾稽，是以證據2 與證據3 可為關聯證據。

⑵證據4 係為弘公司之風扇實品2 個，其中1 個風扇已拆解並以貼紙標示「轉子」，另一個未拆解之風扇貼附有型號「P2173HBT-ET 」及專利號「M273127 」、「M243849 」之2 張貼紙。經檢視該已拆解之風扇矽鋼座運轉線圈繞法，於第二與第六槽口之間、第八與第十二槽口之間，與第M273127 號專利（即證據5 ）圖4 及說明書第8 頁第14至18行之內容（舉發卷第33、27頁）略有出入。且參加人於舉發理由第7 頁第1 至4 行記載：「反觀證據4 同樣是以交叉線圈形態......纏繞4 組啟動線圈，......4 組交叉線圈形態運轉線圈......」等語（舉發卷第79頁），亦第M273127 號專利（即證據5 ）圖4 及說明書第7 頁最後1 行：「......、六啟動線圈33，及六運轉線圈34。」之記載（舉發卷第34、27頁）不符。佐以風扇實品之轉子結構又可予以置換，是上揭證據4 之貼紙所標示之專利號是否為真實，不無疑義，自無從以證據2 、3 補強證據4 之證據能力，是證據2 、證據3 、證據4 難為關聯性證據，無從以之與系爭專利進行技術內容之比對，自無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具新穎性及進步性。

⒉證據5 、6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具進步性：

⑴證據5 、6 與系爭專利之技術比對：

①證據5 說明書第6 頁最後1 段記載：「因此，本新型之目的，是在提供一種能快速完成繞線作業、毋需整型而不易斷線，及使線圈佈設均勻以節省線圈數量之外轉式馬達之定子。」（舉發卷第35頁），是證據5係一種外轉式馬達之定子結構改良，故系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之標的「一種外轉式馬達之定子結構改良」為證據5 所揭露。

②依證據5 圖3 、圖4 及說明書第7 頁倒數第4 行至第8 頁第18行（舉發卷第34至33頁），證據5 的定子3係於其本體310的矽鋼座31上圈繞六組啟動線圈33及六組運轉線圈34所組成，而該矽鋼座31具有十二支極柱311（等同系爭專利的絕緣柱）及十二個槽口A～L，且證據5的六組啟動線圈33及六組運轉線圈34中的每一組線圈均於矽鋼座31上取等長距離之二槽口進行圈繞，使得各別二組線圈彼此間於圈繞後形成交叉線圈型態。相較於系爭專利更正後申請專利範圍第1項，證據5與系爭專利更正後申請專利範圍第1項定子結構之差異，主要在於啟動線圈及運轉線圈等線圈數量與繞線方式上的不同（證據5為六組，而系爭專利為四組），且證據5並未明確揭示其啟動線圈及運轉線圈等線圈繞線方式，另證據5說明書未明確記載矽鋼座31是否於極柱311前端形成牆垣，圖3之定子前視圖及圖4之定子後視圖等圖式亦無法呈現極柱31 1前端是否形成牆垣，是證據5未明確揭示其矽鋼座31是否於極柱311前端形成具有高度之牆垣。

③證據6 圖3 所呈現之定子單元23於其矽鋼座231 上的極柱2313（等同系爭專利的絕緣柱）前端形成具有高度之牆垣，故系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之「各絕緣柱前端另形成有具高度之牆垣」技術特徵為證據6 所揭露。

⑵雖證據5 與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之定子結構分別圈繞有不同數量的啟動線圈及運轉線圈（證據5 為六組，而系爭專利為四組），且為不同的線圈繞線方式與繞線方向，已於前述。然查：

①依證據5 說明書第8 頁第22行至第9 頁第2 行記載：「本新型外轉式馬達之定子3 ，藉由該矽鋼座31具有十二支由本體310 周緣等角向外延伸之極柱311 ，而形成有位於兩相鄰之極柱間的十二槽口（A ～L ），使得當每一啟動線圈33與運轉線圈34分別圈繞於對應之二槽口時，可呈現出一對稱之矽鋼座31結構。......」第9 頁第7 至12行記載：「如前所述，由於本新型外轉式馬達之定子3 藉由該矽鋼座31具有十二支由本體310 周緣等角向外延伸之極柱311 ，而形成有位於兩相鄰之極柱間的十二槽口（A ～L ），使得當每一啟動線圈33與運轉線圈34分別圈繞於對應之二槽口時，可呈現出一對稱之矽鋼座31結構，而使槽滿率均等，......」（舉發卷第33至32頁），證據5 已教示每一組啟動線圈及運轉線圈彼此間均具有相同間隔的槽口數量，以呈現一對稱之矽鋼座結構，則系爭專利所屬馬達技術領域中具有通常知識者顯能據此輕易改變證據5 之啟動線圈及運轉線圈等線圈的線圈組數量，以呈現另一對稱之矽鋼座結構。故系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之「四組啟動線圈及四組運轉線圈」技術特徵為證據5 之線圈組數量上的輕易改變。

②再者，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項所界定之四組啟動線圈及四組運轉線圈的繞線方式與繞線方向等技術特徵，藉由證據5 教示每一組運轉線圈及啟動線圈彼此間具有相同間隔的槽口數量而呈現對稱結構，系爭專利所屬馬達技術領域中具有通常知識者顯能輕易改變證據5 之線圈組數量，並可輕易思及系爭專利更正後申請專利範圍第1 項所界定之四組啟動線圈及四組運轉線圈的繞線方式與繞線方向。故系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之線圈繞線方式與繞線方式藉由證據5 之教示能輕易思及。

③依電磁學原理，線圈繞線方式與繞線方向的不同將對應不同磁力方向而產生不同運轉方式。是證據5 與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不同的線圈繞線方式與繞線方向而有不同的運轉方式，亦為系爭專利所屬馬達技術領域中具有通常知識者依上開電磁學原理明顯可預期。

④證據5 說明書第8 頁第19行至第10頁第6 行記載：「本新型外轉式馬達之定子1 藉由前揭設計，在製造及使用上確實具有以下之優點及功效，茲一一條列說明：1.結構對稱、加工迅速：......。2.線圈不用整型，故不易斷線：......。3.線圈分布均勻、使用量少，且無需增設塑膠插銷而能節省製造成本：......。歸納上述，本新型外轉式馬達之定子3 在製造上，能快速完成繞線作業，且毋需對每一啟動線圈33與運轉線圈34進行整型而不易斷線，同時可使啟動線圈33與運轉線圈34佈設均勻以節省線圈數量，進而達到降低材料成本等功效，故確實能達到本創作之目的。」（舉發卷第33至32頁），是證據5 具有與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項相同之線圈均勻、節省線圈、降低成本及省電等功效，二者在啟動線圈及運轉線圈等線圈數量上的差異僅為上開功效程度上的不同，且該功效程度上的不同本就為系爭專利所屬馬達技術領域中具有通常知識者明顯可預期。易言之，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項在矽鋼座上圈繞四組啟動線圈及運轉線圈，相較於證據5 圈繞六組，明顯可預期產生節省線圈及降低成本等功效；而減少線圈數將使運轉扭力降低並使電流升高（參系爭專利說明書第5 頁倒數第2 行至第6 頁第1 行、證據5 說明書第5頁第8 至14行，舉發卷第65至64、36頁），亦明顯可預期系爭專利相較於證據5 產生較差的省電功效。

⑤依證據6 圖3 及說明書第13頁第16至17行記載：「......而組裝完成之成品，其整體厚度僅相當於轉子單元21之厚度。......」（舉發卷第13頁），證據6 之矽鋼座231 上所圈繞的線圈既可受到牆垣之隔離保護，且定子單元23整體厚度相當於轉子單元21之厚度，是證據6 具有與系爭專利更正後申請專利範圍第1 項相同之保護線圈安全的功效。因此，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之保護線圈安全均勻、節省線圈、降低成本及省電等功效見於證據5 與6 ，更正後申請專利範圍第1 項並無新功效產生。

⑶綜上，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之矽鋼座主體結構技術特徵為證據5 、6 所揭露，其矽鋼座上所圈繞的四組啟動線圈及四組運轉線圈為證據5 之線圈組數量上的輕易改變，至於其線圈繞線方式與繞線方式則為藉由證據5 之教示顯能輕易思及，且系爭專利更正後申請專利範圍第1 項的功效見於證據5 、6 ，而證據5、6均為線圈型態之定子結構，其均屬相同之定子與轉子相互配合作動的外轉式馬達（轉子在定子外側）技術領域，證據5 、6 彼此間具有明顯之組合動機。是以，就整體言之，系爭專利更正後申請專利範圍第1 項並未產生不可預期的功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據5 、6 先前技術顯能輕易完成。因此，證據5 、6 之組合可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性。

⒊證據5 、6 、參證4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項（更正本）不具進步性：證據5 與6 足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，則證據5 、6 與參證4 之組合亦可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性。

㈨系爭專利更正後申請專利範圍第2 項：

⒈更正後系爭專利申請專利範圍第2 項為依附於第1 項獨立項之附屬項，除包含第1 項所有之技術特徵之外，第2 項進一步限縮界定其中「轉子為十七槽之結構配合為佳。」

⒉附屬項之記載，為其所依附請求項專利範圍限制條件，當然包含有其所依附之請求項的所有技術內容在內，附屬項專利範圍必不大於所依附之請求項。故獨立項之發明符合專利要件者，其附屬項當然符合專利要件（最高行政法院99年度判字第1366號判決參照）。如獨立項不具專利要件，由於附屬項係對專利範圍進一步之限制、說明或附加，具有所直接或間接依附之獨立項或附屬項以外之技術特徵，已縮小專利範圍，未必不具專利要件，專利專責機關自仍應逐項就已縮小專利範圍之附屬項的發明作進一步專利要件之審查，不得僅因其獨立項不具專利要件，即對其附屬項逕予核駁，此即逐項審查之原則（最高行政法院96年度判字第1412號、99年度判字第636 號判決參照）。因此，被告於原處分僅比對證據5 、6 與更正後系爭專利申請專利範圍第1 項，即謂「證據5 結合證據6 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第2 項不具進步性」，遽為舉發成立撤銷專利權之審定（見原處分第6 至9 頁之理由第十㈤項），漏未審查更正後系爭專利申請專利範圍第2 項，顯未為逐項審查，遽為審定，縱使長久以來，我國專利審查實務維持專利專責機關基於專利整體性之考量，於最終審定時為全案准駁，而非為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之見解，非謂被告即可審查部分請求項，或以「原告未答覆」為由（前審卷第61頁）卸責，恣意忽略逐項審查原則，是原處分之程序即有違法之處。然倘本院以此程序違法為由，撤銷原處分及訴願決定，再命被告依逐項審查原則，重為適法之審查及處分，因之衍生另一行政爭訟程序，徒增原告與參加人之勞費，浪費司法及行政資源，本院即命被告就有關更正後系爭專利申請專利範圍第2項之爭點提出答辯書狀（本院卷第55至56頁），以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。

⒊證據2 至4 無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）不具進步性：如前所述，證據2 、證據3 、證據4 難為關聯性證據，無從以之與系爭專利進行技術內容之比對，自無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）不具進步性。

⒋證據5 、6 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）不具進步性：證據5 並未教示任何有關轉子結構之技術內容，雖證據6圖2 至圖4 揭示有定子單元23與轉子單元21互相套合之結構圖，然該轉子單元21並未有任何「槽」之構造，故證據5 及證據6 實質上並未揭示系爭專利更正後申請專利範圍第2 項之「轉子為十七槽之結構」技術特徵。是以，證據5 與6 之組合無法證明系爭專利更正後申請專利範圍第2項不具進步性。

⒌證據5 、6 、參證4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項（更正本）不具進步性：

⑴雖證據5 及證據6 均未揭示系爭專利更正後申請專利範圍第2 項之「轉子為十七槽之結構」技術特徵，已如前述，然參證4 圖5 及說明書首頁之摘要（Abstract）已揭示其定子係與具有十七槽結構之轉子相互組合（前審卷第108 頁），故系爭專利更正後申請專利範圍第2 項進一步界定之附屬技術特徵為參證4 所揭露。又參證4既已揭露定子可與具有十七槽結構之轉子相互組合，自亦具有與系爭專利更正後申請專利範圍第2 項相同之「定子與十七槽轉子結構配合較佳」的功效。且證據5 、6 及參證4 均為線圈型態之定子結構，其均屬相同之定子與轉子相互配合作動的外轉式馬達（轉子在定子外側）技術領域，故證據5 、6 及參證4 彼此間能夠相互組合。

⑵就整體言之，系爭專利更正後申請專利範圍第2 項並未產生不可預期的功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據5 、6 與參證4 先前技術顯能輕易完成，故證據5 、6 與參證4 之組合足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第2 項不具進步性。

七、綜上所述，經整體技術特徵比對，證據5 、6 之組合足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性，但不足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第2 項不具進步性，惟證據5 、6 與參證4 之組合足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第2 項不具進步性。雖被告於前案判決確定後，本應受前案判決既判力及拘束力所及，逕為舉發成立撤銷專利權之審定，被告卻受理原告更正之申請，亦未通知參加人就此陳述意見，且違背逐項審查原則，漏未審酌系爭專利更正後申請專利範圍第2 項，逕以證據5 、6 之組合，認定系爭專利有違92年2 月6 日修正公布之專利法第94條第4 項規定，而為「舉發成立」之處分，其程序及理由實有違誤，有待被告日後改善。而訴願決定未予指摘，且認證據5 、6 之組合均足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 、2 項不具進步性，並予維持原處分，亦有未洽。然經本院審酌前揭情事後（如前第六㈥⒉、㈨⒉項所述），認原處分之行政瑕疵尚未導致實體違法結果，而准許參加人於本院審理時提出新證據（即證據5 、6 、參證4 之組合），並命兩造及參加人就各項爭點逐一答辯，本件基於兩造及參加人之辯論，逐項審查而認定系爭專利更正後申請專利範圍第1 項、第2 項均不具進步性。雖102 年1 月1 日修正施行之專利法第73條第2項、第79條第2 項改採逐項准駁原則，然本件事證明確，原告已無所謂更正之程序利益可言，從而，原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭