智慧財產法院行政判決

原告

大立光電股份有限公司

代表人

林恩舟

訴訟代理人

郭雨嵐律師

訴訟代理人

謝祥揚律師

訴訟代理人

陳威如律師

輔佐人

戴嘉甫

被告

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏

訴訟代理人

黃濟陽

參加人

先進光電科技股份有限公司

代表人

林忠和

訴訟代理人

余明賢律師

訴訟代理人

洪舒萍律師

訴訟代理人

許譽鐘律師

參加人

盧建中

上列當事人因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國106年9 月13日經訴字第10606310840 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰

主文

事實

一、事實概要：參加人先進光電科技股份有限公司（下稱先進光公司）於民國（下同）101 年4 月18日以「點膠針頭結構」向被告申請新型專利，經被告編為第101207176 號進行形式審查，准予專利，並發給新型第M438320 號專利證書（下稱系爭專利）。原告大立光電股份有限公司（下稱大立光公司）主張其所有之「附擋塊之多針點膠裝置」營業祕密（下稱系爭營業祕密）係遭其離職員工鄒永烽、謝炘穎、翁偉哲、朱威丞（下稱鄒永烽等4 人）交給先進光公司使用並申請系爭專利，系爭專利之申請權、專利權應歸大立光公司所有。嗣參加人盧建中（下稱盧建中）以系爭專利違反核准時專利法第94條第4 項之規定，對之提起舉發，大立光公司以上開理由申請參加舉發，經被告審查，以106 年2 月21日（106 ）智專三（三）05132 字第10640268060 號函否准大立光公司參加N01舉發案，並以106 年3 月22日（106 ）智專三（三）05132字第10620316970 號專利舉發審定書為「請求項1 至6 舉發成立，應予撤銷」之審定即原處分。先進光公司就原處分並未不服。嗣大立光公司不服原處分，再以上開理由提起訴願，經經濟部認為其符合利害關係人之身分得合法提起訴願而續為實體審查，並為訴願決定駁回，大立光公司仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命盧建中獨立參加本件訴訟，且依先進光公司之聲請，准予先進光公司參加本件訴訟。

二、原告聲明訴願決定及原處分均撤銷，並主張如下：

(一)大立光公司得合法參加舉發及起訴，且本件無裁定停止訴訟之必要：行政程序法第23條規定：「因程序之進行將影響第三人之權利或法律上利益者，行政機關得依職權或依申請，通知其參加為當事人。」大立光公司自始至終均主張擁有系爭專利所涉技術之專利申請權、專利權，就撤銷系爭專利之專利權之原舉發審定，自具利害關係人之身分，得以利害關係人之身分參加舉發，並對於原舉發審定提起訴願、行政訴訟。再者，本件訴訟並非以另案專利權歸屬之民事訴訟為前提，二者主要爭點不同，故無裁定停止訴訟之必要。

(二)先進光公司就系爭專利自為舉發，被告應就本件舉發案為不受理之決定：大立光公司所提「自己舉發」之攻擊方法，係在促請鈞院審認原處分之適法性，先進光公司辯稱大立光公司不得提出「自己舉發」之新主張，且要求鈞院不應審理，顯無理由。再者，依被告所頒佈之專利審查基準已明文：「…所謂『任何人』並不包含專利權人自己在內，以免與公眾審查之制度不符，故專利權人自為舉發申請者，應不予受理」。大立光公司為證明本件舉發案係由先進光公司假借盧建中之名提起，曾聲請就訴外人宏景智權專利商標事務所（下稱「宏景事務所」）、長宏國際專利商標事務所（下稱「長宏事務所」）等人持有本件舉發案申請相關事項之明細清單、收據等證據資料予以保全，由上開保全資料其中之「採購單」經先進光電公司「總經理室」之簽名承認，且該採購單之檔案名稱與被告就本件舉發案收取之審查費收據亦記載相同之案號，即可得知本件舉發案確係先進光電公司委請長宏事務所提出之舉發案。此亦可從長宏事務所所提出之「請款單」、「收據」，均記載：「客戶名稱：先進光電科技股份有限公司」「服務費（專利分析評估）58,000」與「收款明細」檔案，其記載先進光公司曾於103 年12月8 日付款58,000元，得出相同之結論，即先進光公司委任長宏事務所辦理N01 舉發案，其委任報酬係由先進光公司支付。又盧建中於103 年間同時對系爭專利提出舉發，亦對另案「遮光片送料機構」專利提出第101206404N02號舉發案。此二件專利恰巧均為大立光公司主張先進光公司不法竊取自大立光公司之技術；再以「專利檢索系統」查詢，除上開二件舉發案外，盧建中另曾提出6 件舉發案其個別涉及技術領域分佈甚廣。是以盧建中似以代他人提出專利舉發案為業，自亦可能代先進光公司提出本件舉發，而屬目前專利法所不許之自己舉發。綜上，本件舉發案實際舉發人既為先進光公司，被告應就先進光公司所為之「自己舉發」，作成舉發不受理之決定，而不應予以實體審查並作成審定。被告未見及此，誤為實體審查及決定，於法自有不合，自應予以撤銷，以資適法。

(三)縱認被告就本件舉發案得續為實體審理，舉發證據之組合亦均無法證明系爭專利各請求項不具進步性：舉發證據2 係揭示用於注入熱溶塑膠液體之裝置、舉發證據3 係作為注入「食材」（液體或半液體）之用、舉發證據4係用於「非編織而成之紡織品」（nonwoven；如絲線）之黏著接附用途，均與系爭專利所涉係用於鏡頭模組之點膠製程之用途顯不相同；舉發證據5 說明書圖式係揭示「單針」點膠製程，與系爭專利係採「多針」點膠，已有明顯差異；證據12亦未揭示系爭專利之「長型椎狀針管」、「擋塊」等關鍵技術。又舉發證據2 、3 均係將大量之熱熔性塑膠液體、食材，塗抹於特定工作表面，無法達成將液體或食材精準地以固定劑量塗敷於特定位置之功效。惟系爭專利請求項1 揭示之環設於封閉端表面之數針頭係將固定劑量膠水液體點膠於鏡頭模組之鏡頭周圍，顯非相同之技術手段。況且系爭專利所涉及之技術背景為鏡頭模組內之點膠製程，其因體積極小，需精密度極高之技術背景，自不得互相比擬，故熟悉點膠製程技術之人，自無任何動機，於參考舉發證據2 、3 後完成系爭專利請求項1 之技術特徵。再者，舉發證據3 之「distributing walls 31 」，實係用以區隔各噴頭噴灑食物之區域及範圍，與系爭專利請求項4 所稱「止擋凸塊」係在避免針頭過度接觸鏡片，顯非相同之技術手段，故舉發證據2 、3 與舉發證據4 之組合，自無法證明系爭專利請求項4不具進步性。況舉發證據5 係以「透鏡」部品旋轉之方式，使該專利揭示之點膠針於該「透鏡」部品各處重複點膠，且該點膠裝置係以單一針管進行點膠，待點膠之部品則以「旋轉」之方式，移至點膠針頭之下方，以待點膠。然系爭專利請求項6 係以「環設」之針頭進行點膠，此與舉發證據5 顯有差異且舉發證據5 亦未揭示請求項6 所稱「阻擋凸塊」。又舉發證據3 係將食物塗敷於特定工作表面，與系爭專利請求項6 揭示點膠裝置與鏡頭模組間之關係，亦顯有差異。故舉發證據3 、5 均未揭示系爭專利請求項6 進一步界定之技術特徵，則舉發證據2 、3 、4 、5 之組合，亦無從證明系爭專利請求項6 不具進步性。

三、被告聲明駁回原告之訴，並答辯如下：

(一)原處分之程序並無不法：行政程序法第23條係規定「得」之用語，此非法律之強制規定，係給予被告是否通知大立光公司參加舉發程序之裁量餘地，況大立光公司業以利害關係人之身分對舉發案提起訴願並陳述意見，應可認該程序瑕疵已獲補正，基於訴訟經濟原則，本件應續為後續之實體審判程序。

(二)舉發證據之組合均足以證明系爭專利各請求項不具進步性：1.證據2 為融熔熱塑性材料施加噴嘴結構，使得施加工件平面可進行均勻塗佈作業；證據3 噴頭噴嘴結構係可將液體正常地施加待塗佈工作表面，即組合證據2 、3 可使液體或食材精準地以固定劑量塗敷於特定位置；另證據3 圖式第4 圖之噴嘴結構除設置於下端部中心外，亦環設於下端部且呈60度等分間隔設置，而省略中心部分之噴嘴結構僅係簡單變更，故證據3 自亦已揭示系爭專利請求項1 中之「另封閉端表面環設有數針頭」及請求項3 所附屬之「該儲膠柱身部之封閉端表面所設數針頭係呈60度等分間隔設置」技術特徵，大立光公司所述，尚難足採。又證據3 圖式第4 圖亦已揭示系爭專利請求項4 之結構特徵，至於大立光公司所稱系爭專利之『止擋凸塊』係在避免針頭過度接觸鏡片，顯未記載於系爭專利之說明書中，尚難據以為系爭專利是否具進步性之判斷依據。

2.至證據5 雖係以透鏡單元旋轉之方式點膠，然證據3 已揭示非旋轉之方式供應液體或半液體且噴嘴元件具備噴嘴口及阻隔壁分別等分間隔設置，而證據5 圖式第19圖顯示鏡頭黏接注射器係垂直於欲黏貼鏡頭單元。故組合證據3 、證據5 已揭露系爭專利請求項6 所附屬之數個針頭與止擋凸塊垂直於加工鏡頭等特徵，大力光公司所述，尚難足採。

四、先進光公司參加聲明駁回大立光公司之訴，並答辯如下：

(一)大立光公司非系爭專利之權利人，且未具有利害關係，其當事人不適格：大立光公司引用另案專利權歸屬之民事一審判決聲稱其為系爭專利之真正權利人，但另案一審判決尚未確定，法院亦未准許假執行，即仍無令其成為專利權人及專利申請權人之效力。是以，大立光公司主張其為申請權人云云，目前純屬單純主張而已，而非其「現已存在」之權利或法律上利益。況訴願決定以非賦予大立光公司對於系爭專利一定法律上之權利或利益之保全裁定為據，認大立光公司就系爭專利是否應予撤銷具有利害關係云云，即有至為明顯之錯誤，訴願機關應依訴願法第77條規定為「訴願不受理」之決定、鈞院應以大立光公司非利害關係人而有當事人不適格之情事，裁定或判決駁回大立光公司之訴。

(二)本件應裁定停止訴訟：大立光公司主張「其為實質專利權人」且「已提出專利權歸屬之民事訴訟」，而具有本件訴訟之當事人適格，故應認依其主張符合行政訴訟法第177 條應停止訴訟之規定，爰依行政訴訟法第177 條第1 項規定，聲請裁定停止本件訴訟程序，以避免本件判決之結果與民事法院見解互相矛盾。

(三)大立光公司不得於訴訟中始提出「自為舉發」之爭點及新理由，況本件並無自為舉發之情形：

1.大立光公司就「自己舉發」之理由未在舉發審定或訴願決定前提出，此即屬於行政訴訟中之「新理由」；而依智慧財產案件審理法第33條反面解釋，僅就「同一理由」放寬新證據之提出，但未在舉發審定或訴願決定前提出之「新理由」，故無論行政訴訟言詞辯論是否尚未終結，鈞院均不得斟酌。

2.遍觀專利法全文，對於基於進步性提出舉發之「任何人範圍並未設有任何限制，亦未授權主管機關作出任何限制；然而專利審查基準第五篇舉發審查第2.1.1項（下稱審查基準）竟增加「不包含專利權人本人」之要件，顯增加專利法所無之限制，亦顯非單純技術、細節性事項，逾越母法之規定，違反法律保留原則。縱認得適用該審查基準，然該審查基準禁止專利權人自為舉發之規定，亦僅係被告就申請案件之審查事項，並未賦予主管機關以外之人任何公法上之權利，可據此主張應駁回舉發之聲請。再者，大立光公司既非遭駁回申請之舉發人，卻於本件訴訟主張適用該審查基準，至屬無據。況本件並非「自為舉發」，亦無該制度欲防免之「專利權人故意使舉發不成立，而藉此排除舉發證據將來利用」之弊端存在，因形式上而言，專利權人為先進光公司，舉發人則為盧建中，兩者並非同一人，且本件之審定結果為「舉發成立」。而非審查基準所稱之「舉發不成立」。

五、盧建中參加聲明駁回大立光公司之訴，並答辯如下：

(一)盧建中並非代先進光公司提出舉發案：伊畢業於正修科技大學五專部、國立屏東科技大學土木工程系，具有一定程度之理工技術背景，長期居住於中國廣東省深圳市，目前任職於中國深圳市中保國安集團有限公司，其於2014年8 月間委託長宏事務所辦理系爭專利之舉發案，經長宏事務所告知有利害衝突後，伊僅委託長宏事務所處理技術檢索及代送系爭專利之舉發案，舉發理由係伊委託朋友撰寫而成，伊並未與訴訟任何一方有利害關係。

(二)本件證據組合確實足以證明系爭專利請求項1 至6 均不具進步性：系爭專利對應美國申請案之申請專利範圍及所引用之證據均與本件舉發案相同，故該核駁意見所為之認定當具有參考價值。至大立光公司所稱「止擋凸塊」，則已對應並揭露於證據3 「distributing wall 31」、證據4 「wall 22100」，功能與作用均同，大立光公司仍執詞辯稱，顯無理由。

六、得心證之理由：

(一)大立光公司得否提起本件訴訟：

1.按所謂行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為而言。至行政機關於作成完全及終局之決定前，為推動行政程序之進行，所為之指示或要求，學理上稱之為「準備行為」，準備行為未設定有拘束力之法律效果者，因欠缺規制之性質，並非行政處分；如具有規制之性質，亦因其並非完全、終局之規制，為程序經濟計，不得對其單獨進行行政爭訟，而應與其後之終局決定，一併聲明不服。行政程序法第174 條前段規定：「當事人或利害關係人不服行政機關之行政程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之」，即是本於此意旨而訂定。次按「訴願法第18條及行政訴訟法第4 條第3 項所謂利害關係，係指權利或法律上之利益受侵害之利害關係。又當事人適格，乃指當事人就特定訴訟標的有實施訴訟之權能而言，祇須主張自己為權利人，而對其主張之義務人提起，即為當事人適格，亦即當事人是否適格，應依原告起訴主張之事實為斷，而非依審判之結果定之。上訴人雖非系爭公函之受處分人，惟其係被上訴人撤銷79年備查函（就上訴人為觀音佛祖神明會管理人准予備查）之當事人，應認其對系爭公函具法律上之利害關係，為利害關係人，故其不服系爭公函循序提起訴願，應無不合」（最高行政法院94年度裁字第150 號行政裁定、99年度判字第923 號行政判決參照）。

2.經查大立光公司主張其為系爭專利之真正專利權人，並以此理由向被告提起N02 舉發案（本院106 年行專訴字第58號），且就系爭專利權歸屬之爭執亦有另案之民事二審訴訟審理中（本院106 年度民營上字第3 號），可認大立光公司有取得回復為系爭專利權之權利人之期待利益，且另案一審裁定（本院102 年度民全字第8 號）亦已禁止先進光公司處分系爭專利，則系爭專利於本件舉發程序之進行，難謂對大立光公司之權利或法律上利益無任何影響，是以依前開最高行政法院判決意旨，大立光公司得以利害關係人之身分對系爭專利舉發案提起訴願，並得就經濟部所為之訴願決定提起本件行政訴訟。

(二)本件無裁定停止訴訟之必要：先進光公司以大立光公司係主張「其為實質專利權人」且「已提出專利權歸屬之民事訴訟」，而具有本件訴訟之當事人適格，而認依其主張則符合行政訴訟法第177 條應停止訴訟之規定，爰依行政訴訟法第177 條第1 項規定，聲請裁定停止本件訴訟程序，以避免本件判決之結果與民事法院見解互相矛盾云云。惟按行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序，同法第177 條第1 項固有明文，惟其前提係以行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據。經查大立光公司既已主張本件訴訟有先進光公司是否於其仍屬「登記名義上專利權人」之期間，假借他人名義提起舉發申請（即自己舉發）之違法情形，且此項爭點與另案二審訴訟主要爭點為確認申請專利權及專利權之歸屬，二者間並無以民事法律關係是否成立為準據，亦無俟「前開民事訴訟終結，否則本件行政訴訟即無從或甚難判斷」之情形。故先進光公司之聲請核與行政訴訟法第177 條第1 項規定未符，即無停止訴訟程序之必要。

(三)大立光公司得於本件行政訴訟主張先進光公司自為舉發：先進光公司主張有關為舉發之爭點，並未在原處分及訴願決定時提出，且未經判斷，因此大立光公司不得於本件行政訴訟時提出此爭點云云。惟查大立光公司就系爭專利本件舉發案為利害關係人已如前所述，則被告以（106 ）智專三（三）05132 字第10640268060 號函（下稱否准函）駁回理由僅說明大立光公司非屬專利法第71至75條規定之舉發當事人或專利權人，並未審認大立光公司係以利害關係人身分申請參加，則原處分否准大立光公司以利害關係人身分參加舉發程序，使其無法就系爭專利本件舉發案於原處分階段即為有效主張，已有違誤。且按調查事實關係，不受當事人主張之拘束，行政訴訟法第125 條第1 項定有明文。而參加人是否具備參加人之資料，本屬原處分及訴願機關應依職權調查事項，此訴訟資格亦屬行政救濟階段均應依職權調查事項，本即不受當事人主張之拘束。故先進光公司此部分之主張，亦非可採。

(四)先進光公司自為本件舉發，被告應為不受理之審定：

1.按「其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。」99年8 月25日修正公布之專利法第67條第2 項後段定有明文，核其與現行專利法第71條第1 項「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：」之規定相同，而關於得提起舉發之人，雖條文規定任何人均得提起，然考量舉發為公眾審查制度，若由專利權人自為舉發，則與專利法規定舉發程序之進行均係以兩造當事人參與為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序，且舉發案件以審酌舉發聲明、理由及所檢附證據為原則，審定舉發不成立時，尚對第三人發生一事不再理之阻斷效力，是以所謂備任何人」並不包含專利權人自己在內，以免與公眾審查之制度不符（見被告所訂之2013年版「專利審查基準」第5-1-2 頁有關「2.1 提起舉發之人」一節）；又倘若舉發成立時，雖形式上看似對公眾審查制度不生影響，然於專利權人以侵害他人營業秘密方式取得專利權之情形下，專利權人為避免遭訴追侵害營業秘密之責任，而自為舉發撤銷專利權時，係以利用專利舉發制度而脫免其刑事及民事責任，可認實質上已對公眾審查制度所欲達成之功能與目的造成損害，故所謂「任何人」並不包含專利權人自己在內，縱使舉發成立亦同，故專利權人自為舉發申請者，應不予受理。況行使權利，履行義務應依誠實信用方法，民法第148 條第1 項定有明文。專利權人如欲放棄專利權，自可以不積極實施，不消極抵擋，或不繳納權利維護費用等方式，致專利權發生事實上無效之可能，而舉發程序係為公益而設，自不得由專利權人僅以私益為出發點而為自己舉發，故上開規定所稱「任何人」當然不應包括自己舉發，此為至明之理。

2.經查，本院107 年6 月27日於第三人宏景事務所保全之證據資料及長宏事務所提出之證據資料中包含下列檔案：「（涉及營業秘密勿公開）AOET-14006-OTH_ 客戶回傳採購單」（下稱檔案1 ）；「AOET-14006-OTH_ 官方收據」（下稱檔案2 ）；「AOET-14006-OTH_ 官方舉發答辯通知」（以下稱檔案3 ）；「CZ0000000000」（以下稱檔案4 ）。其中檔案1係先進光公司向長宏事務所採購之採購單，該採購單經先進光總經理室高維亞承認簽名，應可信為真正，而長宏事務所儲存該採購單之檔案名稱為「（涉及營業秘密勿公開）AOET-14006-O TH_客戶回傳採購單」；檔案2 係被告就N01 舉發案收取之審查費收據，該收據之右上方以手寫方式記載「AOET-14006-OTH」之編號，而長宏事務所儲存該收據之檔案名稱為「AOET-14006-OTH_ 官方收據」；檔案3 係被告就000000000N01舉發案所發之函文，該函文之右上方以手寫方式記載AOET-1 4006-OTH 之編號，而長宏事務所儲存該函文之檔案名稱為「AOET-14006-OTH_ 官方舉發答辯通知」；檔案4係長宏事務所向先進光公司請款之請款單及收據，該請款單記載「客戶名稱：先進光電科技股份有限公司」、「本所編號：AOET-140 06-OTH 、AOET-14009-OTH」、「申請日/ 號：101/04 /18／000000000/000000000N1 ；1 」，該收據記載「客戶名稱：先進光電科技股份有限公司」、「長宏編號：AOET-14006-OTH、AOET-14009-OTH」、「申請號：000000000/000000000N1 ；000000000/00000000」。參照上開檔案1 之採購單內容，可知先進光公司委託長宏事務所辦理專利分析評估，長宏事務所將該採購單之檔案名稱命名為「（涉及營業秘密勿公開）AOET-14006-OTH_ 客戶回傳採購單」，其中「AOET」即為先進光公司英文名稱「ABILITY OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD」之縮寫，而檔案2 、3之檔案名稱及內容中同樣包含有「AOET-14006-OTH」之相同編號，因此檔案1 至3 可相互勾稽，茲由上開經證據保全程序所得資料相互勾稽可推知「AOET-14006-O TH 」係長宏事務所對先進光公司所提供服務之編號，並確認檔案1 採購單之採購內容係檔案2 、3 之官方收據及函文中所載之N01 舉發案。又檔案4 亦為長宏事務所與先進光公司間之請款單及收據，該請款單及收據內容亦載有「AOET-14006-OTH」之相同編號，是以檔案4 亦可與檔案1 至3 相互勾稽，並確認N01 舉發案之相關費用係由先進光公司所支付。

3.次查本院函調被告查詢盧建中近3 年所提起之舉發案，共計提出4 件舉發案（見本院卷二第587 至600 頁），各該舉發案所涉專業技術分佈甚廣，除本件N01 舉發案涉及之光學鏡頭元件製程外，其餘4 件舉發案涉及技術領域如：食品工業（麵粉組成物）、判定藥物是否有不良反應之方法、動態隨機存取記憶體、高壓冷泡茶飲裝置，且申請人之住址為臺北市○○區○○路000 巷00號3 樓。而依本院查詢盧建中之所得及入出境資料顯示，盧建中於102 至104 年在臺灣並無所得，其頻繁出入境地點均為高雄，而非上述臺北之住所，顯見盧建中應係提供自己之名義，供他人用以提起專利舉發。況本院於102 年10月11日裁定禁止先進光公司處分系爭專利後，即有以盧建中之名於103 年8 月4 日提起之本件舉發案，故本件舉發案應係長宏事務所依先進光公司之委託而辦理，且向其收取費用，實際之出資者即舉發人為先進光公司，故本件有先進光公司自為舉發之情事，被告就本件舉發申請應為不受理之審定。

七、綜上所述，原處分未詳究本件先進光公司有自為舉發之情事，即予以專利舉發成立之處分，容有違誤。訴願機關對此瑕疵未予糾正仍予維持，亦有未合，均應由本院依法予以撤銷，發回原處分機關依本判決之見解另為適法之處分。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭