112年度民商上字第2號｜智財：侵害商標權有關財產權爭議｜裁判日期：113 年 06 月 27 日

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民商上字第2號上訴人非常境界文創有限公司法定代理人田竹英訴訟代理人陳振禮律師廖忠信律師被上訴人靜和堂有限公司兼法定代理人梁明宗上二人共同訴訟代理人楊延壽律師上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國111年11月30日本院111年度民商訴字第12號第一審判決提起上訴，本院於113年5月23日言詞辯論終結，判決如下：主文一、原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。二、上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣壹佰參拾萬貳仟元，及自民國110年12月28日起至清償日止，按年息5%計算之利息。三、其餘上訴駁回。四、第一、二審訴訟費用（除確定部分外）由被上訴人負擔十分之三，餘由上訴人負擔。事實及理由甲、程序方面：一、按依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國112 年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。二、本件上訴人於原審請求被上訴人連帶給付新臺幣（以下如未註明幣別即為新臺幣）3,169萬680元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止法定遲延利息，原審判決上訴人全部敗訴，上訴人就其中500萬元本息部分提起上訴，未上訴部分業已確定。乙、實體方面：壹、上訴人主張略以：一、大陸地區勐海茶廠（下稱勐海茶廠）為我國註冊第01266906號「大益設計圖」商標（下稱系爭商標）之商標權人，於2016年9月30日將系爭商標專屬授權予上訴人，授權期間自授權日起至書面通知終止商標使用權為止，授權指定地區為臺灣。詎被上訴人靜和堂有限公司（下稱靜和堂公司）於108 年11月21日，以每片茶餅美金1.9763元之價格，向馬來西亞商「ASHLEY LIM」購入2,604片標示有系爭商標之茶餅（下稱系爭商品），並於同年12月18日委託建泓報關企業股份有限公司（下稱建泓報關公司），以報單號碼000000000000000之進口報單向財政部關務署基隆關五堵分關（下稱基隆關）申請報關。然基隆關於查驗時發覺系爭商品有疑，依法通知被上訴人提出未侵權之證明，然被上訴人未能遵期提出，嗣被上訴人於109年1月3日出具申請書，同意自系爭商品中取樣2片茶餅送商標權人勐海茶廠檢驗真偽，勐海茶廠之商標代理人道法法律事務所之吳佩真律師及上訴人之法定代理人田竹英遂於同年月9日一同至基隆關取走2片茶餅後寄往勐海茶廠鑑定，復經該廠鑑定後確認系爭商品為侵害系爭商標之仿冒品。二、被上訴人雖主張送檢茶餅非自海關取樣茶餅，然取樣過程均有基隆關相關作業程序紀錄在卷可稽，斯時基隆關並未告知上訴人進口人為何人，上訴人為系爭商標之專屬被授權人，知有疑似仿冒系爭商標之商品，自是希望盡快送原廠鑑定，以維自身商業利益，豈有造假之理？被上訴人抗辯失據，核無可採。三、系爭商品迭經原審、臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）109年度偵字第14663號不起訴處分書、臺灣士林地方法院（下稱士林地院）110年度單聲沒字第64號刑事裁定、本院110年度刑智抗字第24號裁定、最高法院111年度台抗字第302號裁定認定系爭商品確係侵害系爭商標之侵權物品，是被上訴人等主觀上基於不確定之故意或過失，並以販賣之目的而輸入系爭商品，侵害上訴人之系爭商標權堪予認定，爰依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項規定，於原審請求被上訴人等應連帶賠償上訴人3,169萬680元本息，原審判決上訴人全部敗訴，上訴人就其中500萬元本息部分提起上訴。四、上訴聲明：㈠原審判決駁回上訴人請求金額於500萬元範圍內廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人等應連帶給付500萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行。貳、被上訴人答辯略以：一、上訴人雖主張其為系爭商標之專屬被授權人，惟細繹該商標授權書，並未明確約定商標法第39條第5項、第6項關於商標權受侵害時，得逕以自己名義或以被授權人主張權利，證人呂○○所庭呈之「關於智院駿和112民商上2字第0000000000號相關問題的回覆函」（本院卷二第361頁）第2點記載「以專屬獨家授權的形式…，具體授權事項以授權書記載內容為準」，亦無記載商標權受侵害時上訴人得逕以自己名義或以被授權人之姿直接主張之授權或權限，中國大陸之商標法並無「專屬授權」之名詞，原審認定上訴人得依商標法第39條第6項之規定，逕向被上訴人為主張，顯非允洽。又依商標法第39條第1項、第2項規定及經濟部智慧財產局(下稱智財局)發布之授權登記之效力說明可知，專屬授權非經向商標專責機關登記，不生對抗第三人之效力，上訴人主張被上訴人之侵權行為時點為108年12月18日，惟上訴人遲至110年11月19日始向智財局提出專屬授權登記之申請，並經智財局於110 年12月16日公告，因授權登記時點晚於侵權行為發生時點，故其登記不生對抗效力。二、被上訴人所進口之系爭商品，係被上訴人早年購買並已寄倉於馬來西亞多年之大益7542茶餅，並非侵害系爭商標權之商品。上訴人提出原證1、原證2、上證18，及113年4月3日準備程序庭呈之總共4份勐海茶廠鑑定報告，於形式上及實質上皆具有重大瑕疵，該等鑑定報告均未經過財團法人海峽交流基金會（下稱海基會）驗證，且前3份鑑定報告記載之委託單位均為財政部關務署基隆關五堵分關，但上開單位並未委託勐海茶廠進行任何產品之鑑定，第4份鑑定報告記載委託人即為上訴人，其鑑定內容難期客觀公正，被上訴人否認該4份鑑定報告形式及實質之真正，且本件鑑定過程之送檢茶餅係上訴人自行寄送，且在基隆關取樣時故意隱瞞未告知被上訴人，郵寄之前亦未通知被上訴人進行確認，無從證明送鑑定之茶餅確為被上訴人所進口之茶餅。三、上訴人所聲請傳喚之證人呂○○、邵○○為商標權人勐海茶廠之員工，其等證詞難免偏頗。且證人均非勐海茶廠2000年改制前之員工，對於本件所涉之2003年前所生產的普洱茶之生產流程、工藝技術難謂得為專業之鑑定，依其所述之各項真仿品判斷標準，更足徵其欠缺專業，其證述不足以採為判斷被上訴人所進口之系爭產品涉嫌侵害商標權之事證。四、系爭商品於進口時即遭海關查扣並經裁定沒收，並未流入市面販售，不可能導致消費者對商品來源發生混淆情形，並未對上訴人造成任何損害，上訴人自無從依商標法第69條第3 項、公司法第23條第2項請求被上訴人連帶負賠償責任。五、答辯聲明：上訴駁回。如受不利判決，被上訴人願供擔保請准宣告免為假執行。參、兩造不爭執事項（本院卷一第178頁）：勐海茶廠於96年6月16日在我國取得系爭商標之商標權，且使用迄今。肆、本件主要爭點（本院卷一第178至179頁）：一、上訴人是否為系爭商標之專屬被授權人？二、系爭商品是否為仿冒商標商品？三、被上訴人靜和堂公司輸入系爭商品有無適用權利耗盡原則？四、被上訴人靜和堂公司主觀上是否有侵害系爭商標權之故意、過失？五、上訴人依商標法第69條第3項規定對靜和堂公司請求損害賠償是否有理由？若有，金額為何？六、上訴人依公司法第23條第2項規定請求梁明宗連帶負損害賠償責任是否有理由？伍、得心證之理由：一、上訴人為系爭商標之專屬被授權人：㈠查系爭商標之商標權人為勐海茶廠，勐海茶廠於2016年9月30 日將系爭商標專屬授權予上訴人，授權期間自105年9月30日起至書面通知終止商標使用權為止，授權指定地區為臺灣全境。有上訴人提出商標使用授權書1份在卷可稽（見原審卷一第493頁），被上訴人雖辯稱商標使用授權書並未明確約定系爭商標權被侵害時上訴人得以自己名義主張權利云云云。惟查：商標使用授權書已載明：「我公司（即勐海茶廠）同意授權如下事項：⒈使用性質：專屬授權。⒉使用區域為臺灣。⒊商品或服務範圍即全部商品及服務及其日常商品銷售、服務提供、經營活動、招商投資、商業宣傳、網路電商品牌推廣等過程中按照臺灣法律規定長期使用系爭註冊商標。使用期限自授權日起至我公司以書面通知中止商標使用權為止」，已明確約定為專屬授權，且係依我國商標法之規定使用系爭商標，上訴人為系爭商標之專屬被授權人，並無疑義。依商標法第39條第5項、第6項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利…」。故上訴人就本件侵害商標權事件，得行使商標權人之排他權，並得以自己之名義起訴。㈡被上訴人又辯稱，上訴人辦理專屬授權登記之時間為110年12 月16日，晚於其主張侵權行為之時點（見原審卷一第232頁），故不得對抗被上訴人云云。惟按，商標法第39條第2項規定：「專屬授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」，所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有適用，其目的在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。因此侵權行為人不得以商標權讓與或授權未經登記或登記錯誤，對抗商標權受讓人或被授權人（最高法院108年度台上字第34號民事判決意旨參見）。本件係有關侵害商標權之爭執，並非關於商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，被上訴人並非對於商標權登記事項具有善意信賴之第三人，自無從主張商標法第39條第2項之登記對抗效力。二、系爭商品為仿冒商標商品：㈠經查，靜和堂公司於108年11月21日向馬來西亞商「ASHLEY L IM」購入2,604塊標示有系爭商標之系爭商品，並委託建泓報關公司報關輸入我國（報關日期同年12月18日、進口報單號碼000000000000000），經基隆關於查驗時認為疑似侵害商標權之貨物而予以查扣，有進口報單及相關發票影本在卷可稽（見原審卷二第289-295頁），梁明宗所涉侵害商標權案件，經檢察官偵辦後認為被上訴人主觀上並非明知系爭商品為仿冒商標商品，予以不起訴處分確定（士林地檢署109 年度偵字第14663號不起訴處分書，見本院卷一第111-119頁），其後系爭商品由基隆關移送士林地檢署贓物庫收存（財政部關務署基隆關扣押物品清單見本院卷二第207頁），並經檢察官聲請單獨宣告沒收，士林地院以110年度單聲沒字第64號裁定沒收，被上訴人不服提起抗告及再抗告，亦經本院以110年度刑智抗字第24號裁定，最高法院以111年度台抗字第302號裁定駁回確定（見本院卷一第247-249頁、原審卷二第21至27頁)，士林地檢署已於111年8月31日執行銷燬完畢，業據本院調閱士林地檢署109年度偵字第14663號卷宗，並有本院公務電話紀錄在卷可稽（見本院卷一第471頁）。㈡系爭商品經商標權人勐海茶廠鑑定屬仿冒商標商品，有上訴人提出之上證18鑑定報告在卷可稽（見本院限制閱覽卷宗第5-15頁），並經證人即勐海茶廠員工證人呂○○、邵○○於112 年10月30日準備程序到庭就上證18鑑定報告之內容逐一說明其判斷之依據（證人之證言內容見本院限制閱覽卷第19-33 頁，惟經本院核發秘密保持命令，依法不得揭露秘密資訊內容）。證人已就2003年生產之7542大益茶之生產流程、工藝技術、真仿品之辨別標準等逐一詳細說明，並具結在卷，堪信為真實。㈢被上訴人雖辯稱，上訴人所提出之勐海茶廠鑑定報告及證人呂○○、邵○○之證言不可採信。惟查，商品之真偽應以是否為商標權人製造、銷售或經其授權製造、銷售，並冠以其註冊商標為認定之標準，依經驗法則，經過商標權人訓練之鑑定人員，對商品是否為其所製造或授權製造之正品，應具有辨識能力。次查，上訴人於本件先後提出4份商標權人勐海茶廠出具之鑑定報告：⒈原證1（云大益勐茶联鉴定字第〔0000〕第000號，下稱鑑定報告1，見原審卷一第56-58頁）；⒉原證 2（云大益勐茶联鉴定字第〔0000〕第000號，下稱鑑定報告2 ，見原審卷一第60-66頁）；⒊上證18（云大益勐茶聯鑒定字第〔0000〕第000號，下稱鑑定報告3，見本院限制閱覽卷宗第 5-15頁）；⒋113年4月3日準備程序庭呈之0000第000號鑑定報告（云大益勐茶聯鑒定字第〔0000〕第000號，下稱鑑定報告4，見本院卷三第249-255頁）。本院認為上訴人提出之鑑定報告1、鑑定報告2僅有拍攝正品樣及送檢樣之照片，及簡略記載二者版面及印刷要素、包裝紙材質、包裝手法、產品說明書紙張材質、規格尺寸、文字標示有所不符，惟並未詳細說明不符之理由及判斷依據，本院尚難由鑑定報告1、2內容認定系爭商品確為仿冒品，經本院曉諭上訴人應提出詳細比對之鑑定報告，上訴人又提出上證18之鑑定報告3（鑑定報告1、2、3均係針對上訴人於109年1月9日至基隆關取樣之2片系爭商品與勐海茶廠生產之正品比對，僅記載內容繁簡不同），就送檢樣（系爭商品）與正品樣之茶餅顏色、茶葉原料、茶餅及餅窩尺寸、茶湯顏色、香氣及味道、外包裝紙質、版面特徵、包裝方式、內飛及產品說明書之尺寸、紙質、外包裝材料等逐一比對說明，系爭商品與正品樣不符之處，並經商標權人勐海茶廠人員即證人呂○○、邵○○於112年10 月30日到院說明本件所涉之2003年生產之7542大益茶生產流程、工藝技術、真仿品之辨別標準等，已就鑑定報告3認定系爭商品並非正品一事提出具體之理由及依據，並具結在卷，本院衡酌證人2人均為勐海茶廠打假小組之成員，並經勐海茶廠指派前來作證之專家證人（見「關於智院駿和112民商上2字第0000000000號相關問題的回覆函」，本院卷二第361頁），證人呂○○為維權打假部門主管及質量技術部人員，證人邵○○主管茶品研發及生產，該二人就大益茶的生產流程、工藝技術、真仿品之辨別標準均有經過長期、專業之訓練，所述之證言應屬可採。被上訴人雖辯稱勐海茶廠於2000年改制為民營，證人呂○○為改制後之2000年10月到職、邵○○為 2006年到職，應不具有鑑別2003年所製造之大益茶真仿品之專業能力云云。惟查證人呂○○、邵○○雖係改制之後才進入勐海茶廠任職，然其二人經前輩之指導及經驗傳承，並長期負責大益茶之研發及生產，亦為打假小組之專家成員，故有辨識真仿品之專業能力，本院審酌證人呂○○、邵○○已就上證18 之鑑定報告3所拍攝真仿品比對照片及文字記載輔以口頭補充說明，所述並無不可採信之處，被上訴人徒以證人呂○○、邵○○係勐海茶廠改制之後才到職，據此主張二名證人不具有判斷真仿品之專業能力，並不足採。㈣被上訴人又辯稱，系爭商品係由上訴人自行至基隆關取樣，並郵寄送至大陸勐海茶廠鑑定，惟上訴人取樣時並未告知被上訴人，郵寄之前亦未通知被上訴人確認，無從證明送鑑定之茶餅是否確為被上訴人所進口之系爭商品云云。惟查，系爭商品經基隆關扣押後，被上訴人於109年1月3日提出申請書，表示其與商標註冊權人達成共識，同意取樣2片普洱茶餅送商標註冊權人確認本批進口普洱茶商標之真偽（見本院卷二第203頁），基隆關乃通知商標權代理人（道法法律事務所）前往基隆關取樣（見本院卷二第205頁），該事務所吳佩真律師即於同月9日偕同上訴人法定代理人田竹英前往基隆關取樣2片普洱茶餅後返回上訴人非常境界公司，由於被上訴人希望送驗前將兩張「紅大益缺七7542青餅」資料（上證30，見本院卷二第411頁）一併寄予勐海茶廠，故田竹英將2片普洱茶餅交由該公司人員劉容美，並囑咐劉容美待收到被上訴人送來之上證30資料，即速將取樣之茶餅連同上證30資料寄予勐海茶廠，嗣劉容美即於翌日（同年月10日）中午12時許以中華郵政國際快遞寄送予勐海茶廠等情，業經證人吳佩真律師及劉容美於113年1月8日準備程序到院具結並證述在卷（見本院卷二第471-481頁），並有劉容美郵寄之中華郵政國際快遞寄送證明單在卷可稽（見本院卷二第429頁）。證人吳佩真律師並當庭提出取樣當天拍攝之照片手機畫面截圖（見本院卷二第409頁），核與上訴人提出之上證26取樣照片及收據（見本院卷一第489-491頁），及基隆關113年2月27日函覆本院之取樣收據號碼「000000」相符（見本院卷三第121-125頁），足見該2片茶餅確係自基隆關取出。至於被上訴人所質疑取樣時為何未通知其到場一節，經本院就上開事項函詢基隆關，基隆關113年2月27日基普五字第0000000000號函復稱，依關稅法第12條規定，納稅義務人向海關所提供之各項報關資料有保密之義務，為避免商標權人知悉進口商相關資訊，本案在鑑定過程中，本關依規定未透露進口商及報單號碼等資訊予商標權人，109年1月9日係由商標權人及進口商委託之報關行進行取樣作業（見本院卷三第121頁），由基隆關上開函覆內容可知，取樣時未通知被上訴人係因海關依法負有保密義務之作業流程所致。又在系爭商品取樣之前一日（1月8日），梁明宗透過兩造共同之朋友黃嘉慧與上訴人法定代理人田竹英見面，請其幫忙免去送驗，並讓海關放行系爭商品，如要送驗請求提供五行圖書出版社專業印刷廠之圖書資料供鑑定比對（即上證30），有上訴人提出之Line對話可稽（見本院卷三第43-53頁），田竹英亦同意將梁明宗提供之上證30資料一併送往原廠供鑑定比對，足見兩造當時尚在溝通鑑定事宜之階段，並未確認系爭商品為仿冒品，兩造之關係並未交惡，且上訴人至基隆關取樣至郵寄間僅有短短約1日之期間，衡情上訴人亦無可能於此極短之時間內找到類似之2003年7542大益茶仿冒品予以替換，而故意誣陷被上訴人之理。此外，由取樣時所拍攝之上證26照片（本院卷一第489頁），雖然取樣之茶餅係以塑膠袋包覆，惟放大後可明顯看出，該片茶餅之「大益」紅色圖樣之「益」字右下角、「大」字左上角均有蟲咬的痕跡，與原審原證1第1頁上方、原證2第1頁下方及上證18第4、5頁照片蟲咬痕跡位置相同，本院綜合上情，認為上訴人郵寄至大陸地區勐海茶廠鑑定之茶餅，確實是從海關取樣的2片茶餅無誤。㈤被上訴人又辯稱，證人呂○○、邵○○於112年10月30日到庭證述時提出之正品茶餅（上訴人於113年4月3日當庭提出實物附卷），與鑑定報告3之正品並非同一片，故上訴人用以比對之普洱茶餅正品之標準不一致云云。惟查，鑑定報告2（原證2）第4頁及鑑定報告3（上證18）第1頁之正品照片，由內飛位置來看，應屬同一片茶餅，業經本院於113年4月3日當庭勘驗無誤（見本院卷三第234頁）（上訴人於113年4月3日亦當庭提出該茶餅實物附卷），足見勐海茶廠出具鑑定報告2、3所比對之正品係同一片茶餅，並無被上訴人所稱比對標準不一之情形，至於證人呂○○、邵○○於112年10月30日到庭證述時用來說明之正品茶餅，係為了說明正品茶餅之特徵，包含茶葉原料、茶餅大小、餅窩形狀及尺寸、包裝紙質、字體油墨印刷、內飛及產品說明書之尺寸、紙質、外包裝材料等特徵，並說明正品均有相同之特徵，且送檢樣與正品之特徵不符之事實，縱使證人呂○○、邵○○到庭說明所使用之正品茶餅並非鑑定報告照片上之同一茶餅，只要是正品，仍不影響送檢樣與正品不符之事實認定，故被上訴人所辯，均不足採信。三、靜和堂公司輸入系爭商品並無權利耗盡原則之適用：按附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權，商標法第36條第2項前段固然定有明文。惟該規定須以商品係經商標權人或其同意之人於國內外市場上交易流通者，始有適用。系爭商品並非經商標權人或其同意之人製造或銷售之正品，自無權利耗盡原則之適用。四、靜和堂公司主觀上具有侵害系爭商標權之過失：㈠按侵權行為損害賠償責任，須以故意或過失不法侵害他人之權利為要件，而過失之有無，應以是否怠於善良管理人之注意為斷（最高法院86年度台上字第3626號判決意旨參見）。靜和堂公司之所營事業包含「茶批發業」，且梁明宗自行發行之普洱壺藝第74期雜誌及「靜和堂人文茶館」臉書均標示其營業項目為「專業普洱茶」（見原審卷二第303-309頁），被上訴人對於普洱茶之品牌及市場價格具有相當專業之認識。被上訴人所進口之系爭商品高達2,604片，數量相當龐大，且依進口報單所載，每片茶餅價格僅有美金1.9763元（約新臺幣60元），梁明宗所涉侵害商標權之刑事案件，其於110年1月13日檢察官訊問時自承，本次進口之目的不排除未來有販售之可能性，價格一片1萬多會賣（見本院卷一第75-76頁士林地檢署訊問筆錄），足見被上訴人是以行銷為目的而輸入系爭商品，參酌上訴人提出被上訴人輸入系爭商品時，正品普洱茶餅之市價資料，每箱為人民幣23萬5,000元（見本院卷一第151-156頁），以每箱84餅計算，每片茶餅市價為人民幣2,798元（約新臺幣12,170元），與被上訴人輸入系爭商品之價格相較，顯有落差，被上訴人復無法提出系爭商品係由商標權人或其授權之人所製造銷售之證明文件，應認其未經適當查證，貿然輸入數量龐大且價格與市價顯不相當之系爭商品，欠缺善良管理人之注意義務。再查，梁明宗於106年8月31日因輸入仿冒「易武正山」、「中茶」商標之普洱茶餅共3,681片，經檢察官依違反商標法提起公訴，經士林地院108年度智易字第6號、本院108年度刑智上易字第75號認定扣案之3,681片普洱茶餅確屬仿冒商標商品，惟無法證明梁明宗明知該等茶餅為仿冒品意圖販賣而輸入，判決梁明宗無罪（原證4，上證12，見原審卷一第74-82頁，本院卷一第227-235頁），梁明宗於前案審理中，又再度輸入本件高達2,604片之「大益」普洱茶餅，理應知所警惕，詳細查證進口之貨物是否有合法之權利來源，以避免侵害他人之商標權，惟竟仍未盡注意義務，致侵害上訴人之系爭商標權，其主觀上具有過失，堪予認定。㈡被上訴人雖提出馬來西亞天一茗茶有限公司（下稱天一茗茶）出具之證明書，記載：該公司於2000年1月出售予靜和堂公司之7542七子餅茶係向馬來西亞益成茶行有限公司（下稱益成茶行）購買，靜和堂公司並委託該公司寄倉保管，每年支付寄倉費用，直到2019年11月才辦理出口運送至臺灣（見本院卷一第295頁），及益成茶行有限公司具名之交貨單（交易相對人天一茗茶，見同卷第297頁）。惟查，馬來西亞天一茗茶及益成茶行均非商標權人勐海茶廠合法授權之經銷商，且由證明書及交貨單之商品名稱「7542七餅（青）」亦無法勾稽該商品即為本件查扣之系爭商品，且天一茗茶及益成茶行與系爭商品進口報單所載出賣人馬來西亞商「ASHLEYLIM」有何關聯？亦未見被上訴人提出任何說明，況且，上開主張亦與被上訴人於原審所稱系爭商品係馬來西亞廠商向飛台公司購買之辯解不符（見原審判決第7頁），本院認為上開證據尚不足採信。五、上訴人得依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項規定請求靜和堂公司、梁明宗連帶負損害賠償責任：㈠商標法第68條第1款規定：未得商標權人同意，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權；第69條第3項規定：商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償；公司法第23條第2項規定：公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受損害時對他人應與公司負連帶之責。本件靜和堂公司因過失侵害上訴人之系爭商標權，梁明宗為靜和堂公司之負責人，上訴人自得依上開規定請求靜和堂公司與梁明宗連帶負損害賠償責任。被上訴人雖辯稱，系爭商品於進口時即遭查扣並未流入市面販售，未對上訴人造成任何損害云云。惟查，被上訴人未經上訴人同意輸入仿冒商標之系爭商品，乃商標法第5條規定之商標使用行為，並構成商標法第68條侵害商標權，又商標法第71條規定之法定損害賠償計算方式，旨在降低商標權人之舉證責任，以緩和無體財產權人對於所受損害舉證困難之情形，上訴人自得依商標法第71條各款規定擇一計算其損害賠償，被上訴人所辯不足採信。㈡上訴人請求依商標法第71條第1項第3款規定計算損害，並主張系爭商品遭海關查扣不及流入市面，不存在零售總價，應依「市售合理價格」定損害賠償。系爭商品輸入時108年12 月之市售合理價格每片茶餅為12,170元（其後普洱茶餅之價格不斷上揚，見本院卷三第289-290頁上訴人整理之市價資料），被上訴人輸入2,604片茶餅，總價為3,169萬680元，其請求損害賠償金額500萬元並未過高云云。按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」，商標法第71條第1 項第3款、第2項定有明文。商標法雖有規定法定賠償額制度，惟並未摒棄損害填補之原則，如依商標法第71條第1項各款計算之損害賠償金額，與實際損害顯不相當者，法院自得予以酌減，以免使權利人受過度之賠償。本件系爭商品雖未流入市面，惟被上訴人梁明宗於偵查中自承系爭商品市價達1萬元即可能會售出，上訴人主張以市售合理價格定損害賠償，固非無據，本院審酌「大益」商標之茶品廣受我國市場相關消費者所喜好，除一般消費者外，尚有不少之買家及收藏家，若不肖業者為貪圖暴利而輸入大量仿冒「大益」商標茶品至我國境內，除造成普洱茶市場交易秩序混亂、影響商標權人之利益外，也對於消費大眾之健康及消費權益造成重大影響。本件系爭商品之數量高達2,604片，一旦流入市面，固對市場交易秩序及消費者權益損害非輕。惟系爭商品於報關時即遭查扣，嗣經司法機關予以沒收並銷燬，並未流入市面，未對商標權人造成重大損害，上訴人請求以每片為12,170元價格計算損害賠償，尚屬過高，本院審酌系爭商品之進口數量、侵害情節、未實際進入消費市場等一切情狀，認為應酌減以每片500元計算為適當，故上訴人得請求之賠償金額為130萬2,000元（500*2604=1,302,000），逾此範圍則屬過高。六、綜上所述，本件上訴人依商標法第69條第3項、公司法第23 條第2項規定，請求被上訴人等應連帶給付130萬2,000元及自起訴狀繕本送達之翌日即110年12月28日起（送達回證見原審卷一第128頁）至清償日止，按年息5%計算利息之範圍內，為有理由，逾此部分，為無理由。原審就上開應予准許部分判決上訴人敗訴，尚有未洽，上訴人提起上訴，請求廢棄，為有理由，爰予廢棄並改判如主文第二項所示。至於上訴人請求不應准許部分，原審判決上訴人敗訴，於法並無不合，上訴意旨摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。本判決命被上訴人給付部分未超過150 萬元，被上訴人不得提起第三審上訴，故已無酌定假執行擔保金額之必要，附此敘明。七、本件判決之基礎已臻明確，兩造間其餘之主張及攻防方法，經審酌後認與本判決之結果不生影響，爰不予一一論列。八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第85條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　28　　日智慧財產第二庭審判長法官　彭洪英法官　汪漢卿法官　曾啓謀以上正本係照原本作成。被上訴人不得上訴。上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　3　　日書記官　洪雅蔓附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院112年度民商上字第2號

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