智慧財產法院民事判決

上訴人

即被上訴人

美商凱史東築牆系統公司

法定代理人

羅伯特‧麥當勞

訴訟代理人

桂齊恆律師

訴訟代理人

謝智硯律師

訴訟代理人

蔣文正律師

訴訟代理人

廖正多律師

被上訴人

即上訴人

亞麥開發股份有限公司

即上訴人

兼 上

法定代理人

廉蕙琦

上二人共同訴訟代理人

陳居亮律師

複代理人

林雅儒律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於民國98年10月5日本院98年度民專訴字第31號第一審判決不服，均提起上訴，經本院於民國99年11月4日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、上訴人即被上訴人美商凱史東築牆系統公司（下稱上訴人）主張：其創作之「磚牆構造」為經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准頒予發明第128049號專利（起訴狀誤載為新型專利，下稱系爭專利），詎被上訴人即上訴人亞麥開發股份有限公司（下稱被上訴人公司）於「朴子溪雙涵堤段歲修工程」（下稱朴子溪工程）、「彰化縣王功新生地海堤海岸環境改善工程」（下稱彰化王功工程，上開兩工程合稱系爭工程）所使用之磚牆，其結構與系爭專利相同。經上訴人請求專業人士鑑定後，亦落入系爭專利申請專利範圍第1至4項、第6 項、第8至11頁、第18項內，被上訴人公司確已侵害系爭專利權。上訴人委託訴外人震偉股份有限公司（下稱震偉公司）函請被上訴人公司停止製造、銷售、施作侵害系爭專利之施工方法，及要求其於文到後7日內出面洽談授權事宜，然而被上訴人公司卻以震偉公司未經辦理專利權授權登記為由不予理會，並繼續施工，由於上訴人委託震偉公司發函之內容已具體告知系爭專利權之內容，被上訴人公司卻繼續使用系爭專利，顯有侵害系爭專利之故意。上開朴子溪工程施工數量為235平方公尺，彰化王功工程施工數量為860平方公尺，依每平方公尺2,300元之單價計算，其工程款為1,978,000元，若扣除百分之40之成本，其所得利益為1,186,800元，為此爰依專利法第108條準用第84條第1項、第85條第1項第2款、公司法第23條、民法第28條規定，請求被上訴人公司及被上訴人廉蕙琦連帶賠償新臺幣（下同）1, 186,800元,及自起訴狀送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息，並陳明願供擔保請准宣告假執行。

二、被上訴人等則以：朴子溪工程係經濟部水利署第五河川局發包之公共工程，並由經濟部水利署第五河川局提出「擋土磚及強化濾布示意圖」要求得標廠商應按圖施工，上開工程係由松華營造有限公司（下稱松華公司）得標，松華公司將其中製造擋土磚（含頂蓋）部份之材料工作委由被上訴人公司承作，原本約定施作內容為雙卡榫景觀擋土磚（即系爭擋土磚）加上頂蓋之單價為1350元、數量為390平方公尺、金額526,500元，惟實際完工時系爭擋土磚加上頂蓋之數量為361.2平方公尺（含擋土磚3,000塊及頂蓋1,640塊），被上訴人公司就朴子溪工程之請款金額為487,620元，惟上開擋土磚之施作成本高達407,561元（含管銷成本75,000元、骨材成本94,811元、運送費用96,000元），則上訴人就上開工程應不得再向被上訴人等請求損害賠償。彰化王功工程係經濟部水利署第四河川局發包之公共工程，並由經濟部水利署第四河川局提出「標準規範圖（擋土磚）」要求得標廠商應按圖施工，該工程係由長陞營造股份有限公司（下稱長陞公司）得標，長陞公司將其中製造擋土磚（含頂蓋）部份之材料工作委由被上訴人公司承作，原本約定施作內容為卡榫型景觀擋土磚（即系爭擋土磚）加上頂蓋之單價為1400元、數量為235平方公尺、金額為329,000元，惟實際完工時系爭擋土磚加上頂蓋之數量為235.08平方公尺（含擋土磚1,770塊及頂蓋840塊），被上訴人公司就此彰化王功工程之請款金額為329,112元，惟此部分擋土磚之施作成本高達152,839元（含管銷成本45,000元、骨材成本59,839元、運送費用48 ,000元），則上訴人就上開工程應不得再向被上訴人等請求損害賠償。上揭兩工程進行中，經濟部水利署第四、五河川局、松華公司及長陞公司均不曾向被上訴人提起過有任何專利權之問題，被上訴人公司僅係依約按圖施作而已，並無任何故意或過失可言，上訴人請求賠償並無理由等語置辯。

三、原審判命被上訴人等應連帶給付474,720元及自98年3月26日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，並駁回上訴人其餘之訴，兩造就其敗訴部分均聲明不服，提起上訴。上訴人之上訴聲明為：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人公司及廉蕙琦應連帶給付上訴人712,080元，及本訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈢第2項聲明，願供擔保請准宣告假執行。答辯聲明為：被上訴人等之上訴駁回。被上訴人等之上訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，上訴人在第一審之訴均駁回。答辯聲明為：上訴人之上訴駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執之事實（見本院卷第145至第146頁）：

㈠上訴人於88年10月5日向經濟部智慧財產局申請「牆磚構造」發明專利，經該局編為第088117263號進行審查核准專利後，發給第128049號專利證書（即系爭專利），專利權期間自90年2月21日至108年10月4日止。

㈡被上訴人公司於「朴子溪雙涵堤段歲修工程」及「彰化縣王功新生地海堤海岸環境改善工程」（即系爭工程）所使用之擋土磚（下稱系爭擋土磚）落入系爭專利申請專利範圍第1項、第3項依附第1項、第4項依附第1項、第6項依附第1項、第8項、第9項之文義範圍。

㈢「朴子溪雙涵堤段歲修工程」係由經濟部水利署第五河川局發包，由訴外人松華公司得標後，將製造系爭擋土磚含頂蓋之部分轉包予被上訴人公司，擋土牆之單價為每平方公尺1,350元（見原審卷第95頁），擋土牆完工數量為361.2平方公尺，總價款為487,620元（見原審卷第169頁）。

㈣「彰化縣王功新生地海堤海岸環境改善工程」係由經濟部水利署第四河川局發包，由訴外人長陞公司得標後，將製造系爭擋土磚含頂蓋之部分轉包予被上訴人公司，擋土牆之單價為每平方公尺1,400元（見原審卷第165頁至第168頁），完工數量為235.08平方公尺，總價款為329,112元（見原審卷第183頁）。

㈤被上訴人公司承攬「朴子溪雙涵堤段歲修工程」及「彰化縣王功新生地海堤海岸環境改善工程」之總工程款分別為1,257,500元、2,236,710元。

五、本院依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1規定與兩造整理並協議簡化爭點為：上訴人得否依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、公司法第23條請求被上訴人公司及廉蕙琦連帶賠償所受損害？損害賠償金額為若干？（見本院卷第146頁）。茲析述如下：

㈠按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」，專利法第84條第1項、第85條第1項第2款定有明文。本件上訴人係主張依專利法第85條第1項第2款計算損害賠償額（見本院卷第152頁），則本件自應就被上訴人公司因製造販賣系爭擋土磚所得之利益計算上訴人所得請求之損害賠償額，合先敘明。

⒈經查，上開朴子溪工程係由經濟部水利署第五河川局發包，由訴外人松華公司得標後，將製造系爭擋土磚含頂蓋之部分轉包予被上訴人公司，自97年5月22日至97年6月7日止，被上訴人公司所交付擋土磚（含頂蓋）之完工數量為361.2平方公尺，總價款為487,620元，而上開彰化王功工程係由經濟部水利署第四河川局發包，由訴外人長陞公司得標後，將製造系爭牆磚含頂蓋之部分轉包予被上訴人公司，自97年8月14日至97年9月1日止，被上訴人公司所交付擋土磚（含頂蓋）之完工數量為235.08平方公尺，總價款為329,112元（見原審卷第183頁、第187頁），此有請款單、統一發票、松華出貨管理表、長陞出貨管理表附卷可參，且為兩造所不爭，應堪信為真實（見原審卷第169、173、183、187頁）。

⒉上訴人主張系爭工程擋土牆每平方公尺須使用11塊擋土磚乙節，雖為被上訴人等所不爭（見本院卷第152頁），惟被上訴人等辯稱朴子溪工程擋土牆實際完工數量361.2平方公尺係包含擋土磚3,000塊及頂蓋1,640塊，且該工程擋土磚之施作成本高達407,561元（含管銷成本75,000元、骨材成本94,811元、運送費用96,000元及模具成本141,750元）應予扣除，而彰化王功工程擋土牆實際完工數量235.08平方公尺係包含擋土磚1,770塊及頂蓋840塊，且該工程擋土磚之施作成本高達152,839 元（含管銷成本45,000元、骨材成本59,839元、運送費用48,000元）應予扣除，則上訴人就系爭工程應不得再向被上訴人請求損害賠償等語。上訴人則主張系爭工程完工數量合計為596.28平方公尺，以每平方公尺11塊擋土磚計算應為6,559 塊擋土磚，而非被上訴人所稱之4,770 塊，且4,770 塊擋土磚管銷成本為49,379元、每塊材料成本為31.56 元、運費應為43,840元，模具費用則應按使用期間比例攤提等語。經查：

⑴被上訴人公司就朴子溪工程實際交付擋土磚共3,000塊，頂蓋為1,640塊，彰化王功工程實際交付擋土磚共1,770塊，頂蓋為840塊，此有出貨管理表在卷可按（見原審卷第173、187頁），且依被上訴人公司與松華公司、長陞公司所簽合約書，擋土牆之數量及價格均係包含擋土磚33x45.7x20cm及頂蓋27x45.7x20cm（見原審卷第95、99-100頁），是以被上訴人等辯稱系爭工程擋土牆之完工數量係包含擋土磚及頂蓋，故不得以擋土牆之完工數量直接換算系爭擋土磚之數量，尚非無據。惟系爭工程僅擋土磚落入系爭專利申請專利範圍第1項、第3項依附第1項、第4項依附第1 項、第6項依附第1項、第8項、第9項之文義範圍，為兩造所不爭，則被上訴人公司因製造販賣系爭擋土磚所得之利益，自應扣除頂蓋之收益，並應以被上訴人公司實際交付擋土磚數量計算之。

⑵惟查，被上訴人公司與松華公司、長陞公司並未特別約定頂蓋之價金，上訴人就此亦未提出計算方式，被上訴人公司就系爭工程所實際交付之擋土磚及頂蓋數量，業如前述，且其擋土磚之規格均為33x45.7x20cm，頂蓋之規格則為27x45.7x20cm，而依上訴人所呈現場照片所示，系爭擋土磚之高度及寬度均與頂蓋相同，僅深度有所差異，而系爭工程依約係以實際施作面積（即總長度乘以總寬度）計價，而與深度無關，則被上訴人於系爭工程就擋土磚部分所得利益自應依擋土磚及頂蓋之數量按比例計算，即315,272元及223,191元（487,620x3000/4640=315,272，329,112x1770/2610=223,191，元以下四捨五入），合計為538,463元。

⒊至被上訴人公司辯稱上開利益應扣除成本或必要費用乙節，經查，就材料成本部分，上訴人主張每塊擋土磚之材料成本為31.56元（見本院卷第158頁），且為被上訴人等所不爭（見本院卷第175頁），是以系爭工程之材料成本應為150,541 元（4770x31.56=150,541，元以下四捨五入）。其次，上訴人主張4,770 塊擋土磚之管銷成本為49,379元（見本院卷第178 頁），被上訴人公司雖辯稱其管銷成本為12萬元，惟其並未提出單據以實其說，自應以上訴人之主張可採。再者，上訴人主張以一台規格24噸之貨車為基準，朴子溪工程部分，3000塊擋土磚須5 趟車，由南投運送至嘉義，每噸以200 元計算，24噸為4,800 元，5 車次為24,000元（答辯二狀誤載為24,400元），堆高機每台800 元，5 台為4,000 元，故運費為28,000元（答辯二狀誤載為28,400元），彰化王功工程部分，1,770 塊擋土磚須3 趟車，由南投運送至彰化，每噸以180 元計算，24噸為4,320 元，3 車次為12,960元，堆高機每台800 元，3台為2,400 元，故運費為15,360元，並據其提出自行委託運送之運費申請表以為佐證（見本院卷第183-188 頁），被上訴人公司雖辯稱朴子溪工程須支付運費96,000元，彰化王功工程須支付運費48,000元，惟其並未提出單據以實其說，亦應以上訴人之主張較為可採，是系爭工程之運費合計為43,360元。被上訴人公司另辯稱應扣除模具費用141,750 元等語，並據其提出統一發票及支票影本為證（見原審卷第182 頁），然經核閱上開發票日期為97年1 月15日，被上訴人公司則係於97年3 月5 日、97年5 月12日始向松華公司、長陞公司承攬系爭工程（見原審卷第95、98頁），且上開發票之品名僅記載「模具」，亦無從知悉係何種模具，自無從認定該模具係供製造系爭擋土磚之用，而無從扣除該部分費用，是以被上訴人製造販賣系爭擋土磚所得全部收入53 8,463元扣除上開成本及費用後，其於本件因侵害行為所得之利益為295,183 元（538,463 元- 材料成本150, 541元-管 銷費用49,379元- 運費43,360元=295,183元）。

⒋又查上訴人前曾委託第三人震偉公司以存證信函通知被上訴人等朴子溪工程之牆磚侵害系爭專利，並請求被上訴人等於文到後立即停止製造、銷售、施作侵害系爭專利之虞之相關塊體及施工方法，業據其提出存證信函1紙附卷可稽（見原審卷第78-80頁），嗣被上訴人公司於97年6月13日以第00163號存證信函通知第三人震偉公司或上訴人應向經濟部第五河川局或松華公司行使專利權（見原審卷第194-197頁），足見被上訴人等於接獲前開通知後，業已知悉系爭擋土磚有侵害系爭專利權之虞，卻仍繼續製造販賣系爭擋土磚，尚難謂其無侵害系爭專利權之過失。從而，上訴人依專利法第84條第1項規定請求被上訴人公司賠償損害，於上開金額範圍內為有理由。

㈡按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項亦定有明文。而公司法第23條所謂公司業務之執行，係指公司負責人處理有關公司之事務而言（最高法院97年度台上字第364號民事判決參照）。查被上訴人廉蕙琦於被上訴人公司侵害系爭專利之期間係擔任該公司之負責人，有公司及分公司基本資料查詢表1份附卷可稽（見本院卷第54頁），被上訴人公司為各種建築材料之製造加工及買賣業者，是以製造及販賣侵害系爭專利之系爭擋土磚為該公司業務執行範圍，依上開規定，被上訴人廉蕙琦對上訴人所受之損害，自應與被上訴人公司負連帶賠償之責。

六、綜上所述，上訴人依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款等規定請求被上訴人公司、廉蕙琦連帶給付上訴人295,183 元及自起訴狀繕本送達翌日即98年3 月26日至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾此部分所為請求，為無理由，應予駁回。從而，原審就上開應准許部分，所為被上訴人等敗訴之判決，並分別為假執行及免假執行之宣告，核無違誤，被上訴人等上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。原審就上開應駁回部分，所為被上訴人等敗訴之判決，並為假執行及免假執行之宣告，則有未洽，被上訴人等指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決此部分廢棄，更為判決如主文第二項所示。原審就上開應駁回部分，所為上訴人公司敗訴之判決，核無不合。上訴人上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴人之上訴為無理由，被上訴人等之上訴為一部有理由、一部無理由，爰依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條、第79條、第85條第2項，判決如主文。

智慧財產法院第一庭