最高法院九十六年度台上字第二七八七號

最高法院民事判決　　　　　　九十六年度台上字第二七八七號

上訴人

金利精密工業股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

宋嬅玲律師

上訴人

一詮精密工業股份有限公司

兼法定代理人

甲○○

共同訴訟代理人

謝宗穎律師

五路4號

上列當事人間請求損害賠償事件，兩造對於中華民國九十六年七月十日台灣高等法院第二審判決（九十五年度智上字第六０號），各自提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件上訴人金利精密工業股份有限公司（下稱金利公司）主張：伊於民國九十三年八月十三日向經濟部智慧財產局提出「發光二極體支架」之新型專利申請案，取得新型第M262842 號新型專利（下稱系爭專利），專利權期間自九十四年四月二十一日至一０三年八月十二日。詎對造上訴人一詮精密工業股份有限公司（下稱一詮公司）未經伊同意或授權，擅自剽竊系爭專利技術運用於其生產型號「SMD335S」發光二極體支架（下稱「SMD335S」），並出售訴外人晨達科技股份有限公司（下稱晨達公司），侵害系爭專利權，致伊受有損害。對造上訴人甲○○（下稱甲○○）為一詮公司負責人，依公司法第二十三條規定，應與一詮公司負連帶賠償之責等情，爰依專利法第一百零六條第一項、第一百零八條準用同法第八十四條第一項及民法第一百八十四條第一項前段、公司法第二十三條規定，求為命㈠一詮公司、甲○○連帶給付伊新台幣（下同）五千萬元及法定遲延利息。㈡一詮公司、甲○○不得就伊所有系爭專利物品，為任何製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為之判決（第一審判命一詮公司、甲○○就逾該判決附件【下稱附件】所示合約範圍外，不得對金利公司所有系爭專利物品為任何製造、販賣之要約、販賣或使用，或為上述目的而進口該物品之行為，並駁回金利公司其餘之請求。兩造各就其敗訴部分，聲明不服，上訴第二審）。

上訴人一詮公司、甲○○則以：伊公司早於金利公司申請系爭專利權之前，已在國內使用，或完成必須之準備，自有專利法第五十七條之適用；其生產 「SMD335S」出售予晨達公司，該當專利法第五十七條第一項第二款前段規定，即無侵權行為可言等語，資為抗辯。

原審以：金利公司於九十三年八月十三日向經濟部智慧財產局提出系爭新型專利申請案，取得系爭專利，專利權期間自九十四年四月二十一日至一０三年八月十二日，嗣於九十四年八月二日取得新型專利技術報告；而「SMD335S」 為一詮公司所生產，於九十四年九月二十日販售予晨達公司，「SMD335S」 與系爭專利之申請專利範圍構成實質相同， 「SMD335S」之結構技術特徵，與一詮公司提出認證書所載「MXHS214 產品圖」構成要件及結構技術特徵相符，惟 「SMD335S」並非依 「 MXHS214 產品圖」之規格製作，而「MXHS214 產品圖」構成要件及結構技術特徵，與系爭專利構成實質相同等情，有專利證書、技術報告及統一發票、鑑定報告書各乙份可稽，並經第一審囑託財團法人中華工商研究院鑑定屬實，且為兩造所不爭，堪信為真。其次，系爭專利權既經主管機關核發，縱有一詮公司所指不具進步性或新穎性之可專利要件，該專利權未經撤銷之前，法院自不得為相反之認定。一詮公司雖自認於九十四年九月二十日販售「SMD335S 」予晨達公司，惟否認有再為其他銷售，金利公司亦未證明一詮公司尚有他筆銷售。是一詮公司辯稱其於九十四年九月二十日之後，未再對外販售「SMD335S 」，即屬有據。而金利公司於九十四年八月二日始取得新型專利技術報告，依卷附資料，其提起本件訴訟之前，並未依專利法第一百零四條規定提示新型專利技術報告進行警告，即難認一詮公司已知悉該公司取得系爭專利權，而於九十四年九月二十日販售「SMD335S 」之行為，具有故意或過失侵權行為之情事。且一詮公司所提出認證書，乃經韓國客戶（Micro Sh-ine Co.,Ltd，下稱韓國公司）於公證人面前確認其所述事實為真正，並蓋用該公司印章，衡情足認韓國公司對認證內容（含事實確認內容、圖面、契約書、產品規格書、訂單等件）已為正確無訛之確認。上開認證書內容為真正。依韓國公司確認其與一詮公司於九十三年二月三日簽下如附件所示合約，並於同年月十七日確認圖面做許可，同意開發產品等情，核與一詮公司所提「MX-HS214」產品交貨單、統一發票、出口報單等件內容相符，均早於系爭專利權申請日，自不得執該認證書為嗣後製作及製作圖面未逐一簽認日期，無法確認金鎮泰是否為韓國公司員工等情，指稱該文書為虛偽。是一詮公司辯稱其早於系爭專利申請日之前，已在國內使用，且已完成必要之準備，在其原有事業內，得繼續利用，取得先使用權等語，即屬有據。依附件所示合約既採閉合式（詳契約第七條），約定一詮公司為其所開發「特定」模具不得轉移予他人使用，則所謂「原有事業」範圍，自以一詮公司與韓國公司所簽訂合約範圍為限，逾附件所示合約內容部分，即非屬已為準備預期使用範圍，非先使用權範圍效力所及，應不得繼續使用。一詮公司另稱「SMD335S 」係於九十三年五月十四日向日本 CENTRAL FINE TOOLCO, LTD 公司採購模具，同年八月二十三日報關，訂購模具及模具製作、完成、包裝之時間，早於九十三年八月十三日系爭專利申請日云云，固提出進口報單、訂單及收據等件為證，上開進口報單上雖載「模具」係供生產「SMD335-S」，然一詮公司並未提出其他證據供審酌，尚難認已盡舉證之責。是一詮公司辯稱「SMD335S 」生產，縱非屬附件所示合約範圍，亦早於系爭專利之申請，即完成模具之採購，有專利法第五十七條之適用云云，並不可採。至於一詮公司、甲○○另稱韓國申請第00-0000-0000000 號專利為系爭專利之先前技術，而為專利權效力所不及，「SMD335S」係在實施韓國申請第00-0000-0000000號專利或 MXHS214產品技術云云，乃屬新攻擊防禦方法，不予審酌。綜上所述，金利公司依專利法第一百零六條第一項、第一百零八條準用同法第八十四條第一項及民法一百八十四條第一項前段、公司法第二十三條規定，請求一詮公司、甲○○就逾附件所示合約範圍外，不得就伊公司所有系爭專利物品為任何製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為，為有理由，應予准許；逾此範圍，為無理由，不應准許，因而維持第一審所為命一詮公司、甲○○不得為上開之行為，並駁回金利公司其餘請求之判決，駁回兩造各自之上訴。

按專利法第一百零四條規定，新型專利權人行使專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；同法第一百零五條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。且新型專利權僅就形式審查，並未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，故新型專利權人行使其權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告，核其意旨，僅係防止新型專利權人濫用之權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償。且專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第一條參照），自屬保護他人之法律，如有侵害專利權者，致專利權人受有損害，依民法第一百八十四條第二項規定，除證明其行為無過失外，即應負賠償責任。查原審既認定一詮公司於九十四年九月二十日販售予晨達公司「SMD335S 」，與系爭專利之申請專利範圍構成實質相同，則一詮公司似已侵害金利公司之系爭專利權，如金利公司受有損害，除一詮公司證明其行為無過失外，即應負損害賠償之責。原審僅憑金利公司提起本件訴訟之前，未依專利法第一百零四條規定提示新型專利技術報告進行警告，即謂難認一詮公司已知悉金利公司取得系爭專利權，而於九十四年九月二十日販售「SMD335S 」之行為，具有故意或過失侵權行為之情事，為不利於金利公司之判決，已有未合。次按當事人提出之私文書，必先證其真正，始有形式上之證據力，更須其內容與待證事實有關，且屬可信者，始有實質上之證據力；而認證僅有該私文書係由文書簽名人製作之形式效力，至於私文書內容是否為真實，則無法由認證予以證實。查一詮公司所提出之認證書，係就該公司與韓國公司所簽訂附件所示合約確實出於韓國公司之代理人 CHUYOUNG HWAN本人之蓋章，予以認證，至該合約書所載內容之真實，則未一併為之（見一審卷第二宗第六八頁）。原審僅憑上開認證書即認一詮公司名義簽訂之合約內容、圖面、契約書、產品規格書、訂單等附件為真正，自嫌速斷。又按新型專利權之效力，不及於申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，該先使用人限於在其原有事業內繼續利用，此觀專利法第一百零八條準用同法第五十七條第一項第二款、第二項前段規定自明。所謂原有事業，依專利法施行細則第三十八條之規定，係指申請前之事業規模，使用該技術原有已完成必要之準備，預期所得繼續生產、利用之規模及範圍而言，並非侷限於同一契約或同一客戶、同一產品。原審以一詮公司與韓國公司所簽訂附件所示合約內容為真正，既認定一詮公司辯稱其於系爭專利申請日之前，已在國內使用，且完成必要之準備，在其原有事業內，得繼續利用，取得先使用權等語為可採，卻以該合約係採閉合式（詳契約第七條），一詮公司為其所開發「特定」模具不得轉移予他人使用之約定，認逾附件所示合約內容部分，非屬已為準備預期使用範圍，而非先使用權範圍效力所及，應不得繼續使用云云，其見解亦有可議。末按民事訴訟法第四百七十四條第一項前段固明定當事人在第二審程序不得提出新攻擊或防禦方法，惟有該條但書所列情形之一者，不在此限。查一詮公司、甲○○於原審辯稱韓國申請第00-0000-0000000 號專利早於系爭專利前即已公開，屬系爭專利權之先前技術，「SMD335S 」是否實施韓國申請第00-0000-0000000 號專利之技術，為系爭專利權效力所不及，此縱認新攻擊防禦方法，實不可歸責於伊，且如不許提出更顯失公平，依民事訴訟法第四百四十七條第一項但書第五款、第六款規定，應不受提出之限制云云，並聲請送鑑定機關鑑定（見原審卷第一三０頁、第一三二頁、第一五六頁、第二０五頁）。原審就此項防禦方法未於判決理由項下說明其不足採取之意見，即認此屬新攻擊防禦方法，不予審酌，尤有判決不備理由之違法。兩造上訴論旨，各自指摘原判決對其不利部分為不當，求予廢棄，均有理由。

據上論結，本件兩造上訴均有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第五庭

Ａ