智慧財產法院民事判決

上訴人

博凱出版社有限公司

法定代理人

馬素芳

訴訟代理人

張立業律師

複代理人

林孝璋律師

被上訴人

孫文先即九章出版社

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國103 年4 月23日臺灣臺北地方法院101 年度智字第20號第一審判決提起上訴，本院於103 年11月13日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、兩造聲明及陳述：

（一）上訴人於原審起訴主張：美國中學數學科考試（測驗）American High School Mathematics Examination（英文簡稱AHSME ，下稱AHSME ）於西元2000年更名為AmericanMathematics Competition 美國數學競賽（英文簡稱AMC）係由美國數學協會（Mathematics Association ofAmerica ，英文簡稱MAA ）於西元1950年創立之數學科的檢定考試（測驗），上訴人為專門出版美國數學競賽試題書籍之出版社，於民國91年3 月15日與該協會簽訂翻譯合約書（Translation Agreement ，下稱系爭合約），約定上訴人得將AHSME 英文試題翻譯為繁體中文之權利、特許與特權，以及獨家印行、出版與販賣AHSME 英文試題之專有權利。上訴人分別於94年7 月7 日、100 年8 月12日再與該協會簽訂5 年之翻譯合約，據此，上訴人為AHSME 繁體中文試題改作權、重製權、散布權之專屬被授權人。上訴人並於91年6 月1 日、92年5 月1 日將AHSME 英文試題翻譯成繁體中文版本，出版「美國AHSME 數學測驗歷屆試題暨詳解1995至2010」（原證4 ）、「美國AHSME 數學測驗歷屆試題暨詳解1989至1994」。詎被上訴人未經上訴人之同意或授權，於92年2 月間出版「美國歷屆數學競賽題解㈡(1973 至1999) 」乙書（下稱系爭書籍），收錄西元1973年至1999年之AHSME 數學測驗試題之繁體中文版本，並於92年2 月至101 年3 月間販賣，侵害上訴人AHSME 1995至1999年（下稱系爭著作）之繁體中文試題改作權。且被上訴人長期投身數學教學，應知悉上訴人已取得系爭著作之專屬授權，而屬故意侵權。爰依著作權法第88條第1項、第3 項、第89條規定，提起本件訴訟。並聲明：１、被上訴人應給付上訴人新台幣（下同）500 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。２、上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

３、被上訴人應將最後事實審確定判決書內容包括「標題、案號、當事人、代理人、案由、主文、上訴人著作權內容」，以長20公分、寬15公分之篇幅，登載於聯合報、中國時報、自由時報及蘋果日報第1 版下半頁各1 日。

（二）原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，就其中一部提起上訴，上訴聲明：１、原判決廢棄。２、被上訴人應給付上訴人200 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。３、上訴人願供擔保，請准宣告假執行。４、被上訴人應將最後事實審確定判決書內容包括「標題、案號、當事人、代理人、案由、主文、上訴人著作權內容」，以長20公分、寬15公分之篇幅，登載於聯合報、中國時報、自由時報及蘋果日報第1 版下半頁各1 日。並主張：

１、上訴人為系爭著作繁體中文改作權之專屬被授權人，得以自己名義提起本件訴訟：上訴人於91年4 月1 日與美國數學協會簽訂系爭合約後，即為爭著作之專屬被授權人，依原證3 合約之約定，其專屬授權期間為100 年8 月12日起算5 年至105 年8 月11日止，故上訴人得以自己名義於101 年6 月14日提起本件訴訟，自屬有據。雖被上訴人主張上訴人應提歷年來美國數學協會收款後開立之收據證明，惟系爭合約、原證3 合約足以證明上訴人已取得美國數學協會授予系爭著作繁體中文之專屬改作權，而權利金之給付係上訴人與美國數學協會間之契約關係，與被上訴人無涉。

２、系爭著作為著作權法保護之著作：被上訴人主張數學試題無著作權，又主張系爭書籍係合理使用，惟上訴人就AHSME 歷屆英文試題之著作權遭他人侵害而提起訴訟，業經最高法院103 年度台上字第249 號民事判決、本院101 年度刑智上訴字第68號刑事判決、101年度附民上字第27號刑事判決、臺灣高雄地方法院100 年度智訴字第18號刑事判決、臺灣新竹地方法院102 年智易字第8 號刑事判決，均認定AHSME 歷屆英文試題得為著作權之標的，故系爭著作為著作權法保護之著作。

３、系爭書籍業已侵害系爭著作之改作權，上訴人得依著作權法第88條第1 項、第3 項，第89條之規定請求被上訴人賠償損害並將判決書內容之一部登載新聞紙：被上訴人主張其取得大陸華東師範大學熊斌教授之授權獨家發行中文版權而出版系爭書籍，惟未舉證以實其說，是系爭書籍逕將系爭著作翻譯為繁體中文試題出版販售，係故意侵害上訴人之著作權財產權，上訴人得依著作權法第88條第1 項規定請求損害賠償。其次，被上訴人出版販售系爭書籍近十年，全臺灣書籍販賣通路甚多，上訴人不易證明實際損害額，且系爭書籍之出版販售易使消費者對於美國數學競賽試題之書籍是否為真正產生疑義，爰依著作權法第88條第3 項、第89條規定請求酌定賠償金額並將判決書內容全部或一部登載新聞紙。再者，上訴人於101 年3 月29日知悉被上訴人販賣系爭書籍後，於101 年6 月14日提起本件民事訴訟，並未罹於時效之規定。

（三）被上訴人答辯聲明：１、上訴駁回。２、如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。並以：

１、上訴人無權以自己名義提起本訴訟：系爭書籍係熊斌教授於89年9 月間自行收集英文試題，根據其題意重新整理撰寫中文試題與試題詳解而編著，被上訴人與熊斌於90年9 月5 日簽立協議書取得獨家發行中文版權。其次，上訴人未提出經美國數學協會現任董事長Professor Robert L. Devaney 親簽之系爭合約與原證3合約為真正之證明文件，復未提出歷年美國數學協會收款後開立之收據證明其為系爭著作之專屬授權被授權人。縱系爭合約與原證3 合約為真正，依系爭合約、原證3 合約條文1.2 : 「除出版該語文版書籍之權利外，該著作物之所有權利均應由甲方（即MAA ）保留」；系爭合約第9 條：「本合約提供之授權期限為自本合約日期起五年，並於期滿時自動終止。當本合約終止時，本合約提供之所有權利均應自動復歸甲方所有，不另通知」，系爭合約於91年4 月1 日簽訂，已於96年4 月1 日已到期失效，上訴人不得據此主張權利，且上訴人於101 年5 月28日始提民事起訴狀，依著作權法第89條之1 之規定已逾10年之行使請求權時效。

２、系爭著作非為著作權法所保護之著作：數學家所發明發現之定理與學說均無償提供全球人類共享，從未有人主張專用權利，數學教育界皆有「試題無著作權」之共識，故經常交換各國各級測驗試題相互引用、改作、自由採用編輯成冊，未有數學家因他人採用其試題而發生侵權訴訟。美國數學協會所舉辦之數學測驗試題並非全為其原創或創作，其所出版一系列題解叢書，亦未取得原供題者授權，故美國數學協會亦認為試題並無著作權。且AHSME 試題在許多報章雜誌、網站均可輕易取得，並無實質之學術與市場價值，非為著作權法所保護之標的。其次，縱系爭著作為著作權法所保護之著作，熊斌教授長期從事數學競賽與測驗研究，依據AHSME 試題整理撰寫中文試題與試題詳解，並為評註、教學與研究，符合著作權法第52條合理使用之規定。

３、系爭書籍並未侵害系爭著作之改作權：系爭著作與系爭書籍在架構、內容、習慣用語、記號、格式、名詞、數學符號、數學圖形上均不相同，系爭著作之內容謬誤處甚多，其編排格式較類似坊間補習班之講義，而系爭書籍係熊斌教授所撰寫，其解答具有獨特巧妙之見解，對學生研習數學甚有助益，而翻譯內容嚴謹，忠於原英文試題，為學術研究作品。其次，被上訴人與熊斌教授於90年9 月5 日即簽訂系爭書藉之出版協議書，系爭書籍完稿成書時，上訴人尚未與美國數學協會簽約，且系爭書籍之出版日期皆在原證2 、4 出版日期之前，並無抄襲複製之情事，此經臺灣臺北地方法院檢察署檢察以102 年度偵字第1196號為不起訴處分，上訴人不服聲請再議，經臺灣高等法院檢察署智慧財產分署以102 年度上聲議字第473 號駁回再議，上訴人不服上開處分，聲請交付審判，經臺灣臺北地方法院102 年度聲判字第255 號裁定駁回聲請，足證系爭書籍並未侵害系爭著作之改作權等語，資為抗辯。

二、兩造不爭執事項：（見本院卷第134至135頁）

（一）九章出版社為被上訴人獨資設立，在臺灣於92年2 月出版系爭書籍，系爭書籍並無再版及再刷。

（二）系爭書籍並未經由美國數學協會授權出版（見原審卷二第181頁）。

（三）上訴人以被上訴人未經其同意，出版系爭書籍，涉嫌違反著作權法第91條第2 項、第92條規定，而對被上訴人提出告訴，經臺灣臺北地方法院檢察署以102 年度偵字第1196號為不起訴處分，經上訴人不服聲請再議，經臺灣高等法院檢察署智慧財產分署以102 年度上聲議字第473 號駁回再議，上訴人不服，聲請交付審判，經臺灣臺北地方法院102 年度聲判字第255 號裁定駁回聲請（見原審卷二第207 頁、第208 頁、第212 頁、第213 頁、本院卷第79至88頁）。

三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第135頁）

（一）上訴人是否為系爭著作繁體中文試題改作權之專屬授權被授權人，而得以自己名義提起本件訴訟？

（二）系爭著作是否為著作權法所保護之著作？

（三）被上訴人是否侵害系爭著作之繁體中文試題改作權？

（四）上訴人可否依著作權法第88條第1 項規定請求被上訴人賠償？損害賠償金額應如何計算？

（五）上訴人可否依著作權法第89條規定請求被上訴人負擔費用將判決書內容一部登載新聞紙？

四、得心證之理由：

（一）上訴人是否為系爭著作繁體中文試題改作權之專屬授權被授權人，而得以自己名義提起本件訴訟？

１、按著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為，著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利，著作權法第37條第1 項、第4 項定有明文。又著作財產權之授權利用，有專屬授權與非專屬授權之分。非專屬授權，著作財產權得授權多人，不受限制；專屬授權，則係獨占之許諾，著作財產權人不得再就同一內容更授權第三人（最高法院86年度台非字第64號刑事判決參照）。

２、上訴人主張其為系爭著作繁體中文試題改作權之專屬授權被授權人，係以系爭合約（見原審卷㈠第7 至11頁）、100 年8 月12日合約（見原審卷㈠第18至23頁）及上訴人支付美國數學協會之權利金紀錄（見原審卷㈡第110 至117頁）為憑。經查：

（１）系爭合約第1.1 條針對授權內容明訂：「(a)the rights,licenses and privileges to translate or causeto be translated into the Taiwanese-Chineselanguage, and (b)the sole and exclusive right toprint,publish and sell or cause to be printed,published and sold in book form in said languagethe above WORK」（(a) 享有翻譯為繁體中文之改作權利、許可及特權，及(b) 獨家印行、出版與販賣上開繁體中文版本著作物之專屬權利；見原審卷㈠第7 、10頁）。亦即系爭合約第1.1 條a 款有關繁體中文改作權部分，僅係授權翻譯為繁體中文之改作權，並非專屬授權，系爭合約1.1 條b 款雖係專屬授權，然授權內容為有關印行、出版與販賣繁體中文版本著作物，不包括繁體中文改作權。另100 年8 月12日合約第1.1 條a 款（見原審卷㈠第18頁）甚或94年7 月7 日合約（見原審卷㈠第13頁）有關繁體中文改作權之約定，亦均與系爭合約1.1 條a 款內容完全相同，均為非專屬授權。其次，依上訴人支付美國數學協會之權利金紀錄（見原審卷㈡第110 至117 頁），充其量僅得證明上訴人曾支付權利金予美國數學協會，無從證明就繁體中文改作權部分為專屬授權。是依上訴人所提證據資料，尚無法證明其業已取得系爭著作繁體中文試題改作權之專屬授權。

（２）上訴人雖主張其取得繁體中文試題改作權專屬授權依據包括系爭合約第1.1 條a 款及b 款，且a款 之「privileges」為特許、特權之意，即屬專屬授權，與b款並無不同，並聲請台北市翻譯商業同業公會鑑定等語。惟系爭合約1.1 條b 款之專屬授權內容不包括繁體中文改作權，已如上述，且「privileges」縱有特許、特權之意，仍非專屬授權，若a 款、b 款均為專屬授權，a 款何以不使用與b 款相同之「exclusive 」字樣，上訴人此部分之主張，尚無可採，亦無送請台北市翻譯商業同業公會鑑定之必要。

３、準此，依上訴人所提證據資料既無法證明其為系爭著作繁體中文試題改作權之專屬授權被授權人，揆諸上開說明，上訴人自無從依著作權法第37條第4 項規定，以「專屬授權之被授權人」之身分，以自己名義提起本件訴訟，並請求被上訴人損害賠償及將判決書登載新聞紙。則就系爭著作是否為著作權法所保護之著作？被上訴人是否侵害系爭著作之繁體中文試題改作權？上訴人可否依著作權法第88條第1 項規定請求被上訴人賠償？損害賠償金額應如何計算？上訴人可否依著作權法第89條規定請求被上訴人負擔費用將判決書內容一部登載新聞紙等爭點，既不影響上開判斷，自無逐一審酌之必要。

五、綜上所述，依上訴人所提證據資料既無法證明其為系爭著作繁體中文試題改作權之專屬授權被授權人，則上訴人依著作權法第88條第1 項、第3 項、第89條規定，請求被上訴人應給付上訴人200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；被上訴人應將最後事實審確定判決書內容包括「標題、案號、當事人、代理人、案由、主文、上訴人著作權內容」，以長20公分、寬15公分之篇幅，登載於聯合報、中國時報、自由時報及蘋果日報第1 版下半頁各1 日，即有未合，不應准許。其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭

附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。