最高行政法院(含改制前行政法院)97年度判字第873號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97年度判字第873號

上訴人

丹麥商．NVB國際公司 （NVB INTERNATIONAL A/S）

代表人

甲○○○○○○ （VAN DER BLOM,NICOLAAS）

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

黃章典律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

上列當事人間發明專利申請事件，上訴人不服中華民國95年8月9日臺北高等行政法院94年度訴字第2860號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人於民國（下同）89年10月21日以「包含有腔室和活塞之組合的裝置」向被上訴人申請追加發明專利，經被上訴人編為第00000000A01號，併依上訴人於92年1月17日所提申請專利範圍修正本審查，引證88年9月1日公告第368555號「活塞式泵」發明專利案，認為系爭案係運用申請前既有技術而為熟習該技術者所能輕易達成，難謂符合發明專利要件，而依92年2月6日修正前（下稱修正前）專利法第20條第2項規定，以92年4月2日（92）智專二（三）06022字第09220323350號專利核駁審定書為應不予專利之處分。上訴人不服，申請再審查。經被上訴人併依上訴人於92年8月1日所提申請專利範圍修正本審查，認為系爭案有申請專利範圍第5項附屬項之標的與所依附之標的不一致，申請專利範圍之敘述方式不符93年4月7日修正前（下稱修正前）專利法施行細則第16條規定等不明確之處，顯然不符修正前專利法第22條第5項規定，難謂符合發明專利要件，而作成93年5月11日（93）智專三（三）05089字第09320423010號專利再審查案核駁理由先行通知書，請上訴人依修正前專利法第44條、第44條之1、修正前專利法施行細則第28條及被上訴人91年11月8日智法字第0918600118-0號公告之規定，於文到次日起60日內提出申復說明（可註明「申請面詢」）及有關反證資料，若屆期未依通知內容辦理者，專利專責機關得依現有資料續行審查。上訴人屆期未依通知內容辦理，被上訴人乃依修正後專利法第26條第4項規定，以93年12月20日（93）智專三（三）05089字第09321120330號專利再審查核駁審定書為應不予專利之處分。上訴人猶不服，循序提起訴願及行政訴訟，均遭駁回，乃提起本件上訴。

二、上訴人於原審起訴主張：㈠被上訴人未依專利審查基準第2-6-20頁⑶及⑷之要求，而僅根據申請專利範圍附屬項（第5項）單純文字上之誤繕，未審究其實質內容並探求當事人真意，漠視系爭案之可專利性，而作成不予專利之處分，與中華民國專利制度（參見西元2004年版之「發明專利實體審查基準」第2-3-3、2-3-15頁）所欲落實之精神不符，亦違反行政程序法第7條、第9條及第36條規定，其處分違法過當而應予撤銷。㈡修正後專利法第26條第4項與其施行細則無論是舊版第16條或新版第15條及第18條，均未規定「附屬項與所依附之請求項之標的所用之文字應完全相同」，亦即均未對「標的不一致」做出定義。且被上訴人先前曾引用名為「活塞式泵」之前案核駁系爭案，今卻作不同之認定，即系爭案申請專利範圍第5項之「活塞式泵組合」與第2項之「活塞- 內室組合」之文字不一致即為「標的不一致」，惟未述理由，亦未教示上訴人修正方向，上訴人如何能明瞭應如何申復及修正？故原處分理由不備，違法情節至明。㈢系爭案申請專利範圍共有46項請求項，核駁先行通知書及原處分之理由中記載請求項第5項之標的文字錯誤，實已違反專利審查基準第2-3-5及2-3-20頁「逐項審查」之法定要求，顯為違法；且被上訴人發現誤載者僅為第5項，上訴人縱未更正，亦可視為此請求項之撤回或刪除，被上訴人卻將46項請求項全部核駁，其裁量權之行使，顯然過當。㈣被上訴人於作成決定前，雖已給與上訴人陳述意見之機會，而上訴人放棄陳述意見，惟依行政程序法第36條及第43條規定，被上訴人仍應就整體事實調查證據，並將決定及理由告知上訴人，不得就上訴人未陳述意見之事項作出不利上訴人之決定；且被上訴人未選擇其他對上訴人損害較小之作法，而直接駁回其專利申請，置上訴人之權益於不顧，違反行政程序法第7條之比例原則等語，爰求為判決撤銷訴願決定及原處分，並作成系爭案准予專利之處分。

三、被上訴人則以：西元2004年版之「發明專利實體審查基準」第2-3-1頁已明確說明修正後專利法第26條為應審酌之事項，而系爭案因申請專利範圍第5項附屬項與所依附之獨立項標的不一致，不符修正後專利法第26條第4項規定之事證相當明確。又系爭案申請專利範圍第5項之標的「活塞式泵組合」與所依附之標的「活塞-內室組合」顯不一致，不符修正後專利法第26條第4項之規定。且被上訴人曾以再審查核駁理由先行通知書，通知上訴人於文到次日起60日內提出申復說明及有關反證資料，否則被上訴人得依現有資料續行審查。惟上訴人逾期未申復或說明，被上訴人乃逕依現有之內容予以審定，審理程序並無瑕疵等語，資為抗辯，爰求為判決駁回上訴人在原審之訴。

四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案依上訴人於92年8月1日申請，並經被上訴人核准之專利說明書修正本內容觀之，其申請專利範圍第1項為獨立項，第5項為附屬於第1項之附屬項，然第1項之標的係為「活塞-內室組合」，第5項之標的卻為「活塞式泵組合」，故第5項所請求之標的未能與所依附之請求項標的一致，不符合修正後專利法第26條第4項及其施行細則第18條第3項之規定。上訴人雖稱其專利說明書申請專利範圍第5項為「誤譯」，其所載之標的係為「明顯之誤繕」云云；但無可否認，其呈現於申請專利範圍第1項及第5項之申請標的，確實不一致，乃屬不可爭之事實。且被上訴人已以再審查核駁理由先行通知書，通知上訴人系爭案申請專利範圍第5項附屬項之標的與所依附請求項之標的不一致，申請專利範圍之敘述方式不符修正前專利法施行細則第16條之規定，並限期於60日內提出申復說明及有關反證資料，惟上訴人逾期並未申復或修正；是被上訴人已明確告知上訴人應修正之事項，已合法保障上訴人補正之權利，上訴人因自己之懈怠而失權，即難歸責於他人。又按申請發明專利，應就每一發明提出申請，修正後專利法第32條第1項定有明文，此即所謂發明之單一性，因此，申請之發明專利如不合形式或實質之專利要件時，即應全部核駁，不能一部准許一部核駁。系爭案申請專利範圍第5項附屬項之標的與所依附之第1項獨立項標的不一致，上訴人經受通知限期補正而不為，則被上訴人逕依現有之專利說明書內容予以審定，以系爭案不符法定專利要件為由，而為全部應不予專利之處分，自無違誤。至於上訴人所訴之「逐項審查」，係新穎性及進步性之審查原則，系爭案尚未進入新穎性及進步性之實體審查，自無「逐項審查」違反之可言等由，乃駁回上訴人在原審之訴。

五、上訴意旨略謂：㈠依修正後專利法第32條規定及其立法目的，暨西元2004年版「發明專利實體審查基準」第2-4-1頁、修正後專利法第67條第1項規定，足見發明之單一性規定之目的僅為便利專利行政管理與公眾檢索使用。因此，對於發明單一性之要求甚為寬鬆。依「發明專利實體審查基準」第2-4-2頁，判斷是否符合發明單一性之標準在於各請求項所載之發明之實質內容是否屬於一個廣義發明概念，亦即請求項之間是否具有相同或相對應之特定技術特徵，使其於技術上相互關連。又依「發明專利實體審查基準」第2-4-4頁，附屬項包含該獨立項所有的技術特徵，故獨立項與附屬項之間無發明單一性之問題。由此可證系爭案獨立項第1項與附屬項第5項本無發明單一性之問題，只有二者「申請標的之文字不一致」究竟為「誤譯」或「實質標的不一致」之問題。原判決未針對爭點加以審判，反以爭點以外之問題作為判決理由，實有訴外裁判之嫌；更何況以此為裁判所用之法律解釋係完全誤解專利法之意涵，其判決違背法令之情至明。又發明單一性係要求申請專利範圍中各請求項之技術特徵互相關聯，與各請求項是否可以一部准許一部不准無涉。系爭案申請專利範圍第5項與其所間接依附之獨立項第1項間具有相關聯之技術特徵，符合發明單一性之規定。若認為專利申請案不符合發明單一性之規定，依行政程序法第102條及「發明專利審查基準」第2-4-4頁之規定，應先通知申請人申復、修正或分割申請案。惟本件核駁理由先行通知書及原處分從未以此為核駁理由，更未命上訴人申復、修正或分割申請案，原判決新擬具此理由駁回上訴人之訴，卻未依法予上訴人申復、修正或分割申請案而獲准專利之機會，顯然牴觸行政程序法第102條規定，違反法律優位原則。㈡由核駁審定書理由項第1項及第3項可知，系爭案已進入實質審查，故被上訴人方能引證前案駁斥系爭案之進步性，促上訴人作成92年8月之申請專利範圍修正；且上訴人曾多次爭執原處分違反逐項審查原則及比例原則，惟原判決理由第3點中認為系爭案尚未進入新穎性及進步性之實體審查，因此無逐項審查原則之違反云云，不但與前述系爭案實已進入實體審查矛盾，其心證違反論理法則及經驗法則，且發明單一性係屬須逐項審查之實體審查事項，原判決既引用發明單一性原則，認為系爭案不應授予專利，即承認系爭案業已進入逐項實體審查階段，竟又於判決理由第3點中認為系爭案尚未進入實體審查，因此無須作逐項審查，其所持理由顯然前後矛盾，當然違背法令。㈢上訴人於95年6月20日之補充理由狀內及言詞辯論庭中，均指出：上訴人之申請專利範圍總共有46項，然僅因一字翻譯錯誤，審查機關即將此申請案駁回，不顧上訴人研發之辛苦，及違背專利法為保護及鼓勵研發之立法目的。於言詞辯論庭中，上訴人並當庭呈送原審法院90年度訴字2615號判決，陳明該判決與系爭案均為具有將近50項申請專利範圍之申請案，而被上訴人對於第5項以外之各項，於核駁先行通知書與審定書中並未具體說明有何應不予專利之理由，足見原審定認此部分符合專利要件。縱使第5項不符合專利要件，其餘請求項仍有存在之理由。上訴人未對被上訴人針對第5請求項之核駁作出申復，至多能解為放棄遭被上訴人核駁之第5項申請專利範圍而已；被上訴人既未對其他請求項有任何意見，合應授予專利，否則，即應再就其他請求項作出核駁意見，命上訴人申復之。詎被上訴人竟未給予任何意見，即就系爭案之全部為不予專利之處分，不但有違專利法鼓勵創新之意旨，且顯不符比例原則，可謂濫用其裁量權。何況上訴人原始申請專利範圍、修正後之英文本申請專利範圍等均無所謂「標的文字敘述不一致」之情形，上訴人於每一次庭期及每一份理由狀中均對此一再強調，被上訴人對此亦未否認，足見原處分將系爭案請求項文字明顯「誤譯」之情形視為「標的不一致」，本已屬濫用裁量權之行使。且於訴願期間，被上訴人有機會重開程序重為決定，而訴願決定又未對此補充理由予上訴人申復機會，仍維持原處分。被上訴人及訴願機關能以損害上訴人較小之方式作成其行政行為，然卻堅持不為，顯然違反行政程序法第7條之比例原則。原判決承繼被上訴人與訴願機關之作法，未將原處分撤銷，命被上訴人重為決定，仍維持原處分，原判決即已違背行政原則中之比例原則。㈣上訴人於95年6月20日之補充理由狀內指摘：⒈被上訴人作成之原處分違反行政程序法第36條及第43條規定，即上訴人僅承擔於期限後補陳述意見時被上訴人不及將之併案審查之風險，或喪失陳述意見之機會（行政程序法第105條第3項），非謂被上訴人得僅就上訴人未陳述意見事項作出不利上訴人之決定。⒉被上訴人作成之原處分，違反西元2004年版「發明專利實體審查基準」第2-6-20頁⑶及⑷中對審查之要求。⒊過去被上訴人針對明顯誤寫、誤繕，採較彈性作法，惟本件卻採不同之作法，顯然違背行政程序法第6條之平等原則。⒋上訴人之申請專利範圍總共有46項，僅因一字翻譯錯誤，被上訴人即未以損害上訴人較小之方式作成其行政行為，顯然違反行政程序法第7條之比例原則。⒌被上訴人之再審查核駁理由先行通知書及原處分均只以一句「本案申請專利範圍第5項附屬項之標的與所依附之標的不一致」為理由，認為系爭案違反修正後專利法第26條第4項。然查修正後專利法第26條第4項僅謂「申請專利範圍之揭露方式於施行細則定之」，而其施行細則僅謂「用語應一致」，另「發明專利實體審查基準」則謂「應重述被依附之請求項的申請標的」。被上訴人於初審所作之92年4月2日專利核駁審定書理由3中指稱，引證案即第368555號專利中之「活塞式泵」與系爭案之「活塞-內室組合」僅為「活塞構形上的變化…基本構式及作用原理均相同」，被上訴人無異已認定「活塞式泵」與「活塞-內室組合」實質相同。則原處分中核駁系爭案之理由「標的不一致」，究竟係指文字形式上記載不一致即符合標的不一致之定義，或者須實質內容與所依附之獨立項之標的不同，方為標的不一致？專利法施行細則及「發明專利實體審查基準」均未說明，原處分亦未對此說明，顯已違反行政程序法第96條及第97條規定及行政明確性原則等云。原判決逕予駁回上訴人在原審之訴，惟對於上訴人上開攻擊方法，未加以審理，有判決不備理由之違法等語，爰求為判決廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分，且命被上訴人作成系爭專利申請案應予專利之處分。

六、本院按「專利專責機關於審查發明專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：一、至專利專責機關面詢。…」及「申請人於發明專利申請之次日起15個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：…三、專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間內。…」分別為修正前專利法第44條第1項第1款及第44條之1第3項第3款所明定。次按「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」及「發明專利申請案違反…第26條…第32條…規定者，應為不予專利之審定。」分別為修正後專利法第26條第4項及第44條所規定。再按「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。」為修正後專利法施行細則第18條第3項所明文。經查，本件原判決就被上訴人係依上訴人於92年8月1日所提出之系爭案申請專利範圍修正本審查，其申請專利範圍第1項為獨立項，第5項為附屬於第1項之附屬項，然第1項之標的為「活塞-內室組合」，第5項之標的卻為「活塞式泵組合」，第5項附屬項之標的與所依附之第1項獨立項之標的不一致，乃以93年5月11日（93）智專三（三）05089字第09320423010號專利再審查案核駁理由先行通知書，請上訴人依修正前專利法第44條、第44條之1等規定，於文到次日起60日內提出申復說明（可註明「申請面詢」）及有關反證資料。上訴人屆期未依通知內容辦理，被上訴人遂依現有資料續行審查，因認系爭案不符合修正後專利法第26條第4項及修正後專利法施行細則第18條第3項規定，而依修正後專利法第44條規定，為不予專利之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等情，均已詳為論斷，並無上訴人所指摘之違背法令情事。次查，觀諸被上訴人92年4月2日（92）智專二（三）06022字第09220323350號專利核駁審定書中：「…依本案（即系爭案）之設計構式與88年9月1日公告第368555號專利案『活塞式泵』，均係以兩個連續剖面的變化，藉不同構型的活塞之彈性變形，以適應該兩個縱軸向的連續剖面，而構成的一種泵機構。依本案此項設計只是在活塞構型上的變化，致使本追加案與引證案基本構式及作用原理均相同，此種活塞構型的變化為既有的技術，而為熟習此項技術者所輕易能完成者，不具進步性。…」等內容，足見被上訴人認為上開引證案與系爭案只是基本構式及作用原理均相同而已，「活塞式泵」與「活塞-內室組合」仍屬不同，是上訴人主張被上訴人已認定二者實質相同云云，容有誤會，故系爭案申請專利範圍第5項附屬項之標的「活塞式泵組合」與所依附之第1項獨立項之標的「活塞-內室組合」要屬不一致，並無疑義。又獨立項與其附屬項之間本無修正後專利法第32條發明單一性之問題，惟因系爭案申請專利範圍第5項附屬項「活塞式泵組合」與第1項獨立項「活塞-內室組合」之間並不具有相同或相對應之特定技術特徵，使其於技術上相互關聯，自不屬於一個廣義發明概念，而不符合修正後專利法第32條發明單一性規定；且被上訴人既於92年4月2日（92）智專二（三）06022字第09220323350號專利核駁審定書中指出「活塞式泵」與「活塞-內室組合」之活塞構型不同，雖認系爭案不具進步性，惟仍與引證案不屬於一個廣義發明概念，故被上訴人93年5月11日（93）智專三（三）05089字第09320423010號專利再審查案核駁理由先行通知書中雖記載「本案（即系爭案）申請專利範圍第5項附屬項之標的與所依附之標的（即第1項）不一致」等詞，上訴人仍可由此推知其不符合修正後專利法第32條發明單一性規定，併於被上訴人核駁理由先行通知申復之期間內補充、修正說明書或圖式；縱上訴人未依期限申復，被上訴人亦不得視為撤回或刪除該第5項，逐項審查其餘各項，而應以其違反修正後專利法第32條發明單一性規定，依同法第44條規定，為不予專利之審定（按，被上訴人並非依此規定核駁）。是上訴人主張被上訴人未予其申復、修正或分割申請案之機會，牴觸行政程序法第102條規定，違反法律優位原則云云，委無可採。而原判決係因上訴人指摘被上訴人未依法逐項審查及違反行政程序法及專利審查基準等規定云云，而予以論斷，要難謂有訴外裁判之嫌。另查本件上訴狀所載其餘內容，或係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，或係就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，任加指摘違誤，或係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決理由不備或理由矛盾及判決不適用法規或適用不當，難認對原判決之如何違背法令有具體之指摘，均非合法之上訴理由。綜上，原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例亦無牴觸，並無所謂原判決違背法令之情形。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第五庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異