臺北高等行政法院判決

原告

日商‧杰瑟股份有限公司

代表人

甲○○○○

原告

日商‧日本特殊塗料有限公司

代表人

乙○○○○

共同訴訟代理人

丙○○

共同訴訟代理人

林志剛律師（兼送達代收人）

上一人複代理人

丁○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

己○○兼送達代收

　　　　　　戊○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國93年8月11日經訴字第09306224480號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於88年11月5日以「可照射固化之金屬顆粒及包含這些顆粒之可固化樹脂組成物」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，並以西元1998年11月6日向日本申請之第316144號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於93年2月2日以（93）智專三（四）01019字第09320086670號專利再審查核駁審定書為系爭案應不予專利之處分。原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.被告應為系爭案准予專利之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違核駁處分時專利法第20條第1項前段、第22條第3項及第4項之規定，而不符發明專利要件？

㈠原告主張之理由：

1.系爭案在被告作成原處分前，於91年3月1日修正之申請專利範圍，共請求有5個獨立請求項發明：第1項「一種可照射固化之金屬氧化物顆粒」發明。第6項「一種形成如申請專利範圍第1項之可照射固化之金屬氧化物顆粒的方法」發明。第8項「一種可照射固化之組成物」發明。第13項「一種抗反射性物件」發明。第14項「一種具有藉由固化如申請專利範圍第8項之可照射固化之組成物所製得塗層之產物」發明。

2.按專利審查基準（92年版）第1-2-5頁至第1-2-6頁「新穎性判斷之基本原則」一項中之（2）規定「申請專利範圍應就每一請求項逐項判斷其新穎性」；第1-2-19頁至第1-2-20頁「判斷進步性之基本原則」一項中之2規定「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」，以及第1-2-27頁「審查上應注意事項」中之2規定「獨立項之發明具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。再者，不得因獨立項之發明不具有進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判。」可見，在申請專利範圍中如有二項以上之請求項，應就每一請求項各別審查，其中有一請求項不符合發明專利要件時，並不必然會影響其他另一請求項發明而使其不符合發明專利要件。尤其是各獨立請求項之發明，乃是依據系爭案審定時專利法第31條規定，將各別不同的二個獨立發明，併在一案內申請而已，故在申請專利範圍中之一個獨立請求項發明不符合發明專利要件時，更不會影響其他另一獨立請求項發明而使其不符合發明專利要件。因此，用以認定一個獨立請求項不符合發明專利要件的審定理由，就不可能以之當作另一個獨立請求項不符合發明專利的審定理由。

3.查被告92年9月9日智專三（四）01019字第09220910550號核駁理由先行通知書及原處分書可知，被告認定系爭案「難謂符合發明專利要件」的理由，只有兩點，⑴系爭案未將申請專利範圍第7項併入第6項中；⑵因系爭案申請專利範圍第11項已包含有「塗層產物」，而系爭案未將申請專利範圍第14項所請「塗層產物」予以刪除，造成重覆申請。然在上述理由中：

⑴就系爭案未將申請專利範圍第7項併入第6項而言：

①其理由乃係因申請專利範圍第6項所請方法範圍過廣，故被告要求將第7項併入第6項中，以限縮第6項之方法範圍，因此如未將申請專利範圍第7項併入第6項中，所涉及者，乃申請專利範圍第6項所請方法範圍過廣，在未減縮至適當範圍時，不能給予專利之問題。又此問題與其他各獨立請求項及其附屬項發明無關。

②又按原告所提附件1，經濟部在第00000000號發明專利申請事件之訴願案，於91年10月8日經訴字第09106123950號訴願決定書內，認定原告「主動申請修正申請專利範圍，已超出原處分範圍，固與訴願以審查原處分有無違法或不當之精神不符，惟尚難排除本部依職權審查之可能（按現行專利法第3條規定：本法主管機關為經濟部）。而經本部審核其修正內容應屬縮小原申請專利範圍，倘其未變更實質，並足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要。」、本院90年度訴字第2615號判決理由第一項、90年度訴字第452號判決、90年度訴字第325號判決，以及專利法第1條明定鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之制定專利法宗旨可知，原告既然已在訴願中，依照被告原來指示，將申請專利範圍第7項併入第6項，則按原告所提之附件3（原告誤植引證3），修正後之第6項，已無申請專利範圍過廣情事，當無不能准予修正之道理。再者，因原告已在訴願中縮小原申請專利範圍，則原處分認定系爭案不具可專利性之基礎事實既已變更，系爭案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要，惟訴願決定未將原處分撤銷自有不當。

⑵就因系爭案申請專利範圍第11項已包含有「塗層產物」，而系爭案未將申請專利範圍第14項所請「塗層產物」予以刪除，造成重覆申請而言：

①其所涉及者，乃申請專利範圍第14項造成重覆申請，不能給予專利之問題。又此問題與其他各獨立請求項及其附屬項發明無關。

②又因原告既在訴願中，已依照被告原來之指示，將該第14項所請「塗層產物」刪除，則刪除後之申請專利範圍替換本，如原告所提附件3所示，已無第14項所請「塗層產物」造成重覆申請問題。依據專利法第1條制定專利法宗旨，當無不能准予修正之道理。

⑶綜上可知，被告於原處分中，所載核駁理由，僅備具系爭案申請專利範圍第6項及第14項不具發明專利之核駁理由，並未備具系爭案申請專利範圍第1項、第8項、第13項等3項獨立請求項發明，以及其各附屬項發明不具發明專利之核駁理由。系爭案5個獨立項均為獨立的發明，只是依照審定時專利法第31條規定合併申請而已，被告應獨立為理由才是。又按審定時專利法第38條第2項及第39條第1項前段規定，原處分中既未備具系爭案申請專利範圍第1項、第8項、第13項等3項獨立請求項發明，以及其各附屬項發明之不予專利理由，則自應認定為該3項獨立請求項發明，以及其各附屬項發明，經審查認為皆無不予專利之理由，而依法應予專利才是正辦，惟被告卻將其一併核駁在內，顯示被告之原處分實難謂無違反審定時專利法第38條第2項及第39條第1項前段之規定，而有違法情事。此外，即便原告有違背限期申復的義務，但被告只就第6項、第14項為限期申復的通知，就第1項、第8項、第13項並沒有限期原告申復，所以就此部分原告沒有違背限期申復的情形。頂多被告按照現有的狀況，就第1項、第8項、第13項獨立項部分為審酌。

4.被告於原處分援引審定時專利法第20條第1項前段、第22條第3項及第4項規定，作為原告未依照其指示將系爭案申請專利範圍第7項併入第6項、刪除第14項所請「塗層產物」之核駁依據，顯示其審定理由與適用法規確有不相符之情事。

⑴按審定時專利法第20條第1項前段，係有關發明本身是否具備產業上利用性之規定，與系爭案申請專利範圍第6項申請專利範圍是否過廣，以及第14項所請「塗層產物」造成重覆申請等問題無關。如果第6項方法發明本身不具備產業上利用性，縱使將第7項併入第6項，亦不會使第6項方法發明本身變成具備產業上利用性。而第14項所請「塗層產物」不刪除，亦不會使已包含有該「塗層產物」之第11項由原來具備產業上利用性，變成不具備產業上利用性。

⑵而審定時專利法第22條第3項，係有關發明說明書之內容的記載規定。如說明書之內容記載，無法使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施時，是屬於說明書之內容記載不完備的問題，可補充實施例及說明，使熟習該項技術者能瞭解實施例及說明內容而據以實施，故與申請專利範圍第6項申請專利範圍是否過廣，以及第14項所請「塗層產物」不刪除會造成重覆申請等問題無關。

⑶再者，審定時專利法第22條第4項，係規定申請專利範圍應具體指明申請專利標的、技術內容及特點。且其記載在實務上係被要求明確、簡潔（參考現行專利法第26條第3項）。然系爭案申請專利範圍第6項及第14項之記載，並無不合該審定時之專利法第22條第4項所規定應記載事項，以及實務上所要求記載應明確、簡潔之情形。雖然現行專利審查基準3.3「申請專利範圍之記載形式」規定「申請專利範圍之記載形式規定於專利法施行細則第18條及第19條，違反者，應通知申請人申復或補充、修正，屆期未申復或補充、修正者，得以違反專利法第26條第4項（即相當於系爭案審定時專利法第22條第4項）之規定為理由，予以核駁。」。但被告於系爭案「再審查核駁理由先行通知書」所通知之理由，卻完全與專利法施行細則第18條及第19條規定之事項無關。另被告引用審定時第22條第4項也有爭議，審定書只有結論沒有理由，有不備理由的問題。

㈡被告主張之理由：

1.按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者得依系爭案審定時專利法第19條暨第20條第1項之規定申請取得發明專利，惟依同法第22條第3項及第4項之意旨，可知發明專利之申請專利範圍必須明顯確定，始合乎專利法之規定。

2.系爭案曾於核駁理由先行通知書函原告修正申請專利範圍第6、7、11及14項之內容，俾使申請專利範圍明顯確定。然原告逾越被告前函指定之期間，仍未依指示修正或提出任何申復說明，被告依現有資料審定，原91年3月1日修正之申請專利範圍有不明確處，揆諸首揭法條，自應不予專利。原告於訴願時訴願理由中坦承其疏失而未能於指定期間內呈送修正本，亦對被告函修事項並無異議。又被告核駁理由引用當時專利法第22條第4項，原答辯書中第20條第1項及第22條第3項為贅引。

3.按審定時專利法第40條第2項規定，被告給予原告60日對於核駁理由通知書不服提出申復，原告逾期不申復或提出修正，所以被告按照現有資料審查，也就是原來的申請專利範圍審查，而為不予專利之處分本無違誤。原告雖於起訴理由指摘被告引用法條錯誤及補呈申請專利範圍修正本，然系爭案原告因自己之管理上疏忽而致其權益受損，並無歸咎於被告請求重新審酌之理，訴訟實無理由。又原告雖指摘原處分違法，其目的實為回復原狀，雖然當時專利法第40條的期限違反，法律並沒有規定其失權效果，但應準用當時專利法第18條第1項回復原狀的情形，系爭案不該當該條的情形，如果准許回復，會造成違背當時專利第40條第2項立法精神及造成申請人投機，違反公平正義原則。此部分（最高行政法院）86年度判字第1380號及88年度判字第3653號判決可資參考。原告申請專利發動行政程序，依照規定有部分的協力義務，被告發先行通知請原告將有關缺失部分補正，原告沒有修正違反協力義務，所以被告的處分並無違誤。既然核駁理由先行通知書已告知有重複申請及過廣的情形，屬於應該修正的問題，與當時專利法22條第3項及第4項情形該當，被告適用法律並無違誤，即便原處分內容簡單，但不至於適用行政程序法第114條無效的情形，不構成程序瑕疵到原告可以請求回復原狀的程度。

4.此外，因為原告第6項、第14項沒有處理，所以依照專利法的規定沒有部分專利的情形，所以原審定即便就第1項、第8項、第13項沒有特別指明其理由，仍然在整個不予專利的範圍之內，還是有具備理由。

理由

一、按專利法於92年1月3日修正施行前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定。至於已審定者，適用修正施行前之規定。專利法第135條及其修正條文說明理由可資參照。本件係於93年2月2日作成再審查核駁審定書，係於現行專利法於93年7月1日施行前已審定之案件，自應適用修正前專利法之規定，合先敍明。

二、申請專利範圍之記載形式規定於專利法施行細則第18條及第19條，違反者，應通知申請人申復或補充、修正，屆期未申復或補充、修正者，得以違反專利法第26條第4項之規定為理由，予以核駁。有現行專利審查基準3.3「申請專利範圍之記載形式」規定可憑。而本件審定時專利法第22條第5項規定，說明書、圖式及申請專利範圍之敘述方式，於施行細則定之。當時專利法施行細則第16條亦有就申請專利範圍之記載形式為規定。再查，相同發明技術內容如有重覆於不同申請專利範圍記載，核屬申請專利範圍之記載不合規定形式，依現行專利法應依第26條第4項之規定為理由，予以核駁；依本件審定時之專利法則應依第22條第5項之規定予以核駁。

三、經查，本件再審查核駁理由先行通知書通知原告以（一）申請專利範圍第7項應併入第6項中。（二）申請專利範圍第14項所請「塗層產物」已包含於第11項中，不宜重覆申請，應予以刪除。上開核駁理由先行通知書有關通知原告申請專利範圍第7項應併入第6項中，但何以應併入第6項之理由，並未具體載明，使原告無從評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，或據以申復，自難謂已盡當時專利法，對原告關於被告應依當時專利法第40條第2項規定，在審定前應先通知申請人即原告，限期申復之程序利益保障自有妨害。再查，上開核駁理由先行通知書（二）有關「申請專利範圍第14項所請「塗層產物」已包含於第11項中，不宜重覆申請，應予以刪除。」之記載，雖已說明第14項所請「塗層產物」已包含於第11項中，為重覆申請，故應予刪除，但此一重覆申請究竟不符合專利申請之何一規定，再審查核駁理由先行通知書未予載明，已有疏漏。而被告於再審查核駁審定書核駁理由僅說明「本局曾於92年9月9日以智專三（四）01019字第09220910550號核駁理由先行通知書函申請人（即原告）就申請專利範圍不符專利要件之處提出修正或申復，惟今已逾期仍未據修正或申復至局，則本案依現有資料審查，所請自難謂符合發明專利要件，應不予專利。據上論結，本案不符法定專利要件，爰依專利法第20條第1項前段、第22條第3項、第4項，審定如主文。」依上開再審查核駁審定書究竟系爭案係不符發明專利何一要件，被告於審定書中未予記載，已有理由不備之違法。而原告未依核駁理由先行通知書就原申請專利範圍第14項之重覆申請，予以刪除，修正，原告係屬申請專利範圍之記載不符法定形式，被告固可依當時專利法第22條第5項予以核駁（至於核駁理由先行通知書有關「（一）申請專利範圍第7項應併入第6項中。」之通知，因未具體通知核駁理由而僅告知結論，難謂已盡核駁理由先行通知法定義務，自不能以該項理由，作為再審查核駁之依據），詎被告據上論結欄竟併引專利法第20條第1項前段、第22條第3項、第4項作為審定之依據，自有適用法律之違誤。

四、依上所述，本件核駁理由先行通知書有關通知原告申請專利範圍第7項應併入第6項中，但並未具體載明何以應併入第6項之理由，使原告無從評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，或據以申復，難謂符合當時專利法第40條第2項規定，在審定前應先通知申請人之法定義務；又上開核駁理由先行通知書（二）有關「申請專利範圍第14項所請「塗層產物」已包含於第11項中，不宜重覆申請，應予以刪除。」此一重覆申請究竟不符合專利申請之何一規定，再審查核駁理由先行通知書未予載明，亦有疏漏。而被告於再審查核駁審定書既以原告逾期未據修正，依法應依當時專利法第22條第5項予以核駁，惟被告卻認系爭案所請難符發明專利要件，而併依專利法第20條第1項前段、第22條第3項、第4項予以核駁，於法均有未洽（被告於本院審理時雖補充說明其核駁理由係引用當時專利法第22條第4項，原審定書第20條第1項及第22條第3項為贅引，但當時專利法第22條第4項係規定申請專利範圍應具體指明申請專利標的、技術內容及特點。系爭案前揭申請專利範圍第6項及第14項之記載，並無不合該審定時之專利法第22條第4項所規定應記載事項，被告以該條項作為核駁理由，於法仍有未合）。從而原處分不予專利之理由及核駁法律依據既於法有違，訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

五、至原告請求系爭案應准予專利部分，因本件係因原告核駁理由及適用法律有誤應予撤銷，已如前述。而系爭案是否符合產業上利用性、新穎性或進步性之專利要件之實體部分，被告於原處分並未實體審究，尚須由被告予以審究，並於確實踐行專利法有關核駁理由先行通知之法定義務程序後（原核駁理由先行通知書之記載尚有疏漏，已如前述），另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。

六、末查，專利專責機關審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，並非法之所許。蓋行政救濟之目的係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政救濟範圍。有最高行政法院93年度判字501號判決可資參照。本件原告於訴願時始提出系爭案申請專利範圍之修正本，並於訴願理由書自承係其作業疏忽而未依期辦理修正，固屬事實。且依上述最高行政法院之判決意旨，原告於專利專責機關審查否准專利後，在行政救濟中始提出修正，並非法之所許。惟本件因被告未依當時專利法第22條第5項予以核駁，卻認系爭案所請難符發明專利要件，而併依專利法第20條第1項前段、第22條第3項、第4項予以核駁，核駁理由及適用法律有誤而應予撤銷，且系爭案是否符合產業上利用性、新穎性或進步性之專利要件之實體部分，仍須由被告再予以實體審查，如前所述。因此，本院就本件有關系爭案修正申請專利範圍應否准許部分已毋庸加以審究。關於被告就系爭案是否符合產業上利用性、新穎性或進步性之專利要件之實體重為審查時，原告是否仍得修正其申請專利範圍，仍應由被告依相關規定辦理，原告對被告處理之審定結果如有不服，仍得再據之行政爭訟。至於原告主張被告未逐項審查部分，因本件原審定核駁理由及適用法律有誤而應予撤銷，如前所述，故被告未逐項審查部分之疏漏已不影響結果之判斷，爰不一一論述，應由被告另為處分時一併加以審酌，均應予敍明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第104條，民事訴訟法第79條、第85條第1項前段，判決如主文。

第一庭審判長法　官 姜素娥