最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第01625號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 94年度判字第01625號

上訴人

建準電機工業股份有限公司

即原審參加人

代表人

甲○○

訴訟代理人

蔡東賢律師

被上訴人

協禧電機股份有限公司

代表人

乙○○

上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國92年9月4日臺北高等行政法院91年度訴字第2635號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人（即原審參加人）前於民國（下同）83年1月18日以「小型散熱扇之定子結合構造」向經濟部智慧財產局（即原審被告，下稱智慧財產局）之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給新型第95615號專利證書。嗣被上訴人以其違反核准時專利法第98條第2項及第104條第1項第3款規定之要件，檢具舉發證據2為82年11月1日公告之第00000000號「冷卻風扇馬達定子之積磁軛片改良」新型專利案（下稱引證1）；舉發證據3為78年4月1日公告之第00000000號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（下稱引證2）；舉發證據4為81年3月1日公告之第00000000號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（下稱引證3）；舉發證據5為81年11月1日公告之第00000000A01號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（下稱引證4，即引證3之追加專利案），對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於90年12月21日以（90）智專三（2）04020字第09089002504號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、被上訴人於原審起訴主張：從系爭專利的申請專利範圍界定的內容可以清楚得知，系爭專利主要係利用一端形成環唇位之單一管徑的金屬軸管，一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體，再將金屬軸管壓迫進入電路板之中心孔及殼座之柱管，利用於殼座外側先行將定子組結合於金屬軸管，再插入定位於殼座的結合方式，達到易於組裝及減少工次之功效。智慧財產局於審查本件舉發2案（NO2）先前就同一系爭案所提之舉發1案（NO1）時，明顯係認定系爭專利申請之標的與技術特點在於：「以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上認極片、定子線圈、下極片成一體」。又系爭專利要達到「以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體」之技術特點，必須配合「將定子組預先利用圓孔及凸柱相互結合」之結構設計方能據以實施。請說明系爭專利的上、下極片及定子線圈未預先以圓孔及凸柱相結合，如何能達到上極片、下極片、定子線圈之中心孔精確對正及讓金屬軸管一次迫壓貫穿已結合之定子組等問題，智慧財產局對系爭專利申請之標的與技術特點之認定前後不一，顯有違反平等原則及審查欠缺合理充分理由之違法。復查引證1已揭露系爭專利有關「金屬軸管身的外徑略大於上、下極片、電路板之中心孔內徑」之結構特徵；本件被上訴人提出舉發的日期為89年9月21日，依當時專利法第72條第2項規定：「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」舉發1案（NO1）已由被上訴人依法提起行政爭訟，尚未「審查確定」，故仍得執相同之引證案舉發，且智慧財產局亦未將引證案1至4適當地相互組合，再對系爭案是否具備「非能輕易完成」之「進步性」要件進行判斷，智慧財產局之審查理由及作法明顯不當。又系爭案只是引證2至4之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，無專利性可言，智慧財產局於先前舉發1案（NO1）之審定書，就此並未審酌，被上訴人於提起本件舉發2案時，即已主張將引證2至4互相組合以證明系爭案不具進步性，應無「一事不再理」原則之適用，請將訴願決定及原處分撤銷，並命智慧財產局為舉發成立之處分等語。

三、智慧財產局以：本舉發案就引證2至4之審認係依90年10月24日修正公布之專利法第72條第2項規定為審究依據，查引證2至4既與業經審定舉發不成立之舉發1案之證據2、3、4 相同，即應不得再為舉發，至為明確。且系爭專利申請之標的與特點，並非在於被上訴人欲請智慧財產局說明之其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造等問題部分，故系爭專利申請專利範圍內容中對此部分並未予以界定亦難稱為「未明確界定實施的必要構成要件」，更未使系爭專利之實施困難或不可能。再者，由舉發證據2之說明書及相關第2圖並無法看出於上、下積磁軛片12、14之穿孔121、141內徑小於軸管11的外徑，且軸管11的外徑小於線圈座13之穿孔131內徑等，引證2不具有與系爭專利具環唇位且管身為單一外徑之金屬軸管直接一次迫壓貫穿已結合成一體之上極片，定子線圈、下極片之組合體中心孔等相同之構成特徵及作用，系爭案於加工及組裝較簡便，具增進功效，故引證2不足以證明系爭專利案不具新穎性及進步性。又舉發理由並未主張系爭專利為引證1直接轉用於引證2至4揭示的小型散熱扇定子結合，故此部分非原處分審定之依據，上訴人亦未據此提出答辯，實不應再予審究。且引證1與引證2至4間之差異，非其等效替換可簡易互換者，強加援引比擬而稱引證1直接轉用於引證2至4而可成就系爭專利，實屬牽強，並不足採。次查本舉發案所據以主張之證據及事實，與業經審定舉發不成立之舉發1案之舉發理由以系爭結構特徵已為舉發證據2、3、4所揭露，主張系爭專利僅為習知結構，更不具有任何功效上之增進，不具進步性等，所據以舉發之事實及證據兩者實屬同一，依90年10月24日修正公布之專利法第105條準用第72條第2項規定「異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發」，本舉發案之引證2至4既與舉發1案之證據2、3、4相同，即應不得據以再為舉發，至為明確。至專利舉發1案之審定理由是否將證據2、3、4加以結合與系爭專利比較論究，誠屬另案審查問題，與是否屬一事不再理原則之適用無涉等語，資為答辯。

四、上訴人則以：程序上：查原審已就舉發1案做成判決（90年度訴字第6891號），認定系爭案具有新穎性及進步性，系爭案特徵未揭諸在被上訴人之證據中，雖然被上訴人向本院提出上訴，然本院只審理法律問題，事實方面仍應以原審確定之事實為基礎，行政訴訟法第254條第1項定有明文，又基於「實體從舊，程序從新」原則，專利法第72條係就舉發案為程序上之規定，自應適用審查時之新法，舉發1案既業經審定「舉發不成立」，被上訴人卻以同一事實及同一證據再為舉發，故不應審理引證2至4。再依專利法第72條第4項規定及本院89年判字第722號判決意旨，被上訴人本件舉發2案所提之所謂引證1與引證2至4結合以論究系爭專利進步性之理由，除其內容毫無技術依據外，其提出時點既在訴願階段，依法不應加以審酌。實體上：引證1未揭示系爭專利之技術特徵，被上訴人之推導及結論均無任何技術依據，純為其主觀之臆測，實不足採，且不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性。舉發2案之引證2至4相同於舉發1案舉發證據2、3、4以做為舉發之理由，是舉發2案引證2至4之提起顯然違反「同一事實及同一證據」之規定，又綜觀引證2至4之說明書，其完全沒有系爭專利之申請專利範圍所揭示技術特徵之敘述，再參考引證2至4之圖式與拼湊圖式，亦完全看不出系爭專利之申請專利範圍所揭示技術特徵，故引證2至4不足以證明系爭專利不具進步性等語，資為答辯。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）系爭案申請之標的與技術特徵，並非在於金屬軸管頂端其上、下極片與定子線圈預先以圓孔及凸柱之結合構造，故其申請專利範圍內容中未予界定，難稱「未明確界定實施的必要構成要件」，系爭案並未違反核准時專利法第104條第1項第3款之規定，被上訴人於原審審理中，亦表示對此部分不再爭執。

（二）被上訴人於訴願時主張智慧財產局明顯係以逐一比對的方式進行審查，根本未將引證1、3或引證1、4等2個或2個以上的引證案適當地相互結合，再對系爭案是否具備「非能輕易完成」之「進步性」要件進行判斷云云，經查，被上訴人於舉發階段，僅主張系爭案之結構特徵已為引證1所揭露，係引證1之技術手段之直接轉用，未能增進功效；且為引證2至4之簡易組合轉用未能產生相乘功效等情，並未主張將引證1與引證2、3或4結合來判斷系爭案之不具進步性，故此部分係屬新事實（新爭點），應受訴願時即現行專利法第72條第4項自舉發之日起1個月內補提新事實及證據之限制（依本院72年判字第1419號判例意旨，至遲應於舉發案審定前，補提新事實及證據）（雖然程序從新，但修正前專利法第72條第4項規定內容相同），自非智慧財產局及訴願機關於本件舉發案之行政爭訟階段所應審究，訴願決定意旨未就此新爭點加以審酌，並無不合。（三）按新穎性與進步性係不同的基本要件。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，僅具有新穎性，至於有無進步性，尚須檢視申請專利範圍之請求項所載新型，是否「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」。原處分意旨係以系爭案包括：定子線圈、上、下磁極片、電路板及殼座；其特徵在於：金屬軸管頂端具有一較上、下極片中心孔內徑大之外徑之環唇位，其管身之單一外徑略大於上、下極片、電路板及殼應等之中心孔內徑，但略小於定子線圈之中心孔內徑，藉此該金屬軸管一次迫壓貫穿已結合成一體之上極片、定子線圈、下極片之組合體之中心孔，以及電路板之中心孔，再壓入殼座之中心柱孔內而被固定。而引證1之說明書及相關第2圖並無法看出於上、下積磁軛片之穿孔內徑小於軸管的外徑，且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑等為由，認引證1不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，惟查引證1之說明書及相關第2圖並無法看出於上、下積磁軛片之穿孔內徑小於軸管的外徑，且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑等類似於系爭案之結構特徵，僅能推論系爭案與引證1之技術有差異，引證1不足以證明系爭案不具新穎性，至於系爭案有無進步性，尚須檢視其是否為熟習該項技術者運用引證1之技術或知識，所能輕易完成，及是否有增進功效，始能判斷。然遍尋原處分理由就此部分爭點，並無任何著墨，其審定理由顯然不備，自難昭折服。（四）現行專利法係於90年10月24日修正公布，於90年10月26日施行，本於「實體從舊，程序從新」原則，舉發案是否成立，應依系爭專利核准時之法律，而前揭專利法第72條第2項係就舉發案所為之程序上規定，即專利異議案或舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，就同一專利案再為舉發，無須等待「審查確定」。智慧財產局於90年12月21日為本件舉發審定時，前揭專利法第72條第2項已經實施，自應適用此最新程序規定。被上訴人主張其提出舉發的日期為89年9月21日，依當時專利法第72條第2項規定：「異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發」，舉發1案（NO1）已由被上訴人依法提起行政爭訟，尚未「審查確定」，故仍得執相同之引證案舉發云云，固不足取，然查本件被上訴人前於87年10月19日以78年4月1日審定公告之第00000000號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（舉發證據2即本件引證2）、81年3月1日公告之第00000000號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（舉發證據3即本件引證3）及81年11月1日公告之第00000000A01號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（舉發證據4即本件引證4），對同一系爭案提出舉發（NO1），經智慧財產局於89年7月4日以（89）智專三（2）04020字第08989001126號專利舉發審定書為舉發不成立之處分在案，被上訴人不服，提起訴願，經經濟部於90年11月6日以經（90）訴字第09006325880號訴願決定書駁回訴願，尚在行政訴訟中。觀此舉發1案（NO1）之審定書，智慧財產局僅係以逐一比對的方式就各引證案與系爭案進行比較審查，即為舉發不成立之處分，而未將該舉發證據2至4加以組合以論證系爭案是否具進步性，則系爭案是否為本件舉發2案之引證2至4之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」，即屬新事實，與先前舉發1案審定之事實並非同一，揆諸前開說明，被上訴人於提起本件舉發2案時，主張將引證2至4互相組合以證明系爭案不具進步性，應無一事不再理之適用。智慧財產局以本件舉發2案之引證2至4與舉發1案（NO1）之舉發證據2至4相同，該舉發1案（NO1）業經為舉發不成立之處分，依專利法第72條第2項規定，應不得再為舉發為由，對於被上訴人所主張之新事實，即系爭案為本件舉發2案之引證2至4之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」等情，不予受理（未作任何實體審查），其踐行之程序，自有違誤。因而將訴願決定及原處分均撤銷。智慧財產局對於被上訴人於民國89年9月21日就第00000000號「小型散熱扇之定子結合構造」新型專利所提舉發案（NO2），應依原判決之法律見解另為處分。被上訴人其餘之訴（即請求智慧財產局作成舉發成立之處分部分）駁回。

六、上訴意旨略以：（一）依原判決意旨，足見原審亦認將引證1與引證2、3或4結合來判斷系爭案之不具進步性，僅屬新事實，應受92年2月6日修正前專利法第72條第4項自舉發之日起1個月內補提新事實之限制，則被上訴人早於舉發1案（NO1）時，即提出引證1至4作為證據，如被上訴人再主張引證2至4之簡易組合轉用足以證明系爭案不具進步性，此引證2至4之簡易組合轉用，亦屬新事實之提出，同樣應自舉發1案（NO1）舉發之日起1個月內補提，不得於1個月補提之期限屆滿後，又以另一新舉發案之型態提出，否則專利法第72條第4項之強制規定豈非形同具文？原判決顯有理由矛盾之違誤。（二）按92年2月6日修正前專利法弟72條第2項，並參酌同條第4項之規定，其反面解釋應為「任何人得以不同事實且不同證據，再為舉發」，本件原審既認應適用舉發時之專利法第72條第2項規定，而被上訴人於此舉發2案（NO2）所執之證據仍屬相同，僅主張新事實，即非得再為舉發，有一事不再理之適用，從而智慧財產局就該部分未作實體審查，從程序上為「舉發不成立」之處分，訴願機關遞予維持，並無不合，惟原審竟將原處分及訴願決定撤銷，顯有判決違背前揭法令之違法。（三）查被上訴人就上訴人取得之新型第95615號「小型散熱扇之定子結合構造」專利，除提出本件之舉發2案（NO2）外，尚曾向智慧財產局提起舉發1（NO1）案, 而該案業經本院以93年度判字第472號判決駁回被上訴人之上訴，從而被上訴人再提起本件舉發2（NO2）案,乃就已經確定判決之同一案件再為爭執，有違「一事不再理」原則。請將原判決不利於智慧財產局之部分廢棄；該廢棄部分，駁回被上訴人在原審之訴，或發回原審更為審理等語。

七、本院按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」「（第1項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起6個月內申請專利者，不在此限。（第2項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭專利核准時專利法第97條、第98條所明定。次按「實體從舊，程序從新」，乃法律適用原則，舉發案是否成立之實體判斷，應依專利核准時之法律；而有關舉發案所為程序之踐行，則應適用舉發審定時之法律規定。故本件智慧財產局於90年12月21日為系爭舉發審定時，自應適用90年10月24日修正公布專利法第105條準用同法第72條：「（第1項）前條第2款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。（第2項）異議案及前項舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」所為程序之規定。查被上訴人前於87年10月19日以78年4月1日審定公告之第00000000號「無碳刷直流馬達之定子改良構造」新型專利案（舉發證據2即本件引證2）、81年3月1日公告之第00000000號「工業用散熱扇之定子結合構造」新型專利案（舉發證據3即本件引證3）及81年11月1日公告之第00000000A01號「工業用散熱扇之定子結合構造」追加一新型專利案（舉發證據4即本件引證4），對同一系爭案，以違反核准時專利法第97條、第98條第1項第1款、第2款及第2項之規定，提出舉發1案（NO1），主張系爭專利只是舉發證據2、3、4之直接替代轉用，並且未能產生新的功效或明顯之功效增進，係一種不具「進步性」之「集合新型」等情，經智慧財產局於89年7月4日以（89）智專三（2）04020字第08989001126號專利舉發審定書為舉發不成立之處分在案（嗣上訴人不服，提起訴願，經濟部90年11月6日經（90）訴字第09006325880號訴願決定以「綜合證據2、3及4（即本案之引證2至4），尚難證明系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者-附經濟部卷宗」，駁回訴願；被上訴人不服，向臺北高等行政法院提起行政訴訟，經遭駁回，循序向本院提出上訴，本院93年度判字第472號判決以「足認系爭案與引證1、2、3（即本案之引證2至4）之構造皆不同，且系爭案使加工及組裝較簡便，可增進功效，難稱系爭案為『集合新型』或簡易組合轉用，而不具新穎性或進步性，業經原判決於理由中敘明甚詳-附本院卷」等情，駁回上訴）。以上各節，有被上訴人87年10月19日專利舉發申請書及專利訴願理由書、智慧財產局89年7月4日（89）智專三（2）04020字第08989001126號專利舉發審定書附原處分卷可稽，被上訴人以同一事實及同一證據再為舉發，即有前揭專利法第72條第2項「一事不再理」原則之適用，是智慧財產局僅就前開引證1予以審查，並無不合。此部分原判決以智慧財產局對於被上訴人主張系爭案為本件舉發2案之引證2至4之簡易組合轉用，且未能產生相乘功效之「集合新型」等情，未作任何實體審查，不予受理，指摘智慧財產局原處分及訴願決定未洽，雖嫌疏失，上訴意旨執以指摘，固屬有據。惟原判決另以新穎性與進步性係不同的基本要件，上開引證1之說明書及相關第2圖並無法看出於上、下積磁軛片之穿孔內徑小於軸管的外徑，且軸管的外徑小於線圈座之穿孔內徑等類似於系爭案之結構特徵，僅能推論系爭案與引證1之技術有差異，引證1不足以證明系爭案不具新穎性，至於系爭案有無進步性，尚須檢視其是否為熟習該項技術者運用引證1之技術或知識，所能輕易完成，及是否有增進功效，始能判斷，原處分理由就此部分爭點，並無任何著墨，其審定理由顯然不備為由，撤銷訴願決定及原處分，並命智慧財產局對被上訴人就系爭專利所提舉發2案（NO2）應依原判決之法律見解另為處分部分，經核並無違誤，上訴意旨對之亦未有何指摘，仍難認上訴為有理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第二庭審判長法 官　廖　政　雄

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異