臺灣臺南地方法院九十三年度智字第三○號

臺灣臺南地方法院民事判決　九十三年度智字第三○號

原告

甲○○

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

被告

百承光學股份有限公司

被告

丙○○

訴訟代理人

蕭麗莉律師

右當事人間請求清償借款事件，本院於民國九十三年十一月四日言詞辯論終結判決如

左：

主文

事實及理由

一、原告起訴主張：緣原告所有「眼鏡鏡框」專利，為原告所創用，並經依法向經濟部智慧財產局申准有新式樣專利在案，其專利號數為第八四六三七號，專用期限自九十二年五月一日起至一百零三年二月六日止合先陳明。次按依專利法第一百二十三條之規定「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造，為販賣之要約、販賣、使用或為上述之目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權」，又同法第一百二十九條準用八十四條規定「新式樣專利權受侵害時，專利權得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者得請求防止之」，茲查，被告丙○○所負責之同被告百承光學股份有限公司等，未經原告（即專利權人）同意，竟擅自製造並販賣前揭專利之仿冒品，業已嚴重侵害到原告之專利權。茲查原告前於九十三年七月間即查獲被告所製造之如証二所述之眼鏡鏡框，隨即委託聖橋國際專利商標事務所代理函請被告應即刻中止一切仿冒侵害之行為，並將所有仿冒之商品及樣品全數收回，不得製造販售等。被告接獲上述通知後，被告丙○○即回覆聖橋事務所表示願做修改，並於八月上旬，再提供經修改後的眼鏡鏡框表示業已有做部份之修改，惟查其修改之部份只是敷衍性將鼻墊上的二個橢圓槽塞住，並將頂面五個開口的兩端分別加了一條分隔線，而使之變成七個開口而已，其比較上仍難以區辨，而必致消費者產生混淆之虞，自仍應構成仿冒侵害原告之專利權。而被告目前經修正之眼鏡鏡框經原告委由專利事務所鑑定其結果，認為與原告之新式樣專利構成近似此有該鑑定報告可証。又經原告於九十三年九月十日獲悉被告所製售該涉嫌仿冒專利之眼鏡框於台南縣歸仁鄉○○路四八六號之處所黏貼海棉墊，由於該批商品數量不多，原告恐若不緊急為証據之保全，則証據恐怕有難以蒐集之困難，遂隨即於當天下時向台南縣警察局歸仁分局媽廟派出所報案，經值班人員會同原告前往該處而查獲有仿冒品一批，並當場拍攝有仿冒品在案保全該仿冒之証據事實，以防止被告等否認其仿冒侵害之行為，並期阻止被告繼續為仿冒侵害之行為。次按專利權受侵害而請求損害賠償時依專利法第一百二十九條準用同法第八十五條之規定為：依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

⒈依民法第二百十六條之規定。但不能提供証據方法以証明其損害時，發明專利權人得就其實終專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

⒉依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉証時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

②除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

③依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。茲查由於被告所涉嫌仿冒之商品，並未在國內流通市場上販一買，故無法計算被告因侵害行為所得之利益，然被告為製作用以侵害原告新式樣專利權行為之模具，經專業模具工廠估價約五十萬左右，而依業者之商業習慣係以其製品約含百分之二到百分之三十之模具成本分擔計算，則被告之銷售額至少應在二百萬以上（即其因侵害行為所得之利益）而扣除一些材料與工錢等費用，被告之獲利至少應有壹佰貳拾萬元（含模具成本在內），為此特為訴之聲明第一項之請求。又依專利法第八十六條之規定被告用作侵害他人新式樣專利行為之物或行為所生之物，」得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全或一部。又同法第八十四條規定「新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」，而查本案被告用作侵害原告之物，主要即藉由該模具所生產出來者，故除了賠償原告之損害，而有對該模具施行假扣押之必要外，為排除及防止被告繼續侵害原告之專利權，更應將該模具施行假扣押。再查，被告丙○○為被告百承光學股份有限公司之負責人，就其執行業務違反專利法規定而致原告受損害，則依公司法第二十三條第二項規定及民法第一百八十五條規定被告丙○○與百承光學股份有限公司應就原告之損害負連帶賠償之責。對被告之陳述再陳述；本案之被告主張：被告所生產之眼鏡框並無原告專利之創作特徵，而認被告之產品與原告專利案之申請專利範圍並不近似，而認並未侵害原告之專利權，且原告所檢附之「專利侵害鑑定意見書」並非行政院與司法院協調指定之侵害專利，鑑定專業機構之一，並無公信力可信，且該鑑定亦未遵守智產局所公布之專利侵害鑑定基準進行鑑定，其結論亦非正確。茲就被告之上述答辯，謹補呈說明如后：

⒈被告之仿冒品係持原告專利之眼鏡框去修改的，因其第一次所修改後的眼鏡框，其外框造形與原告之專利非常雷同外，特別其在頂面的缺口均完全一模一樣，故遂以存証信函要求被告應終止仿冒不得再行製售，被告於接獲該通知後即回覆原告，願修改模具，而經過約一個月左右被告再提供經修正後的眼鏡框（即本案之之仿冒品）請原告參考，原告即委託代理人丁○○回覆被告，整體造形仍非常雷同，特別是頂面的缺口還是完全相同，只是將兩端的缺口，中間各加一條阻隔線而成為七格、並將鼻部兩側邊的橢圓槽填平而已，其餘部份，仍大致相同。綜上①被告之該項係爭仿冒品，確係仿自原告之該專利眼鏡框，而只做局部的修正者。②被告第一次修正後的眼鏡框因與原告的專利非常雷同，所以被告同意修改模具。③被告第二次修正後的商品，仍與第一次眼鏡框非常雷同，只是將頂面的缺口兩端各加一修阻隔線而已。由被告從一開始開發製售本項系爭仿冒品，即係仿冒原告之專利而來，雖然修改，但仍與原告之專利極為雷同，而必致誤認混淆之虞，自有仿冒原告之專利權。又再查，雖然原告所檢附之「專利侵害鑑定竟見書」並未經行政院與司法院協調指定之侵害專利鑑定專業機構鑑定，而無任何公信力，惟依現行專利法之規定，專利權受侵害，專利權人請求損害賠償時，並沒有要求原告一定要檢附「專利侵害鑑定書」，而且目前雖然司法院與行政院協調指定之侵害專利機關有很多家，但該鑑定機關，在起訴前都是由原被告所各別委託鑑定者，費用也是由各當事人各別負擔者者，故其鑑定結果一定會受到委託人之要求所影響，而致缺乏公信力，故原告謹懇請鈞院依專利法第九十二條第三項及第二項之規定：「法院受理專利訴訟案件，得囑託經司法院指定侵害專利鑑定專業機構為鑑定，則其鑑定結果，自具有公信力。原告亦同意依鑑定結果來確定被告所製售之該係爭商品，是否構成侵害原告之專利權。另就被告主張原告未依民事訴訟法所規定保全証據之程序進行搜據，而主張程序屬違法行為。惟查，因被告所製售之該涉嫌仿冒品，並未在國內市場上販售，搜証上本即非常不易，加以被告亦明知原告在密切的注意，更不敢明目張膽的公開製造，　因此更造成原告搜証與保全証據之困難。而在九十三年九月十日，原告獲悉被告所製售之該涉嫌仿冒專利之眼鏡框於台南縣歸仁鄉○○路四八六號之處所黏貼海棉墊，因數量即少，若不緊急的為保全處分，則証據恐怕有難以蒐集之困難，故依民法緊急的自助行為，請警方合同處理，且原告進到案發現場搜証時，也是經過現場人員同意及拍攝者，其程序並無違法，併于陳明。提出；被告仿冒之眼鏡鏡框、存證信函、修改後之眼鏡鏡框、專利鑑定報告書、報案紀錄、照片、估價單、製品照片等為證並聲明：被告應連帶給付原告一百五十萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。被告從事侵害行為之模具，原告願提供擔保，請求施行假扣押。原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作」、「新式樣專範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準；必要時，得審酌創作說明」，修正前專利法第一百零六條第一項及第一百一十七條第二項分別定有明文。本件原告之Ο八四六三七號︻眼鏡鏡框︼專利，參酌該專利之新式樣專利圖說及創作說明，其鏡框形狀為同類物品之習知形狀，而原告將鏡框前側面分成內、外兩個面，該內傾斜面中央上端設有一"　"形凸部，中央下端凹設二"　"形弧凹部，弧凹部內具有"　"形穿孔，該外傾斜面二側邊各凹設一"　"形凹陷部及一"　"形弧陷部，弧陷部內具有"　"形貫孔，鏡框上、下端邊各凹設複數弧形凹陷坑，凹陷坑內並各開設有通孔，鏡框中央後側面為"　"鼻墊部，" "形鼻部上端並開設二長缺槽（參見原告之新式樣創造說明）。而被告所生產之眼鏡鏡框並無以上原告之創作特徵，足見被告之產品與原告專利案之申請專利範圍並不近似，自未侵害原告之專利權。而原告檢附之﹁專利侵害鑑定意見書﹂係由聖橋國際專利商標事務所出具，而該所並非行政院與司法院協調指定之侵害專利鑑定專業機構之一，並無任何公信力可言，且該鑑定更未遵守中央標準局公布之專利侵害鑑定基準進行鑑定，其結論並非正確，自不足採。次按專利法已於民國九十二年二月六日廢除刑罰之相關條文，並自九十二年三月三十一日施行，自該日起侵害專利完全回歸民事救濟程序解決。原告未遵循民事訴訟法所規定保全證據之程序，竟在無法聲請搜索票之情形下，利用基層員警不熟悉專利法之規定，逕以「報案」之方式，在警方人員未陪同之下進入民宅，自稱「查獲有仿冒品一批」，其程序已屬違法行為。被告百承光學股份有限公司所製售之「眼鏡鏡框」與原告所取得之新式樣專利第Ο八四六三七Ο八四六三七號「眼鏡鏡框」，經被告送請司法院及行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構之一「台灣省機械技師公會」鑑定結果為專利範圍不近似，亦即認定被告所製售之「眼鏡鏡框」未侵害原告之新式樣專利權，附呈專利侵害鑑定報告乙份。原告自承：「茲查由於被告所涉嫌仿冒之商品，並未在國內流通市場上販賣，故無法計算被告因侵害行為所得之利益」，竟擅以模具之價值推估原告所獲之利益為一百二十萬元，實在毫無根據！

三、兩造不爭執之事實：

（一）、原告就「眼鏡鏡框」業經向經濟部中央標準局（即智慧財產局）申請取得新式樣第八四六三七號專利權在案，享有自九十二年五月一日至一百零三年二月六日止專有製造販賣或使用其新式樣之權。

（二）、原告曾寄交存證信函及會同警方拍攝有照片。

四、得心證之理由：本案爭執之關鍵在於，被告製造之「眼鏡鏡框」有無侵害原告所有之新式樣第八四六三七號專利權？經查，

（一）、按關於專利技術保護範圍之界定以及專利侵害之判斷，所應採取之基準為何，攸關本件訴訟之結果，自有先予界定之必要，茲分述如下：

（１）關於專利技術保護範圍之界定，學說上固有：

①中心限定主義：專利權所保護之客體為該專利原理之基本核心，縱使其在專利請求之文義中並未具體表現出來，於參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。

②周邊限定主義：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，未記載於申請專利範圍之事項，不受保護。

③折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。我國專利法第一百零五條準用同法第二十二條之規定：申請新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之；又前開之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。另同法第一百零三條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖式。是以，我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。

（２）關於判斷專利侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成後，將待鑑定樣品之產品或技術構成與專利案之產品或技術構成，依下列流程相比：

①全要件原則：將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術比較其構成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，利用消極均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。

②均等論原則：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判定該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：Ⅰ以實質相同方法、Ⅱ實行實質相同功能、Ⅲ產生實質相同結果，在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。

③此外於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌倘參酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。

（二）、按專利案件自專利法於民國九十二年二月六日修訂廢除刑罰之相關條文，並自九十二年三月三十一日施行，自該日起侵害專利完全回歸民事救濟程序解決。又司法院及行政院曾協調指定有專利侵害鑑定專業機構，考其用意在於往日之專利侵害訴訟，因訴訟過程中常因舉發、異議而終止訴訟程序之進行，延宕數年無法結案，非但浪費人力、物力，更且嚴重影響無辜之原、被告，當事人因訟累影響生產，法院則積案如山，影響司法公信力，遂有協調、公告指定有專利侵害鑑定專業機構，因之，基於誠信原則，原告於訴訟之前，自應先行委託合法之專利侵害鑑定專業機構先行鑑定被告之產品是否確有侵害原告專利權，庶免有利用專利訴訟程序掐制被告生意上之競爭。

（三）、卷查，本件原告起訴指訴被告所謂被告擅自製造並販賣之眼鏡鏡框係伊前揭專利之仿冒品，嚴重侵害到原告之專利權，訴請賠償一節，雖據其提出所謂被告仿冒之眼鏡鏡框、存證信函、修改後之眼鏡鏡框、專利鑑定報告書、報案紀錄、照片、估價單、製品照片等為證，為被告否認有若何仿冒情事，辯稱所製造之眼鏡鏡框經被告囑託司法院及行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構之一「台灣省機械技師公會」鑑定結果為專利範圍不近似，亦即認定被告所製售之「眼鏡鏡框」未侵害原告之新式樣專利權，提出該會九十三年十月十八日鑑定編號no；93 x1001專利鑑定報告書為證，經審核被告所陳與鑑定報告相符，有該鑑定報告在卷足憑。

（四）、本院審視「台灣省機械技師公會」之專利侵害鑑定報告，業已依據經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定基準」之鑑定流程予以鑑定，且鑑定程序及分析均詳細確實，做出「待鑑定品與本專利申請專利範圍不近似」結論，自屬客觀可採，是以被告所使用之待鑑物樣品，並未侵害原告之專利權，堪以認定。反觀原告上揭主張及證據，均係其單方及其代理人「聖橋國際專利商標事務所」片面之詞，所謂「侵害鑑定」則為原告委託之代理人「聖橋國際專利商標事務所」片面製作，而代理人「聖橋國際專利商標事務所」並非司法院及行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構之一，原告並不爭執，代理人「聖橋國際專利商標事務所」之鑑定既為被告所否認，且無其他積極證據以玆證明被告確有侵害其專利情事，且對「台灣省機械技師公會」確為司法院及行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構之一並不爭執，本院認該會之鑑定應屬可採，綜上所述，被告製造之「眼鏡鏡框」並未侵害原告之專利權，則原告依專利法第八十八條第一項、第一百零五條之規定，請求被告連帶賠償原告一百五十萬元及法定遲延利息，自屬無據，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。

五、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，於判決結果不生影響，無庸一一論列，原告雖聲請再行囑託其他經司法院及行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構再行鑑定，以求慎重云云，本院認「台灣省機械技師公會」既為司法院及行政院協調指定之專利侵害鑑定專業機構，且其鑑定係依據經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定基準」之鑑定流程予以鑑定，且鑑定程序及分析均詳細確實，做出「待鑑定品與本專利申請專利範圍不近似」結論，量囑託其他專利侵害鑑定專業機構鑑定，其結果應屬相符始合常理，否則若每一專利侵害鑑定專業機構鑑定結果互異，則訴訟案件豈非無完無了，本院認原告此部份聲請有意圖延滯訴訟可能，爰不再行進行鑑定，併此敘明。

六、結論：本件原告之訴，為無理由，並依民事訴訟法第七十八條判決如主文。

臺灣臺南地法院民事第一庭~B法官　何清池右為正本，係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀

~B法院書記官　陳信良