智慧財產法院民事判決

原告

美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司（FRANKLIN／TEMPLETON DISTRIBUTORS，INC.）

法定代理人

Steven J. Gray

訴訟代理人

謝文倩律師

訴訟代理人

陳紹倫律師

複代理人

賴怡文律師

被告

台北富蘭德林諮詢有限公司

被告

兼 上

法定代理人

劉芳榮

共同訴訟代理人

蘇芳儀律師

　陳和貴律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於中華民國105年1 月12日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、程序方面：

㈠本件乃涉外民事事件，本院有國際裁判管轄權：按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。查本件原告係外國法人，故本件具有涉外因素，而為涉外事件。再者，雖涉外民事法律適用法並未就法院之管轄予以規定，然原告主張排除侵害商標權行為等，為有關我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）註冊第131837號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），其商標登記地既在我國，且被告等已不爭執我國法院是否有管轄權，而就本件原告請求之事項是否有理由為實體答辯，自應類推適用我國民事訴訟法第17條及第25條規定，由我國法院管轄。另依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。本件係商標法所生之民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院自得就本件排除侵害商標權行為事件為審理。

㈡本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律：次按「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」，民國100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。原告主張排除侵害商標權行為事件之事實，係對排除侵害商標權存否之爭執，是本件應定性為商標權爭議事件，依前揭規定，本件之準據法自應依中華民國法律。

㈢原告有當事人能力：按未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟，商標法第99條定有明文。經查，本件原告為外國公司，未經我國經濟部認許，其訴請依商標法第69條第1 、2 項及第70條、民法第195 條第1 項後段等規定，就被告侵害系爭商標權之行為，請求排除侵害及回復名譽，依前揭規定，原告自得提起本件民事訴訟而有當事人能力，使得實體權利與救濟程序配合，符合有權利即有救濟之法理。

㈣原告起訴後於104 年1 月20日請求刪除原訴之聲明第1 項劉芳榮三字（本院卷㈠第281 頁之調查筆錄），後於104 年5月29日具狀減縮及變更訴之聲明第1 項、捨棄與註冊第00089012號商標相關之請求（本院卷㈡第307 至308 頁書狀），經被告等同意（本院卷㈢第80頁之言詞辯論筆錄），嗣於104 年11月17日具狀變更訴之聲明第5 項（本院卷㈣第204 至204 頁反面書狀），惟被告等不同意（本院卷㈤第49頁之言詞辯論筆錄）。因原告請求之基礎事實同一，並不甚礙被告等之防禦及訴訟之終結，部分亦得被告等同意，與民事訴訟法第255 條第1 項第1 、2 、3 、7 款、第262 條第1 項規定相符，自應准許。

二、原告主張：

㈠原告於87年11月5 日向智慧局申請商標之註冊，經智慧局於89年11月1 日核准註冊為系爭商標（如附圖1 所示），並授權富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（下稱富蘭克林證券公司）使用，現仍於專用期間內。

㈡被告劉芳榮卻於91年4 月9 日向智慧局申請商標註冊，取得註冊第179811、189050號商標（下稱富蘭德林商標1 、富蘭德林商標2 ，如附圖2 所示），且被告台北富蘭德林諮詢有限公司（下稱被告公司）乃於90年9 月11日設立。被告劉芳榮申請富蘭德林商標或被告公司註冊時，原告之系爭商標已為著名商標，且被告之行為已使相關消費者混淆誤認之虞，或減損系爭商標之識別性或信譽之虞。

㈢爰依：

⒈商標法第69條、第70條第1 款、修正前公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條、第34條及民法第195 條第1 項規定，請求禁止、排除侵害商標行為，並刊登判決於新聞紙。

⒉本件被告應同時違反現行商標法及被告公司設立時之商標法，及被告商標獲准註冊之商標法、公平交易法，則原告仍得併依現行商標法及當時之商標法、公平交易法規定請求侵害排除。

㈣並聲明：

⒈被告劉芳榮不得使用或授權他人使用「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標，於同一或類似於註冊第131837號「富蘭克林」商標之商品／服務。

⒉被告台北富蘭德林諮詢有限公司之公司名稱特取部分應辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」，及非相同或近似於「富蘭克林」之公司名稱。

⒊被告等不得持有陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」之字樣之商品或服務，或使用於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物。

⒋被告等應將自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀。

⒌被告等應連帶負擔費用，將本件一審判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，以新細明體十六號大小之字體、以半版規格（全十26公分乘以36公分之版面）刊登於蘋果日報、中國時報、工商時報、經濟日報以及聯合報全國版壹日。

三、被告等抗辯：

㈠被告劉芳榮於91年間即以富蘭德林商標申請註冊，分別於92年5 月16日及同年12月1 日經智慧局公告註冊生效，註冊號數為第179811號及第189050號（即富蘭德林商標1 、2 ）分別指定使用於第35類（工商管理協助、企業管理顧問等）及第41類（各種書刊、雜誌、文獻等出版）之商品/ 服務，系爭商標目前均在有效專用期間內。被告劉芳榮就上開商標自當擁有合法之商標權利，並得將系爭商標授權予由其擔任代表人之被告公司使用。故被告等使用「富蘭德林」商標，係具有合法權源，原告不得剝奪或限制。

㈡本件適用法律部分：

⒈原告之系爭商標屬已註冊之商標，對於被告訴之聲明第1項、第3 項及第4 項關於排除「富蘭德林」商標侵害之請求權基礎應僅得以現行有效之商標法規定為限，而不得再依89年4 月26日修正公布之公平交易法為主張，且被告之富蘭德林商標亦經合法註冊，而仍在專用期間，公平交易法之規定亦不得排除被告所擁有之合法商標權利。

⒉原告訴之聲明第2 項關於排除被告公司使用「富蘭德林」公司名稱之請求，應先以被告公司設立登記時之商標法為判斷依據，唯有依公司設立時之商標法構成商標侵害時，才有再進一步判斷是否違反現行之商標法第69條及第70條第1 項第2 款之餘地。被告公司設立登記時並未違反斯時之商標法規定，原告關於請求被告變更公司名稱之訴顯無理由。且原告訴之聲明第2 項關於被告公司不得使用「富蘭德林」公司名稱之請求，無適用公平交易法之餘地⒊原告主張其訴之聲明第5 項之請求權基礎為89年4 月26日修正公布之公平交易法第34條及民法第195 條第1 項規定云云。惟排除商標侵害之主張應適用現行有效之商標法規定，原告另依公平交易法主張排除被告現時仍持續之商標侵害行為，自應適用現行有效之公平交易法，而依現行公平交易法第22條規定，就已註冊商標主張排除仿冒表徵之侵害，已不得再依公平交易法為請求，故原告亦不得依89年4 月26日修正公布之公平交易法第34條（即現行公平交易法第33條）規定而請求被告將判決刊登新聞紙。

㈢系爭商標與富蘭德林商標無混淆誤認之虞：

⒈富蘭德林商標1 註冊登記於第35類之「企業管理顧問」之服務，原告也認定並未與系爭商標（用以表彰基金商品或服務）產生混淆或減損其商標識別性，被告就「富蘭德林」品牌已經營多年，為其服務之台商客群所熟知，並大量出版文書（總字數達753 萬字），舉辦600 場以上財稅諮詢講座，見報曝光及專欄達上千次以上，業已投入相當之時間及心力，於相關商業服務已建立高度之信譽，被告就其所註冊之「富蘭德林」商標效力之信賴利益應受保護，原告自無由於今日再以其為著名（假設語）之系爭商標，而否認被告就「富蘭德林」商標權之效力。而被告十餘年來所從事之業務均始終限於為兩岸台商企業及台資銀行財稅規劃管理顧問服務，並未有擴及侵害原告權利之行為，原告於知悉被告註冊商標時並未行使權利，則不得於今再行使權利，否則即有違誠信原則。

⒉被告申請商標註冊之行為係基於取得商標權之合法行為，如對商標權之申請有任何疑義，應循行政程序管道救濟，故申請商標註冊之行為並非原告得依同法第61條規定得以排除之行為。

⒊富蘭德林商標2 係經註冊使用於第41類（各種書刊、雜誌、文獻等之出版等），而商標法第29條第2 款及第3 款規定係禁止他人於同一或類似之商品或服務使用相同或近似之商標，前開「富蘭德林」商標經註冊使用於第41類（各種書刊、雜誌、文獻等之出版等），與原告據以主張之「富蘭克林」商標所註冊之36類（基金分銷等）顯然並非同一或類似之商品或服務，故並無違反該條規定之情節，原告自不得依同法第61條規定排除被告所註冊富蘭德林商標2之效力。

⒋被告劉芳榮係於92年5 月16日取得註冊富蘭德林商標1 ，依當時有效即86年5 月7 日修正公布、87年11月1 日施行之商標法第37條第7 款規定。又被告劉芳榮於92年12月1日取得註冊富蘭德林商標2時，當時有效即92年5 月28 日公布施行之商標法第23條第12款規定。由此可知，歷次商標權法關於著名商標之權利保護，不論係排除相同或近似而致生混淆之他人商標註冊或侵害，均係以他人之商標申請註冊或使用時，權利人之商標是否已為著名商標為認定基準。顯然系爭商標於彼時並非主管機關認定之著名商標，且依上開法律規定，富蘭德林商標1 、2 並未有相同或近似於著名商標而有構成混淆誤認之虞，亦未有減損任何著名商標之信譽或識別性之虞之情形，方能獲智慧財產局准予註冊。原告今依商標法第70條規定主張被告不得使用合法註冊之商標，有違法律安定性，也侵害被告之信賴保護利益。

⒌原告稱系爭商標甚至於註冊前即已屬於著名商標，而以原證6 至原證11以及原證26至30為證，惟：

⑴原證6 至原證11不足以作為「富蘭克林」著名性證據。

⑵原證26至30均係關於其關係企業FranklinResources,Inc. 於國外獲選為優良企業之文獻，雖足以顯示外國Franklin Resources, Inc.營業主體之傑出表現，原告係以系爭商標為本件請求之依據並主張系爭商標在申請註冊時即已屬著名商標，卻未舉出系爭商標於台灣之知名度的相關證據，或甚至其外文「Franklin」使用區域及知名度是否及於台灣，至於原證26至30外國文獻資料均無法證明原告所稱中文之系爭商標在申請時即87年於台灣即屬經消費者所普遍認知之著名商標，原告亦未證明至今該侵害之狀態仍持續中。

㈣被告使用「台北富蘭德林」作為公司特取名稱均未違反商標法第70條第1項第2款規定：

⒈原告之系爭商標於被告公司設立登記前及被告開始使用「富蘭德林」前並非著名之註冊商標。依據原告提出之商標使用資料，原告之系爭商標於90年前初期並非著名商標：

⑴原證6、原證7、原證8、原證9、原證10及原證11、原證18及原證43、原證19及原證21、原證20、原證22均無法證明就系爭商標商標之使用情節。

⑵原證23、原證32、原證24、原證25、原證42或與系爭商標使用無涉或無法作為系爭商標使用之證據。

⒉原告之系爭商標迄今，仍不得謂為著名商標：

⑴原證52、原證53、原證54，其廣告中之富蘭克林之文字係以敘述性文字方式呈現，並搭配大或小之富蘭克林人像無足令消費者認知以「富蘭克林」作為商標使用。

⑵原證55、原證56、原證57，各廣告之呈現方式不足以認識「富蘭克林」為商標。

⒊原告之系爭商標經註冊公告之日為89年12月1 日，惟被告89年2 月即於上海成立富蘭德林諮詢（上海）有限公司，嗣於90年於台灣申請設立被告台北富蘭德林諮詢有限公司，故「富蘭克林」（純文字）尚未註冊公告時，被告劉芳榮即以「富蘭德林」為其事業名稱，因此，於89年2 月被告劉芳榮使用「富蘭德林」之名稱時，「富蘭克林」商標既未經核准註冊，自無抄襲其商標之可能，而於90年被告申設「台北富蘭德林諮詢有限公司」時，系爭商標才註冊一年，不可能短短一年內即具有著名性。

⒋我國於95年8 月1 日「境外基金管理辦法」實施後，境外基金在臺灣之發展方日趨成熟，依基金發展之沿革，80年代境外基金於台灣之業務尚在草創時期，原告就境外基金業務所使用之系爭商標難以被認為於80年代即具有普遍知名度，故於被告90年公司設立登記前或被告開始使用「富蘭德林」於兩岸企業諮詢業務時，原告之系爭商標不可能已屬著名商標。

㈤又依據現行商標法第70條第2 款規定，被告公司並無明知為他人著名之註冊商標，以系爭商標中之文字作為自己公司名稱：

⒈被告之特取名稱「台北富蘭德林」不管在商標整體之外觀、讀音及觀念上，均與原告「富蘭克林」商標不相同，原告之「富蘭克林」商標就整體觀察，其概念係源自美國歷史人物之音譯，而被告設立之「台北富蘭德林」諮詢有限公司，其概念係來自「friendly」之音譯，代表人劉芳榮取該英文之「友善的」意義為公司之名稱，係希望能給客戶最友善、親切之服務，早期創業維艱，被告劉芳榮也希望藉此公司名稱時時督促自己及員工，其所提供之服務，必須達到令客戶滿意之程度，而被告所使用之圖樣，象徵與客戶間建立友善的橋樑與溝通管道。時至今日，「富蘭德林」事業群在兩岸間從事企業財稅方面的諮詢服務及證券承銷業務，備受矚目，業建立卓越信譽，而此等專業領域，均非原告之業務所及，兩者間更無混淆之虞。又被告劉芳榮於89年2月申請設立富蘭德林諮詢（上海）有限公司時，公司英文名稱為「FriendlyConsulting（shanghai）Co., LTD. 」，原告之「富蘭克林」商標當時根本尚未經註冊公告（原告之系爭商標於89年12月1 日方經註冊公告），因此被告以「富蘭德林」為名時，根本無從認知可能構成對原告之「富蘭克林」商標之任何權益受損，此有於89年因申請設立公司一併在中國工商銀行設立富蘭德林諮詢（上海）有限公司之銀行帳戶開戶資料可稽（被證2）。成立當時，係唯一經上海市政府批准，擁有「外商投資項目代理資格」及「代理記帳資格」的台灣獨資顧問公司；又因回台灣創業之營業所在地坐落於台北，故綜合公司座落地及沿襲外文音譯而取名為「台北富蘭德林」。而在95年接受遠見雜誌之採訪時，被告劉芳榮也說明富蘭德林係取自Friendly之概念而來（被證3 ），95年其接受訪問時並無本件訴訟存在，且系爭商標亦非著名商標，故被告所描述之典故具相當之可信度，顯見其並無仿冒系爭商標之意圖。

⒉而原告之系爭商標係源自人名，以「Franklin」音譯而來，須以整體使用方有引起消費者識別之意義，與「Friendly」所音譯而來之「富蘭德林」概念不同，「富蘭克林」係以其整體之音譯為引起消費者注意之特點，並藉以與他人商品或服務相區別。而「富蘭克林」與「富蘭德林」之文字既非完全相同，「富蘭克林」一詞之完整人名所具之歷史意義無從切割而論，該語詞無非以歷史人物之典故作為主要吸引消費者之特徵，與被告使用「台北富蘭德林」的典故及給予消費者之印象均不相同，自無「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司」特取名稱之情。

㈥被告使用「台北富蘭德林」作為公司名稱之特取部分或使用富蘭德林商標，並無致相關消費者混淆誤認之虞，亦無任何減損「富蘭克林」商標識別性或信譽之可能情事：

⒈系爭商標之識別性弱：系爭商標「富蘭克林」是由國人均認知係美國政治家、發明家班傑明‧富蘭克林（Benjamin Franklin）之姓氏中文音譯，系爭商標因源自既有之名詞，識別性弱，所受保護範圍應較窄，商標權排他效力應僅限於他人經營與原告具有直接競爭關係且完全相同之商品或服務類別，才有保護之必要性及合理性。

⒉兩者之商標不近似：系爭商標係由「Franklin」即歷史人物姓氏音譯而來，而與發想自「Friendly」所音譯而來之「富蘭德林」觀念不同，「Franklin」一般通常譯名為「富蘭克林」，該英文名稱之中譯須以「整體觀察」方有識別性，且以其整體之音譯為引起消費者注意之特點，並藉以與他人商品或服務相區別，二者於外觀、觀念及讀音均不近似。

⒊原告及被告提供之商品／服務不類似：

⑴被告公司所營事業為「國際貿易業」、「投資顧問業」(證券投資顧問除外) 、企業經營管理顧問業，該公司與另一被告劉芳榮主要從事業務是為台商提供企業顧問諮詢服務，特別是兩岸財稅法令的部分，與原告所營之境外基金商品及服務並無相關性，客群不同，服務管道也不同，

⑵被告劉芳榮授權訴外人「富蘭德林證券股份有限公司」使用「富蘭德林」商標之部分：被告劉芳榮所設立之「富蘭德林證券股份有限公司」係為協助台商股票上市、提供融資規劃服務及辦理證券承銷之依我國法合法設立的專業證券商，惟系爭商標被授權人富蘭克林證券投資顧問股份有限公司，並未受我國主管機關核准許可經營任何證券商業務且兩者分屬不同業務別，兩者提供之商品及服務更無相同之處，並無造成混淆誤認之虞。

⑶被告劉芳榮所設立之另一家「富蘭德林投資有限公司」，登記項目乃一般投資業，亦屬提供企業兩岸相關財稅諮詢服務之企業，與原告從事之基金業務毫無關聯。

⑷原告提出原證44均是針對台商企業所提供兩岸之相關商業、財稅法令訊息及分析，與原告在台授權人富蘭克林證券投顧所投稿之文章係對於個人投資客戶提供基金理財之訊息明顯有別，自無從證明被告將「富蘭德林」商標使用在與原告之系爭商標同一或類似之服務。

⒋被告使用「富蘭德林」商標與原告所提供之商品或服務實際上並無混淆誤認之情：

⑴本件原告之消費族群或潛在消費族群為個人理財戶，而被告客戶族群主要為台商企業、各家銀行，並對企業於兩岸間之財稅規劃提供專業的服務，原告所著重者為從事基金理財之個人消費者，而被告所著重者為台商企業諮詢服務，原告或被告提供之商品或服務，均具有極高的專業性，兩造提供之商品或服務，投資大眾於購買或接洽金融商品或服務時，判斷兩者商標之營業表徵來源，當會施以較高之注意，而該注意程度當遠高於相關消費者進行一般日常用品之採購所施予之注意，此乃當然之理。

⑵原告與被告分別見長於不同之業務領域，經於奇摩網站搜尋平台查詢「富蘭德林」名稱，出現之連結列表為「富蘭德林- 培訓報名」、「中國涉外財稅會計實務」、「富蘭德林逆勢搶進押寶『只做承銷』」、「中國外資公司設立法律實務」、「顧問公司PE造富路徑劉芳榮潛伏四年獲利過億」、「富蘭德林事業群總經理劉芳榮在大上海地區承攬三千家台商客戶的法律、會計業務」等。而系爭商標名稱搜尋，出現之連結列表為「富蘭克林基金理財網」、「富蘭克林華美投信理財網」、「本傑明‧富蘭克林之人物介紹」等內容。依據知名奇摩網站之搜尋引擎所示，兩者均具知名度，且所經營之領域各別。

⒌先權利人多角化經營之情形：系爭商標自註冊以來，於台灣僅使用於「基金」商品及相關投資顧問服務，其主要提供之服務均係以其基金商品之周邊服務為限，並無多角化經營之情形。

⒍相關消費者對富蘭德林商標有相當熟悉之程度：被告劉芳榮於80年代下半期成立「富蘭德林」事業群以來，已累積相當知名度，並於90年申請註冊被告公司，以「富蘭德林」獨有之字體搭配精心設計表見突出之拱橋造型的圖樣表見其服務及商品，並舉辦600場以上兩岸財稅法令及制度說明會，實際上從未發生混淆誤認之案例，各項證據均可證被告劉芳榮授權旗下公司使用之「富蘭德林」之名稱於長年使用、經營下，已為兩岸資本市場及兩岸企業界所普遍認知。

⒎被告劉芳榮申請「富蘭德林」商標為善意：被告劉芳榮於89年2 月申請設立富蘭德林諮詢（上海）有限公司時，公司英文名稱為「Friendly Consulting(shanghai) Co., LTD. 」，原告系爭商標當時根本尚未經註冊公告（系爭商標於89年12月1 日方經註冊公告) ，因此被告取用「富蘭德林」時，根本無從認知可能造成對原告之「富蘭克林」商標之侵害，至於後續關於被告劉芳榮於台灣設立之相關事業沿革則參照前述第三大項所述，被告係以建立自己的事業藍圖為目標，逐步擴大營業規模，如有預見「富蘭德林」商標可能遭原告以系爭商標主張排除侵害，被告不可能投入如此多人力及物力在兩岸財稅諮詢事業方面建立「富蘭德林」品牌，足見被告主觀上並無預見自己所建立之品牌會產生任何與系爭商標之聯想，自始不具有剽竊系爭商標之商譽的惡意。

⒏綜上所述，被告之客群係對於兩岸之財稅規劃服務有高度需求而尋求被告之協助，鑒於被告劉芳榮及其事業群自八零年代至今之長期耕耘，於此領域已具有高度之專業性，「富蘭德林」名稱於相關網頁及相關文宣係以獨有之字體搭配精心設計表見突出之拱橋造型的圖樣，故「富蘭德林」之表見方式與系爭商標之字體及使用態樣迥異，相關消費者或事業實無對「富蘭德林」及系爭商標造成混淆誤認之可能，且被告使用「台北富蘭德林」作為公司名稱之特取部分，實無致相關消費者混淆誤認之虞。

㈦原告未證明被告使用「台北富蘭德林」作為公司名稱及富蘭德林商標，有何減損系爭商標識別性或信譽之可能情事：

⒈原告未證明商標著名及商標近似之程度。

⒉被告公司所使用之名稱為「台北富蘭德林」或「富蘭德林」商標，與其原告「富蘭克林」給予消費者之整體英文人名音譯印象有顯著差異，即不可能構成商標之淡化。

⒊系爭商標被普遍用於其他商品及服務，其商標並無遭淡化的可能，因有他人以「富蘭克林」申請註冊商標資料，故「富蘭克林」本即經他行業普遍使用，而使該商標在社會大眾心中難以留下單一聯想或獨特性的印象，自難謂被告使用「台北富蘭德林」作為公司名稱之行為，有造成原告商標強烈指示單一來源的特徵及吸引力減弱，而有減損原告商標示性之虞。

⒋原告主張被告使用「富蘭德林」商標及公司名稱已構成原告商標信譽之減損，實屬空言。

㈧系爭商標權有部分應廢止之原因：原告系爭商標經註冊使用於第36類之服務，惟其僅從事「基金」之銷售及服務，其餘其所註冊指定使用該商標之服務均未見其涉足，甚至其中之「證券經紀服務」、「證券承銷服務」，依證券交易法等相關規定，原告在台灣無特許執照而不得從事該業務，因此其主張就系爭商標權效力就此部分業務應有廢止之原因，不得據以對被告主張權利。

㈨原告主張被告使用富蘭德林商標及「台北富蘭德林」作為公司名稱之行為違反89年4 月26日修正公布之公平交易法第20條第1 項第2 款規定，亦屬無據：

⒈原告係以系爭商標為本件請求之依據，並主張系爭商標在申請註冊時即已屬著名商標，卻未舉出其「富蘭克林」商標於台灣之經相關消費者所普遍認知的相關證據，其主張洵無足取。

⒉被告並未就「台北富蘭德林」之名稱或「富蘭德林」商標與原告作相同或類似之使用而致與原告之營業或服務之設施或活動混淆，如前所述，被告之商標及營業表徵使用方式均搭配拱橋之圖形，並無混淆誤認之疑慮。

⒊被告使用「富蘭德林」為營業表徵至今已超過15年，被告劉芳榮於80年代下半期成立「富蘭德林」事業群以來，並已累積相當知名度，且舉辦超過六百場兩岸財稅法令及制度說明會，相關消費者已足以區辨兩者為不同來源而無混淆誤認之虞，原告主張被告構成公平交易法第20條第1項第2款之使用近似營業表徵之不公平競爭行為云云，顯不可採。

㈩原告之行使權利有違誠信原則，而構成權利濫用：被告係設立於台灣之公司，且「富蘭德林」商標也在91年獲我國智慧局登記註冊指定使用於第35類及第41類商品及服務，被告所發表之兩岸財稅分析文章也經常見諸台灣媒體，顯然原告於被告90年代開始以「富蘭德林」名稱在台灣及大陸兩地經營大陸商業及稅務法令諮詢業務時，即知悉此情，並認為被告之業務並未與其業務重疊或類似，並足以證明原告也認為被告公司設立後所從事之大陸商業企業管理顧問業務不會與原告之業務產生混淆誤認之虞，而無商標侵害之情。原告明知被告於89年即使用「富蘭德林」作為發行刊物及刊載文章之主體及名稱，並於92年取得商標權，竟從未行使其商標權，已足以引起被告之正當信任，原告今再就其商標權之行使有違誠信原則，而構成權利濫用。原告依民法第195條第1項後段請求回復名譽者，自應先證明其名譽受有侵害，原告就其名譽受有如何之損害並未舉證以實，其請求為無理由。並聲明：判決駁回原告之訴。

四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執（本院卷㈡第291 至293 頁），自堪信為真實。

㈠原告於87年11月05日向智慧局申請註冊第00131837號商標（權利期間：89.12.01至106.02.28 ），指定使用之商品或服務第036 類「財務與投資經理服務，財務與投資管理服務，財務與投資顧問服務，財務與投資分析服務，財務與投資諮詢服務，財務與投資之資訊服務；共同基金投資服務；股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經理服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券（包括共同基金）之分銷服務。」，並於89年11月1 日起至96年2 月28日止，授權予富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（於80年8 月22日經經濟部核准設立登記。）（下稱系爭商標，本院卷㈠第15頁）。

㈡被告劉芳榮於91年04月09日向智慧局申請註冊第0179811 號商標（權利期間：92.05.16至112.04.15 ），指定使用之商品或服務第035 類「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送，代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供，打字排版製版及文件之複印影印複製，工商管理協助、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理諮詢，櫥窗設計及擺設之設計，職業介紹，拍賣，市場調查、企業調查，公關，廣告宣傳器材及場所出租，辦公機器和設備租賃，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務，產品包裝，貨運卡車路線電腦定位，網路購物，文教用品零售，建立電腦資訊系統資料庫，安排報紙訂閱。」（即富蘭德林商標1）；又於91年04月09日申請第0189050號商標（權利期間：92.12.01至11 2.10.31），指定使用之商品或服務第41類「各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱，書籍、雜誌之出租，舉辦各種講座、教育資訊，代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息，畫廊之經營，音樂社、錄影節目播映業，休閒育樂活動規劃，舉辦教育競賽，影片、唱片、錄音帶、錄影帶、碟影片、伴唱帶等製作及發行，電台及電視育樂節目之策劃、製作，音樂會之籌辦演奏，歌劇、話劇之演出，演藝經紀人，代售各種活動、展覽、比賽入場券，表演場所出租，錄音帶、錄影帶、影片之租賃，動物訓練服務。」（即富蘭德林商標2，本院卷㈠第30至32頁）。

㈢被告等於90年9 月11日向經濟部商業司以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分設立登記「台北富蘭德林諮詢有限公司」。

㈣被告劉芳榮於102 年7 月8 日向經濟部商業司以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分，設立登記「富蘭德林投資有限公司」（本院卷㈠第254 頁之公司登記資料）；又於102 年12月11日向經濟部商業司以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分，設立登記「富蘭德林證券股份有限公司」（本院卷㈠第255 頁之公司登記資料）。

五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷㈡第293 至294 頁）：

㈠系爭商標是否具有商標法第63條第1 項第2 款除基金商品暨投資服務外，其他商品服務有應廢止的原因？

㈡原告得否依現行商標法第69條第1 項、第2 項、第70條第1款規定，請求被告等不得使用相同於「富蘭德林」字樣商標、或相同、近似於「富蘭克林」字樣商標

⒈本件得否適用現行商標法之規定？

⒉系爭商標於被告設立登記前是否為著名之註冊商標？

⒊被告等以被告商標「富蘭德林」之文字是否近似於系爭商標，有致減損系爭商標之識別性或信譽之虞？

⒋被告等是否不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入相同或近似於「富蘭德林」、「富蘭克林」字樣之商品或服務？是否不得將相同或近似「富蘭德林」、「富蘭克林」字樣使用於任何商業文書、廣告、數位影音、點子媒體、網路或其他媒介物？

⒌被告是否應將自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀？

㈢原告得否依現行商標法第69條第1 項前段、第70條第2 款規定，請求被告等不得使用相同於「富蘭德林」或近似於「富蘭德林」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記？

⒈本件得否適用現行商標法之規定？

⒉系爭商標於被告設立登記前是否為著名之註冊商標？

⒊被告以「富蘭德林」作為自己公司之名稱是否以近似於系爭商標之文字「富蘭克林」，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞？

㈣原告得否得依89年4 月26日之公平交易法第20條第1 項第2款、第30條、第34條規定，請求被告不得使用相同或近似於「富蘭德林」、「富蘭克林」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記？

⒈本件有無公平交易法之適用？

⒉被告有無違反公平交易法第20條第1 項第2 款規定？

⒊原告得否依公平交易法第34條規定，請求將判決書內容登載新聞紙回復名譽？

㈤原告得否依民法第195 條第1 項規定，請求將判決書內容登載新聞紙回復名譽？

六、得心證理由：

㈠關於富蘭德林商標1、2部分：

⒈應適用之法律規範：

⑴按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。次按商標法規定商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。原告主張被告於91年4 月9 日申請註冊富蘭德林商標，明知系爭商標為著名商標，竟註冊近似於系爭商標之富蘭德林商標1 、2並持續使用迄今，侵害系爭商標等語，而請求排除侵害。因此，富蘭德林商標1 、2 是否侵害系爭商標權，自應以富蘭德林商標1 、2 申請註冊時之商標法為斷，然若依註冊申原告請時之商標法構成商標侵害，因本件請求排除、防止侵害，原告之請求是否有據，須再以現行商標法判斷該侵害現在是否尚存在或現在有遭侵害之危險；反之，若富蘭德林商標1 、2 依註冊申請時之商標法並不構成商標權之侵害，縱法律修正後符合商標侵權要件，基於法律不溯及既往原則，自不得依現行法規定請求排除防止侵害。原告雖舉相關法院判決主張就本件被告劉芳榮註冊富蘭德林商標1 、2 侵害商標權部分應適用現行商標法規定論斷，然其所提之見解並非判例，本院自不受其法律見解之拘束，是原告上開所述並無理由，自不足採。

⑵查富蘭德林商標1、2係於91年4月9日申請註冊，並分別於92年5 月16日、92年12月1 日註冊公告，而富蘭德林商標1 、2 申請註冊時之86年年5 月7 日修正公布之商標法（下稱86年商標法）第37條第1 項第7 款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」，富蘭德林商標2 於92年註冊時之92年5 月28日修正公布之商標法（下稱92年商標法）第23條第1 項第12款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：十二相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」。準此，對92年商標法修正施行前註冊之商標（例如：於92年5 月16日註冊之富蘭德林商標1），因商標註冊時及商標法修正施行後之規定均有「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞」之違法事由，準此，系爭商標是否屬著名商標，自應以被告劉芳榮於91年4 月9日就富蘭德林商標1 、2 提出申請註冊時為準，以此為事實狀態基準時。

⒉系爭商標為著名商標：

⑴富蘭德林商標1 、2 註冊時之商標法施行細則第16條規定：「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」，而著名商標之認定時點，92年商標法第23條第2 項明定以申請時為準，亦即系爭商標是否著名，如前所述，應以富蘭德林商標註冊申請時點（91年4 月9 日）作為判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。

⑵經查，系爭商標為原告於87年11月5 日向智慧局申請註冊，並於90年7 月16日起授權富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（本院卷㈠第15頁商標註冊簿查詢結果明細），且系爭商標指定使用於第036 類「財務與投資經理服務，財務與投資管理服務，財務與投資顧問服務，財務與投資分析服務，財務與投資諮詢服務，財務與投資之資訊服務；共同基金投資服務；股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經理服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券（包括共同基金）之分銷服務。」，其早於富蘭德林商標1、2前4 年已經註冊商標，為兩造所不爭執。

⑶原告所屬之富蘭克林坦伯頓集團（由控股公司FranklinResources,Inc.與其數家子公司合稱為富蘭克林坦伯頓基金集團）之Franklin Resources, Inc.於87年間係第一家被納入S&P 500 標準普爾500 成分股（按標準普爾500 指數，英文簡寫為S&P 500 Index ，係記錄美國500 家於主要交易所上市之公司股票指數，由標準普爾公司創建並維護）之基金公司，並為88年3 月號美國財星雜誌（Fortune ）推選美國最受尊崇的證券業名單第8名，美國商業周刊公佈之全球前一千大企業，於88年名列全球第429 名、市值109.7 億美元，89年第672 名、市值73.1億美元），原告所提證據（如附表一所示）在卷可參，系爭商標早於79年間起即持續在國內新聞媒體提供投資理財相關服務。

⑷綜上，系爭商標自79年至91年4 月9 日前廣泛地使用於基金等金融商品之投資服務，並透過各類媒體宣傳，已廣為相關消費者所知悉，並取得註冊，本院勾稽上開事證，認系爭商標於富蘭德林商標1 、2 登記之91年4 月旬時，在基金等金融商品之投資服務已為我國相關事業或消費者普遍認知，堪認於該等服務係著名商標。

⑸被告等抗辯相關報導或資料均僅為表達「富蘭克林」人名、公司名稱、僅代銷基金、僅限於銀行服務等云云。然綜觀附表一之資料，國內一般基金或股票等金融產品知識場，均會認知「富蘭克林」係基金等金融商品投資服務及相關投顧服務之來源，顯見系爭商標已發揮表彰服務之來源之功能，被告等辯稱系爭商標係公司名稱使用，非商標使用，並不可採。

⒊富蘭德林商標1 、2 註冊時之商標法施行細則（83年7 月15日修正發布）第15條規定：「（第1 項）商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。（第2項）類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。（第3 項）類似服務，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該服務之性質、內容、對象或場所等各種相關因素判斷之。（第4 項）性質相關聯商品或服務，以在工商業經營上，有無申請註冊防護商標或服務標章之必要關係判斷之。」第31條規定：「本法第37條第1項第7 款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤認之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。」，又關於商標近似之態樣有外觀近似、觀念近似及讀音近似。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。而富蘭德林商標1 、2 與系爭商標有無致相關公眾混淆誤認之虞，應綜合上要素判斷之。

⒋富蘭德林商標1 、2 之註冊及其使用，與系爭商標並無致相關公眾混淆誤認之虞：

⑴系爭商標與富蘭德林商標之圖樣近似程度不高：系爭商標圖樣（如附圖1 所示）係由未經設計之中文字「富蘭克林」上下排列所構成，富蘭德林商標圖樣（如附圖2 所示）則由未經設計之中文字「富蘭德林」自左而右排到所組成，二者相較，固皆有相同之中文「富、蘭、林」三字，惟仍有「克」及「德」字之不同，外觀上予人寓目印象已有區別，且二者均係翻譯自外文而來系爭商標圖樣係翻譯自「Franklin」，而富蘭德林商標圖樣係來自「friendly」之音譯，此有被告所提被證2（本院卷㈠第311 頁至314 頁）附卷可參，是二者圖樣中之中文外觀、字義、及讀音連貫唱呼之際均明顯可辨而有區別。因此，二商標固均有相同之中文字「富、蘭、林，惟其整體圖樣（含其英文音、義）之外觀、觀念及讀音，予消費者之寓目印象迥然不同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應可區辨二者係來自不同來源，而屬近似程度不高之商標。原告雖主張兩造商標之設計構圖意匠極為類似惟原告上揭比對方式，過於強調二商標皆有相同之中文「富」、「德」、「林」，忽略系爭商標整體商標圖樣「富蘭克林」與富蘭德林商標之整體商標圖樣「富蘭德林及其外文讀音，就商標整體的外觀、觀念或讀音來觀察等事項，此二商標給予商品之消費者的印象有所差異，得分辨二者之不同，是其主張與商標圖樣整體觀察原則有違，要無足取。

⑵系爭商標與富蘭德林商標之指定使用商品／服務不類似：

①系爭商標係指定使用於商品或服務第036 類「財務與投資經理服務，財務與投資管理服務，財務與投資顧問服務，財務與投資分析服務，財務與投資諮詢服務，財務與投資之資訊服務；共同基金投資服務；股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經理服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券（包括共同基金）之分銷服務。」，與富蘭德林商標1 指定使用之商品或服務第035 類之「....工商管理協助、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問」等服務相較，二者均屬財務管理相關服務，在行銷管道或場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成類似之服務。惟原告亦不爭執被告劉芳榮主要從事業務是為台商提供企業顧問諮詢服務（本院卷㈢第82至83頁），故與原告所營之境外基金商品及服務並無相關性，客群不同，服務管道也不同，原告透過銀行於台灣各地銷售基金，甚至與其他保險商品合作銷售各系列基金，而被告則是以台商的族群為對象，兩商標之行銷管道已有區別，雖屬類似服務，但類似程度不高。至富蘭德林商標1 指定使用之商品或服務第035 類之其餘商品服務，則無上述關聯性，故非屬類似服務。

②再就富蘭德林商標2 指定使用之商品或服務為第41類，與系爭商標指定使用服務為第036 類，差距甚遠，難認兩者係經營同一或類似商品/服務業務。

③衡酌系爭商標與富蘭德林商標之指定使用服務雖有部分類似，惟類似部分，因兩商標之行銷管道已有區別，故類似程度不高。且系爭商標圖樣與富蘭德林商標圖樣整體之外觀、觀念及讀音，予消費者之寓目印象迥然不同，皆具相當識別性，相關消費者足可區辨二者不同，其近似程度低。綜合前開商標圖樣近似程度、指定使用商品類似程度、相關消費者對各商標熟悉之程度等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上富蘭德林商標1 、2 無使相關消費者誤認其商品或服務與系爭商標之商品/ 服務為同一來源之系列服務，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，是富蘭德林商標1 、2 之註冊無違註冊時之86年商標法第37條第1 項第7 款規定及92年商標法第23條第1 項第12款規定。

⑶富蘭德林商標1 、2 之後續使用，亦無違現行商標法第70 條 第1 款之規定：

①按商標最主要之功能在於識別商品或服務來源，當相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤認時，自應予以禁止，而商標近似與商品或服務類似為判斷「混淆誤認之虞」主要因素，但並非是絕對必然的，有可能因二商標在巿場已並存相當時間，均已為商品/服務相關消費者所熟悉，即能加以區辨，而無混淆誤認之虞。

②經查，系爭商標係於89年12月1 日註冊（本院卷㈠第15 頁 ），而富蘭德林商標1 、2 分別於92年5 月16日、92年12月1 日註冊（本院卷㈠第30、31頁），是系爭商標與富蘭德林商標1 、2 自92年註冊迄今已併存10餘年，顯均已為商品/ 服務相關消費者所熟悉，又據原告、被告所提之富蘭德林商標使用證據（詳如附表二所示），兩商標之行銷對象、管道均有區別，兩造商標商品/ 服務於實際交易市場上並無實際發生混淆誤認之情事，是兩造商標顯可區別。

③又系爭商標與富蘭德林商標1 、2 並不近似，已如前述，且原告並未證明被告使用「富蘭德林」商標，有何減損系爭商標識別性或信譽之可能情事，是富蘭德林商標1 、2 之使用，亦無違現行商標法第70條第1款之規定。

⒌綜上，被告註冊富蘭德林商標1 、2 時並無違註冊時之商標法且被告持續使用富蘭德林商標1 、2 與系爭商標亦非屬相同或近似，且兩造商標併存已久，消費者已可區辨其來源而不會產生混淆誤認之虞，復無從認定被告係屬惡意使用，故被告正當使用富蘭德林商標1 、2 ，非屬不法行為，並未違反商標法第70條第1 款視為侵害商標權規定，故原告此部分主張，係屬無據。

㈡關於被告公司部分：

⒈本件所應適用之商標法：按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。原告主張被告公司於90年9 月11日設立登記，明知系爭商標為著名商標，竟將之使用於與著名商標有關連之服務類別，並以將「富蘭德林」作為被告公司名稱之特取部分、作為交易往來使用之特定公司名稱、於其網站上行銷其金融服務、使用於其企業集團名稱中等方式持續使用系爭商標迄今，侵害系爭商標等語，而請求排除侵害。自被告於90年9月11日以「台北富蘭德林諮詢有限公司」作為公司名稱設立登記後，商標法關於「商標（專用）權」（商標法於92年11月28日修正施行，將「商標專用權」一詞修正為「商標權」）與「公司名稱」衝突之規範迭經修正，被告公司設立登記時，當時有效之86年商標法第61條第1 項規定：「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」有關商標侵害之刑事責任於同法第65條明定：「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。」嗣92年商標法增訂第62條：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」其後100 年6 月29日修正公布之商標法（即現行商標法）第70條第2 款則規定：「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。」由上可知，以他人註冊商標作為公司名稱是否構成商標權侵害及其侵權要件為何，自被告公司設立登記至今，迭有修正，由侵權行為之概念觀之，以他人商標作為公司名稱特取部分之視為侵害商標權態樣，與使用相同或近似他人商標於相同或類似商品之商標侵權態樣不同，後者之情形，侵權人每一次的商標使用行為，均為加害行為而構成對商標權的侵害，惟前者之情形，亦即公司名稱侵害他人商標權之情形，則於公司設立登記時，其侵害行為於當時即已完成，該一次性之加害行為雖因公司名稱持續存在致他人損害不斷發生，然此為損害狀態之繼續，並非侵害行為之繼續；再就法秩序安定性及當事人利益平衡之觀點觀之，公司設立登記後必會持續使用，若其設立登記時並未違反商標法規定，卻因事後法律變動而構成侵害商標權，不僅與法律不溯及既往之原則相違背，亦對法之安定性產生衝擊，並影響當事人權益。準此，被告公司以「富蘭德林」或「台北富蘭德林」作為公司特取名稱之行為是否侵害原告商標權，自應以被告公司設立登記時之商標法為斷。

⒉再按商標法規定商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。因此，依前所述，被告公司以「富蘭德林」或「台北富蘭德林」作為公司特取名稱是否侵害系爭商標權，自應以被告公司設立登記時之商標法為斷，然若依設立登記時之商標法構成商標侵害，因本件原告請求排除、防止侵害，原告之請求是否有據，須再以現行商標法判斷該侵害現在是否尚存在或現在有遭侵害之危險；反之，若被告公司依設立登記時之商標法並不構成商標權之侵害，縱法律修正後符合商標侵權要件，基於法律不溯及既往原則，自不得依現行法規定請求排除防止侵害。原告雖舉相關法院判決主張就本件被告公司侵害商標權部分應適用現行商標法規定論斷，然其所提之見解並非判例，本院自不受其法律見解之拘束，是原告上開所述並無理由，自不足採。

⒊被告公司係於90年9 月11日設立登記，應適用86年商標法，而86年商標法對於以他人註冊商標作為公司特取名稱是否構成民事侵害，並未有明文規定，惟同法第65條明定惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。足見使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，依86年商標法構成刑事責任而屬不法，則自亦構成民事侵權責任（參照最高法院103 年度台上字第1352號判決有關著作權法第64條規定之法律見解）。再者，本條乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依86年商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有「欺騙他人之意圖」、「明知」或「使用之惡意」而有所異致。蓋商標專用權侵害行為之禁止或防止請求權為物上請求權之一種，與侵權行為之損害賠償請求權不同，並不以行為需具備過失或故意為限（最高法院85年度台上字第365 號判決參照）。惟查，觀之系爭商標圖樣（如附圖1 所示）係由未經設計之中文字「富蘭克林」上下排列所構成，而被告公司之全名為「台北富蘭德林諮詢有限公司」，其中「有限公司」部分係公司組織型態之標示，而「諮詢」部分則係說明營業種類，故被告公司係以「台北富蘭德林」6 字或「富蘭德林」4 字作為公司之特取部分，而與系爭商標之商標文字並不相同。再就是否經營同一商品或類似商品之業務而言，被告公司所營事業為國際貿易業、投資顧問業、企業經營管理顧問業（見本院卷㈠第33頁），而系爭商標指定使用於「財務與投資經理服務，財務與投資管理服務，財務與投資顧問服務，財務與投資分析服務，財務與投資諮詢服務，財務與投資之資訊服務；共同基金投資服務；股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經理服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券（包括共同基金）之分銷服務。」，其中系爭商標指定使用於「投資顧問服務」部分，固與被告公司所營事業務為類似服務，其餘系爭商標指定使用之服務為貸款或保險服務，與被告公司所營事業為國際貿易業、企業經營管理業，差距甚遠，難認兩者係經營同一或類似商品業務，依86年商標法第65條規定，被告公司自無侵害系爭商標可言；至系爭商標指定使用於投資顧問服務業務，與被告公司所營業務固然相似，惟查被告公司之特取名稱如前所述係「富蘭德林」或「台北富蘭德林」，與系爭商標並不相同，故被告公司非以他人註冊商標作為公司特取名稱，準此，依86年商標法第65條規定，被告公司自無侵害原告之系爭商標權。

⒋又依前所述，被告公司依設立登記時之86年商標法既不構成商標侵害，則本件原告請求排除、防止侵害，原告之請求是否有據，基於法律不溯及既往原則，即無須再以現行商標法判斷該侵害現在是否尚存在或現在有遭侵害之危險，是被告公司以「富蘭德林」或「台北富蘭德林」作為公司特取名稱之行為依86年商標法規定，並無侵害系爭商標，是原告依86年商標法第65條或現行商標法第70條第2 款之規定，對被告公司請求排除、防止侵害或銷毀侵權物品，即屬無據。

㈢原告另主張被告等違反89年4 月26日修正公布之公平交易法第20條第1 項第2 款規定，並依同法第30條、第34條請求被告不得使用相同或近似於「富蘭德林」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記部分，經查被告等就富蘭德林商標1 、2 係合法註冊並加以使用，並無侵害系爭商標權之情事，且富蘭德林商標1 、2 與系爭商標長期並存，並無實際造成混淆誤認之情事，且原告於富蘭德林商標註冊時均未異議或申請評定，原告顯然已自行將中國「企業顧問業務」、與台灣「投資顧問」區分為兩個不同之競爭市場，由兩造各自經營，則自難謂被告與原告係在同一市場競爭，而有不公平競爭之情事。再者被告公司亦係依公司法合法設立登記，其後即使用其公司名稱，經營相關事業，復無侵害系爭商標權之情事，已於前述，且按公司名稱之目的在於識別交易主體，與其他企業相區別，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，而商標主要功能則是表彰商品或服務來源，是公司名稱與商標兩者意義、功能並不相同，本不相互限制。惟當企業使用公司名稱經營業務，致公司名稱兼具表彰商品或服務來源之功能時，始因跨界兼具商標識別功能而與商標權有所扞格，而在符合法律規定要件之情形下，令公司命名自由對商標權退讓，將之擬制為視為商標權侵害。被告等使用富蘭德林商標1 、2 之「商標使用」行為，尚且不構成原告就系爭商標商標之商標權侵害，則被告強度更低之使用「富蘭德林」為公司名稱特取部分之「公司命名」行為，自更不宜「視為」因此侵害原告之商標權。是被告等所為核屬正當合法使用其商標及公司名稱之行為，原告此部分主張，自有未洽。

㈣原告不得請求被告等刊登本件判決：按民法侵權行為責任之成立，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，是若其行為並不具違法性，自毋庸承擔民事侵權行為相關責任。查被告等所為核屬正當合法使用其商標及公司名稱之行為，亦未陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事，而無違反公平交易法，均如前述。是被告等行為並非不法，原告自無從依公平交易法第34條、第195條第1 項規定，請求被告等刊登道歉啟事如其聲明第5 項所示。

七、綜上所述，被告使用「富蘭德林」商標1 、2 及使用「富蘭德林」、「台北富蘭德林」作為公司名稱並非違法，原告依商標法、公平交易法及民法相關規定，請求被告等應排除侵害及辦理公司名稱變更登記如其訴之聲明第1 至5 項所述部分，均無理由，不應准許，應予駁回。

八、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

智慧財產法院第三庭