智慧財產法院民事判決

上訴人

美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司 （FRANKLIN／TEMPLETON DISTRIBUTORS, INC.）

法定代理人

Steven J. Gray

訴訟代理人

謝文倩律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

賴怡文律師

被上訴人

台北富蘭德林諮詢有限公司

兼法定代理人

劉芳榮

上二人共同訴訟代理人

陳和貴律師

上二人共同訴訟代理人

楊益昇律師

上二人共同訴訟代理人

蘇芳儀律師

複代理人

賈佩璇律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國105 年2 月3 日本院104 年度民商訴字第5 號第一審判決提起上訴，本院於106 年4 月13日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院就本件涉外民事事件有管轄權：

㈠本件為涉外民事事件：民事事件涉及外國人或外國地者，其為涉外民事事件，內國法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之上訴人美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司係美國公司，其為未經認許之外國法人。職是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。

㈡我國有國際裁判管轄權：

⒈決定國際裁判管轄權之原則：涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民事法律適用法定其準據法。涉外民事法律適用法規定實體法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權之歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台上字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法，均無明文規定。職是，就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁判管轄。

⒉侵權行為所生之債：涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然上訴人主張被上訴人劉芳榮、台北富蘭德林諮詢有限公司（下稱被上訴人公司）於我國境內侵害其註冊第131837號「富蘭克林」商標（下稱系爭商標，如原審判決附圖1 所示），請求排除侵害，依上訴人起訴主張之事實，本件應定性為商標權侵權事件，系爭商標侵權行為之事實發生地發生於我國，故本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬有關侵權行為而生之債。而訴訟由被告住所地或私法人主事務所地之法院管轄，適用以原就被之原則。準此，本件涉外民事事件之管轄權，自應類推適用我國民事訴訟法第1 條第1 項前段、第2 條第2項及第15條第1 項等規定，由我國法院管轄。

⒊本院有第一審及第二審管轄權：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人主張排除被上訴人所為侵害其商標財產權，並主張被上訴人違反公平交易法，係商標法及公平交易法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

二、本件涉外事件之準據法為中華民國法律：

㈠適用侵權行為地法：按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。涉外民事法律適用法第25條定有明文。查被上訴人主張上訴人之行為侵害系爭商標權，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法律關係，係對商標權受侵害與否之爭執，是本件應定性為侵害商標權之侵權事件。因被上訴人主張本件侵權行為發生於我國境內，且被上訴人所為排除侵害之請求，亦為我國商標法所認許。揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。

㈡適用商標權應受保護地法：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者，認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。因被上訴人主張上訴人侵害系爭商標之商標權，據此行使排除侵害商標請求權，自與涉及智慧財產為標的之權利而訴訟者有關，適用涉外民事法律適用法第42條第1項規定。

三、上訴人有當事人能力：又按未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟，商標法第99條定有明文。經查，本件上訴人為外國公司，未經我國經濟部認許，其訴請依商標法第69條第1 、2 項及第70條、民法第195 條第1 項後段等規定，就被上訴人侵害系爭商標權之行為，請求排除侵害及回復名譽，依前揭規定，上訴人自得提起本件民事訴訟而有當事人能力，使得實體權利與救濟程序配合，符合有權利即有救濟之法理。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

㈠上訴人為系爭商標之商標權人，權利期間自89年12月1 日起至106 年2 月28日，指定使用第36類之服務，並於89年11月1 日起至96年2 月28日止，授權予富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（下稱「富蘭克林投顧公司」，於80年8 月22日經經濟部核准設立登記）。被上訴人劉芳榮係註冊第179811號商標（下稱富蘭德林商標1 ）、第189050號商標（下稱富蘭德林商標2 ）之商標權人，權利期間分別為92年5 月16日至112 年4 月15日止、92年12月1 日至112 年10月31日止，富蘭德林商標1 指定使用第35類之商品或服務；富蘭德林商標2 指定使用第41類之商品或服務（分別如原審判決附圖2所示）。被上訴人劉芳榮等於90年9 月11日向經濟部商業司以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分設立登記「台北富蘭德林諮詢有限公司」（即被上訴人公司），之後於102 年7 月8 日向經濟部商業司以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分，設立登記「富蘭德林投資有限公司」（下稱富蘭德林投資公司），再於102 年12月11日向經濟部商業司以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分，設立登記「富蘭德林證券股份有限公司」（下稱富蘭德林證券公司），被上訴人劉芳榮註冊富蘭德林商標1 、2 及以富蘭德林作為公司名稱之特取部分先後設立登記被上訴人公司、富蘭德林投資公司、富蘭德林證券股份有限公司時，系爭商標均已為著名商標，且為被上訴人所明知，被上訴人竟刻意使用近似於上訴人系爭商標之富蘭德林作為公司名稱及註冊、使用「富蘭德林」商標，產生使一般及相關消費者均有混淆誤認之虞或減損上訴人系爭商標之識別性或信譽之虞，爰依依現行商標法第69條第1 項、第70條第1 款、86年商標法第61條第1 項、第2項、第62條、第65條、89年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條、91年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條提起本件訴訟。

㈡系爭商標為著名商標：

⒈上訴人自79年起長期行銷系爭商標所表彰之服務，已使系爭商標成為著名商標，參照經濟部智慧財產局（下稱智慧局）所發布之商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準第2.1.2.1 之規定，上訴人所提出之系爭商標使用證據已包含上開所有參酌因素，且系爭商標於被上訴人公司於90年設立後至今仍持續對外宣傳，維持商標之著名性。95年至104年間，上訴人「富蘭克林」品牌或「富蘭克林」基金商品所獲得之各大獎項雖係於90年代進行調查，惟相關消費者對於商標之印象及認識並非一蹴可及，是上訴人自79年起長期累積使用方能獲得此品牌成就，依此，足證長期以來相關消費者係以「富蘭克林」認知為上訴人所有之系爭商標。

⒉上訴人提出之系爭商標使用證據，足以令相關消費者認知系爭商標為著名商標：

⑴系爭商標雖係英文音譯商標，然於我國中文市場行銷之時，自以中文「富蘭克林」商標為主要行銷推廣方式，是以，上訴人於行銷及表彰所提供之服務及商品時，自係以最能琅琅上口之中文「富蘭克林」指述商品來源之名稱，而非以不便相關消費者理解或傳述之英文「Franklin」，或中文「富蘭克林」加上「人頭肖像」指稱服務來源，因上訴人不可能於廣播或電視中表示「以上理財資訊是由人頭肖像富蘭克林提供」！況且，上訴人以系爭商標做為募集銷售金融商品名稱之首4 字，不僅同時表彰所提供投資顧問、理財服務，更當然使相關消費者得以認知系爭商標表彰之服務來源之功能。縱或有「富蘭克林」與「Franklin」或「人頭肖像」等其他上訴人註冊商標併用之行銷訊息，仍主要係以中文之系爭商標為品牌行銷，上訴人所提出之「富蘭克林坦伯頓」及含有基金名稱的相關資料，自得作為系爭商標之使用證據。

⑵上訴人發行的「海外證券投資訊刊」不定期刊載「富蘭克林理財時間」包含於媒體名稱、節目名稱等，以供投資人可定時收聽、收視或閱讀投資、理財相關訊息，於86年至90年間在廣播、電視頻道定期於帶狀性節目中提供理財資訊。準此，相關消費者業已經由電視、廣播再次加強認知系爭商標及其所表彰之服務及商品來源，對於上訴人品牌形象之認知應為系爭商標，且經由電視、廣播等有聲媒體行銷活動之加乘，相關消費者對於系爭商標之認知已建構為「富蘭克林」4 個中文字，上訴人提出之使用證據許多皆是單獨使用系爭商標，且未與諸如「坦伯頓」或註冊第111520號「Franklin」商標聯合使用之情況，如上訴人所提出之原證7 所示，該等使用證據中系爭商標之表現係予以放大字體，或以特殊強調設計突顯系爭商標，寄送對象為投資人，應足以令相關消費者認知「富蘭克林」為提供服務之來源，亦合於最高法院104 年度台上字第973 號判決意旨，且著名商標不以註冊登記為要件，上訴人提出之79年至89年之「富蘭克林」商標使用證據可證明「富蘭克林」商標於89年註冊前已為著名商標。

㈢被上訴人劉芳榮就富蘭德林商標之使用，已構成現行商標法第70條第1 款及86年商標法第61條、第62條規定：

⒈被上訴人劉芳榮明知「富蘭克林」為著名商標：

⑴上訴人所屬之富蘭克林坦伯頓基金集團係全球性知名之基金公司，上訴人更早在系爭商標申請註冊前便大量地將「富蘭克林」作為商標使用，進而成為著名商標，被上訴人劉芳榮自詡為財經界之鴻儒，更曾在與上訴人刊載廣告、專文等之相同媒體發表文章（如經濟日報等），自不能藉詞推諉稱其不知「富蘭克林」商標之存在。被上訴人劉芳榮既然在被上訴人公司90年間成立前主觀上便早已知悉「富蘭克林」商標之存在，客觀上卻選擇以與系爭商標實質相同之「富蘭德林」作為商標與被上訴人公司之特取名稱，足見其完全出於剽竊、攀附系爭商標長久以來累積商譽之非法意圖。

⑵被上訴人劉芳榮於92年間又以「富蘭德林」為商標圖樣，申請註冊於第35類及第41類之服務，嗣於102 年間分別再以「富蘭德林」為特取名稱成立富蘭德林投資公司及富蘭德林證券公司，並透過被上訴人公司及前揭二公司實際經營第36類業務，此為富蘭德林商標註冊範圍外且係系爭商標長達20餘年使用之類別。三家「富蘭德林」公司係由被上訴人劉芳榮一人完全投資成立，並且同時擔任法定代理人，在身為「富蘭德林」商標權人對於商標註冊範圍不及於第36類知之甚詳之情況下，迴避將「富蘭德林」直接註冊於第36類之合法管道，而選擇先以「富蘭德林」為特取名稱處心積慮設立數家公司，再由數家公司藉由營業項目及實際行為堂而皇之在第36類偷渡使用與「富蘭克林」實質上相同之「富蘭德林」商標，被上訴人劉芳榮此藉由法人經營業務之方式以遂行其將商標違法在第36類使用，在在凸顯了其所作所為皆係為了達到攀附「富蘭克林」商標在金融業界享有盛譽之目的。

⑶尤有甚者，上訴人日前發現被上訴人所屬事業群於我國發行之商業週刊刊登極大篇幅之廣告，其中被上訴人劉芳榮竟然於香港登記富蘭德林（香港）股權基金有限公司並擔任董事長！被上訴人劉芳榮如此行為，業彰顯其早欲從事第36類金融業務，甚至跨足共同基金（即Mutual Fund ，Equity Fund 為Mutual Fund 之類型之一）業務之不良居心！被上訴人劉芳榮選擇於香港設立公司，卻又於我國商業週刊登載廣告對我國投資人招攬生意，更凸顯其慣用此脫法行為之手段規避我國主管機關規管之不良惡習！如不禁止被上訴人劉芳榮違法「授權」他人將「富蘭德林」商標使用於第36類金融相關之業務，其便可持續以設立「富蘭德林○○公司」之方式，違法使用富蘭德林商標無窮無盡一而再三地侵害系爭商標之著名商標權。

⑷被上訴人劉芳榮於另案104 年度民商上字第22號判決敗訴後，明知將「富蘭德林」使用於第36類構成侵害系爭商標權，竟仍以「富蘭德林投資銀行及人頭肖像圖」向智慧局申請註冊商標指定於第36類之業務，此益證劉芳榮自始惡意攀附上訴人「富蘭克林」商標之商譽！

⑸被上訴人劉芳榮從未就其所稱「富蘭德林」商標靈感來源之「Friendly」註冊任何商標，如「Friendly」真為「富蘭德林」之由來，則被上訴人劉芳榮理應將「Friendly」予以註冊，或選擇音譯較為接近的「福蘭德立」或意譯的「友善」等作為其中文商標名稱，卻捨棄音譯意譯不用而選擇與「富蘭克林」商標實質相同的「富蘭德林」作為名稱，其攀附「富蘭克林」商標之心已昭然若揭。實則，被上訴人劉芳榮卻以「拱橋」加上「富蘭德林」（註冊於第35類或第41類）之使用方式將「富蘭德林」使用於第36類之服務，益證被上訴人劉芳榮早在申請「拱橋」商標註冊前便起意經營第36類之業務！只是困於上訴人之「富蘭克林」已取得第36類之註冊，被上訴人劉芳榮無法以近似於「富蘭克林」之「富蘭德林」註冊第36類。被上訴人劉芳榮遂以「拱橋」圖樣註冊於第36類「財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務」服務，再以「富蘭德林」註冊於第35類之「企業管理顧問」，作為被上訴人劉芳榮其自始即欲攀附系爭商標之保護傘，而將「富蘭德林」使用於第36類財務管理、投資顧問等服務，其惡意剽竊「富蘭克林」商標之居心甚為明確。

⑹又被上訴人劉芳榮雖非於被上訴人公司成立時便持有被上訴人公司100%之股權，然此乃因當時有效之89年公司法要求有限公司之股東需5 人以上之故，換言之，除被上訴人劉芳榮以外之4 名股東均僅為掛名持股。此由被上訴人公司原始股東成員多為被上訴人劉芳榮之親屬，及90年11月12日公司法修訂允許有限公司單一股東後，隔年其餘4 名股東便將股權全數移轉予被上訴人劉芳榮之情，便可明悉。

⑺如上，業證被上訴人係明知「富蘭克林」商標為著名商標，卻仍惡意註冊「富蘭德林」商標及公司名稱。

⒉被上訴人劉芳榮使用相同／近似於系爭商標之「富蘭德林」作為商標圖樣：

⑴就外觀上：「富蘭德林」與「富蘭克林」皆為4 字之純文字組合，其中四分之三之文字組成「富蘭…林」完全相同，僅第3 字挖空替換而相異，文字組成乃高度近似甚至實質相同，以一般人之閱讀習慣常有忽略中間而特別注意首尾之狀況，「富蘭德林」與「富蘭克林」顯較首字相同而尾字不同之二商標更將輕易導致混淆誤認。

⑵就讀音上：「富蘭德林」與「富蘭克林」於讀音上亦僅有第三字不同，若非特意強調第三字之讀音，或於唱呼之時特別注意，實難輕易區辨「富蘭德林」與「富蘭克林」之異同，況如原審判決所言，「德」與「克」均係以「ㄜ」作為尾音，唱呼「富蘭德林」與「富蘭克林」之時，極易令聆聽者認為係聽到完全一模一樣之詞組。故就讀音而言，「德」與「克」之差別根本無意義，「富蘭德林」之使用將與「富蘭克林」之使用效果無異。

⑶就觀念上：上訴人「富蘭克林」4 字之文字組成，於中文不具固有意思而具有獨特性及識別性。被上訴人「富蘭德林」商標於中文同樣不具固有意思，對使用中文之我國人民而言，上訴人系爭商標與富蘭德林商標或公司名稱予人之整體來自同一翻譯文字之印象，即如原審判決所稱，二者實質相同。此外，系爭商標係出於上訴人公司「Franklin」之音譯，而被上訴人雖稱「富蘭德林」係「Friendly」之音譯云云，然相關消費者於購買之時，並無法以感官得知「富蘭德林」背後形成之因由，於「富蘭德林」並非社會大眾所廣泛認知之「Friendly」習見音譯之情況下，於判斷「富蘭克林」與「富蘭德林」是否相同或近似之時，不應將「Friendly列入考量。更遑論被上訴人有關「Friendly」之主張實係彰顯其惡意之佐證，被上訴人此辯解自無足採。

⒊有致減損該商標之識別性或信譽之虞：

⑴「富蘭克林」商標自79年以來便廣為相關消費者所知悉，著名程度高。

⑵系爭商標識別性高：系爭商標經由上訴人長期行銷、表彰特定服務，已建立相關消費者對品牌之認知，已非單純來自於英文姓氏「Franklin」之中譯，據此系爭商標應具有高度識別性。「富蘭克林」雖係英文姓氏「Franklin」之中文英譯，但不影響其作為商標之識別性，本件「富蘭克林」是否為姓氏並非所問，重點應在經由上訴人長期行銷所表彰的投資顧問、理財及相關服務已使一般消費者大眾認識其為表彰特定服務之標識，並得藉以與他人之商品／服務相區別者，亦即系爭商標賦予相關消費者之印象，已不僅止於姓氏而已，而是強烈指示至系爭商標背後所提供之服務！對此，「富蘭克林」自然對相關消費者建構出「富蘭克林」品牌獨特之印象，具有高度識別性。

⑶被上訴人係非經上訴人同意而使用與系爭商標實質相同之「富蘭德林」作為商標。

⑷「富蘭德林」有減損系爭商標識別性之虞：上訴人系爭著名商標原本強烈指示上訴人或富蘭克林投顧公司此單一商品或服務來源之特徵及吸引力，卻因被上訴人以「富蘭德林」使用於與著名系爭商標極其類似之有價證券相關金融商品之理財投資服務，將有使消費者印象日漸模糊之可能，實已有減損上訴人系爭商標識別性之情事。

⑸被上訴人劉芳榮數年來將「富蘭德林」進行違法使用之情事，已減損「富蘭克林」商標之信譽，構成對上訴人著名系爭商標權之侵害。被上訴人劉芳榮將「富蘭德林」商標登記在第35或第41類，卻成立被上訴人公司、富蘭德林證券公司、富蘭德林投資公司，分別經營36類之業務（投資顧問業、證券業、投資業），非法擴大「富蘭德林」商標之使用範圍。且將「富蘭德林」商標與「投資銀行」併用，顯係違反銀行法以及從事與「富蘭克林」相同或類似之金融業務。被上訴人劉芳榮以一人股東兼董事長身分經營被上訴人公司發行及編輯小草雜誌從事金融業務，輔以前揭另以「富蘭德林投資銀行」申請商標指定使用在「富蘭克林」素有專業的共同基金等領域，再再均係侵害著名商標權利！此外，相關消費者會因被上訴人劉芳榮經營之富蘭德林事業群公司與中國間之連結對「富蘭克林」之信用與內部稽核控制產生疑慮。如令消費者混淆誤認上訴人係定位於立足中國甚至是中國公司之情，顯然會令消費者對於「富蘭克林」之信用、內部稽核控制等對金融業而言至關重要之領域產生難以挽回之疑慮，顯然已產生減損上訴人商標信譽之情事。

㈣被上訴人公司將「富蘭德林」作為商標及公司名稱，違反商標法第70條第1 款規定及86年商標法第61條及第62條規定、第70條第2 款規定及86年商標法第65條及第61條規定：

⒈被上訴人公司就「富蘭德林」商標之使用，已構成商標法第70條第1款規定及86年商標法第61條及第62條規定：

⑴被上訴人公司明知系爭商標為著名商標，卻未經上訴人同意，將「富蘭德林」作為商標使用。系爭商標自79年以來便廣為相關消費者所知悉，商標識別性與著名程度均高。且「富蘭德林」與「富蘭克林」係屬實質相同。被上訴人公司數年來將「富蘭德林」進行違法使用之情事，有減損「富蘭克林」商標識別性或信譽之虞。

⑵被上訴人公司違法於「小草」雜誌將「富蘭德林」使用於第36類金融相關業務且違反銀行法經營「投資銀行」之業務。亦即，被上訴人公司實於無相關金融證照之情況下，將「富蘭德林」違法使用在與「富蘭德林」商標註冊範圍全然無關之服務，更甚至違法經營「銀行」業務領域，而已證實被上訴人公司實係剽竊上訴人歷年累積之聲譽，如相關消費者認為兩造隸屬於同一集團，則被上訴人違法使用「富蘭德林」商標之負面印象，將有損於「富蘭克林」戮力經營二十年有餘之金融專業形象及信譽，導致「富蘭克林」信譽之減損。

⒉被上訴人公司使用「富蘭德林」做為公司名稱之特取部份，已違反商標法第70條第2款規定及86年商標法第65條及第61條規定：

⑴被上訴人使用「富蘭德林」做為公司名稱之特取部份，除違反現時有效之商標法外，亦構成被上訴人公司設立登記時有效86年商標法之違反。依被上訴人公司設立時有效之86年商標法第65條及第61條規定，被上訴人使用「富蘭德林」做為公司名稱特取部份，係屬使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為公司名稱之特取部分，應構成民事侵權責任。

⑵被上訴人係明知「富蘭克林」商標為著名商標。而被上訴人以「富蘭德林」為公司名稱，係未經上訴人同意以「富蘭克林」商標中之文字作為公司名稱特取部份。再者，本件判斷被上訴人公司之特取名稱是否侵害「富蘭克林」著名商標權時，依據公司名稱及業務預查審核準則第6 條之規定，被上訴人公司名稱特取部分「台北富蘭德林」名稱中之「台北」2 字，僅是地區名之標示，並非主要識別部分，更非依公司名稱及業務預查審核準則第7 條判斷公司名稱是否相同時之「可資區別之文字」，據此，本院於判斷特取名稱是否侵害「富蘭克林」著名商標權時，應以建構一般民眾印象認知之「富蘭克林」與「富蘭德林」相互比對。不論86年商標法第65條或現行商標法第70條第2 款之規定，均無要求著名商標與公司名稱必須完全相同，上訴人自得基於系爭商標之著名商標權，請求被上訴人不得使用「富蘭德林」作為公司名稱特取部份。因此，上訴人公司既以與「富蘭克林」實質相同之「富蘭德林」作為公司名稱特取部份，即屬以著名商標「富蘭克林」中之文字作為公司名稱，而有違現行商標法第70條第2 款及86年商標法第65條及第61條規定。

⑶如上述，被上訴人公司已將「富蘭德林」作為公司名稱使用於第36類之服務（被上訴人公司於「小草」雜誌將「富蘭德林」使用於36類金融相關業務且違反銀行法經營「投資銀行」業務之證物說明）。除此以外，被上訴人公司實際上於報章雜誌上刊載之文章與上訴人所刊載者極其相似。由被上訴人公司所屬事業群自93年至103 年於經濟日報刊載之文章與上訴人自81年至103 年於工商時報、經濟日報等刊物報載專欄文章資料相比對，便可發現雙方之文章極其類似，皆是關於財務管理、投資顧問、投資市場分析、全球經濟趨勢現狀概述等內容！按諸經濟日報受眾極廣，其閱讀者業已含括了一般消費大眾（即本件相關消費者）！相關消費者於閱讀經濟日報之時，看到原證60－3 之相關文章，實難想像不會將「富蘭克林」與「富蘭德林」混淆誤認，或對「富蘭克林」與「富蘭德林」間之關係加以聯想。

⑷被上訴人種種違法使用「富蘭德林」作為公司名稱之惡劣情狀，將會因「富蘭德林」與「富蘭克林」實質相同而使相關消費者將對「富蘭德林」之負面印象轉嫁於「富蘭克林」承受，除將淡化「富蘭克林」商標之識別性外，更進而造成對系爭商標信譽上不可挽回之嚴重減損。

㈤上訴人之所以未提出評定或異議之行政救濟申請，係因被上訴人劉芳榮與被上訴人公司所屬事業群早期皆以「富蘭德林上海」對外表彰，上訴人遂誤認被上訴人為中國公司，上訴人基於不欲濫用商標權及浪費行政資源之考量，方未對被上訴人主張任何權利。豈料，被上訴人劉芳榮竟然於102 年7月18日、102 年12月11日分別設立富蘭德林投資公司及富蘭德林證券公司，上訴人此時方心生警覺，經多方調查，始知被上訴人劉芳榮早已逾越其商標授權範圍，以「富蘭德林」為商標及公司名稱特取部分，於我國針對我國之相關消費者，從事非「富蘭德林」商標指定使用商品／服務範疇之第36類業務！因此，上訴人實係困於被上訴人掩蓋其不法行為之種種手段之受害者，本件斷無權利濫用之情。

二、被上訴人抗辯則以：

㈠新舊法適用問題：

⒈本件被上訴人公司設立登記時所適用之86年公布施行之商標法第65條，與本院103 年度民商訴字第45號民事判決所適用之82年公布實施之商標法第65條之規定完全相同，惟該規定內容對於使用他人商標為公司名稱特取部分之民事侵權責任要件規定未備，實則，我國遲至92年5 月28日修正公布之商標法第62條，始將「以他人註冊商標作為公司特取名稱」之行為在符合「明知」主觀要件及「致相關消費者混淆誤認」客觀要件時，明定「視為」商標侵權。因此，被上訴人「台北富蘭德林諮詢有限公司」設立登記時，依當時商標法之規定並無任何構成商標侵害之情節（況且其公司名稱特取部分為「台北富蘭德林」，與上訴人之系爭商標明顯有別，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，上訴人自不得依嗣後修正施行之商標法規定請求被上訴人排除侵害，否則，即違反「法律不溯及既往」及「實體法從舊」之原則。是以，就公司名稱之特取部分是否構成商標侵害，係以涉及侵權之公司設立登記時之商標法及現行商標法，認定均屬侵害商標權者，始構成侵害商標權。公司名稱是否侵害商標權，應以行為時（設立登記時）之商標法為論斷依據，倘設立之初未侵害他人商標權，縱嗣後商標法相關規範有所修正，依據法律不溯及既往原則，他商標權人不得依嗣後修正施行之商標法規定溯及主張商標權而請求排除或防止侵害。

⒉本件被上訴人使用之「富蘭德林」與「富蘭克林」文字並非「相同」，整體觀察亦難謂「近似」，自難謂被上訴人該當該條項「使用他人註冊商標圖樣中之文字」之客觀要件。因此，縱然依該最高法院85年度台上字第365 號判決意旨，不問行為人是否「惡意」，商標權人均能於客觀要件具備時，排除該行為人所註冊公司名稱之商標侵害，惟本件情節並未該當於「使用他人註冊商標圖樣中之文字」之客觀要件，即無86年商標法第65條適用之餘地。再者，現行有效商標法第70條第2 款所稱著名商標中之「文字」，係指與著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人之商品或服務相區別的文字「相同」者而言。參酌第1 款使用「相同或近似」之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大著名商標中的「文字」及於所謂「近似」之判斷範圍。又對於民事侵權尚且解釋為限於文字「相同」始擬制為商標侵權，基於刑法之謙抑性，86年商標法第65條第1 項所謂之他人註冊商標圖樣中之「文字」，更不宜放寬認定包含「近似」範圍。且被上訴人使用「台北富蘭德林」作為公司名稱之文字，亦未該當於現行有效商標法第70條第2 款所規定，使用系爭商標之「富蘭克林」文字作為公司名稱。且被上訴人公司之公司名稱與「富蘭克林」並不相同，「富蘭克林」屬既有之翻譯姓氏，識別性弱，又被上訴人公司所經營之業務並非36類之服務，並無構成86年商標法第65條所謂「經營同一或類似之商品業務」，即無適用86年商標法第65條之餘地。

⒊被上訴人劉芳榮於91年間即以富蘭德林商標1 、2 申請註冊，並分別於92年5 月16日及同年12月1 日經智慧局公告註冊生效，分別指定使用於第35類（工商管理協助、企業管理顧問等）及第41類（各種書刊、雜誌、文獻等出版）之商品／服務，富蘭德林商標1 、2 目前均在有效權利期間內，且取得註冊登記時，並無「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關消費者混淆誤認之虞」的情形，方能合法取得註冊，再者，經過異議及評定時間，均無人異議，商標效力即具有對世效力，被上訴人劉芳榮就上開商標自當擁有合法之商標權利，並得將富蘭德林商標1 、2 授權予由其擔任代表人之被上訴人公司使用。而依商標法第58條第1 項、2 項規定，除商標之註冊屬惡意之情形外，不論是主張註冊在後之商標有與註冊在前之商標混淆誤認之虞或減損商標識別性之虞，均應於商標註冊公告後5 年提起評定。該除斥期間之規定關乎法之安定性與商標註冊人之信賴保護利益，涉及公益，自無允許註冊在先之商標權人再以涉及民事商標侵害為由，排除他人合法註冊商標之效力，否則評定期間之規定無異形同具文。富蘭德林商標1 、2 於92年既經智慧局准予註冊，足證上訴人之系爭商標於91年被上訴人劉芳榮申請註冊富蘭德林商標1 、2 時並非著名商標，且兩者間不存有混淆誤認之虞或減損識別性或信譽之虞的情節，上訴人自不得藉以嗣後所發生之事由推翻被上訴人之商標權效力。

⒋此外，由現行公平交易法第22條第2 項之規定及其立法理由「本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確，爰增訂第二項。」，亦即依現行公平交易法規定，已註冊之商標應尋求商標法之救濟，自無庸再予探討是否有適用89年4 月26日所公布之公平交易法。是故，上訴人之系爭商標屬已註冊之商標，對於上訴聲明第2 項、第4 項及第5 項關於排除「富蘭德林」商標侵害之請求權基礎應僅得以被上訴人開始使用商標時及現行有效之商標法規定為限，而不得再依89年4 月26日修正公布之公平交易法為主張，且被上訴人之富蘭德林商標1 、2 經合法註冊，而仍在權利期間，上開公平交易法之規定亦不得排除被上訴人劉芳榮所擁有之合法商標權利。

㈡被上訴人以「台北富蘭德林諮詢」有限公司名稱設立登記，並非以「富蘭克林」之商標文字登記為公司名稱，又被上訴人公司經營臺商於大陸的企業管理諮詢顧問服務，與上訴人並非相同或類似之業務，核無攀附系爭商標於其所從事的基金業務商譽之情形。上訴人僅泛稱被上訴人劉芳榮早期設立被上訴人公司乃意圖攀附其商譽之舉，但並無客觀證據證明被上訴人意圖以其所經營之大陸臺商企業諮詢業務攀附上訴人商標於其基金服務方面的商譽，更何況上訴人本身於90年初即已知悉被上訴人劉芳榮設立被上訴人公司，未曾想過兩造之商標及公司名稱之間有任何關聯或致生混淆之情，且無任何異議，迄今被上訴人公司已設立十幾年，上訴人始出面主張權利，若以此回溯認定被上訴人劉芳榮使用富蘭德林商標1、2自始為惡意，未免過於無稽。

㈢被上訴人劉芳榮使用富蘭德林商標1 、2 及被上訴人公司使用之公司名稱均未違反現行商標法第70條第1 款及第2 款之規定：

⒈系爭商標於被上訴人公司設立登記前及被上訴人開始使用富蘭德林商標1、2前迄今並非著名之商標：

⑴按商標法第5 條規定，商標之使用須以「使相關消費者認識其為商標」方屬之。是以，上訴人主張系爭商標為著名商標，必須使用系爭商標並使消費者足以認識其為商標始能成立。而依本院100 年度行商訴字第170 號判決意旨，認定是否為商標之使用，應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性，暨是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源等情綜合認定。

⑵商標是否著名，係以國內消費者之認知為準，上訴人欲主張系爭商標於被上訴人公司設立登記時即為著名，應提供90 年9月11日以前該商標於國內使用之相關資料作為證據。上訴人於本件雖提出若干「富蘭克林」資料，其中攙雜諸多90年9 月11日以後之資料，企圖混淆，塑造系爭商標早已大量使用之假象。

⑶再者，商標使用之認定應滿足「使相關消費者認識其為商標」之要件，此觀現行商標法第5 條第1 項自明。上訴人所提之系爭商標使用資料中，諸多證據雖含有「富蘭克林」4 字，惟均與其他辭句連用（如：富蘭克林投顧建議、富蘭克林坦伯頓、富蘭克林基金經理人、富蘭克林黃金基金等），且字體、字型、大小及顏色與連用之辭句並無不同，僅係用以表示營業主體名稱或基金名稱，並非屬於商標使用。更有甚者，上訴人所提證據資料多有以顯著方式同時標註人頭圖像商標之情形，在「富蘭克林」4 字未為特殊處理而與他辭句連用時，更難以使相關消費者認識「富蘭克林」4 字係為商標。

⑷我國於95年8 月1 日「境外基金管理辦法」實施後，境外基金在臺灣之發展方日趨成熟，在此之前，境外基金於我國之發展尚在萌芽階段，無論就發行數量或種類，均屬少數。相關商業期刊及新聞報導指出，西元2006年（即民國95年）我國採行境外基金總代理人制度開啟境外基金之榮景，開放前及開放後，經核准之境外基金數量有數十倍之差異。因此，依上開基金發展之沿革，八十年代境外基金於臺灣之業務尚在草創時期，上訴人就境外基金業務使用系爭商標難以被認為於八十年代即具有普遍知名度，故被上訴人公司90年公司設立登記前或被上訴人開始使用富蘭德林1 、2 商標於兩岸企業諮詢業務時系爭商標非屬著名商標。

⑸93年「證券投資信託及顧問法」（下稱投信投顧法）立法前，境外基金之銷售，是由銀行指定用途信託資金帳戶及證券商受託買賣外國有價證券等方式為之，未備有專屬法規，至93年投信投顧法制訂後，始將金融機構從事或代理募集境外基金之行為納入規範。又為保障投資人權益，至94年引進境外基金機構之總代理制，明定境外基金管理機構應於臺灣委任單一總代理人，以落實對境外基金業務之整合管理。從前述沿革可知早期購買基金的方式較為繁複，上訴人主張基金所累積的投資量，大部分來自銀行針對特定族群募集，而非以普遍廣告及媒體宣傳的方式募集境外基金之投資，故以當時基金商品發展的規模，以及上訴人所提出的文宣資料，不足以認定系爭商標為著名商標。

⑹上訴人主張87年、88年之基金投資存量與當時數家銀行之外匯存款餘額相當云云，惟該基金投資金額為上訴人自行編製之數據，其證明力存疑。又早期基金投資並非公眾所知悉之理財工具，銀行代銷之基金機制仍在草創時期，縱然上訴人所稱之投資金額為真，然基金廣告受金融法令之限制，見諸於報章媒體之篇幅有限，難謂投資金額之數據即足反映系爭商標經普遍認知之程度，且系爭商標「富蘭克林」及「富蘭克林坦伯頓」系列之基金於消費者所形成之印象不同。

⑺上訴人提出系爭商標之廣告資料中包含大量使用其他商標諸如「富蘭克林坦伯頓」、「Franklin Templeton」暨「人像」圖樣之廣告資料，不足以作為相關消費者對於「富蘭克林」商標普遍認知之證據。又上訴人的基金商品，屬境外基金之性質，無論購買管道及廣告內容，均有所限制，也因此上訴人所提出自79年開始至90年的廣告文宣資料甚少，版面所佔比例也小，均足證系爭商標於彼時並非著名。

⒉商標法第70條第1 款為擬制侵害商標權之規定，其認定時點係以明知著名商標而使用之時認定，被上訴人開始使用富蘭德林商標1、2時，系爭商標並非著名商標：被上訴人劉芳榮89年2 月於上海成立富蘭德林諮詢（上海）有限公司，並於89年8 月開始於臺灣之報章雜誌使用「富蘭德林」名稱，系爭商標未於臺灣註冊公告（系爭商標經註冊公告日為89年12月1 日），嗣後，被上訴人劉芳榮於臺灣申請設立被上訴人公司，並以「富蘭德林」為其事業名稱。可知，於89年2 月被上訴人劉芳榮使用「富蘭德林」之名稱時，系爭商標既未經核准註冊，自無抄襲其商標之可能，而於90年成立被上訴人公司時，系爭商標才註冊1 年，不可能短短1 年內即具有著名性。上訴人並未證明被上訴人開始使用富蘭德林商標1 、2 時系爭商標為著名商標，以及自該時點起被上訴人劉芳榮及被上訴人公司使用富蘭德林商標1 、2之行為有何致其識別性或信譽減損之虞，且至今該侵害之狀態仍持續中。

⒊縱依現行商標法第70條第2 款規定，被上訴人公司，亦無明知為他人著名之註冊商標，以「富蘭克林」商標中之文字作為自己公司名稱：

⑴92年商標法第62條第1 款及第2 款所稱之「公司名稱」，係指公司法第18條暨經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第5 條所稱之公司中文名稱而言，此有最高法院99年度台上第1360號民事判決，可資參照。基此，商標法所規定之公司名稱擬制侵害明文規定「以他人著名註冊商標中之文字作為自己『公司名稱』」，自不得增加法律所未定之內容將此處之「公司名稱」解釋為「公司之特取名稱」，況按該條文之歷次修正版本，乃至現行商標法第70條第2 款規定，文字上均用以「作為自己公司名稱」而非「作為公司名稱之特取部分」，是以，於比較、認定是否符合「致相關消費者混淆誤認」或「減損該商標之識別性或信譽」等要件時，自應以「公司名稱」而非「公司名稱之特取部分」與系爭著名商標進行比較，否則即違反法律明確性之原則。是以，本件被上訴人全名為「台北富蘭德林諮詢有限公司」，公司名稱應為「台北富蘭德林」，若本院認定本件應有現行商標法第70條第2 款之適用（被上訴人否認之），在認定是否該當本條款而視為商標侵害時，亦應以「台北富蘭德林」與「富蘭克林」進行比對、判定，始為適法。

⑵被上訴人公司之特取名稱「台北富蘭德林」不論在商標整體外觀、讀音及觀念上，均與系爭商標不相同，被上訴人設立之「台北富蘭德林」諮詢有限公司，其概念係來自「friendly」之音譯，取該英文「友善的」意義為被上訴人公司之名稱，希望能給客戶最友善、親切之服務，早期創業維艱，被上訴人劉芳榮也希望藉此公司名稱時時督促自己及員工，提供令客戶滿意之服務，時至今日，「富蘭德林」事業群在兩岸間從事企業財稅方面的諮詢服務及證券承銷業務，備受矚目，建立卓越信譽。再者，被上訴人劉芳榮於89年2 月申請設立富蘭德林諮詢（上海）有限公司時，公司英文名稱為「Friendly Consulting （shanghai）Co., LTD. 」，回臺灣創業之營業所在地坐落於臺北，綜合公司座落地及沿襲外文音譯而取名為「台北富蘭德林」，足證，並無仿冒系爭商標之意圖。

⑶而系爭商標係源自人名，以「Franklin」音譯而來，須以整體使用方有引起消費者識別之意義，與「Friendly」所音譯而來之「富蘭德林」概念不同，系爭商標係以其整體之音譯為引起消費者注意之特點，並藉以與他人商品或服務相區別。而「富蘭克林」與「富蘭德林」之文字既非完全相同，「富蘭克林」一詞之完整人名所具之歷史意義無從切割而論，該語詞無非以歷史人物之典故作為主要吸引消費者之特徵，與被上訴人使用「台北富蘭德林」的典故及給予消費者之印象均不相同，自無「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司」特取名稱之情。

⒋被上訴人使用「台北富蘭德林」作為公司名稱或使用富蘭德林1 、2 商標，並無致相關消費者混淆誤認之虞，亦無任何減損系爭商標商標識別性或信譽之可能情事：

⑴系爭商標之識別性弱：系爭商標係由美國政治家、發明家班傑明‧富蘭克林（Benjamin Franklin ）之姓氏中文音譯而來，為國人自教科書或相關歷史讀物中所習知之人物譯名，系爭商標因源自既有之名詞，識別性弱，即使他人使用相同或近似之名稱，並不易使人產生混淆或誤認；縱然系爭商標因上訴人投注相當資源廣告、行銷而取得後天識別性，然該系爭商標既因後天之使用才取得後天識別性，與具有先天識別性之高度識別性商標自有不同，系爭商標應受保護之範圍相對於高識別性之商標應較限縮，以避免原屬公共領域或公眾得使用之名稱而遭上訴人據為己用，剝奪他人使用之權益。系爭商標，在臺灣使用於基金相關商品及服務，屬暗示性商標，商標強度不高，且「富蘭克林」經第三人註冊並普遍使用而弱化。

⑵兩者之商標或公司名稱不近似：系爭商標係由「Franklin」即歷史人物姓氏音譯而來，而與發想自「Friendly」所音譯而來之「富蘭德林」觀念不同，「Franklin」一般通常之譯名為「富蘭克林」，該英文名稱之中譯須以「整體觀察」方有識別性，且以其整體之音譯為引起消費者注意之特點，並藉以與他人商品或服務相區別，二者於外觀、觀念及讀音均不近似，特別是觀念上之區別，如強將系爭「富蘭克林」商標之整體觀念予以割裂看待，僅著重於「富蘭德林」與該商標一字之差，則無法正確評價系爭「富蘭克林」商標所隱含之歷史人物意義，以及其與「富蘭德林」於消費者心目中形成之區別。

⑶上訴人及被上訴人提供之商品／服務不類似：

①被上訴人公司所營事業為「國際貿易業」、「投資顧問業」（證券投資顧問除外）、企業經營管理顧問業，該公司與另一被上訴人劉芳榮主要從事業務是為臺商提供企業顧問諮詢服務，特別是兩岸財稅法令的部分，與上訴人所營之境外基金商品及服務並無相關性，客群不同，服務管道也不同。至於上訴人於臺灣所提供之境外基金商品及服務，縱然為國人所知悉，所吸引者為個人投資戶，與被上訴人之客戶為臺商企業有所區別，又上訴人授權之臺灣子公司於臺灣對於客戶係提供境外基金商品投資標的之分析，以及提供購買基金方向之建議，與被上訴人所提供之服務內容截然不同。

②再者，被上訴人劉芳榮以「富蘭德林」商標經合法註冊指定使用於第41類出版及書籍業務，故其以「富蘭德林」商標出版大陸商業法規相關書籍並無侵害上訴人之商標權。又上訴人主張附表4 項次4 關於93至103 年間劉芳榮投稿之報章雜誌文章屬第36類之文章，惟該文章係以臺商於大陸的經貿投資議題為內容，而從歷年投稿資料顯示，89年8 月開始被上訴人劉芳榮即已開始使用「富蘭德林事業群」或「富蘭德林諮詢上海有限公司」之總經理或負責人名義發表台商經貿題材相關文章，上訴人也自承其90年初期即知悉被上訴人劉芳榮以「富蘭德林」之名稱經營台商經貿領域，彼時其並未認為該等文章涉及第36類業務而有任何侵害系爭商標之情，即當時已同意（至少不反對）被上訴人劉芳榮以該方式使用「富蘭德林」名稱，而今於被上訴人劉芳榮以相同方式習用「富蘭德林」之事業體名稱投稿於報刊已十餘年後，上訴人方出面行使權利，並主張十幾年來之投稿行為均已侵害其商標權，上訴人顯然濫用其商標權，行使權利違反誠實信用原則。

③被上訴人公司為依照特定程序而取得證券承銷商之特許執照；然上訴人為在臺授權機構「富蘭克林證券投資顧問股份有限公司」取得之證券投資顧問特許執照，兩者分屬不同業務別，各自在證券期貨局下受不同單位監督管轄，於其許可之範圍內營業，且兩者提供之商品及服務更無相同之處，並無造成混淆誤認之虞。亦即，被上訴人劉芳榮設立之「富蘭德林證券股份有限公司」雖屬證券商中的證券承銷商，惟未經主管機關許可自不得兼營證券投資信託業務或證券投資顧問業務，被上訴人劉芳榮並未以「富蘭德林證券股份有限公司」跨足上訴人之證券投資信託業務或證券投資顧問業務。

④原證44中所列之被上訴人劉芳榮以富蘭德林事業群為名所投稿之文章，其專欄名稱為「大陸、現場、對策」，刊載諸如臺商企業節稅、臺商就人民幣的資金操作建議等議題，內容提到「以類似於抵押的方式由外資銀行借給台商人民幣，短暫運用資金」、「台商要善用目前大陸境內境外的貸款利率差額」、「大陸台商要面對人民幣未來還會繼續升值之壓力」等等，均是針對臺商企業所提供兩岸之相關商業、財稅法令訊息及分析，與上訴人在臺授權人富蘭克林證券投顧所投稿之文章係對於個人投資客戶提供基金理財之訊息明顯有別，自無從證明被上訴人將富蘭德林商標1 、2 使用在與系爭商標同一或類似之服務。

⑷先權利人多角化經營之情形：系爭商標自註冊以來，於臺灣僅使用於「基金」商品及相關投資顧問服務，其主要提供之服務均係以其基金商品之周邊服務為限，系爭商標僅使用於「證券投資顧問事業」之上，而系爭商標之被授權人富蘭克林證券投資顧問股份有限公司於經濟部商業司所登記之營業項目僅「H304011證券投資顧問業」，且上訴人及被授權人在臺主要業務限於基金商品，並無多角化經營之情形，上訴人既無任何跨越其他行業之跡象，則其保護範圍自應較為限縮而不得遽認有構成混淆誤認之虞。縱然有相關理財之分析，也是以基金之投資分析建議為內容，且上訴人十幾年來並無多角化經營之情形，相關消費者對於上訴人以「富蘭克林」為名之形象係以專營基金業務為限。因此，消費者認知上訴人在臺所提供之金融服務應僅限於基金商品或服務，難以聯想其他被上訴人所提供之兩岸財稅規劃及企業諮詢服務，與上訴人屬同一來源。

⑸被上訴人使用富蘭德林商標1 、2 與上訴人所提供之商品或服務實際上並無混淆誤認之情：

①本件上訴人之消費族群或潛在消費族群為個人理財戶，而被上訴人客戶族群主要為臺商企業、各家銀行，並對企業於兩岸間之財稅規劃提供專業的服務，上訴人所著重者為從事基金理財之個人消費者，而被上訴人所著重者為台商企業諮詢服務，上訴人或被上訴人提供之商品或服務，均具有極高的專業性，兩造提供之商品或服務，投資大眾於購買或接洽金融商品或服務時，判斷兩者商標之營業表徵來源，當會施以較高之注意，而該注意程度當遠高於相關消費者進行一般日常用品之採購所施予之注意，此乃當然之理。且被上訴人劉芳榮過去之商標及營業表徵使用方式均搭配拱橋之圖形（原審被證4、被證5 、被證8 之文宣）及其他其自行創設的商標圖樣，更能令相關消費者輕易區別兩者之不同。

②上訴人長期以來，僅經營「富蘭克林」、「富蘭克林坦伯頓」之基金業務，從未將「富蘭克林」中文字，抽換其他文字後，建立其他相關之附屬品牌；被上訴人之企業文宣從未出現以任何內容暗示或明示其與上訴人相關，上訴人之網頁及相關文宣品也從未出現「富蘭克林」、「富蘭克林坦伯頓」以外之品牌或公司名稱，又因上述消費者對於理財商品之注意程度顯較高，當不致於因被上訴人使用「富蘭德林」商標而誤認被上訴人提供之商品或服務與上訴人之事業屬同一來源。

③上訴人與被上訴人分別見長於不同之業務領域，經於奇摩網站搜尋平台查詢「富蘭德林」名稱，出現之連結列表為「富蘭德林─培訓報名」、「中國涉外財稅會計實務」、「富蘭德林逆勢搶進押寶『只做承銷』」、「中國外資公司設立法律實務」、「顧問公司PE造富路徑劉芳榮潛伏四年獲利過億」、「富蘭德林事業群總經理劉芳榮在大上海地區承攬三千家台商客戶的法律、會計業務」等（原審被證11）。又以系爭商標「富蘭克林」名稱搜尋，出現之連結列表為「富蘭克林基金理財網」、「富蘭克林華美投信理財網」、「班傑明‧富蘭克林之人物介紹」等內容。依據知名奇摩網站之搜尋引擎所示，兩者均具知名度，且所經營之領域各別。

④上訴人提出原證64「說明書」意圖證明金融從業人員對於系爭商標及富蘭德林商標1 、2 間存在混淆誤認之情事。惟該說明書內容並無針對被上訴人公司為任何說明，說明書內容中所提及之「財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務」，雖屬系爭商標所指定使用之業務範圍，然被上訴人公司經被上訴人劉芳榮授權在臺商企業管理、工商管理協助顧問服務使用富蘭德林商標屬經合法獲授權而享有之權利，上訴人不能排除被上訴人商標權之合法權利行使，且上述說明書之出具人並無提及對於被上訴人所從事台商企業提供之諮詢顧問服務，與上訴人之基金投資顧問服務會存在混淆誤認之情形。再者，上訴人預擬由簽署人簽名之制式說明書並列系爭商標與富蘭克林商標，並刻意強調「富蘭克林」4 字，意圖以說明書證明兩造之商標致消費者混淆誤認，違反商標近似與否之判斷原則，且被上訴人是使用台北富蘭德林諮詢有限公司之名稱，而非說明書之內容所示之「富蘭德林」公司名稱，故說明書內容無法作為實際上可能產生混淆誤認之證明。

⑤原審被證26之說明書僅是取樣，惟簽署人所屬之機構擴及國內各大主要銀行，依該等銀行人員及台商幹部之認知內容，足以證明相關消費者對被上訴人與上訴人之商品或服務並無混淆，被上訴人使用「台北富蘭德林」之公司名稱或「富蘭德林」商標，與「富蘭克林」所提供之基金服務並無引起相關消費者混淆誤認之情。

⑹相關消費者對富蘭德林商標有相當熟悉之程度：

①被上訴人使用「富蘭德林」為營業表徵至今已超過15年，與系爭商標兩者已併存許久，被上訴人劉芳榮於80年代下半期成立「富蘭德林」事業群以來，已累積相當知名度，並於90年申請註冊被上訴人台北富蘭德林諮詢有限公司，而「富蘭德林」事業群主要提供臺商於大陸之資本市場相關之財經法令、稅務顧問及輔導上市諮詢服務已長達15年以上，「富蘭德林」事業群實已為臺商及兩岸企業界所普遍認知為臺商及兩岸企業界所普遍認知。

②被上訴人歷年曾參與之重大兩岸企業投資講座，以及被上訴人所舉辦之大型活動不在少數，就被上訴人所舉辦之兩岸企業投資講座之專業程度及規模而言，其中不乏被上訴人與國內知名之臺灣大學財務金融系及交通大學財務金融系教授所合辦之研討會，也包括臺灣證券交易所股份有限公司所贊助之研討會，足證被上訴人之事業品牌於業界之相當知名度，甚至被上訴人劉芳榮所有之事業體也邀請知名歌手舉辦「李宗盛」慈善演唱會，熱衷公益，被上訴人就品牌形象之維護不遺餘力，自不可能基於剽竊上訴人商標商譽之意圖，而耗費如此多人力、物力來提昇被上訴人之「富蘭德林」品牌。而被上訴人劉芳榮今年11月更受邀與CFA 台灣分會（台灣金融分析專業人員協會），共同舉辦大陸資本市場的分析講座，該講座係由該協會理事長親自寫信邀請被上訴人共同主辦並主講，足見被上訴人劉芳榮於兩岸資本市場方面所累積之專業能力及信譽為國際性金融專業組織CFA 台灣分會所肯定。

⑺被上訴人申請富蘭德林商標1、2為善意：被上訴人劉芳榮於89年2 月申請設立富蘭德林諮詢（上海）有限公司時，公司英文名稱為「Friendly Consulting（shanghai）Co., LTD. 」，系爭商標商標當時根本尚未經註冊公告（「富蘭克林」商標於89年12月1 日方經註冊公告），因此被上訴人取用「富蘭德林」時，根本無從認知可能造成對被上訴人之「富蘭克林」商標之侵害，至於後續關於被上訴人劉芳榮於臺灣設立之相關事業沿革則同前所述，被上訴人係以建立自己的事業藍圖為目標，逐步擴大營業規模，如有預見富蘭德林商標1 、2 可能遭上訴人以系爭商標主張排除侵害，被上訴人不可能投入如此多人力及物力在兩岸財稅諮詢事業方面建立「富蘭德林」品牌，足見被上訴人主觀上並無預見自己所建立之品牌會產生任何與系爭商標之聯想，自始不具有剽竊富蘭克林商標1 、2 之商譽的惡意。

㈣上訴人主張被上訴人使用富蘭德林商標及「台北富蘭德林」作為公司名稱之行為亦無違反89年4 月26日修正公布之公平交易法第20條第1 項第2 款規定：

⒈上訴人所提出之證據資料，固然不乏其80餘年間，於臺灣銷售「富蘭克林基金」及「富蘭克林坦伯頓基金」之證據，惟該等相關廣告宣傳多係說明基金代銷機構所刊登用以促銷基金商品之用，均無積極以系爭商標為表徵，消費者無從認知該商標，而上訴人雖另提出其關係企業Franklin Resources,Inc. 於國外獲選為優良企業之文獻，雖足以顯示外國Franklin Resources, Inc.營業主體之傑出表現，惟本件上訴人為「美國富蘭克林坦伯頓承銷公司Franklin／TempletonDistributors, Inc.」，並非Franklin Resources, Inc.，且上訴人係以系爭商標為本件請求之依據，並主張系爭商標在申請註冊時即已屬著名商標，卻未舉出其系爭商標於臺灣已經相關消費者所普遍認知的相關證據。

⒉上訴人之消費族群或潛在消費族群為個人理財戶，而被上訴人客戶族群主要為臺商企業、各家銀行，並對企業於兩岸間之財稅規劃提供專業的服務，上訴人所著重者為從事基金理財之個人消費者，而被上訴人所著重者為臺商企業諮詢服務，上訴人或被上訴人提供之商品或服務，均具有極高的專業性，於判斷兩者商標之營業表徵來源時，相關消費者當不至於認為係同一來源，且如前所述，被上訴人富蘭德林商標及營業表徵使用方式均搭配拱橋之圖形或被上訴人自行設計的圖樣，更能令相關消費者輕易區別兩者之不同而不致於產生混淆誤認；況被上訴人公司之名稱與上訴人在臺之營業主體所使用之名稱有別，與系爭商標亦不近似，更無混淆誤認之疑慮。

⒊上訴人所提出之原證44、49關於被上訴人投稿於各類刊物之文章，均係以大陸投資之相關專題為內容，與系爭商標登記註冊於第036 類並實際使用於基金銷售及基金相關諮詢服務之內容顯有區別，並不足以作為其主張被上訴人使用富蘭德林商業表徵有致混淆誤認之證明。

⒋而被上訴人使用「富蘭德林」為營業表徵至今已超過15年，被上訴人劉芳榮於80年代下半期成立「富蘭德林」事業群以來，並已累積相當知名度，且歷年來見報次數超過一千次，實際上從未發生混淆誤認之案例。再者，經由被上訴人劉芳榮長期於媒體以「富蘭德林」曝光的廣告文宣，消費者已足以識別被上訴人所提供之商品及服務之來源係有別於上訴人，而被上訴人公司早期經營臺商企業財稅諮詢服務業務，目前之服務對象，包含上市企業中之四分之一是富蘭德林的客戶、三千家以上中小企業，被上訴人等所服務之特定領域之客戶及潛在客戶，與上訴人之共同基金商品所針對之個人理財客戶有別，被上訴人之消費族群均足普遍認知被上訴人之「富蘭德林」商標及拱橋造型之圖樣，而不致於與系爭商標混淆。

㈤縱使系爭商標確為著名商標（被上訴人否認之），然「富蘭克林」本即經他行業在臺灣普遍被使用於不同類別之商品或服務上，而使該商標在社會大眾心中難以留下單一聯想或獨特性的印象，且被上訴人劉芳榮為「富蘭德林」商標之商標權人，依法享有使用自己商標之合法權源，是以，縱然認為上訴人有排除侵害之權利，得請求排除侵害及銷毀物件之範圍，亦應限於該富蘭克林商標所指定使用之第36類服務項目。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人劉芳榮不得使用或授權他人使用「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標，於同一或類似於註冊第00131837號「富蘭克林」商標之商品／服務。㈢上開廢棄部分，被上訴人台北富蘭德林諮詢有限公司之公司名稱特取部分應辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」，及非相同或近似於「富蘭克林」之公司名稱。㈣上開廢棄部分，被上訴人不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」之字樣之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物。㈤上開廢棄部分，被上訴人應將自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀。㈥上開廢棄部分，被上訴人應連帶負擔費用，將本件二審判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，以新細明體16號大小之字體、以半版規格（全十26公分乘以36公分之版面）刊登於蘋果日報、中國時報、工商時報、經濟日報以及聯合報全國版1 日。㈦第

一、二審之訴訟費用由被上訴人連帶負擔。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。

四、本件兩造不爭執事項及爭點如下（本院卷三第208 至209 頁、第295至296頁）：

㈠不爭執事項：

⒈上訴人於87年11月5 日向智慧局申請註冊第131837號商標，商標圖樣「富蘭克林」，指定使用之商品或服務第36類「財務與投資經理服務，財務與投資管理服務，財務與投資顧問服務，財務與投資分析服務，財務與投資諮詢服務，財務與投資之資訊服務；共同基金投資服務；股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經理服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券（包括共同基金）之分銷服務。」，89年11月1 日獲准註冊（即系爭商標，原審卷一第15頁，權利期間：自89年12月1 日起至106 年2 月28日），並於89年11月1 日起至96年2 月28日止，授權予富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（下稱富蘭克林證券投顧公司，於80年8 月22日經經濟部核准設立登記）。

⒉上訴人於87年11月4 日向智慧局申請註冊第120676號商標，商標圖樣「坦伯頓」指定使用之商品或服務第36類「財務與投資經理服務，財務與投資管理服務，財務與投資顧問服務，財務與投資分析服務，財務與投資諮詢服務，財務與投資之資訊服務；共同基金投資服務；股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經理服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券（包括共同基金）之分銷服務」，89年2 月1 日公告為註冊商標（權利期間：89 年2月1 日至109 年1 月31日）。

⒊被上訴人劉芳榮於91年4 月9 日向智慧局申請註冊第179811號商標，商標圖樣「富蘭德林」，權利期間：92年5 月16日至112 年4 月15日，指定使用之商品或服務第35類「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送，代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供，打字排版製版及文件之複印影印複製，工商管理協助、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理諮詢，櫥窗設計及擺設之設計，職業介紹，拍賣，市場調查、企業調查，公關，廣告宣傳器材及場所出租，辦公機器和設備租賃，為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務，產品包裝，貨運卡車路線電腦定位，網路購物，文教用品零售，建立電腦資訊系統資料庫，安排報紙訂閱」（即富蘭德林商標1 ）；又於91年4月9 日申請第189050號商標，商標圖樣「富蘭德林」，權利期間：92年12月1 日至112 年10月31日，指定使用之商品或服務第41類「各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱，書籍、雜誌之出租，舉辦各種講座、教育資訊，代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息，畫廊之經營，音樂社、錄影節目播映業，休閒育樂活動規劃，舉辦教育競賽，影片、唱片、錄音帶、錄影帶、碟影片、伴唱帶等製作及發行，電台及電視育樂節目之策劃、製作，音樂會之籌辦演奏，歌劇、話劇之演出，演藝經紀人，代售各種活動、展覽、比賽入場券，表演場所出租，錄音帶、錄影帶、影片之租賃，動物訓練服務」（即富蘭德林商標2，原審卷一第30至32頁）。

⒋被上訴人台北富蘭德林諮詢有限公司於90年9 月11日向經濟部商業司設立登記，以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分。

⒌被上訴人劉芳榮於102 年7 月8 日向經濟部商業司以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分，設立登記「富蘭德林投資有限公司」（原審卷一第254 頁之公司登記資料）；又於102 年12月11日向經濟部商業司以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分，設立登記「富蘭德林證券股份有限公司」（原審卷一第255 頁之公司登記資料）。

㈡本件爭點：

⒈系爭商標於被上訴人台北富蘭德林諮詢有限公司設立登記時是否已達著名而為著名商標？

⒉富蘭德林商標1 、2 是否與系爭商標近似？富蘭德林商標1、2 之註冊及使用，有無減損系爭商標之識別性或信譽之虞？

⒊上訴人請求排除被上訴人使用「富蘭德林」商標之主張應以何時的商標法為斷？

⒋上訴人請求排除被上訴人台北富蘭德林諮詢有限公司使用「台北富蘭德林」公司名稱之請求應以何時之商標法為斷？

⒌上訴人對被上訴人劉芳榮依現行商標法第69條第1 項、第70條第1 款、86年年5 月7 日修正公布之商標法（下稱86年商標法）第61條第1 項、第2 項、第62條、89年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條、91年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條主張不得使用或授權人他人使用「富蘭德林」，或相同近似於「富蘭克林」字樣之商標，於同一或類似於系爭商標之商品或服務是否有理由？

⒍上訴人對被上訴人台北富蘭德林諮詢有限公司依現行商標法第69條第1 項、第70條第2 款、86年商標法第61條第1 項、第65條、89年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條、91年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條主張被上訴人公司名稱之特取部分應辦理公司名稱變更登記為非「富蘭德林」，及非相同或近似於「富蘭克林」之公司名稱是否有理由？

⒎上訴人對被上訴人依現行商標法第69條第1 項、第70條第1款、第2 款、86年商標法第61條第1 項、第2 項、第62條、89 年 公平交易法第30條、91年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條主張被上訴人不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」，相同或近似於「富蘭克林」之字樣之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物是否有理由？

⒏上訴人對被上訴人依現行商標法第69條第1 項、第2 項、第70條第1 款、第2 款、86年商標法第61條第1 項、第2 項、第3項 、第62條、89年公平交易法第20條第1 項第2 款、91年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條主張被上訴人應將自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀是否有理由？

⒐上訴人對被上訴人依民法第195 條第1 項、86年商標法第68條、89年公平交易法第34條、91年公平交易法第34條主張被上訴人應連帶負擔費用，將本件二審判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，以新細明體16號大小之字體、以半版規格刊登於蘋果日報、中國時報、工商時報、經濟日報以及聯合報全國版1 日是否有理由？

⒑上訴人提起本件訴訟是否構成權利濫用而違反民法第148 條之規定，不得行使其權利？

五、得心證之理由：

㈠按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之」、「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」，現行商標法第69條第1 項、第70條第1 款、第2 款分別定有明文。次按，「（第1 項）商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。（第2項）有第62條第1 款或第2 款規定之情事者，視為侵害商標專用權」、「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣20萬元以下罰金。一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者」、「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處1 年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣5 萬元以下罰金。公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用」，86年商標法第61條第1 項、第2項、第62條、第65條亦有明文。

㈡系爭商標於被上訴人公司設立登記時及富蘭德林商標1 、2申請註冊時是否已達著名而為著名商標？上訴人主張系爭商標於被上訴人公司設立登記時及富蘭德林商標1 、2 申請註冊時已為著名商標，應受著名商標之保護等語。被上訴人則抗辯稱上訴人所提證明系爭商標為著名商標之證據資料，難認為系爭商標於上開時點已廣為相關公眾所普遍認知而構成著名商標云云。因被上訴人是否有現行商標法第70條第1 款（註：86年商標法第61條第1 項、第2 項、第62條、第65條之視為侵害商標權之行為，其客體不須為著名商標），其前提為系爭商標為著名商標。職是，兩造爭執系爭商標是否於被上訴人公司設立登記時及富蘭德林商標1 、2 申請註冊時是否為著名商標，故本院首應說明著名商標定義與判斷著名商標因素，繼而認定系爭商標於上開時點是否符合著名商標之要件如後：

⒈著名商標之定義：所謂著名商標者，係指有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，88年9 月15日經濟部（88）經智字第88025427號令修正發布之商標法施行細則第31條定有明文（註：現行商標法施行細則第31條規定之本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，亦同）。因著名商標具有較高之知名度，通常較易遭第三人利用或仿冒，為防止著名標章區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名標章特別保護。職是，任何人未經著名商標權利人之同意，不得使用著名商標於任何商品或服務，以保護具有高品質或相當知名度之商標，不致為他人任意濫用。

⒉判斷著名商標之因素：著名商標或標章之認定，應就具體個案情況考量下列因素：

⑴相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度，此可經由市場調查證明之。⑵商標或標章使用期間、範圍及地域。

⑶商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，暨在商展或展覽會之展示。⑷商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。⑸商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別是行政或司法機關認定為著名之情形。⑹商標或標章之價值。⑺其他足以認定著名商標或標章之因素。⑻著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，僅要在我國境內為相關消費者共知者即可，此為註冊主義之例外情事（參照司法院大法官會議解釋第104 號解釋）。判斷商標是否達著名程度，係以國內相關事業或消費者判斷之。其相關事業或消費者範圍包含：⑴商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。⑵涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道者。⑶經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者（參照最高行政法院99年度判字第951 號判決）。

⒊系爭商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知：上訴人87年11月5 日向智慧局申請註冊系爭商標，其商標圖樣為中文字「富蘭克林」，指定使用於第36類服務，89　年11月1 日獲准註冊，並於89年11月1 日起至96年2 月28日止，授權予富蘭克林證券投顧公司（80年8 月22日經經濟部核准設立登記），此為兩造所不爭執。因上訴人主張系爭商標應受著名商標之保護，依據舉證責任之分配，上訴人應證明系爭商標為著名商標之有利於己之事實。經查：

⑴系爭商標具第二意義之識別性：所謂識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人商品或服務相區別之特性，其為商標註冊與維持之積極要件。商標識別性有先天與後天之分：①前者指商標本身所固有，無須經由使用取得識別能力；②後天識別性、第二意義或次要意義，係指原不具有識別性之標誌，經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識，而具有商標之識別性，是商標識別性非其固有，係事後取得。準此，本院應判斷系爭商標之識別性為固有取得或事後取得。

①系爭商標有長期繼續使用之事實：判斷構成商標圖樣之文字識別性基準：以文字作為指示及區別商品或服務來源之標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有之詞彙或事物，倘該文字為新創之詞彙，除作為標章之用途外，其本身不具特定既有之含義，即具有先天識別性；反之，該文字為既有之詞彙，且該文字為習見之成語或通常用語，因該等文字係社會公眾得自由使用之公共文化財，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務之相關特性。簡言之，構成商標圖樣之文字並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者於運用想像與推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性，兩者產生聯想，進而致隱喻之效果，相關消費者得將其視為指示及區別來源之標識時，該構成商標之文字即具有識別性。被上訴人提出之證據可證系爭商標具後天識別性：所謂商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。86年商標法第6 條定有明文。至於現行商標法第5 條就商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：(a)將商標用於商品或其包裝容器。(b) 持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。(c) 將商標用於與提供服務有關之物品。(d) 將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。而所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。簡言之，商標使用人有行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，即符合商標之使用要件。查富蘭克林為既有詞彙與姓名，系爭商標「富蘭克林」係英文姓氏「Franklin」中文音譯，其屬既有之詞彙，且未經特殊之設計，本不具先天識別性。職是，本院應探究系爭商標89年11月1 日註冊日前，是否經由長期繼續使用，使相關消費者將其視為或指示一定商品或服務來源之標識，而具有後天識別性。經查：a.系爭商標被授權人富蘭克林投顧公司為表彰其基金投資及財務顧問服務，其於79年至80年間，在財經新聞紙、月刊登載關於系爭商標表彰基金等金融商品投資之廣告，有相關新聞紙及刊物在卷可稽（見原審卷一第34至103 頁）。再者，富蘭克林投顧公司自85年3 月15日起至89年10月31日止之期間，發行「富蘭克林海外證券投資訊刊」提供有關系爭商標表彰基金等金融商品投資、財務與投資顧問分析服務之相關報導（見原審卷一第104 至194 頁）。b.民生報、聯合晚報、經濟日報自81年起至87年間，登載有關系爭商標之報導（見原審卷二第125 至144 頁），又中國時報、工商時報自87年1 月1 日起至89年10月31日間，登載有關系爭商標表彰基金、金融商品、財務與投資顧問、分析服務相關之報導（見原審卷二第152 至174 頁），富蘭克林投顧公司自88年12月起至89年12月止之期間，聯合報、經濟日報、大成報、中時晚報、自由時報、中華日報、工商時報所刊載關於系爭商標之專文（見原審卷二第145 至151 頁）。c.被上訴人雖主張上訴人之廣告宣傳，系爭商標於版面配置、字體、字型無特別設計，不具特別顯著性，且廣告除系爭商標外，亦有富蘭克林（FRANKLIN）之人像商標（如原審卷一第16頁智慧局商標資料檢索所示），系爭商標對照人像圖僅係人物名稱，無法得知其獨立之識別性云云。然查，系爭商標指定使用之服務，如原審判決附圖1 所示，其中包括證券、共同基金之分銷服務、財務與投資顧問服務、財務與投資顧問服務等項目，上訴人於前揭新聞紙或刊物行銷關於基金等投顧服務，均有表彰系爭商標「富蘭克林」，其包含「富蘭克林」黃金基金（見原審卷一第36頁反面、第49頁、第50頁、第57頁、第99頁反面、第101 頁、第102 頁反面、第103 頁反面）、「富蘭克林」共同基金（見原審卷一第63頁、第69頁、第76頁反面、第78頁反面、第79頁、第82頁、第83頁、第84頁、第85頁、第86頁、第87頁、第88頁、第89頁、第90頁、第92頁、第93頁），固與上揭富蘭克林（FRANKLIN）之人像商標有併列之事實，惟能辨別係有關「富蘭克林」系列基金商品之投資，足以表彰其提供基金、金融商品投顧服務之來源，此外多為單獨用系爭商標「富蘭克林」之標示表彰其服務來源。d.上訴人經由前揭新聞紙、刊物提供投顧分析服務，包含以「富蘭克林」為刊物之表頭、以「富蘭克林投顧」發表投資分析之報導均足使相關消費者認知其所提供之投資分析服務之來源，縱與上揭富蘭克林（FRANKLIN）之人像商標併列，並無消除或減低系爭商標表彰服務來源之功能。另系爭商標縱有與上訴人另一「坦伯頓」商標併用之情形，惟相關消費者對於系爭商標圖樣「富蘭克林」之熟悉程度遠高於「坦伯頓」商標，且商標法對於同一商標權人所有商標之合併使用並無禁止，實務上亦多有商標併用之情形，並不會妨礙系爭商標之同一性及其高識別性。詳言之，系爭商標雖有與上揭富蘭克林（FRANKLIN）之人像商標或其他商標併列使用之情形，然均能彰顯該等商標表彰服務來源之功能。況上訴人關於債券、基金等金融商品投資服務或提供財務或投資之顧問或分析之服務，均非可陳列販賣之實體物，是經由過新聞紙、刊物、數位影音、電子媒體等媒介將系爭商標連結其提供基金等金融商品投資之服務，堪認用以系爭商標表彰服務之來源，而屬系爭商標之使用。再者，以「富蘭克林投顧」名義提供投資理財相關服務，係因上訴人提供之服務需以「富蘭克林投顧」名義行銷，其與以系爭商標行銷，兩者所表彰服務來源具有目的同一性，被授權人富蘭克林投顧公司以「富蘭克林投顧」之名提供服務資訊，兼有使用商標之相輔相成之相乘效果，是上訴人提供服務時以「富蘭克林投顧」為名，應屬使用商標之範圍。e.富蘭克林投顧公司使用系爭商標之證據，均得作為系爭商標之使用證據，不因是否進行授權登記而影響。上訴人雖於79年、80年間開始於我國使用或授權他人使用系爭商標。惟當時上訴人尚未取得系爭商標之註冊，上訴人非系爭商標之權利人，自不受61年商標法第26條之規範。職是，上訴人是否將其習用之系爭商標授權與他人使用，自屬當事人間之私法關係。況上訴人於89年間取得系爭商標註冊後，依當時商標法第26條係明示採用登記對抗主義，而非登記生效主義。辦理登記並非授權契約之生效要件，縱使未經登記，授權契約於當事人間仍有拘束力，僅是不得對抗第三人而已。準此，本件為商標排除侵害事件，非就系爭商標之授權有無為爭議，被上訴人為侵害系爭商標權利之人，不得以未登記之對抗事由，作為免責事由。

②系爭商標取得商標註冊在案：系爭商標於89年11月1 日准予註冊：按有商標法第29條第1 項第1 款或第3 款規定之情形者，倘經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，即取得後天之識別性。商標法第29條第2 項定有明文。故商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之識別性，然經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使商標圖樣於原本意義外，亦產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性。查系爭商標雖未經特殊之設計，上訴人並忠於系爭商標之圖樣而使用。然其以行銷之目的，將系爭商標用於與服務有關之商業或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物，致系爭商標文字之原有意義，經上訴人長期繼續使用，使系爭商標圖樣於原有意義外，產生表彰服務之識別性意義。職是，智慧局前於89年11月1 日准予註冊商標，此有智慧局商標資料檢索在卷可查（見原審卷一第15頁）。系爭商標為隨意性商標：按商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。商標之首要要件應具備識別性。依照識別性之強弱，依序為創造性商標、隨意性商標、暗示性商標、描述性商標及通用名稱商標。因識別性與混淆誤認成反比，故識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。其中，所謂隨意性商標，係指其使用文字、圖形為一般社會大眾所熟悉者，用於特定商品或服務作為商標使用時，而與該商品或服務並無關聯，因其未有描述或暗示商品或服務本身，其具有與其他商品或服務相區隔之識別性，故具有較強之識別性。查被上訴人之系爭商標，雖非屬識別性最高之創造性或新奇性標識，惟其屬於與指定使用之服務本身、特性無關，其為隨意性商標，識別性強度僅次於創造性商標。且被上訴人使用系爭商標之態樣，均有將富蘭克林文字放大、上色，或以其他方式強調，以與其他敘述性文字相區別，足使相關消費者藉以認知其為表彰之服務來源。系爭商標雖源自於外文姓氏Franklin之中文音譯，然經上訴人長期繼續使用，所創造出之品牌形象，業賦予富蘭克林文字之特殊意義與觀念，已超脫初期姓氏之原意。是系爭商標經由長期廣告與行銷，致其具有後天之識別性，使相關消費者認知系爭商標代表所指示、提供之投資顧問理財服務。準此，系爭商標為識別性強之隨意性商標。

⑵上訴人已舉證證明其自79年起至89年10月31日長期行銷系爭商標所表彰之服務，已使系爭商標成為著名商標：

①79年至91年間系爭商標相關之報章雜誌廣告、報導及專欄，均足使相關消費者認知「富蘭克林」所提供之服務，已使系爭商標發揮表彰服務之來源之功能：廣告：79年、80年間上訴人為行銷「富蘭克林」商標所表彰基金服務而於財經報紙、月刊刊載關於「富蘭克林黃金基金」、「富蘭克林共同基金」之廣告，包含報紙頭版左側或下側廣告、報紙半版廣告及週刊半頁廣告（原證6 ，見原審卷一第34至103頁）。標題報導及專欄：於79年至87年間系爭商標被授權人富蘭克林投顧公司在經濟日報、民生報、聯合晚報等被刊登，及富蘭克林投顧公司或其高階經理人為行銷系爭商標所表彰之基金服務，受中國時報、工商時報等報紙採訪之報導（原證19，見原審卷二第125 至144 頁），此等報導之原始版面為報紙全版（約52公分×35公分），因此當時相關消費者實際寓目之時，視覺上是接觸篇幅甚大且標題「富蘭克林」甚為顯著之版面，顯業足以喚起相關消費者之注意，並令相關消費者認識到「富蘭克林」商標。專欄：於88年及89年富蘭克林投顧公司於聯合報、經濟日報、中時晚報、大成報等報紙以富蘭克林投顧公司高階經理人或富蘭克林投顧公司之名義，為行銷「富蘭克林」商標所表彰之基金服務，撰擬關於投資理財相關資訊以提升上訴人商標知名度之專文（原證20，見原審卷二第145至151頁）。中時報系相關報導：於87年起至89年10月31日間經中國時報、工商時報等報紙提及「富蘭克林投顧」「富蘭克林證券投顧」「富蘭克林基金」之相關報導，每年達200 多篇以上（原證21，見原審卷二第152 至174 頁），足知平均每1.8 天即被報導一次。承上，上開各大報系之廣泛報導及定期邀稿撰寫財經專欄文章，足認「富蘭克林」所提供之理財之資訊於當時勢必具有高度公信力及專業性知名度，否則各大報系斷無可能刊載「富蘭克林」之相關文章及報導，更不可能進行邀稿（試問，何人會想看默默無名之人提供之理財見解？）。且89年10月31日以前網際網路尚未普及，電視、廣播及報章雜誌仍是資訊的主要來源管道，「富蘭克林」商標得以在89年10月31日以前獲各大報系長期關注，累積龐大之媒體報導量，更顯示「富蘭克林」於理財、投資等金融相關領域已占據主導之地位，足見系爭商標於當時具有相當高之名氣。

②79年至89年年間表彰系爭商標之「富蘭克林」使用之報章雜誌廣告及專欄文章版面之接觸人次統計資料，累計約有1億8千萬人次（見本院卷二第120 頁）。

③上訴人自79年起迄今皆以投資理財顧問角度推廣「富蘭克林」系列基金，包含舉辦投資說明會、宣導理財觀念、教導證券投資知識等，「富蘭克林」商標於投資顧問、理財、基金等相關財富管理領域，皆足為著名商標之證據。上訴人自79年以來迄今與富蘭克林投顧公司共舉辦數萬場投資、理財顧問及財富管理相關之說明會，其中分為兩種類型，第一類型之證據可為本件有利於上訴人事實之認定，第二類型無證據可資證明：a.第一類為上訴人自行舉辦者，包含兩小類：(a) 各中小企業、公家機關等邀約舉辦投資理財說明會，目前上訴人能提出其留存的最早資料為自86年起，包括到臺北市文山區公所、出入境管理局、臺灣臺北地方法院、協合國際多媒體、中國鋼鐵公司、萬芳醫院舉辦之定期定額投資說明會，留存之最早資料為自87年起至89年間，包括：富蘭克林投顧舉辦「薪水一族簡單致富法」投資說明會、「富蘭克林年度投資講座─跨世紀全球投資策略」，以及富蘭克林之「成就世紀富豪，海外基金年度投資策略」（上證3 ，見本院卷二第151 至162 頁）；以及(b)上訴人邀請國外之境外基金經理人來臺共同參與者。b.依上訴人陳稱第二類為上訴人與銀行、保險公司等銷售機構共同舉辦，或由上訴人之證券投顧從業人員應邀至銀行各分行、保險公司通訊處擔任講座講師，對一般投資大眾舉辦投資理財說明會，但因歷次說明會均由富蘭克林投顧公司之從業人員與各分行、通訊處約洽時間，即逕赴講座說明，以80年代為例，全國銀行共有52家，全國總分行數已達2,500 家，而當時擔任富蘭克林系列基金之銷售銀行已達35家，總分行數約為1,650 家，以每家分行至少一年親赴舉辦說明會一次，則單年度之與銀行合作之小型理財投資說明會則達1,650 場，故自79年至89年則至少1 萬6 千5 百場次等情，惟上訴人因歷史久遠及舉辦頻繁，並無逐次留存記錄可提出為證，職是，上訴人此部分之陳述不得做為系爭商標是否為著名商標之有利事實之認定。承上，因79年至89年間網路世代尚未發展，除電視、廣播及報紙以外，以說明會直接面對面推廣投資顧問及理財服務之方式，經由會場紅布條醒目標誌及巨幅投影片、現場發送之紙本投資手冊等等、更能使「富蘭克林」表彰之專業服務及「富蘭克林系列基金」令人印象深刻，並且宣導、行銷及銷售一次到位。據此，由上訴人所提出之上揭各類型投資說明會相關資料，可證明上訴人以投資理財顧問、財富管理之角色經營「富蘭克林」所表彰之服務及推廣「富蘭克林」境外基金金融商品已經相關消費者所熟悉。另上訴人於86年至90年間週一至週六上午8 點於臺灣電視頻道播出「勝券在握」節目中之「三分鐘理財」單元，可為系爭商標達到著名之證據：a.富蘭克林投顧公司於臺灣電視頻道播出之帶狀性理財節目「勝券在握」中之「三分鐘理財」單元提供理財投資資訊，此有臺視文化出版88年6 月初版之「富蘭克林投顧」編著的「三分鐘理財」書籍、86年11月起至90年12月之富蘭克林海外證券投資訊刊、購買「三分鐘理財」書籍發票影本及「三分鐘理財」影片截圖及可資為明證（分別見原證8、23、24、32，參原審卷一第240 至244 頁、原審卷二第195 至204 頁、第205 至209 頁、第239 頁）。b.再者，於80年代期間，在民眾日常生活中僅有臺視、中視、華視之有線電視三台頻道可供觀賞之情況下，系爭商標以長達4 年之久之帶狀性理財節目於臺視進行廣告、行銷，此由上揭原證23訊刊所示三分鐘理財之播出時間見於「富蘭克林理財時間」之欄位，係86年至90年週一至周六上午8 點，顯見系爭商標之此種行銷方式可為其達到著名商標之證據。上訴人於80年至89年間共與35家銀行簽訂基金銷售合約：a.上訴人於80年至89年間與35家銀行簽定基金銷售合約書，約定由銀行擔任上訴人「富蘭克林」系列基金之銷售機構，此有原證18（節錄於原證43）基金銷售合約書附卷可稽（見原審卷二第25至124 頁、第329 至332 頁，其中華南商業銀行、臺中區中小企業銀行之完整合約內容，上訴人聲請限制被上訴人閱覽），由於當時相關消費者係藉由與銀行建立特定金錢信託關係之方式，透過銀行申購上訴人之「富蘭克林」系列基金，所稱「指定用途信託」係指相關消費者與銀行間之契約關係，非謂銀行行銷「富蘭克林」系列基金限縮於特定族群，實際上，銀行銷售「富蘭克林」系列基金之相關消費者包含所有銀行可能之客戶。再參酌80年間投資人即可以門檻3,000 元定期定額方式申購基金商品，足認幾乎任何人（包含未成年人）均可能成為「富蘭克林」系列基金之銷售對象。而70年至80年，國人投資理財係以銀行存款為主，自境外基金引進國內後，截至89年底上訴人已與我國35家銀行合作銷售，擁有廣泛之銷售通路，可認定富蘭克林投顧在國內推廣「富蘭克林」系列基金之成果已被銀行銷售通路及廣泛投資大眾所肯定，已為市場上主導性之存在。b.原證18各家銀行作為「富蘭克林」系列基金之銷售機構，上訴人亦會提供行銷素材，例如原證6 中數篇「第一銀行黃金基金」之廣告（見原審卷一第34頁），便為上訴人與銀行合作行銷之情況，再由原證22所示86年12月至89年12月之印刷品單據（見原審卷二第190 至194 頁）中「安泰銀行基金手冊設計製作」、「一銀優惠券（含問券）設計製作」、「海外基金組合（一銀版）」、「安泰六六大順」、「設計製作（萬通）」、「設計製作（聯邦）」、「荷蘭銀行國外基金投資手冊印刷」、「台灣企銀DM」、「慶豐銀行DM」等，皆是由上訴人印製「富蘭克林」之行銷文宣後交付予第一銀行、聯邦銀行、慶豐銀行等銷售機構進行使用，因為將各種行銷文宣記載於契約中並非一般交易常情，此等文宣雖未逐筆記載於原證18之契約中，仍不失其為「富蘭克林」系列基金銷售機構向相關消費者所為行銷活動佐證之本質，於判斷系爭商標之著名性時，自應納為考量之基礎。上訴人截至89年2 月9 日止申請核准於國內進行證券投資顧問業務之「富蘭克林」系列基金已高達46檔（原證10，見原審卷一第246 頁），而89年對外銷售之46檔基金中，至今尚有21檔持續對外銷售，此有主管機關核准函文、境外基金觀測站查詢資料及其總表在卷足參（原證52，見原審卷三第129 至217 頁），自足以令相關消費者持續認知系爭商標所表彰之投顧顧問、理財相關服務領域，可為系爭商標是否為著名商標之佐證。我國人民於89年1 月31日時透過銀行申購富蘭克林系列基金之總額約為318 億元，足認上訴人使用系爭商標行銷其基金服務之規模，足以使相關消費者認知其為著名商標：a.上證5-1 （見本院卷二第192 頁）係89年2 月，由上訴人所屬之境外基金機構製發89年1 月份「富蘭克林系列基金」月對帳單予各銀行銷售機構，其中包含當時可於我國募集銷售之19檔美國基金及16檔盧森堡基金，由所屬之境外基金機構製發予華南商業銀行、世華聯合商業銀行、上海商業儲蓄銀行等35家美國基金銷售機構，以及台中區中小企業銀行、萬泰商業銀行、萬通商業銀行等28家盧森堡基金銷售機構。由各該對帳單記載資訊，可看出於89年1 月31日時，國人透過各銀行（銷售機構）申購各檔富蘭克林基金之總額，例如由上訴人針對「Growth Fund (Templeton) - Class A ( 101)」（即富蘭克林坦伯頓成長基金）發給上海商業儲蓄銀行之對帳單中，便得以知悉國人透過上海商業儲蓄銀行申購「富蘭克林坦伯頓成長基金」之投資人截至89年1 月31日之投資總額為4,748,449.91 美元。b.又上證5-1 表格中所載之1,036,560,876.22美元，便係針對各檔基金發給各銀行（銷售機構）之各該對帳單所載投資總額加總後之金額，依當時匯率換算，國人透過銀行申購富蘭克林系列基金之總額約為318 億元。如再以各投資人投資10,000元估算，318 億元換算的投資人數已達318 萬人（3,180,658 人），上開318 億元為存量數據，係指以申購量減去贖回量之餘額，實際上申購富蘭克林系列基金之（流量）總額更大於前開數字。上訴人之「富蘭克林」系列基金於90年便為市佔率前三名之品牌：依90年12月5 日工商時報所載之海外基金淨值表暨基金檔數統計表（上證6 ，見本院卷二第193 頁）所刊載之基金檔數計算，足證「富蘭克林」於被上訴人法定代理人取得「富蘭德林」商標註冊前，便為境外基金市場之前三大品牌，與前開89年1 月之存量及申購人數相互勾稽，足為系爭商標為著名商標之佐證。富蘭克林投顧公司於85年至89年10月間發行「富蘭克林」海外證券投資訊刊、富蘭克林投資季刊，有原證7 可證（見原審卷一第104 至194 頁），而富蘭克林投顧公司自85年起按月發行訊刊、按季發行季刊，迄今仍持續，加總其餘文宣刊物每年發行量達400萬份至600 萬份不等，亦有原證22印刷品發票數量及單據總表存卷可參（見原審卷二第190 至194 頁），再依原證7訊刊之「媒體播出內容及時間」更可知悉富蘭克林以單週數次曝光於臺視、非凡、中視、超視、中廣新聞網、臺北之音、自由時報、中國時報等電視及廣播媒體宣導、提供相關投資顧問、理財等相關服務資訊，對於「富蘭克林」品牌形象的經營，上訴人及富蘭克林投顧公司已持續投入大量時間與費用。上訴人行銷系爭商標之廣告費及印刷品單據：上訴人於87年至89年間為行銷系爭商標，於中國時報、工商時報、聯合報、經濟日報天下雜誌等報刊雜誌登載廣告、於全國廣播電台、台北愛樂廣播電台等電台託播廣告，以及委託廣告廠商製作廣告，由87年到89年單年度之支出之廣告費用均超過2 千萬元，其中87年高達2 千8 百萬元（原證25，見原審卷二第210至216 頁），另上訴人所有系爭商標獲准註冊之類別為理財、投資、管理、顧問相關之金融領域，且富蘭克林投顧公司係經營特許之證券投資顧問事業，其業務行為受主管機關嚴格規管，作為恪守法令之組織，上訴人與富蘭克林投顧公司所投入之廣告支出必是用於行銷理財、投資、管理、顧問等與系爭商標相關之服務，上訴人就87年至89年間廣告費用單據，雖因年代已久無法提出，惟其就90至92年間行銷系爭商標登載廣告費用有提出部分單據，仍得做為系爭商標為著名商標之參酌證據。又上訴人於88年至89年間為印製海外證券投資訊刊、季刊、DM、手冊等各式印刷品以行銷系爭商標，每年印製之廣告文宣品數量高達600萬份以上，其餘87年以及90年每年亦高達300萬份，有原證22可參（原審卷二第190 至194 頁），顯見於行銷系爭商標已投入大量費用，應認為在國人普遍當中已有相當知名度。

④系爭商標於被上訴人公司於90年設立後至今仍持續對外宣傳，維持商標之著名性：上訴人於90年以後迄今持續舉辦大型「全球股債市投資趨勢說明會」或「全球投資展望說明會」，截至103 年共計320 場，此有上證4 ：90年至102 年間於我國舉辦之320 場全球股債市投資趨勢說明會及全球投資展望說明會相關資料附卷足稽（見本院卷二第163至191頁）。我國人民於91年至94年「富蘭克林」境外基金持有金額相當於10家銀行／信用合作社的外匯存款餘額：以91年至94年我國外匯存款餘額除以當時國內銀行及信用合作社家數（不包含農漁會），平均計算出一家銀行／信用合作社約持有之外匯存款，比對91年至94年國人持有「富蘭克林」基金之投資存量，有上證5- 2：上訴人製發予「富蘭克林」基金各銷售機構之91年至95年各年取其中一個月份對帳單一份在卷可證（見本院卷二第192 頁），可見該存量已相當於當時十家銀行／合作社的外匯存款餘額加總（見本院卷二第11頁統計表），顯見當時「富蘭克林基金」不僅市佔已具規模，更應認為具有高度知名度。

⒋綜上所述，上訴人自79年起即開始使用「富蘭克林」文字做為其商標，並於89年11月1 日取得系爭商標之註冊，於79年至89年10月31日間系爭商標相關之報章雜誌廣告、報導及專欄，均足使相關消費者認知「富蘭克林」所提供之服務，已使「富蘭克林」商標發揮表彰服務之來源之功能，上訴人並於79年至89年間表彰系爭商標使用之報章雜誌廣告及專欄文章版面之接觸人次累計約有1 億8 千萬人次，且上訴人自79年起迄今皆以投資理財顧問角度推廣「富蘭克林」系列基金，包含舉辦投資說明會、宣導理財觀念、教導證券投資知識等，「富蘭克林」商標於投資顧問、理財、基金等相關財富管理領域，況系爭商標具後天識別性，為識別力僅次於創造性商標之隨意性商標，本院勾稽與分析上揭事證綜合判斷，認定「富蘭克林」所表彰之商標之識別性與信譽，就其經營或提供之服務項目，已為我國相關事業或消費者已普遍熟知或認知，且著名商標之認定不以在國內註冊為必要，其在註冊前之使用已臻著名，使其於89年11月1 日取得註冊時已為著名。職是，上訴人之系爭商標於89年11月1 日時已為著名商標，且於被上訴人公司於90年設立後至今仍持續對外宣傳，維持商標之著名性，富蘭德林商標1 、2 申請註冊之時，系爭商標已為著名，且維持至今，系爭商標之著名效力自得及於富蘭德林商標1 、2 實際使用於商標第36類服務。

㈢被上訴人違反現行商標法第70條第1 款、86年商標法第61條第2 項、第62條規定：

⒈本件此部分所應適用之商標法：按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。次按商標法規定商標專用權人對於侵害其商標（專用）權者，得請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標（專用）權之圓滿行使，而商標（專用）權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標（專用）權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。上訴人主張被上訴人於91年4 月9 日申請註冊富蘭德林商標，明知系爭商標為著名商標，竟註冊近似於系爭商標之富蘭德林商標1 、2 並持續使用迄今，侵害系爭商標等語，而請求排除侵害。因此，富蘭德林商標1 、2 是否侵害系爭商標權，自應以富蘭德林商標1 、2 申請註冊時之86年商標法為斷，然若依註冊申請時之商標法構成商標侵害，因本件請求排除、防止侵害，上訴人之請求是否有據，須再以現行商標法判斷該侵害現在是否尚存在或現在有遭侵害之危險。

⒉次按，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。現行商標法第70條第1 款定有明文。本款侵權成立要件如後：⑴行為人明知為他人著名之註冊商標。⑵侵害客體為他人著名註冊商標。⑶致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。⑷未得商標權人同意而有使用行為。上訴人主張系爭商標為著名商標，被上訴人侵害系爭商標等語。上訴人則抗辯稱渠等未侵害系爭商標云云。職是，本院應審究被上訴人使用「富蘭德林」商標，是否構成商標法第70條第1 款規定，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有減損系爭商標識別性或信譽之虞。

⒊又按，「（第2 項）有第62條第1 款或第2 款規定之情事者，視為侵害商標專用權」、「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣20萬元以下罰金。一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者」，86年商標法第61條第2 項、第62條定有明文。上揭侵權成立之要件如後：⑴意圖欺騙他人，即具有故意或非善意。⑵侵害客體為他人註冊（在先）之商標。⑶未得商標權人同意而有於同一商品（或服務）或類似商品（或服務），使用相同或近似於他人註冊（在先）商標之圖樣的行為。

⒋被上訴人明知為系爭商標為著名之註冊商標：

⑴被上訴人劉芳榮經常舉辦活動與出版文獻：所謂明知者，係指明白知悉之意，不包含過失而不知，其應由商標權人舉證證明之。查系爭商標經上訴人自79年起長期使用至89年間已臻著名，已如上述。被上訴人公司法定代理人劉芳榮於89年成立富蘭德林事業群迄今，常以富蘭德林事業群名義與臺灣各大銀行、櫃買中心、大陸各地臺商協會、臺灣媒體等合作或獨自舉辦各種關於大陸臺商資本市場之相關法令、財稅、會計之培訓、講座、大型論壇等超過600 場次。再者，上訴人亦與聯經出版社合作，出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財稅及會計書籍。每月或每季出版小草專刊，累計已逾出版80本以上小草專刊。準此，被上訴人提供資本市場相關之財經法令、稅務顧問及輔導上市諮詢服務已長逾15年，衡諸市場交易常情，應知悉上訴人系爭商標為著名之註冊商標。

⑵被上訴人公司法定代理人劉芳榮經常於報章雜誌與廣播媒體發表文章：自89年起經商業週刊、今週刊、財訊、海基會雜誌等商業刊物就上訴人公司法定代理人劉芳榮之相關業務及創業歷程進行廣泛報導，至少已近100 篇，亦於經濟日報連續14年設有專欄，每週就中國大陸財稅議題發表專文，已累計500 篇專欄，並於中國時報等則於每隔週三以被上訴人劉芳榮之名義著有專論，自101 年至103 年底累計亦至少有60篇以上，並於聯合報、經濟日報、中國時報、工商時報見報超過500 次，透過廣播節目宣傳商品或服務逾10次。職是，被上訴人法定代理人劉芳榮經常於報章雜誌與廣播媒體發表文章，自應知悉在金融商品之投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務，已為著名程度之系爭商標，審酌金融商品或服務市場之資訊流通迅速，被上訴人劉芳榮應明知系爭商標為著名註冊商標。

⑶被上訴人法定代理人劉芳榮知悉系爭商標為著名商標：

①劉芳榮為財經界之重要人士：被上訴人法定代理人劉芳榮自89年起，陸續於經濟日報兩岸論壇專欄撰寫大陸投資實務專文；復於101 年至103 年在中國時報等新聞紙著有專論。其個人或富蘭德林事業群名義亦出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財稅、會計書籍，此有前開專文、專論、書籍之彙整表等件在卷可稽（見原審卷四第74至133 、135 至171 頁）。申言之，被上訴人法定代理人劉芳榮為財經界之翹楚，其藉以發表專論或專文之新聞媒體，亦屬系爭商標表彰其提供服務之媒體之一，參諸被上訴人亦舉辦多場兩岸企業投資講座與大型活動，足認是劉芳榮豐沛之資歷與視野，對系爭商標係著名商標應知之甚稔，堪認被上訴人劉芳榮明知系爭商標為著名商標。

②富蘭克林坦伯頓集團為著名事業：上訴人所屬之富蘭克林坦伯頓集團，係由控股公司Franklin Resources, Inc.與其數家子公司，合稱為富蘭克林坦伯頓基金集團（Franklin Resources, Inc ），其於87年間係第一家被納入S&P 500 標準普爾500 成分股之基金公司。標準普爾500 指數（S&P 500 Index ），係記錄美國500 家於主要交易所上市之公司股票指數，由標準普爾公司創建與維護。富蘭克林坦伯頓集團前於88年3 月號美國財星雜誌（Fortune ）推選美國最受尊崇的證券業名單第8 名，美國商業周刊公佈之全球前一千大企業，其於88年名列全球第429 名、市值109.7 億美元，89年第672 名、市值73.1億美元，92年第419 名、市值95.5億美元，此有「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」─公開說明書中文譯本、88年3 月號「美國財星雜誌」封面及內容節錄、88年至92年美國商業周刊「The Business WeekGlobal 1000」排名表節錄附卷可證（見原審卷二第217至222頁）。

③劉芳榮請註冊富蘭德林商標非基於善意：被上訴人公司法定代理人劉芳榮係財經界之知名人士，應知悉上訴人所屬富蘭克林坦伯頓集團之事業，故而系爭商標自79年間起即持續在新聞媒體提供投資理財之服務，劉芳榮亦應知悉，是系爭商標註冊登記前，劉芳榮對系爭商標知悉甚明，仍分別於92年4 月6日、同年11月1 日註冊富蘭德林商標1 、2 ，有智慧局商標資料檢索服務附卷可考（見原審卷一第30、31頁），難認其申請註冊富蘭德林商標1 、2 係基於善意。被上訴人劉芳榮雖辯稱：其於89年2 月於上海成立富蘭德林諮詢（上海）有限公司，並於89年8 月開始於臺灣之報章雜誌使用「富蘭德林」名稱之時，系爭商標尚未於臺灣註冊公告，自無抄襲其商標之可能云云。惟查，系爭商標註冊公告日為89年12月1 日，均早於富蘭德林商標1 、2 申請日、註冊日及被上訴人公司設立登記日，而被上訴人劉芳榮於申請富蘭德林商標1 、2 申請日及被上訴人公司設立登記時，系爭商標已在我國註冊，且上訴人於我國至遲從79年開始便使用系爭商標廣泛大量的行銷，故在89年時即便尚未以富蘭克林作為圖樣向智慧局申請商標登記，亦無礙當時富蘭克林商標已經廣泛使用而為相關消費者所週知之事實，被上訴人劉芳榮既已知悉系爭商標之使用情形及知名程度，猶申請富蘭德林商標1 、2 註冊及被上訴人公司設立登記，則辯稱未抄襲系爭商標，豈能相信。職是，被上訴人上開辯解，並無理由。上訴人陳稱被上訴人劉芳榮於另案104 年度民商上字第22號判決敗訴後，明知將「富蘭德林」使用於第36類構成侵害系爭商標權，竟仍惡意以「富蘭德林投資銀行及人頭肖像圖」向智慧局申請註冊商標指定於第36類之業務，惟被上訴人劉芳榮上開申請「富蘭德林投資銀行及人頭肖像圖」商標之註冊，是否能獲得准許，智慧局自會依法審查，附此敘明。。

⒌富蘭德林商標1、2減損系爭商標之識別性或信譽之虞：

⑴減損系爭商標之識別性：所謂減損識別性者，係指著名商標持續遭第三人襲用之結果，造成相關消費者心目中，就該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭受淡化。故他人襲用著名標章，將使著名標章之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。商標使用人有行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，即符合商標之使用要件。經查：

①被上訴人有使用商標之行為：富蘭德林投資公司所營事業為一般投資業，而富蘭德林證券公司所營事業為證券商，被上訴人公司、富蘭德林投資公司及富蘭德林證券公司同屬「富蘭德林事業群」，被上訴人公司法定代理人劉芳榮以「富蘭德林事業群」總經理之名義提供有關財務與投資管理、分析、資訊等相關服務（見原審卷一第331 至332 頁、原審卷二第349 至362 頁），且其著述相關書籍亦併列富蘭德林商標1 、2 及吊橋，此有書籍頁面影本附卷可證（見原審卷四第137 頁、第138 頁反面、第141 、144 、149 、150 、151 頁、第153 頁反面、第155 、156 頁、第1578頁反面、第159 頁、第160 頁反面、第162 、165 頁、第163 頁反面、、第166 頁反面、第167 頁反面、第169 、第170 頁）。準此，提供之服務無實體，其屬使用「富蘭德林」作為表彰所提供財務及投資相關資訊服務之來源，是被上訴人等使用「富蘭德林」係商標使用之態樣。被上訴人雖同時併列吊橋圖樣，惟兩者併用亦清楚明白服務提供者，自可達表彰服務之來源之功能。

②當事人商標成立高度近似性：比較被上訴人使用富蘭德林商標1、2與系爭商標，自外觀而言，兩者均為英文音譯，且均未經特殊設計，其中有第1 、2 、4 個字「富」、「蘭」、「林」均相同，僅兩者之第3 個字「德」字與「克」字之差異，整體外觀高度近似。復由讀音觀之，「富蘭德林」商標與系爭商標「富蘭克林」，其中「富蘭」、「林」讀音相同，而不同之「德」與「克」均有「ㄜ」之尾音，兩者讀音高度近似。繼而參諸觀念方面，兩者予人均是英文譯名之印象，音譯結果予人實質上相同之概念，僅係音譯之別，故兩者觀念上為高度近似。職是，由外觀、讀音及觀念以衡，富蘭德林商標1、2與系爭商標高度近似。被上訴人雖辯稱系爭商標為「Franklin」之音譯，而富蘭德林商標1 、2 為劉芳榮於95年間接受遠見雜誌採訪時，已說明係由「Friendly」音譯而來，象徵與客戶間建立友善之橋樑，兩者概念不同云云。然富蘭德林商標1 、2 蘊釀形成之因素如何，相關消費者無法感官得悉，是以富蘭德林商標1、2如何產出，並非據以判斷商標是否近似之標準，且參諸被上訴人未將Friendly申請註冊，亦無實際使用之證據，況富蘭德林係由Friendly而來，應選擇友善或親切等詞彙，以符合其Friendly 或拱橋造型圖樣之意境，非選擇富蘭德林為商標圖樣，自無法象徵與客戶間建立友善的橋梁與溝通管道為商標，足認被上訴人出於攀附系爭商標之「富蘭克林」而使用「富蘭德林」。上訴人之系爭商標為隨意性商標，識別性強度僅次於創造性商標。上訴人使用系爭商標之態樣，均有將富蘭克林文字放大、上色，或以其他方式強調，以與其他敘述性文字相區別，足使相關消費者藉以認知其為表彰之服務來源。上訴人使用系爭商標逾20年，所創造出之品牌形象，業賦予富蘭克林文字特殊之意義與觀念，顯超脫初期姓氏之原意，是系爭商標透過長期廣告與行銷，已高度強化識別性，使相關消費者認知系爭商標代表所指示、提供之投資顧問理財服務。參諸富蘭德林與富蘭克林實質相同，相關消費者於購買之時施以普通注意，均會認為被上訴人之富蘭德林與上訴人之系爭商標近似。參諸上訴人使用系爭商標，跨足財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、對各種事業生產投資、共同基金投資服務、證券，包括共同基金之分銷服務、投資信託服務、證券經紀服務、人壽保險、年金保險之發行與管理、其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險、股票過戶代理服務、銀行服務、信用卡服務等。非僅基金單一業務，具有多角化經營之情形。準此，系爭商標保護範圍應予以擴張至投資顧問、理財等相關服務。

③有致減損系爭商標之識別性之虞：富蘭德林商標1 、2 與系爭商標成立高度近似，且富蘭德林投資公司與系爭商標提供財務顧問服務相通，且投資理財內容相似、投資標的之金融商品部分相通，且投資服務之對象亦有重疊；富蘭德林證券公司與系爭商標間關於有價證券相關金融商品之理財投資，在業務上之性質、內容相同或極為相似，提供服務族群、場所亦多重疊，加以被上訴人劉芳榮身為包含被上訴人公司、且富蘭德林投資公司及富蘭德林證券公司等三家公司之富蘭德林事業群總經理，所經營之事業有之財務顧問、證券金融商品服務，實已自富蘭德林商標1 、2 註冊使用之第35類及第41類服務擴及於系爭商標之第36類服務（進一步詳細論述如後）。職是，上訴人標示「富蘭德林」商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關服務接受者誤認上訴人與被上訴人為來自相同或雖不相同而有關聯來源，兩者服務存在高度類似關係。故上訴人從事與系爭商標指定使用之服務高度類似之業務，實有致系爭商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商標識別性之虞。按商標之註冊違反第30條第1 項第11款之情形，屬惡意者，不受前項期間，即自註冊公告滿5 年之限制，商標法第58條第2 項定有明文。被上訴人雖抗辯稱上訴人未於評定或異議救濟期間提出任何救濟，不得再限制上訴人使用「富蘭德林」商標云云。然上訴人主張富蘭德林商標1、2註冊係惡意，其據以申請評定即無5 年救濟期間之限制，仍得聲請評定其註冊，是上訴人仍得申請評定，難謂其不得就系爭商標主張權利。又按商標註冊無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者，不在此限，商標法第63條第1 項第2 款定有明文。被上訴人雖主張系爭商標未曾使用於所指定「股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經紀服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資；消費者信用調查服務；證券之分銷服務」，應終止系爭商標之效力云云。惟上訴人將系爭商標使用於財務顧問、證券金融商品等服務，其既有使用系爭商標之事實，是上訴人抗辯有廢止之原因云云，自非可取。被上訴人固抗辯稱商標法第70條第1 款僅適用於非類似之服務，上訴人不得主張商標法第70條第1 款云云。惟商標法第30條第1 項第11款未規定服務是否具類似關係，倘將其作為前後段適用之區分標準，係增加法律所無之限制。故僅要使用相同或近似於他人著名商標，導致著名商標使用於特定服務來源之聯想弱化或分散，而有減損著名商標之識別性之可能時，即有商標法第70條第1 款之適用；反之，商標減損之保護僅能適用於非類似之商標或服務，則對著名商標所享有之保護反而低於一般商標之保護，顯然有悖於商標法給予著名商標較大保護之原則，應非立法者原意。職是，被上訴人使用近似於著名系爭商標之「富蘭德林」商標於相同或類似系爭商標指定之服務，構成商標法第70條第1 款之視為侵害商標權態樣。

④有致減損系爭商標之信譽之虞：所謂減損信譽者，係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務，影響商標權人或標章權人真品之社會評價。因減損為事實問題，倘有減損情形，即符合減損規定，不以須達何程度或何比例，故減損要件採減損可能說。經查：被上訴人經營之業務與上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已生相關消費者混淆誤認。因被上訴人之富蘭德林商標1 、2 具強烈指示於上訴人或其被授權人富蘭克林投顧公司此單一商品或服務來源之特徵與吸引力。因被上訴人以富蘭德林商標1 、2 使用與系爭商標極類似之有價證券相關金融商品之財務投資服務，有使相關消費者印象日漸模糊之可能。參諸被上訴人富蘭德林證券網站首頁之標語為立足中國，金融服務，足證被上訴人係以富蘭德林商標1 、2 與「富蘭德林」公司名稱從事金融服務，為主要業務。準此，被上訴人實際經營之業務與上訴人商標所表彰之證券投資顧問業，同屬第36類金融服務業之類別。復觀被上訴人使用富蘭德林商標1 、2 之情形，有使相關消費者直接聯想上訴人經營之證券投資顧問業，係以大陸市場為基礎，或認為被上訴人係由上訴人設立，專以提供大陸相關金融服務之關係企業，已生減損系爭商標識別性或信譽之情事。被上訴人之富蘭德林商標1 、2 違法使用於註冊範圍無關之服務，倘相關消費者認為該商標隸屬於上訴人，其違法使用商標之負面印象，將有損於上訴人經營20年有餘之金融專業形象及信譽，致上訴人信譽減損。故被上訴人使用近似系爭商標之「富蘭德林」商標1 、2 從事投資業、證券商事業，符合減損系爭商標之要件規定，參諸一般社會通念，被上訴人從事之業務與系爭商標指定之業務既相類似，致被上訴人使用富蘭德林商標1 、2 有減損系爭商標信譽之虞。準此，被上訴人明知系爭商標係著名之註冊商標，未經上訴人同意，而使用近似系爭商標之富蘭德林商標1 、2 ，有致減損系爭商標之信譽之虞，其構成商標法第70條第1 款之視為侵害商標權。

⒍承上，因被上訴人申請註冊與註冊在先之系爭商標高度近似之富蘭德林商標1 、2 並非善意，有意圖欺騙他人之故意，且未經上訴人同意實際使用富蘭德林商標1 、2 在與系爭商標相同或類似之第36類服務，而侵害上訴人系爭商標（此部分之要件不需是著名商標）。職是，被上訴人之上開行為符合86年商標法第61條第2 項、第62條侵權成立之要件，故被上訴人使用富蘭德林商標1 、2 之行為亦違反86年商標法第61條第2 項、第62條之規定。

㈣上訴人公司違反現行商標法第70條第2 款、86年商標法第61條第1 項、第65條規定：

⒈本件此部分所應適用之商標法：按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。上訴人主張被上訴人公司於90年9 月11日設立登記，明知系爭商標為著名商標，竟將之使用於與著名商標有關連之服務類別，並以將「富蘭德林」作為被上訴人公司名稱之特取部分、作為交易往來使用之特定公司名稱、於其網站上行銷其金融服務、使用於其企業集團名稱中等方式持續使用系爭商標迄今，侵害系爭商標等語，而請求排除侵害。自被上訴人於90年9 月11日以「台北富蘭德林諮詢有限公司」作為公司名稱設立登記後，商標法關於「商標（專用）權」（商標法於92年11月28日修正施行，將「商標專用權」一詞修正為「商標權」）與「公司名稱」衝突之規範迭經修正，被上訴人公司設立登記時，當時有效之86年商標法第61條第1 項規定：「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」有關商標侵害之刑事責任於同法第65條明定：「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。」嗣92年商標法增訂第62條：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」其後100 年6 月29日修正公布之商標法（即現行商標法）第70條第2 款則規定：「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權」，由上可知，以他人註冊商標作為公司名稱是否構成商標權侵害及其侵權要件為何，自被上訴人公司設立登記至今，迭有修正，由侵權行為之概念觀之，以他人商標作為公司名稱特取部分之視為侵害商標權態樣，與使用相同或近似他人商標於相同或類似商品之商標侵權態樣不同，後者之情形，侵權人每一次的商標使用行為，均為加害行為而構成對商標權的侵害，惟前者之情形，亦即公司名稱侵害他人商標權之情形，則於公司設立登記時，其侵害行為於當時即已完成，該一次性之加害行為雖因公司名稱持續存在致他人損害不斷發生，然此為損害狀態之繼續，並非侵害行為之繼續；再就法秩序安定性及當事人利益平衡之觀點觀之，公司設立登記後必會持續使用，若其設立登記時並未違反商標法規定，卻因事後法律變動而構成侵害商標權，不僅與法律不溯及既往之原則相違背，亦對法之安定性產生衝擊，並影響當事人權益。準此，被上訴人公司以「富蘭德林」或「台北富蘭德林」作為公司特取名稱之行為是否侵害上訴人系爭商標權，自應以被上訴人公司設立登記時之商標法及現行商標法一併審酌為斷。

⒉次按，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，現行商標法第70條第2 款定有明文。本款侵權之成立要件如後：

㈠明知為他人著名之註冊商標；㈡以該商標中之文字作為自己公司、商號、網域，或其他表彰營業主體之名稱；㈢致商品或服務相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者；㈣未得商標權人同意而有使用行為。上訴人主張系爭商標為著名商標，被上訴人公司被控使用系爭商標中之文字於公司特取名稱，致相關消費者混淆誤認等語。被上訴人則抗辯稱其特取名稱與系爭商標文字不同，且未有混淆誤認之情事云云。職是，本院應審究被上訴人是否有使用近似系爭商標之文字於公司特取名稱，被上訴人有無違反商標法第70條第2 款規定。

⒊又按，86年商標法第61條第1 項規定：「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」有關商標侵害之刑事責任於同法第65條明定：「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用」，本條侵權之成立要件如後：㈠明知為他人之註冊商標；㈡以該商標中之文字作為自己公司、商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務；㈢經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者；㈣未得商標權人同意而有使用行為。又按「台糖營造公司係於87年8 月25日設立登記，應適用82年商標法，而82年商標法對於以他人註冊商標作為公司特取名稱是否構成民事侵害，並未有明文規定，惟同法第65條明定惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。足見使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，依82年商標法構成刑事責任而屬不法，則自亦構成民事侵權責任（參照最高法院103 年度台上字第1352號判決有關著作權法第64條規定之法律見解）。再者，本條乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依82年商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有『欺騙他人之意圖』、『明知』或『使用之惡意』而有所異致。蓋商標專用權侵害行為之禁止或防止請求權為物上請求權之一種，與侵權行為之損害賠償請求權不同，並不以行為需具備過失或故意為限（最高法院85年度台上字第365 號判決參照）」。且按「現行（82年12月22日修正通過）商標法第65條固規定『惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務…』，惟此乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依（修正前）商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有『欺騙他人之意圖』、『明知』或『使用之惡意』而有所異致」，最高法院85年度台上字第365 號判決亦可資參照。由前揭最高法院判決，並審酌「公司依公司法辦妥設立登記，並以其公司名稱經營業務，倘其公司名稱之特取部分使用他人商標之名稱，而經營同一或類似商品或服務之業務，致該公司名稱「兼具」表彰商品或服務來源之功能時，公司名稱專用權即應對商標專用權退讓，如非惡意使用，即衡諸是否有民事責任（82年商標法第61條）；如為惡意使用，兼負民、刑事責任（82年商標法第65條），以保障商標（專用）權及消費者利益，並促進工商企業之正常發展」，足知依設立時商標法，使用他人商標做為自己公司特取名稱，經營同一或類似商品或服務之業務，如係惡意使用（包含嗣後惡意）應同時構成刑事及民事責任，如非惡意使用則應衡諸是否構成民事責任。

⒋本件被上訴人於被上訴人公司設立時明知系爭商標為著名商標，未經上訴人同意加以使用於公司名稱特取部分，已如前述。

⒌被上訴人以系爭商標中之文字作為自己公司名稱：

⑴公司名稱與其他表彰營業主體之區別：商標法第70條第2 款之公司名稱，係指商標圖樣有與公司名稱之特取部分完全相同者。特取部分有特別取其名稱之功能，使公司成立時，藉此與其他公司相區別，以彰顯其獨特主體地位（參照最高行政法院96年度判字第206 號、97年度判字第281 號行政判決）。本款規定之公司名稱，專指公司法第18條、經濟部頒訂公司名稱及業務預查審核準則第5 條所稱之公司中文名稱。再者，本款以著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域名稱為例示規定，而其他表彰營業主體之名稱則為概括規定，可作補充解釋。職是，本院自應審究上訴人以被上訴人著名註冊商標之文字，作為自己營業主體或來源之標識，是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，成立間接侵權行為。

⑵被上訴人以「富蘭德林」作為被上訴人公司名稱：被上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱分別於90年9 月11日設立登記，此有經濟部商業司─公司資料查詢在卷可按（見原審卷一第33頁），且經本院向臺北市政府調閱被上訴人公司登記案卷共2 宗核對屬實。被上訴人公司名稱有三個字即「富」、「蘭」、「林」，為系爭商標「富蘭克林」中之文字。被上訴人辯稱依智慧局「商標法逐條釋義」所載，商標法第70條第2 款所謂「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」，係指使用著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同」者而言，參酌第1 款使用「相同或近似」商標之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大著名商標中「文字」及於所謂「近似」判斷範圍云云。然查：富蘭德林或富蘭克林非中文既有詞彙：「富蘭德林」或「富蘭克林」均非中文之既有詞彙，依一般經驗其等予人是英文譯名之印象，而英文譯名均以接近英文發音之中文為主，同一英文單字因中、英文發音有別，雖致音譯時所使用之中文未必完全一致，惟仍使人有同一性之概念。觀諸「富蘭德林」或「富蘭克林」者間，固有「德」與「克」差異，然「德」與「克」均有「ㄜ」之尾音，加以其他「富」、「蘭」、「林」三字均相同，故「富蘭德林」或「富蘭克林」會使相關消費者認僅是音譯之別，其兩者予人識別之主要概念實質上相同。職是，被上訴人以系爭商標中之文字「富」、「蘭」、「林」作為公司名稱，僅將其中「克」字以「德」字替換，其與使用相同之「富蘭克林」之效果無異。富蘭德林或富蘭克林高度近似：就外觀而言，富蘭德林與富蘭克林均為4 字之純文字組合，其中3 ／4 之文字組成相同，僅第3 字替換而相異，文字組成乃高度近似，甚至實質相同，以一般人之閱讀習慣常有忽略中間而特別注意首尾之狀況。就讀音以觀，富蘭德林與富蘭克林於讀音上亦僅有第3 字不同，倘非特意強調第3 字之讀音，或於唱呼之時特別注意，實難輕易區辨富蘭德林與富蘭克林之異同，唱呼兩者時，極易使聽聞者認為係相同詞組，故德與克之差別，並無意義。就觀念之判斷，富蘭克林文字組成，其於中文不具固有意思而具有獨特性及識別性。富蘭德林於中文不具固有意思，對使用中文之我國人民，系爭商標與富蘭德林商標或公司名稱予人之整體來自同一翻譯文字之印象。職是，依商標法第70條第2 款所規範擬制侵害商標權之意旨，屬使用著名商標中之文字，作為被上訴人之公司名稱。

⑶以富蘭德林表彰營業主體致相關消費者混淆誤認之虞：被上訴人公司所屬富蘭德林事業群與系爭商標均屬投資理財領域之服務：參諸商標法第70條第2 款規定，著名商標作為營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，視為侵害商標權之情形，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名商標之文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞而言。所稱混淆誤認之虞，並不以致相關消費者產生混淆誤認之結果為要件，僅須有致相關消費者混淆誤認之可能即足。系爭商標指定使用之服務如原審判決附圖1 所示之第36類服務，而被上訴人公司之登記所營事業係國際貿易業、投資顧問業、企業經營管理顧問業等事實，有經濟部商業司之公司資料查詢附卷可查（見原審卷一第33頁），且除許可業務以外，得經營法令非禁止或限制之業務，可知其所營事業範圍極廣，並與系爭商標指定使用「各種事業生產投資、財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務」項目，均屬投資理財領域之類似服務。準此，被上訴人公司得以基金、股票及證券等金融商品，作為投資標的，而系爭商標所指定使用之共同基金投資服務、股票過戶代理服務、證券經紀服務、投資信託服務、不動產經理服務證券之分銷服務及共同基金之分銷服務，係提供基金、股票、證券等金融商品之投資服務。自投資標的以觀之，兩者所提供之服務具類似性。再者，被上訴人公司所屬富蘭德林事業群實際經營商標法第36類服務，已如上述。致相關消費者有混淆誤認之虞：a.按混淆誤認之虞之認定應就個案情況，考量下列參酌因素等綜合判斷：(a) 商標識別性之強弱；(b) 商標是否近似暨其近似之程度；(c)商品／服務是否類似暨其類似之程度；(d)先權利人多角化經營之情形；(e)實際混淆誤認之情事；(f)相關消費者對各商標熟悉之程度及(g) 系爭商標之申請人是否善意。以下就各該因素分析如下：b.如前所述，系爭商標之著名程度及識別性均相當高。又因同為外文音譯之富蘭德林或富蘭克林高度近似，不失同一性，相關消費者於購買之時施以普通注意，認為被上訴人公司名稱特取部分及富蘭德林商標1 、2 之「富蘭德林」與系爭商標高度近似。加以被上訴人公司已將「富蘭德林」作為公司名稱並使用於第36類之服務，另參包含被上訴人公司之富蘭德林事業群於「小草」雜誌將「富蘭德林」使用於第36類金融相關業務，且有違反銀行法經營「投資銀行」業務之嫌等情，有上證19被上訴人「小草雜誌」暨總表1 份可供參酌（見本院卷四第18至109 頁）。c.此外，被上訴人公司實際上於報章雜誌上刊載之文章與上訴人所刊載者極其相似，亦有原證44被上訴人公司所屬富蘭德林事業群93年至103 年經濟日報刊載之部分文章及上訴人自原證19、原證20擷取之部分文章、原證60-3兩造相似之文意對照足資證明（見原審卷二第333 至362 頁、原審卷四第266 至276 頁）。承上，由被上訴人公司所屬事業群自93年至103 年於經濟日報刊載之文章與上訴人自81年至103 年於工商時報、經濟日報等刊物報載專欄文章資料（自原證19、原證20所擷取）相比對，便可發現雙方之文章極其類似，皆是關於財務管理、投資顧問、投資市場分析、全球經濟趨勢現狀概述等內容。按諸經濟日報受眾極廣，其閱讀者業已含括了一般消費大眾即本件相關消費者，故相關消費者於閱讀經濟日報之時，看到原證60-3之相關文章，實難想像不會將「富蘭克林」與「富蘭德林」混淆誤認，或對「富蘭克林」與「富蘭德林」間之企業關係加以聯想。d.被上訴人劉芳榮為被上訴人公司之法定代理人，雖於90年9 月11日設立時，依當時法規有5 位股東，惟之後法律變更，其餘股東退股，由被上訴人劉芳榮1 人以股東兼董事身分成為被上訴人公司法定代理人等情，有本院自臺北市政府調閱之被上訴人公司登記案卷共2 宗可證（來卷外放），依公司法第23條、民法第185 條規定，身為富蘭德林事業群總經理之劉芳榮之行為自應歸責於為富蘭德林事業群一員之被上訴人公司。ｅ.承上，綜合審酌以上因素再併同被上訴人劉芳榮以「富蘭德林」作為被上訴人公司名稱特取部分係屬惡意之情，本院因認致相關消費者有混淆誤認之虞確實存在。上訴人於新聞紙提供投資理財分析服務，其討論議題內容包括美國資金投入對市場之影響、長期低利率對經濟之影響、利率與投資債券基金、臺灣股市與國際市場之連動、美股、債市長期趨勢、投資海外基金之問題、大陸潛藏之金融危機、如何購買海外債券、定期定額投資與分散風險、選擇強勢貨幣與保障投資報酬率（見原審卷二第136 至151 頁）。而被上訴人法定代理人劉芳榮以「富蘭德林事業群總經理」名義發表討論之議題內容，其包括獨資公司與稅率成本、人民幣與資金匯出之操作、臺幣美元人民幣操作、人民幣升值與匯率、外債管理規定之因應、大陸臺商海外投資分析、臺商對外投資外匯分析、外匯與資金調度、臺商資金規劃與資金調度、外債最新規定解析（見原審卷一第331 至332 頁、原審卷二第349 至362 頁）。準此，兩者均係有關財務與投資管理、財務與投資分析、財務與投資資訊之服務，況被上訴人使用與系爭商標概念實質上相同「富蘭德林」作為公司名稱，並從事上開共同或關聯之業務，依一般社會通念及市場交易情形，其有使相關消費者認為被上訴人與系爭商標所表彰之服務係相同或雖不相同而有關聯之來源之可能。被上訴人雖抗辯稱使用「富蘭德林」為營業表徵逾15年，其與系爭商標已併存許久云云。惟系爭商標於被上訴人公司設競時及富蘭德林商標1 、2 註冊時已臻著名，被上訴人公司固於90年9 月11日設立登記，並於92年間註冊富蘭德林商標1 、2 ，惟因所指定使用之服務與被上訴人公司登記之前開所營事業無關，倘以上訴人註冊之富蘭德林商標1 、2 ，遽行認定被上訴人得使用「富蘭德林」為公司名稱，無異排除商標法第70條第2 款對著名商標保護之規定，有礙公平競爭。金管會證期局雖表示證券承銷商不得兼營證券經紀商業務。惟並不妨礙被上訴人可依法申請經營及兼營與證券投資顧問業相同或類似業務之可能。故證券承銷商於符合法定資格可經營證券經紀業務，並無法律上及事實上障礙。再者，被上訴人是否取得前揭許可，在所非問。因相關消費者於現實生活中已習見各種從事證券投資顧問、財富管理等業務之證券商。職是，不論被上訴人事實上是否取得兼營證券投資顧問、財富管理等業務之許可，依據生活經驗，均會聯想到被上訴人提供之服務涉及證券投資顧問、財富管理等業務，致生混淆誤認。

⒍富蘭德林表彰營業主體有減損識別性或信譽之虞：

⑴富蘭德林表彰公司名稱符合減損可能性：參諸商標法第70條第2 款以著名商標作為營業主體之名稱，有致減損著名商標之識別性或信譽之虞，視為侵害商標權之情形，並不以實際發生損害之結果為必要，而係有減損之虞即足適用，以加強著名商標之保護，並維護市場公平競爭，此觀100 年商標法第70條立法理由即明。被上訴人從事與系爭商標指定使用之服務係相同或關聯之業務，有致相關消費者有混淆誤認之虞，且被上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱與系爭商標具有實質上同一性，實有致系爭商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商標識別性之虞。再者，被上訴人從事之投資業或證券商事業，其以違反社會倫理規範之方式襲用系爭商標，影響上訴人之社會評價，已符合減損之要件。因減損為事實問題，適用減損可能說，不以須達何程度或何比例。職是，被上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱已符合減損之要件，即可認有減損系爭商標識別性或信譽之虞。

⑵使用富蘭德林減損對系爭商標單一來源印象之可能性：被上訴人雖抗辯稱系爭商標已為其他行業普遍使用，其在社會大眾心中難以留下單一聯想或獨特性，被上訴人使用系爭商標或作為公司名稱，難謂減損系爭商標之識別性云云。惟系爭商標在特定相關基金等金融商品之投資服務及其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務市場，係廣為相關消費者所熟知之著名商標，縱使其他行業有使用系爭商標，不致減損系爭商標在上開服務事業之識別性。故被上訴人從事之業務與系爭商標指定之服務類似，被上訴人使用富蘭德林商標1 、2 及富蘭德林為公司名稱之特取部分，即有減損對系爭商標單一來源印象稀釋之可能。準此，被上訴人前揭所辯，並無可取。

⒎綜合前述，被上訴人使用近似系爭商標之文字於被上訴人公司特取名稱，係違反商標法第70條第2 款之規定。承上，被上訴人劉芳榮未經上訴人同意，使用與系爭商標圖樣具同一性之「富蘭德林」於被上訴人公司名稱特取部分具有惡意，且明知系爭商標為上訴人之註冊商標，竟加以使用於經營同一或類似商品之業務，經上訴人起訴請求其停止使用，而不停止使用，亦有違反86年商標法第61條第1 項、第65條規定。

⒏被上訴人公司雖辯稱其從事證券商事業須經政府特許，而上訴人或系爭商標之被授權人富蘭克林投顧公司未經政府核准經營證券商業務，而是受領報酬對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易事項提供分析意見或推介建議，且富蘭德林證券協助臺商發行股票，其與上訴人及富蘭克林投顧公司為專提供基金理財之投資顧問，有關法源依據、業務定義不同，各自取得所營事業特許，兩者服務類別顯有區別云云。惟查：

⑴被上訴人經營之業務與上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已生相關消費者混淆誤認。依字面觀之，被上訴人所經營之業務與系爭商標構成同一或類似之服務。被上訴人係特取名稱與系爭商標文字實質相同之公司，且其實際從事之業務種類亦與富蘭克林投顧公司於字面為極其相近似之事業，相關消費者無法由字面意義區分與瞭解兩者業務種類之異同，造成相關消費者混淆誤認。而富蘭德林商標1 、2 雖指定使用於第35類與第41類類別，惟所營事業不僅與所屬商標之特取名稱指定服務無涉，更涉足系爭商標指定之第36類金融類。準此，被上訴人基於搭載上訴人商譽之目的，為跨業經營與被上訴人相類似業務，致生相關消費者混淆誤認。再者，被上訴人公司所屬富蘭德林事業群所經營證券商業務與上訴人證券投資顧問業務，其於符合法規所定之資本額、人員配置等條件資格後，並經向主管機關申請後，均可從事證券投資顧問業務、財富管理業務、擔任境外基金總代理人及銷售機構、兼營信託業務、辦理全權委託業務或經營外國有價證券投資顧問業務。職是，足證兩者之業務事實上多有重疊。

⑵自各樣事業之投資理財或以基金、股票、證券等金融商品作為投資標的以觀，富蘭德林投資公司之業務，其與系爭商標指定之理財投資顧問服務相關聯。而富蘭德林證券公司係包銷或代銷發行人發行之有價證券為事業之證券商，系爭商標則指定使用於包含提供有價證券相關金融商品投資管理、顧問、分析、信託、資訊等之服務，被上訴人公司所屬富蘭德林事業群與上訴人兩者關於有價證券相關金融商品之理財投資於業務上相關聯，均在滿足相關消費者需求及服務提供者或其服務內容。準此，益徵被上訴人之業務與系爭商標指定之服務具有共同或關聯處。

⑶被上訴人公司成立前，雖其所屬之富蘭德林事業群，即於報章雜誌中以富蘭德林事業群、上海富蘭德林等名義發表匯率市場、資本市場分析，提出第36類金融服務相關之專欄文章。再者，富蘭德林證券公司於102 年間成立後，係以富蘭德林直接提供金融服務外，並將過往92年至101 年間以富蘭德林事業群、上海富蘭德林等名義發表之專欄，上傳至公司網頁供不特定大眾瀏覽閱讀，延續富蘭德林事業群、上海富蘭德林違規於我國經營金融業務之事實，並與被上訴人接洽業務，係以富蘭德林證券之名義，其於我國市場進行金融、財務、諮詢、顧問等業務之行銷，實質已為經營第36類金融服務相關業務。

⑷參諸被上訴人公司與系爭商標之被授權人富蘭克林投顧間公司，兩者公司名稱特取部分復極近似，倘上訴人公司以與系爭商標主要印象實質上相同「富蘭德林」作為公司名稱，並從事共同或關聯之業務，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認為來自相同或雖不相同而有關聯之來源，應認上訴人公司與系爭商標指定之服務類似。至於兩造從事之業務其法源依據是否相同、是否取得特許等項目，係屬高度專業知識，衡情均非相關消費者依社會通念或交易習慣，判斷系爭商標表彰服務與被上訴人之關聯性之標準。準此，被上訴人前開抗辯，不足為憑。

㈤上訴人另主張被上訴人違反89年公平交易法第20條第1 項第2 款、91年公平交易法第20條第1 項第2 款規定，並依89年、91年公平交易法第30條規定請求被上訴人不得使用相同或近似於「富蘭德林」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記云云。按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：…二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」，同為89年、91年公平交易法第20條第1 項第2 款所明定。又按，「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。」，亦為89年、91年公平交易法第30條所明定。惟查，上訴人為外國公司，並未在我國註冊登記，「富蘭克林」雖為商標使用，且已註冊，而為相關消費者所熟知，惟並無證據資料足以認定上訴人公司中文名稱「美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司」為相關消費者所熟知而臻著名，尚不足以認定其特取之「富蘭克林」4 字為著名之姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，顯與89年、91年公平交易法第20條第1 項第2 款規定之要件不符，況查89年、91年公平交易法第20條第1 項第2 款於104 年2 月4 日修正移列為同法第22條，規定如下：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：…二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者者」。並增訂第2 項：「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之」。修正之立法理由載明：「五、本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確，爰增訂第二項」。上開修正條文自104 年2 月6 日起施行，故公平交易法修正後，已註冊之商標應依商標法之規定保護，並無適用公平交易法之餘地。承上，上訴人主張被上訴人違反89年、91年公平交易法第20條第1 項第2 款規定，請求依89年、91年公平交易法第30條規定命被上訴人不得使用相同或近似於「富蘭德林」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理商業名稱變更登記，自屬無據。職是，上訴人此部分上訴為無理由，應予駁回。

㈥上訴人行使商標權並無權利濫用：

⒈權利行使之界限：按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第148 條定有明文。權利濫用禁止原則不僅源自誠實信用原則，且須受誠實信用原則之支配，在衡量權利人是否濫用其權利時，應考顧誠信原則之精神（參照最高法院100 年度台上字第463 號民事判決）。故上訴人行使系爭商標之權利，應受誠實信用原則之限制，不得有無濫用商標權。被上訴人雖抗辯上訴人知悉其使用富蘭德林名稱至今有15年，欲以本訴推翻被上訴人多年經營成果，可認上訴人現行使商標權，顯有違誠信原則，其構成權利濫用云云。然上訴人主張其基於商標法之請求，係出於正當權利行使，並無權利濫用之情事等語。準此，被上訴人有違反現行商標法第69條第1 項、第70條第1 款、第2 款及86年商標法第61條第1 項、第2 項、第62條、第65條規定，既如前所述，是本院應審究上訴人提起本件訴訟是否構成權利濫用，違反民法第148 條規定，不得行使權利。

⒉上訴人正當行使系爭商標之權利：被上訴人所屬集團早期均以富蘭德林（上海）對外表彰，且被上訴人所屬集團早期從事臺商大陸法令諮詢，上訴人遂誤認被上訴人所屬集團為中國公司。嗣後被上訴人所屬集團改為使用富蘭德林事業群，其標榜其自身從事大陸法令諮詢，固被上訴人認其就富蘭德林商標，並無提出評定或異議之行政救濟。然被上訴人於102 年間在我國分別設立兩家「富蘭德林」公司後，上訴人始知悉被上訴人所屬集團已逾越其商標授權範圍，以富蘭德林為商標及公司名稱特取部分，從事非富蘭德林商標指定使用商品或服務範疇第36類業務，自有保護系爭商標之必要性。另查，上訴人主張富蘭德林商標1、2 註冊係惡意，其據以申請評定即無5 年救濟期間之限制，仍得聲請評定其註冊，是上訴人仍得申請評定，難謂其不得就系爭商標主張權利。上訴人雖未對於富蘭德林商標1 、2 申請異議及評定，未經由行政救濟及訴訟程序撤銷富蘭德林商標1 、2 之註冊，被上訴人取得富蘭德林商標1 、2 之權利，然其商標之使用若有侵害他人權利之情形，被害人自仍得依民事或刑事訴訟為救濟，且本件若容許被上訴人繼續使用富蘭德林商標1 、2 於商標法第36類服務，系爭商標之著名性可能遭致減損其商標之識別性或信譽之虞，致其商標圖樣「富蘭克林」有漸漸變成通用名詞，反遭廢止撤銷之可能，實非保護著名商標之正途。準此，上訴人於得知被上訴人涉入第36類業務經營時，侵害系爭商標之權利，基於商標權人之地位，對被上訴人行使系爭商標之商標權，核屬行使權利之正當行為，不符權利濫用之要件。

⒊上訴人對被上訴人有禁止侵害請求權：按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。商標法之禁止侵害請求權，具有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對於商標權人或被害人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害與防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，其不考慮其主觀可歸責之要素，不以商標侵權行為人或事業有故意或過失為要件。被上訴人雖抗辯稱系爭商標未曾使用於所指定「股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經紀服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資；消費者信用調查服務；證券之分銷服務」，故該部分不得排除被上訴人使用云云。然查，系爭商標為著名商標與表徵，被上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱特取部分，並將富蘭德林商標1 、2使用於提供之服務等事實，成立現行商標法第69條第1 項、第70條第1 款、第2 款及86年商標法第61條第1 項、第2 項、第62條、第65條之侵害商標權，誠如前述。商標法既賦予商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，除非系爭商標因不使用而經廢止確定，被上訴人為防止系爭商標識別性減損之虞，自得於系爭商標指定使用之服務範圍，均排除上訴人之使用。職是，揆諸現行商標法第69條第1 項、86年商標法第61條第1 項規定，上訴人起訴聲明：⑴被上訴人劉芳榮不得使用或授權他人使用「富蘭德林」，或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標，於同一或類似於註冊第131837號「富蘭克林」商標（即系爭商標）之商品／服務；⑵被上訴人台北富蘭德林諮詢有限公司之公司名稱特取部分應辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於「富蘭克林」之公司名稱，為有理由，應予准許。

⒋上訴人對被上訴人有銷毀請求權：按商標權人依前項之禁止侵害規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。商標法第69條第2 項定有明文。商標權人之銷毀請求權為有效排除及防止商標侵害之手段，商標權人行使銷毀請求權，並不以行為人或持有人有故意或過失為限，其類似民法第767 條第1項之所有權妨害除去請求權。將侵害物品及製造侵害物品之原料、器具銷毀之，使其不流入市場，得將侵權之損害或危險降至最低限度。因上訴人侵害被上訴人之系爭商標，既如前述，是被上訴人依現行商標法第69條第2 項規定，請求⑴被上訴人不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」或相同或近似於「富蘭克林」之字樣之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物；⑵被上訴人應將自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀，為有理由，亦應予准許。

㈦上訴人不得請求被上訴人等刊登本件判決：

⒈應審酌侵害情節與比例原則：本件上訴人雖請求被上訴人應連帶負擔費用，將本件二審判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，以新細明體16號大小之字體、以半版規格（全十26公分乘以36公分之版面）刊登於蘋果日報、中國時報、工商時報、經濟日報以及聯合報全國版1 日。惟按「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」、「商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙」、「被害人依本法之規定，向法院起訴時，得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙」，民法第195 條第1 項、86年商標法第68條、89年、91年公平交易法第34條雖分別定有明文。然查，被上訴人之行為並未違反89年公平交易法第20條第1 項第2 款、91年公平交易法第20條第1 項第2 款、第30條規定，已如前述，職是，上訴人依89年、91年公平交易法第30條、第34條請求被上訴人將本件判決書內容登載新聞紙，不應准許。至於民法及商標法部分，觀諸其立法意旨，在維護權利人之信譽，並使相關消費者明瞭侵害商標權之情形，俾以避免遭受損害，而賦予被害人請求為回復信譽之適當處分。民法第195 條、86年商標法第68條之規定，涉及法院對回復名譽之處分，而有限制加害人不表意自由之情形，故應就不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第23條所定之比例原則（參照大法官會議釋字第656 號解釋理由書；最高法院99年度台上字第1259號、101 年度台簡字第9號民事判決）。職是，所謂適當之處分者，係指該處分在客觀上足以回復被害人之名譽或信譽且屬必要者而言。民法第195 條、86年商標法第68條雖規定被害人得請求回復名譽之適當處分或商標權人得請求登報，惟法院應審酌具體個案情節判斷是否有必要。

⒉本件無適當處分之必要性：上訴人雖主張因被上訴人侵害其商標權，而聲請將本判決書之案號、當事人、案由及主文之全文刊載於蘋果日報、中國時報、工商時報、經濟日報以及聯合報全國版1 日云云。惟查，上訴人依89年、91年公平交易法第30條、第34條請求被上訴人將本件判決書內容登載新聞紙部分，不應准許，已如上述，至於被上訴人因故意行為侵害系爭商標權部分，上訴人就其侵害初期因疏於注意未積極防止，遲至10餘年後侵害之事態擴大始採取民事法律救濟，且上訴人就其商譽受有何侵害，並未具體舉證以實其說，且本院認為本件判命被上訴人應負如本判決主文第2 至5 項之排除侵害、被上訴人公司名稱特取部分應辦理商業名稱變更登記、不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入侵害系爭商標之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物及銷毀含有「富蘭德林」字樣之行銷物件之責任，已足填補上訴人因被上訴人之侵權行為所受商標權之損害，並無再命被上訴人將本判決書之案號、當事人、案由及主文之全文刊登報紙之必要。準此，上訴人此部分請求即非有理，應予駁回。

六、綜上所述，上訴人本於現行商標法第70條第1 款、第2 款、第69條第1 項、第2 項、86年商標法第61條第1 項、第2項、第62條、第65條規定，請求：㈠被上訴人劉芳榮不得使用或授權他人使用「富蘭德林，或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標，於同一或類似於註冊第131837號「富蘭克林」商標（即系爭商標）之商品／服務；㈡被上訴人台北富蘭德林諮詢有限公司應將公司名稱特取部分辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於「富蘭克林」之公司名稱；㈢被上訴人不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」或相同或近似於「富蘭克林」之字樣之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物；㈣被上訴人應將自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第2 至5 項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1項、第79條但書，判決如主文。

智慧財產法院第一庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。